DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE (EUIPO) PARTE B ESAME SEZIONE 4 IMPEDIMENTI ASSOLUTI ALLA REGISTRAZIONE CAPITOLO 12 MARCHI IN CONFLITTO CON SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE ARTICOLO 7, PARAGRAFO 1, LETTERA l), RMUE Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 1

2 Sommario 1. Articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE Osservazioni generali sui regolamenti UE Definizione delle specialità tradizionali garantite a norma dei regolamenti UE Relazione con i marchi Prodotti pertinenti ai sensi dei regolamenti UE Data di riferimento Situazioni previste all articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/ Prodotti di riferimento Restrizioni dell elenco di prodotti Accordi internazionali Relazione con altre disposizioni del RMUE... 7 Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 2

3 1. Articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE Il regolamento (UE) 2015/2424 che modifica il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, ha introdotto l articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, come un motivo specifico di obiezione nei confronti di marchi in conflitto con le specialità tradizionali garantite. L articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, si applica ai MUE in conflitto con le specialità tradizionali garantite (STG), protette o dalla legislazione UE o da accordi internazionali dei quali l UE è firmataria. Proprio come nel caso delle menzioni tradizionali per vini, si tratta di un motivo di rifiuto di MUE, introdotto per ragioni di coerenza al fine di offrire alle STG un livello di protezione equivalente a quello offerto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche. 2. Osservazioni generali sui regolamenti UE 2.1 Definizione delle specialità tradizionali garantite a norma dei regolamenti UE La protezione di STG è prevista nel titolo III del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per quanto riguarda la definizione di STG, l articolo 17 del regolamento (UE) n. 1151/2012 indica che «È istituito un regime relativo alle specialità tradizionali garantite per salvaguardare metodi di produzione e ricette tradizionali, aiutando i produttori di prodotti tradizionali a commercializzare i propri prodotti e a comunicare ai consumatori le proprietà che conferiscono alle loro ricette e ai loro prodotti tradizionali valore aggiunto». Secondo l articolo 18, paragrafo 1, del regolamento «Un nome è ammesso a beneficiare della registrazione come specialità tradizionale garantita se designa uno specifico prodotto o alimento: (a) (b) ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o una composizione che corrispondono a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento; o ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente». Pertanto, le STG evidenziano le caratteristiche tradizionali di un prodotto nel suo processo di produzione o nella sua composizione, ad esempio, «Lambic, Gueuze-Lambic, Gueuze» per Birra belga acida durante la cui produzione avviene la fermentazione spontanea, «Jamón Serrano» per prosciutto spagnolo prodotto secondo un metodo tradizionale di salatura, essiccazione/maturazione e stagionatura. A differenza delle IGP/DOP, il regime di qualità delle STG non certifica che il prodotto alimentare protetto ha un legame con una specifica zona geografica, ad esempio, la STG «Mozzarella» per pasta filata fresca e la DOP «Mozzarella di Bufala Campana» per formaggio mozzarella proveniente da una determinata area geografica. In base all articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, per fruire di una STG un prodotto deve avere delle specificità: «2. Affinché un nome sia registrato come specialità tradizionale garantita, esso deve: Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 3

4 (a) (b) essere stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico; o designare il carattere tradizionale o la specificità del prodotto». In questo contesto, si riferisce all articolo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, che definisce: i) «specificità» come «le modalità di produzione specifiche che lo distinguono nettamente da altri prodotti simili della stessa categoria», ii) «tradizionale» come «l uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di tempo che permette di tramandare le conoscenze da una generazione all altra; tale periodo deve essere di almeno trenta anni». A norma dell articolo 23 del regolamento (UE) n. 1151/2012, «Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi un prodotto conforme al relativo disciplinare». L articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilisce l ambito di protezione delle STG: «I nomi registrati sono protetti contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore». 2.2 Relazione con i marchi Contrariamente a quanto accade per le IGP/DOP, il regolamento (UE) n. 1151/2012 non contiene una disposizione specifica per la relazione delle STG con i marchi (vale a dire una disposizione analoga all articolo 13). L articolo 24, paragrafo 1, vieta soltanto l uso delle STG in una serie di situazioni, ma non la registrazione di un marchio. L articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, si riferisce tuttavia ai «i marchi d impresa esclusi dalla registrazione conformemente alla normativa dell Unione». L Ufficio ritiene che si debba seguire un approccio sistematico e trarre delle analogie con l articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE: va respinta la registrazione di una domanda di MUE o annullata la registrazione di un MUE se in conflitto con una STG. 3. Prodotti pertinenti ai sensi dei regolamenti UE L articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE si applica qualora una STG sia stata registrata nell ambito della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Informazioni pertinenti sulle specialità tradizionali garantite sono reperibili nella banca dati «DOOR» gestita dalla Commissione, alla quale si può accedere online dalla pagina Data di riferimento L articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE si applica solo alle STG la cui domanda è stata presentata prima della domanda di MUE e registrate al momento dell esame del MUE. Per analogia con l attuale pratica per le IGP/DOP, e in considerazione del fatto che la stragrande maggioranza delle domande di STG sono seguite da una registrazione, Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 4

5 sarà sollevata un obiezione quando la domanda di STG è stata presentata prima della data di deposito (o della data di priorità, se del caso) della domanda di MUE, ma non era ancora stata registrata al momento dell esame della domanda di MUE. Tuttavia, se il richiedente di un MUE sostiene che la STG in questione non sia stata ancora registrata, il procedimento sarà sospeso fino all esito della procedura di registrazione della STG. 4. Situazioni previste all articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012 Le STG non costituiscono diritti di proprietà intellettuale e industriale alla stregua delle DOP o IGP. Sono usate per fornire informazioni su particolari metodi di produzione e ricette. Appare importante rilevare che non vi è alcun collegamento tra una STG e un area geografica specifica. L ambito della protezione delle STG protette è più circoscritto di quello delle DOP/IGP. Ai sensi dell articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, le STG sono protette contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione o contro qualsiasi altra pratica tale da indurre in errore il consumatore. Lo sfruttamento della reputazione delle STG non è contemplato. L Ufficio applicherà per analogia la propria interpretazione dei termini usurpazione, imitazione o evocazione e pratiche tali da indurre in errore a cui si fa riferimento nell articolo 13 del regolamento (UE) n. 1151/2012 in relazione alle DOP/IGP (cfr. Direttive, parte B, Esame, sezione 4, Impedimenti assoluti alla registrazione, capitolo 10, Marchi in conflitto con denominazioni d origine e indicazioni geografiche (articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE). L Ufficio prenderà in particolare in considerazione se il pubblico di riferimento assocerà il termine nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nell STG. Caso Domanda di MUE n Osservazioni MOZZARELLA è una STG registrata italiana per il formaggio (IT/TSG/0007/0001). Il pubblico di riferimento assocerà il termine «mozzarella» nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nella STG. È pertanto possibile contestare la domanda di MUE. Di conseguenza, la descrizione particolareggiata nella Classe 29 è stata ristretta a: formaggi conformi alle specifiche del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella». Domanda di MUE n JAMÓN SERRANO è una STG registrata spagnola per il prosciutto (ES/TSG/0007/0012). Il pubblico di riferimento assocerà il termine «serrano» nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nella STG. È pertanto possibile contestare la domanda di MUE. Di conseguenza, la descrizione particolareggiata nella Classe 29 è stata ristretta a: prosciutti che soddisfano i requisiti del prodotto della specialità tradizionale garantita «Jamón Serrano». Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 5

6 Caso Osservazioni HEUMILCH è una STG registrata austriaca per il latte (latte da fieno) (AT/SG/0007/01035). Il pubblico di riferimento assocerà il termine «heumilch» nel segno con il prodotto la cui designazione rientra nella STG. È pertanto possibile contestare la domanda di MUE. Domanda di MUE n, HEUMILCHBARON Di conseguenza, la descrizione particolareggiata nella Classe 29 è stata ristretta a: latte e prodotti derivati dal latte, in particolare formaggi, prodotti a base di formaggio, formaggi cremosi, formaggio a pasta molle, formaggio a pasta semidura, formaggio da taglio, formaggio a pasta dura, panna, crema di latte, siero di latte, yogurt, quark, burro, yogurt da bere, latte battuto, latte cagliato, kefir, schmand, panna acida, prodotti misti a base di latte, yogurt alla frutta, bevande al latte, nelle quali predomina il latte, alimenti semipronti e già pronti prevalentemente a base di latte o di prodotti derivati dal latte, latticini; creme da spalmare commestibili; tutti i suddetti prodotti sono conformi alle specifiche del disciplinare di produzione del «latte da fieno». 5. Prodotti di riferimento Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1151/2012, si possono sollevare obiezioni fondate sui conflitti con IGP/DOP solo per specifici prodotti della domanda di MUE, vale a dire quelli che sono identici o «comparabili» a quelli coperti dalla DOP/IGP. L articolo 19 del regolamento (UE) n. 1151/2012 impone che una STG debba essere costituita da una «descrizione del prodotto, comprese le principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche, a dimostrazione della specificità del prodotto». Alla luce dell assenza di qualsiasi riferimento a prodotti «comparabili» nell articolo 24 del regolamento (UE) n. 1151/2012, vanno sollevate obiezioni solo ai prodotti tutelati dalla STG. 5.1 Restrizioni dell elenco di prodotti Le obiezioni sollevate a causa dei conflitti con DOP/IGP possono essere superate se i prodotti di riferimento sono limitati ai fini della conformità con il disciplinare della DOP/IGP in questione. Non vi è un disciplinare di questo tipo per le STG, ma queste ultime, ai sensi dell articolo 20 del regolamento (UE) n. 1151/2012, devono includere un disciplinare di produzione. Pertanto, le obiezioni vanno ritirate se i prodotti di riferimento sono limitati per essere conformi al disciplinare di produzione della STG. La corretta formulazione è «[nome del prodotto] conforme con il disciplinare di produzione della [STG "X"]». Non deve essere proposta né consentita nessun altra formulazione. Restrizioni quali "[nome del prodotto] con la [STG "X"]» non sono accettabili. Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 6

7 Le specifiche di produzione delle STG sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale e sono accessibili tramite la banca dati «DOOR». 6. Accordi internazionali Per analogia con le DOP/IGP in cui accordi internazionali di cui l Unione europea è firmataria possono servire da base per sollevare un obiezione contro una domanda di marchio, le STG che possono essere protette in virtù di accordi internazionali di cui l Unione europea è firmataria devono essere prese in considerazione nella valutazione dei conflitti di una STG con una domanda di MUE. Attualmente, l Ufficio non tiene un registro delle STG protette in virtù di accordi internazionali. Inoltre, neanche la banca dati «DOOR» le include. Data la difficoltà insita nell identificazione di tali STG, in questi casi l Ufficio si affida, in linea di massima, alle osservazioni di terzi. 7. Relazione con altre disposizioni del RMUE Quando il marchio può essere oggetto di obiezione ai sensi dell articolo 7, paragrafo 1, lettera l), RMUE, può essere ancora necessario un ulteriore esame rispetto ai restanti possibili impedimenti alla registrazione, come ad esempio l articolo 7, paragrafo 1, lettera j), RMUE. In altre parole, una domanda di MUE può essere in conflitto sia con una DOP/IGP nel settore agricolo e dei prodotti alimentari sia con una specialità tradizionale protetta garantita. DOP/IGP STG Domanda di MUE (di fantasia) Jamón de Serón Jamón serrano ABC Jamón serrano de Serón Direttive concernenti l esame dinanzi all'ufficio, parte B, Esame Pagina 7