TRIBUNALE DI ROMA. XVII (ex IX) Sezione Civile. Sezione specializzata in materia di impresa

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1 R.G.59008/2018 TRIBUNALE DI ROMA XVII (ex IX) Sezione Civile Sezione specializzata in materia di impresa Il Giudice, letto il ricorso ex artt. 126 e segg. C.P.I. e 700 c.p.c. avanzato da RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. nei confronti di Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a., lette le memorie difensive e gli atti di causa, osserva, preliminarmente, che la domanda cautelare, come precisata dalla parte ricorrente in sede di memoria autorizzata, ha ad oggetto le richieste: in via principale, di inibire, con effetto immediato, alla società resistente qualunque ulteriore utilizzo del marchio W L ITALIA o VIVA L ITALIA - anche accompagnato da altre parole quali oggi e domani - compreso l uso di detto marchio quale titolo o testata di trasmissione televisiva ovvero l impiego del medesimo in qualunque comunicazione pubblicitaria o promozionale; in subordine, di inibire, con effetto immediato, alla società resistente qualunque ulteriore utilizzo del marchio W L ITALIA o VIVA L ITALIA nella sua versione grafico figurativa di cui al marchio già registrato dalla resistente, così come per l espressione equivalente VIVA per esteso anziché W, - anche accompagnato da altre parole quali oggi e domani - compreso l uso di detto marchio quale titolo o testata di trasmissione televisiva ovvero l impiego del medesimo in qualunque comunicazione

2 pubblicitaria o promozionale, attesa la rinuncia a tale marchio col ritiro della domanda di registrazione avvenuta il 20/9/2018 da parte di RTI; in estremo subordine, di inibire, con effetto immediato, alla società resistente qualunque ulteriore utilizzo del marchio W L ITALIA o VIVA L ITALIA nella sua versione grafico figurativa di cui al marchio registrato dalla resistente, così come per l espressione equivalente VIVA per esteso anziché W, compreso l uso di detto marchio quale titolo o testata di trasmissione televisiva ovvero l impiego del medesimo in qualunque comunicazione pubblicitaria o promozionale, consentendo l utilizzo del marchio nella sola versione denominativa accompagnata dalle parole OGGI e DOMANI, oggetto del deposito del marchio da parte di RTI in data 20 settembre 2018; comunque, ordinando alla società resistente il ritiro dal commercio, a propria cura e spese, di eventuali cataloghi o depliants o materiali pubblicitari recanti il marchio contraffatto entro dieci giorni dalla comunicazione dell emanando provvedimento fornendo prova dell avvenuto ritiro nei successivi dieci giorni; -di fissare una penale per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dello stesso; di ordinare, a cura di essa parte ricorrente ed a spese della parte resistente, la pubblicazione dell emanando provvedimento sui quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, il Messaggero e su due riviste di categoria, nonché sui siti internet di entrambe le parti. La Reti Televisione Italiane-R.T.I. s.p.a. si costituiva chiedendo il rigetto della domanda cautelare. In fatto, va premesso che: la società ricorrente sin dal 1997 ha depositato il marchio denominativo e figurativo W l Italia registrato per vari classi e servizi quali pubblicità, telecomunicazioni, educazione e svaghi, spettacoli (allegato 7 di parte ricorrente); la società attrice trasmette da circa venti anni una trasmissione radiofonica denominata W l Italia (Cfr. listini pubblicitari allegati è comunque circostanza sostanzialmente non contestata); è fatto notorio che attualmente la radio R.T.L trasmette le proprie trasmissioni radiofoniche anche in video su varie piattaforme (per es. sul digitale terrestre-vedi anche cd allegato da parte

3 ricorrente); è, altresì, fatto notorio che la società resistente ha iniziato a trasmettere, su Rete4 una trasmissione serale intitolata W l Italia (vedi anche CD allegato da parte ricorrente); la società convenuta presentava, altresì, nell agosto 2018 domanda di registrazione del marchio denominativo e figurativo W l Italia (alleg. 8 di parte ricorrente). È emerso, inoltre, che la società convenuta ha presentato istanza di ritiro della domanda di registrazione del predetto marchio (allegato 5 di parte resistente) ed ha presentato la domanda di registrazione del marchio denominativo W l Italia Oggi e Domani per varie classi e servizi quali pubblicità, telecomunicazioni, educazione e svaghi, spettacoli (allegato 17 di parte ricorrente). È incontestato (cfr. pag.24 delle note di parte ricorrente e documento 24 di parte resistente), poi, che dopo la notifica del ricorso la parte resistente ha aggiunto anche nel segno figurativo ancora utilizzato la frase, in caratteri più piccoli, oggi e domani. Ciò detto, si rileva, innanzitutto, nel merito, che risultando provato l utilizzo del segno distintivo in questione da parte della società ricorrente (come da documentazione allegata), anche se prevalentemente nella sua parte denominativa più che nella parte raffigurativa, non si ritiene in questa fase di cognizione sommaria che vi sia prova di una decadenza del marchio di cui si chiede la tutela per non uso dello stesso. Ciò detto, considerato, preliminarmente, che l entità oggetto del marchio non deve essere necessariamente dotata di un grado particolarmente elevato di originalità, creatività ed inventività, si ritiene, innanzitutto, che l espressione W l Italia ed il marchio denominativo-figurativo registrato dalla parte ricorrente sono idonei ad avere una capacità caratterizzante e, quindi, possono essere oggetto di registrazione come marchio (del resto anche la parte resistente inizialmente aveva richiesto la registrazione di un marchio simile dal punto di vista grafico e uguale dal punto di vista denominativo). Ciò detto si ritiene che l espressione viva l Italia indicata con la w o con la parola per esteso viva sia come solo marchio denominativo che unito ad una particolare raffigurazione, risulta privo di una forte capacità distintiva ed individualizzante. Ciò in quanto espressione non caratterizzata da particolare originalità e molto usata nel linguaggio comune, nonché in considerazione della circostanza, comprovata dalla parte resistente nella

4 documentazione allegata alla memoria di costituzione, che detta espressione è stata frequentemente utilizzata nel campo culturale e dello spettacolo avendo fornito il titolo a libri, dischi, spettacoli teatrali, denominazione di rete televisiva, trasmissione RAI e di una radio (Radio In Blu). Va rilevato, altresì, che a fronte di dette risultanze la mera circostanza degli alti ascolti inerenti le trasmissioni diffuse dalla RTL 102,500 e della trasmissione in questione non è idonea a dimostrare di per sé che il marchio in questione abbia acquistato, per effetto del consolidarsi del suo uso sul mercato, una capacità distintiva tale da farlo diventare un marchio forte (tutela del c.d. secondary meaning applicabile non solo nel caso di segno sprovvisto originariamente di capacità distintive ma anche nel caso di trasformazione di marchio originariamente debole in marchio forte cfr. Cass., Sez. I, sent. n.22953/2015). Pertanto, il marchio di cui parte ricorrente richiede la tutela deve essere considerato marchio debole, circostanza che incide sulla tutela del marchio medesimo, in quanto per detto tipo di marchio risulta sufficiente, per escluderne la confondibilità, anche l aver apportato solo lievi modificazioni o aggiunte (tra le altre, cfr. Cass., Sez. I, ord. n.15927/2018). Nel caso di specie, quindi, la modifica apportata dalla società convenuta, che ha aggiunto all espressione W l Italia anche le parole oggi e domani nel nuovo marchio denominativo di cui si è richiesta la registrazione, nonché l aggiunta delle medesime parole anche sotto il segno in precedenza utilizzato (e di cui è stata ritirata la richiesta di registrazione) siano tali a differenziare detto marchio denominativo ed il segno utilizzato ed a ritenerli non confusori con il marchio utilizzato dalla parte ricorrente. Ritenuto, conseguentemente che il nuovo marchio denominativo utilizzato dalla società resistente non costituisce contraffazione del marchio di cui è titolare la parte ricorrente e che l uso di R.T.I. del segno raffigurativo, come modificato, non comporta una confusione tra i segni in discussione, si ritiene che non vi sia una condotta integrante concorrenza sleale o lesiva dei diritti di privativa spettanti alla parte ricorrente. Conseguentemente, vanno rigettate le domande cautelari avanzate sul punto dalla parte ricorrente. Riguardo al residuo aspetto in ordine alla richiesta di inibitoria avanzata dalla parte attrice circa l ulteriore utilizzo del marchio W L ITALIA o VIVA L ITALIA nella sua versione grafico figurativa

5 di cui al marchio registrato dalla resistente, così come per l espressione equivalente VIVA per esteso anziché W, va premesso, come già detto, che la parte resistente ha ritirato la richiesta di registrazione dell originario marchio figurativo e denominativo non contenente l espressione oggi e domani ed utilizza il segno raffigurativo con l aggiunta di detta scritta. Si rileva che, comunque, la parte ricorrente mantiene l interesse ad una pronuncia inibitoria in relazione a possibili future violazioni. Pertanto, sul punto, va rilevato che seppur il marchio attoreo è marchio debole, il contrassegno denominativo e raffigurativo utilizzato inizialmente da RTI per contraddistinguere la nuova trasmissione in onda su Rete4 è sicuramente idoneo a creare confusione con il marchio di parte attrice. Al riguardo va rilevato che la parte denominativa è la medesima, anche da un punto di vista grafico con l uso della w, e la parte figurativa, seppur non identica, in una visione di insieme risulta molto simile vista l analoga posizione delle parole w l Italia, l analoga grandezza e proporzione delle predette parole, la comune sottolineatura della parola Italia e l utilizzo, in entrambi i segni, di una forma geometrica arrotondata (che nel marchio di parte attrice è ovale e circonda la w, mentre nel contrassegno utilizzato da RTI è un cerchio che racchiude, quasi per l intero, la parte denominativa). Si ritiene, poi, che la circostanza che le trasmissioni in questione vadano in onda in orari diversi e che, per i loro contenuti, tendano ad un target di pubblico diverso non incide sulla possibilità di confusione da parte del pubblico quanto meno sull identificazione delle imprese produttrici del programma, operando nello stesso settore (spettacolo audio-televisivo). Si ritiene, quindi, sussistere il fumus boni iuris circa l attività contraffattiva e di concorrenza sleale della parte resistente in relazione all utilizzo del solo marchio denominativo e raffigurativo W l Italia. In ordine al periculum in mora, considerato che, in materia di proprietà industriale, il pericolo consiste in ogni rischio di pregiudizio, anche meramente patrimoniale, che sia suscettibile di aumento o non agevolmente quantificabile, si ritiene sussistente nel caso di specie anche il predetto pericolo patrimoniale. Infatti, la confusione ingenerata da detti ultimi segni e la circostanza che entrambe le società

6 svolgono la propria attività economica nello stesso settore e nella stessa area territoriale (quella nazionale), sono circostanze idonee a provocare il concreto rischio della confondibilità delle attività stesse e della possibilità, per la parte resistente, di trarne un indebito vantaggio pubblicitario a seguito dell uso di un marchio già utilizzato da una radio tra le più seguite per una trasmissione con ottimi ascolti. Pertanto, va inibito alla Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a. di utilizzare, anche quale titolo o testata di trasmissione televisiva, il marchio W L ITALIA nella sua versione grafico figurativa per la quale era stata richiesta inizialmente la registrazione del marchio, così come per la parte denominativa equivalente, dal momento della comunicazione della presente ordinanza, nonché va ordinato il ritiro di eventuale materiale pubblicitario riportante detto contrassegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell ordinanza medesima, fissando una penale di 500 euro per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dello stesso. In considerazione dell attuale avvenuto cambiamento, ad opera della parte resistente, del marchio utilizzato nella trasmissione, si ritiene sufficiente, ai fini cautelari, la pubblicazione del presente provvedimento sui rispettivi siti internet entro cinque giorni dalla comunicazione dell ordinanza. Per quanto sopra detto, va rigettata la residua domanda cautelare. In ragione della reciproca soccombenza delle parti si ritiene vi siano i presupposti per compensare tra le stesse le spese di lite riguardanti la presente fase. p.q.m. inibisce alla Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a. di utilizzare, anche quale titolo o testata di trasmissione televisiva, il marchio W L ITALIA nella sua versione grafico figurativa per la quale era stata richiesta inizialmente la registrazione del marchio, così come per la parte denominativa equivalente, dal momento della comunicazione della presente ordinanza, nonché ordina alla Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a. il ritiro di eventuale materiale pubblicitario riportante detto contrassegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell ordinanza medesima; dispone la pubblicazione dell ordinanza sui siti internet di entrambe le parti entro cinque giorni dalla comunicazione dell ordinanza medesima; fissa una penale di 500 euro per ogni violazione del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione dello stesso;

7 rigetta la residua domanda cautelare avanzata da RTL 102,500 HIT RADIO s.r.l.; compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi. Roma, 5 dicembre Il Giudice Alfredo Landi