Accoglimento totale n. cronol. 480/2017 del 16/02/2017 RG n /2016

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1 N. R.G /2016 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott. Alessandra Dal Moro Giudice dott. Silvia Giani Giudice Rel. all esito dell udienza del 16 febbraio 2017, nel procedimento per reclamo, iscritto al n. r.g /2016, promosso da: APP SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. TIRABOSCHI SARA, elettivamente domiciliata in via PRINCIPE AMEDEO, MILANO, presso il difensore avv. TIRABOSCHI SARA nei confronti di GM STUDIO DESIGN & FASHION SRL (C.F ), in persona del legale rappresentante, con il patrocinio dell avv. RIZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in via A. GRAMSCI, ROMA, presso il difensore avv. RIZZO GIUSEPPE, ha emesso la seguente ORDINANZA 1. Le domande cautelari di APP SRL. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 7 luglio 2016, APP S.r.l. ha chiesto disporsi la consegna delle credenziali necessarie per l accesso al sito unitamente ad altri tre domini correlati, nonché l inibitoria di qualunque comportamento nei confronti degli showroom di Milano Manuel Mencarelli e Pink Milano, volto ad impedire la distribuzione della collezione Piermau e comunque la rettifica della diffida rivolta ai medesimi showroom con comunicazione di data Le domande cautelari di GM Studio Design & Fashion s.r.l. Con ricorso depositato il 15 luglio 2016, GM ha proposto ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e art. 131 d.lgs. n. 30/2005, chiedendo d inibire ad APP S.r.l. qualsiasi uso del marchio PIERMAU di cui GM è titolare. 3. La riunione dei procedimenti cautelari e la decisione della prima fase. Pagina 1

2 Disposta la riunione dei procedimenti cautelari, GM ha disconosciuto il contratto di concessione per lo sfruttamento del marchio PIERMAU stipulato da GM con la società Rubbio, pur riconoscendo come autografe le sottoscrizioni apposte su ogni pagina del documento. All esito del procedimento il giudice della prima fase, in accoglimento del ricorso proposto da GM, ha inibito ad App S.r.l. l uso del marchio PIERMAU, per contraddistinguere e pubblicizzare i propri prodotti e la propria impresa e ha respinto le domande proposte da App S.r.l. 4. Il presente reclamo proposto da APP SRL. La società APP ha promosso reclamo avverso l ordinanza cautelare, comunicata in data 6 dicembre 2016, deducendo che: - nel periodo intercorrente tra dicembre 2015 e giugno 2016, APP aveva sostenuto, per il lancio e la commercializzazione del marchio PIERMAU, esborsi complessivi per euro ,00; - GM e la controllante di APP, Rubbio KFT, avevano stipulato un contratto di licenza esclusiva, avente validità sino al 2020, in forza del quale Rubbio aveva facoltà d individuare sublicenziatarie senza preventivo accordo scritto; sublicenziataria individuata ab origine in APP; - GM, pur disconoscendo un contratto regolarmente sottoscritto in ogni sua pagina senza disconoscerne le firme autografe, non aveva mai contestato la sussistenza di un diritto di licenza in capo ad APP, tuttavia individuandone la fonte in un accordo verbale il quale, stando alla ricostruzione della controparte, avrebbe previsto in capo a APP solo oneri e spese, per euro ,00, senza alcun ritorno economico. - Gli stilisti sig.ri Gigliotti e Modica, unitamente alla società APP, avevano dato vita al progetto firmato PIERMAU, condiviso da entrambe le parti; - la collaborazione tra GM ed APP prevedeva in capo ad APP la produzione e commercializzazione del brand PIERMAU; in tale ottica, in data 1 gennaio 2016, GM e la controllante di APP, Rubbio, avevano stipulato un contratto di concessione per lo sfruttamento del marchio PIERMAU, che prevedeva la facoltà di Rubbio di concedere sublicenze, senza necessità di ottenere il preventivo consenso da parte di GM. In forza delle clausole 7 e 14 del menzionato contratto, a far tempo da gennaio 2016, APP aveva operato quale sublicenziataria di Rubbio. -In data 8 febbraio 2016, APP e GM avevano sottoscritto un contratto di opzione irrevocabile, stabilendo che APP individuata quale titolare del marchio PIERMAU avrebbe dovuto cedere a GM la titolarità del marchio al prezzo di 1 euro, oltre alle spese di registrazione del marchio; Pagina 2

3 -In data 14 marzo 2016, APP aveva depositato, nell ambito degli accordi complessivi intervenuti tra le parti, domanda di registrazione del marchio pubblicata il , sostenendo tutti i costi connessi alla registrazione del marchio. -APP aveva presentato la collezione autunno-inverno nel corso della settimana della moda, il 17 gennaio 2016, sostenendone gli ingenti costi; - con riferimento alla collezione primavera/estate 2017, GM non aveva consentito ad APP di distribuirla, posto che in data aveva diffidato gli showroom Manuel Mencarelli e Pink Milano concordemente individuati dalle parti - dal cooperare negli illeciti relativi ad atti di sfruttamento o utilizzo del marchio PIERMAU successivi alla data del e non aveva fornito ad APP le credenziali volte all accesso della piattaforma on-line; - la distribuzione dei capi di abbigliamento sarebbe dovuta avvenire da parte di APP attraverso il canale classico della vendita tramite showroom, nonché attraverso la piattaforma on line piermauofficial.com; - APP aveva provveduto al pagamento dei canoni annuali Hosting con validità sino al La costituzione di GM. Si costituiva la società GM, chiedendo la conferma del provvedimento e deducendo che: - aveva ideato il marchio PIERMAU; -in virtù di accordi con APP, aveva intestato fiduciariamente il marchio Piermau a APP con obbligo di retrocessione a semplice richiesta di GM; - le parti si erano verbalmente accordate che APP avrebbe provveduto, a propria cura e spese, alla produzione e commercializzazione delle collezioni di abbigliamento ideate da GM per il brand PIERMAU; -APP aveva omesso la consegna della collezione autunno/inverno 2016/2017 e non aveva realizzata la collezione primavera/estate 2017; - GM aveva esercitato validamente il diritto di opzione, richiedendo la retrocessione dei marchi PIERMAU ed eseguendo il pagamento pattuito nel contratto di opzione; - GM aveva quindi promosso un giudizio per il trasferimento coattivo del marchio; - GM aveva emesso alcune fatture non contestate e in parte pagate nei confronti di APP, per i compensi ad essa dovuti per lo sviluppo della collezione e per la ricerca del campionario; - GM aveva concesso ad APP licenza di utilizzo del marchio fino alla retrocessione in suo favore della titolarità del medesimo. 6. I fatti accertati nel giudizio cautelare. Il presente giudizio cautelare ha fatto accertare i seguenti rilevanti fatti: 1) APP, nell ambito di complessi accordi con GM originati da un comune progetto relativo al marchio PIERMAU, era autorizzata a usare il segno PIERMAU per la produzione e Pagina 3

4 commercializzazione di beni di abbigliamento. Sebbene GM abbia disconosciuto nel procedimento cautelare l accordo di concessione per lo sfruttamento del marchio PIERMAU del 1 gennaio 2016, è pacifico che fino al marzo 2016 ( data di esercizio dell opzione) APP fosse autorizzata a sfruttare il segno, essendo controversa solo la fonte di tale diritto. 2) In data 8 febbraio 2016, APP e GM sottoscrissero un contratto di opzione irrevocabile, stabilendo che APP riconosciuta titolare del marchio PIERMAU avrebbe dovuto cedere a GM quest ultimo al prezzo di 1 euro, oltre alle spese di registrazione del marchio; 3) APP ha depositato il marchio PIERMAU, ha sostenuto tutti i relativi costi per la realizzazione del logo, per la registrazione del marchio, per la comunicazione e, altresì, per la realizzazione delle collezioni (doc. 7, 8, 9, 10 fasc. cautelare APP); 7. Sull inibitoria concessa in danno di APP. Alla luce dei fatti accertati, il Tribunale ritiene di revocare la misura cautelare dell inibitoria dall uso del marchio PIERMAU concessa in danno di APP, per le ragioni che seguono. 1) Innanzitutto, la domanda cautelare proposta da GM postula la titolarità del marchio PIERMAU in capo a GM, tant è che la medesima ha chiesto d inibire ad APP S.r.l. qualsiasi uso del marchio PIERMAU di cui GM è titolare. Nell accordo sottoscritto dalle parti in data 8 febbraio 2016, GM ha riconosciuto la titolarità del marchio in capo ad APP. E ben vero che tale accordo prevedeva l obbligo di APP di cedere il marchio, di cui era titolare, entro 30 giorni dall esercizio dell opzione da parte della GM e che. GM ha esercitato tale diritto, con raccomandata in data 6 giugno Purtuttavia GM si è limitata a versare l importo simbolico, di euro 1, senza corrispondere e, per la verità, neppure essersi resa disponibile a versare, le spese di registrazione, ammontanti a circa euro 8.000,00. Poiché è documentato che, ai fini del valido esercizio del diritto di opzione, GM avrebbe dovuto rimborsare ad APP le spese di registrazione da questa sopportate e considerata la documentata prova delle spese sostenute da APP, non sussiste allo stato il fumus boni iuris del trasferimento coattivo della titolarità del marchio a cui, a quanto sembra (giacché le domande del giudizio di merito non sono state indicate), era strumentale la presente azione cautelare. 2) Inoltre, nel presente giudizio, non è stata neppure fornita la prova che la retrocessione della titolarità del marchio comportasse, di per sé, anche la caducazione del rapporto di licenza sottostante. Il diritto di utilizzo del brand PIERMAU, pur riconosciuto pacificamente in capo ad APP da GM, in forza di un accordo verbale, non è provato venisse meno al momento dell esercizio del diritto di opzione, giacché non è documentato, e neppure pacifico, il contenuto degli accordi, nell ambito dei più complessi rapporti intercorrenti tra le parti. La resistente GM si è solo limitata ad Pagina 4

5 allegare, senza fornire alcuna prova, che il contratto di licenza sarebbe venuto meno con la retrocessione in suo favore della titolarità del marchio ( cfr ricorso p 8). Nel presente giudizio cautelare è stata piuttosto raggiunta la prova che le parti hanno concordemente dato vita ad un comune progetto, in esecuzione del quale APP ha effettuato ingenti esborsi, come documentato dalle fatture in atti. Ed invero, dai comunicati stampa prodotti da APP, emerge che, sin dal gennaio 2016, i due stilisti di GM dichiararono confessoriamente di avere creato il nuovo marchio PIERMAU in collaborazione con l azienda APP concepita da M. Cinà come centro di produzione di una moda che ha bisogno di velocità (doc. 4 e 5 APP s.r.l. fasc cautelare). 3) In mancanza di esplicite conclusioni circa i petita del giudizio di merito, a cui il giudizio cautelare, anche quando ha natura anticipatoria, è strumentale ( strumentalità attenuata), non emerge chiaramente dal tenore del ricorso che la ricorrente intenda chiedere la risoluzione del contratto di licenza. Pur avendo allegato l esistenza di una licenza (verbale) tra le parti, si è limitata, da un lato, a dedurre l inadempimento del contratto di opzione alla vendita del marchio e, dall altro, l illiceità della condotta tenuta dal licenziatario ai sensi dell art. 23 CPI. Con riguardo all accordo di opzione, si richiamano le considerazioni circa la carenza di prova dell integrale versamento di quanto concordato e del divieto all uso del marchio dopo la retrocessione della titolarità del medesimo a GM; con riguardo alla violazione dell art. 23 CPI, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare, data la tassatività delle ipotesi riconducibili al disposto dell art. 23 CPI, le specifiche clausole del contratto di licenza violate e la loro ricomprensione tra quelle individuate dalla menzionata norma ( cfr Corte di Giustizia, 23/4/2009, caso COPAD, secondo cui: l art. 8, n. 2, della direttiva prevede espressamente la possibilità, per il titolare del marchio, di invocare i diritti che esso gli conferisce, nei confronti di un licenziatario quando quest ultimo viola talune clausole del contratto di licenza ; clausole che sono enunciate nel summenzionato art. 8, n. 2 in modo esaustivo ). 8. Sulle richieste cautelari di APP SRL Alla luce delle svolte considerazioni, rilevato che APP risulta la titolare del marchio PIERMAU, ha sostenuto le spese per la realizzazione del logo, la registrazione e per la commercializzazione dei prodotti e non vi è prova, alla data di proposizione del ricorso (e neppure del reclamo), che il contratto di licenza fosse risolto, vanno inibite a GM condotte, del tipo di quelle descritte nel ricorso ( diffida agli showroom di Milano, Manuel Mencarelli e Pink Milano, di concorrere negli illeciti di contraffazione di marchio), che impediscano ad APP SRL la distribuzione della collezione Piermau 2016/2017. Pagina 5

6 8.1. Sulle altre richieste. La complessità dei rapporti intercorsi tra le parti, la mancata previsione documentale degli obblighi a carico di ciascuna parte, unitamente alla necessità di vagliare nel giudizio di merito i fatti allegati e quelli provati, nonché i petita, rendono necessari ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito e comportano il rigetto delle ulteriori domande, in relazione alle quali l onere della prova incombe su chi le ha proposte. 9. Spese. La riforma del provvedimento in accoglimento del reclamo proposto da APP comporta la soccombenza di GM. Alla luce di ciò, compensate per un terzo le spese processuali, tenuto conto delle richieste non accolte, GM è condannata alla rifusione dei due terzi delle spese, che sono liquidate, in favore di APP SRL, in tale misura, con riguardo alla prima fase, in euro , e con riguardo alla fase di reclamo, in euro 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo sul reclamo cautelare proposto da APP SRL nei confronti di GM STUDIO DESIGN & FASHION SRL, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - in accoglimento del reclamo proposto da APP srl, revoca l inibitoria in danno di APP SRL dall uso del marchio PIERMAU. - Inibisce GM dal perpetrare condotte, del tipo di quelle descritte nel ricorso ( diffida agli showroom di Milano, Manuel Mencarelli e Pink Milano, di concorrere negli illeciti di contraffazione di marchio), che impediscano ad APP la distribuzione della collezione PIERMAU 2016/ Compensate per un terzo le spese processuali, condanna GM alla rifusione dei due terzi delle spese processuali, relative sia alla prima fase che al presente reclamo, che sono liquidate, in favore di APP SRL, in tale misura, con riguardo alla prima fase, in euro , e con riguardo alla fase di reclamo, in euro 2.200,00, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge. Milano, così deliberato nella camera di consiglio del 16 febbraio 2017 Il Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Giani dott. Claudio Marangoni Pagina 6