TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da:

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1 N. R.G /2017 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A Nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2017, promosso da: RADAELLI ANGELO SRL, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall avv. Marco Locati ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Monza, piazza Roma n. 10, giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE contro OKNOPLAST SP. ZO. O., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Orlando, Bruno Gangemi e Silvia Lazzeretti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest ultima in Milano, via G. Serbelloni n. 4, giusta procura in atti RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31 luglio 2017, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 31 maggio 2017, la società Radaelli Angelo Srl ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società Oknoplast Sp. zo. o., chiedendo, anche inaudita altera parte, a) di disporre la descrizione giudiziale, nel territorio dell UE e, comunque, nel territorio della Polonia, con l ausilio del CTU, dei prodotti, delle macchine volte alla loro produzione, degli elementi di prova tecnica e della documentazione commerciale e pubblicitaria dei prodotti in violazione del brevetto italiano di cui è titolare; b) di disporre il sequestro presso i rivenditori, nonché luoghi nella disponibilità della resistente, nonché presso i terzi che ne facciano uso nella loro professione o commercio, dei prodotti e macchine per la produzione dei prodotti della lineanatura e di ogni altro oggetto in violazione del brevetto. Pagina 1

2 In particolare, la ricorrente ha allegato che: - la società RADAELLI è azienda italiana leader nel settore dei profili decorativi e strutturali dell arredamento ed è titolare del brevetto italiano n , depositato il 6 maggio 2008, concernente un metodo per la produzione di serramenti in PVC ; - essa era venuta a conoscenza che la OKNOPLAST, con la linea NATURA, proponeva infissi in PVC e legno, aventi le medesime caratteristiche e funzionalità del brevetto 474 di cui era titolare e, quindi, in contraffazione di detto brevetto; i prodotti erano pubblicizzati dalla resistente e commercializzati da alcuni rivenditori anche sul territorio italiano, mediante comunicazioni internet, reti televisive e distributori sul territorio nazionale con insegna Oknoplast, tra i quali un rivenditore sito in Giussano, che in data 17 maggio 2017 aveva fornito un preventivo per una finestra della linea NATURA; - con riguardo alla competenza, la ricorrente allegava che la presente controversia era radicata davanti al Tribunale di Milano, Sezione Specializzata di Milano, in conformità al disposto dell art. 120 comma secondo c.p.c., non avendo la resistente residenza, domicilio o dimora nel territorio dello Stato, nonchè del forum commissi delicti, avendo essa perpetrato condotte lesive nella provincia di Milano e di Monza. Ciò premesso, la ricorrente allegava a fondamento del fumus boni iuris,la contraffazione del brevetto italiano e, quanto al periculum in mora, l impossibilità di acquisire altrimenti gli elementi di prova, unitamente al pericolo di dispersione dei mezzi di prova. 2. Con memoria depositata il 27 luglio 2017, si è costituita la resistente OKNOPLAST, chiedendo a) in via pregiudiziale e preliminare di rito, di accertare e dichiarare l inesistenza o, comunque, l insanabile nullità della notifica e, per l effetto, di procedere con l estinzione del procedimento; b) in via pregiudiziale e preliminare di merito, di accertare la nullità o, comunque, l inefficacia del brevetto nazionale per invenzione (IT) e, per l effetto, rigettare il ricorso; c) in ogni caso, sul merito, rigettare il ricorso per insussistenza del fumus boni iuris e/o del periculum in mora; d) di concedersi cauzione, in caso di accoglimento della domanda di sequestro avversaria; e) di secretare le operazioni di descrizione e/o di sequestro, in caso di accoglimento delle domande avversarie. A tal fine, la resistente ha dedotto che: - la OKNOPLAST, società polacca, operava principalmente nella realizzazione di serramenti, con 330 punti vendita in Italia; - gli infissi linea NATURA erano stati introdotti sul mercato italiano tra febbraio e marzo 2017; la società RADAELLI, sebbene a conoscenza sin dai primi di marzo, non aveva provveduto ad acquistare un esemplare dei prodotti contestati, limitandosi a chiedere un preventivo; Pagina 2

3 - nel marzo 2017 la ricorrente aveva diffidato la OKNOPLAST dalla prosecuzione della commercializzazione, deducendo la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo, sebbene essa fosse già decaduta per mancanza di deposito della traduzione italiana e delle relative tasse; - il brevetto italiano di RADAELLI era stato concesso il 13 aprile 2011, senza ricerche di anteriorità; esso era stato esteso, in virtù della priorità e con domanda del 3 luglio 2008, a livello europeo; - l EPO aveva negato al ritrovato, come originariamente formulato e composto da 12 rivendicazioni, di cui la n. 1, 9 e 12 principali/indipendenti, la concessione del titolo, poiché carente di novità, privo di altezza inventiva e non sufficientemente descritto; - il mandatario brevettuale di RADAELLI aveva concordato con tali rilievi; - la designazione italiana del brevetto europeo è stata dichiarata decaduta con decorrenza dal 14 novembre 2012, atteso il mancato deposito della traduzione in sede nazionale e il mancato pagamento delle relative tasse; - il brevetto italiano era, comunque, da considerarsi inefficace ai sensi dell art. 59, co. 1, lett. a), c.p.i.); - la sussistenze del periculum in mora era smentita dalla circostanza che la ricorrente era a conoscenza da mesi della commercializzazione sul territorio nazionale della lineanatura e, comunque, non vi era rischio di perenzione della prova, ben potendo la ricorrente reperire sul mercato italiano i prodotti oggetto della contestata contestazione. 3. Con decreto del 15 giugno 2017, il Presidente della Sezione specializzata in materia di impresa fissava, per la comparizione delle parti e discussione, l udienza del 31 luglio 2017, dinanzi alla Sezione feriale. Nel corso dell udienza, il difensore della resistente rinunciava all eccezione di nullità/ inesistenza della notifica. A seguito di discussione delle parti, e dopo i richiesti chiarimenti, con particolare riguardo ai profili pregiudiziali e alla file history del brevetto europeo, il Giudice si riservava la decisione. 4. Sulla nullità della notifica. Preliminarmente va subito chiarito che la resistente, che si è costituita e difesa in modo articolato, purtuttavia chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di estinzione del procedimento cautelare per nullità/inesistenza della notifica, ha rinunciato nel corso del giudizio alla detta eccezione (vedi verbale udienza 31 luglio 2017). 5. Sulla competenza. La resistente non ha formulato alcuna eccezione né con riguardo alla competenza né con riguardo alla giurisdizione. Nel caso di specie trova, quindi, applicazione l invocato art. 120 secondo comma CPI, che stabilisce, per i casi in cui sussiste Pagina 3

4 la giurisdizione italiana che, se il convenuto non ha residenza, domicilio dimora nel territorio dello Stato, le azioni si propongono davanti all autorità giudiziaria del luogo in cui l attore ha residenza o domicilio. Peraltro, la competenza di questo Tribunale sussiste anche in base al criterio del forum commissi delicti, quale luogo dell evento dannoso, essendo le comunicazioni internet della resistente rivolte ai consumatori italiani su tutto il suolo nazionale. 6. Sulla (in) fondatezza del ricorso. Le domande cautelari proposte dalla società ricorrente vanno rigettate per le considerazioni che seguono La descrizione, come noto, è un mezzo di ricerca e salvaguardia della prova e, per tale ragione, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il fumus boni iuris ha un minore grado di consistenza. Il fumus va, invero, apprezzato in via diretta in relazione al diritto processuale alla prova ritenuta utile o necessaria nel futuro giudizio di merito- e solo in via indiretta in relazione al diritto sostanziale di cui s invoca tutela. Tali considerazioni con riguardo alla ratio della misura cautelare non portano ad escludere l esame della sussistenza del fumus boni iuris: esso va comunque accertato sebbene con minore rigore e, quando appaiano fondate ragioni per una prognosi negativa, la misura non va concessa. La direttiva cd. Enforcement, pur prevedendo che tale misura è un celere ed efficace mezzo provvisorio per la salvaguardia della prova dei diritti di proprietà industriale, ha enunciato il principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza comunitaria, che le misure cautelari necessarie ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale devono essere fair, equitable, non unnecessarily complicated or costly, nonché proportionate e tali da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi ( art. 3 Direttiva 2004/48/CE) Ciò premesso, dall esame dei documenti prodotti dalla resistente e dai chiarimenti forniti dalle parti all udienza del 31 luglio 2017, sono emersi consistenti elementi che depongono per la non validità del titolo brevettuale invocato dalla ricorrente a fondamento del fumus boni iuris. Il brevetto italiano azionato dalla ricorrente è stato concesso il 13 aprile 2011 senza ricerche di anteriorità, su domanda del 6 maggio 2008 e ciò, di per sé, impone cautela nel riconoscimento della presunzione di validità. A ciò si aggiunga, nel caso di specie, che la ricorrente ha chiesto, con domanda del 3 luglio 2008, per la medesima invenzione, anche la concessione del brevetto europeo. Tale brevetto è stato concesso, dopo un travagliato iter, successivamente a numerose modifiche, cancellazioni di alcune delle rivendicazioni indipendenti e integrali riformulazioni di altre (cfr. doc. 20, 21, 22, 23 res.). Come emerge dalla documentazione acquisita, la medesima Pagina 4

5 invenzione è stata ritenuta invalida dagli esaminatori in sede europea e dalla stessa ricorrente che, invero, dopo avere espressamente riconosciuto la fondatezza dei rilievi sollevati dall esaminatore con riguardo alla carenza di novità, altezza inventiva e sufficiente descrizione, ha riformulato integralmente il brevetto originario, allora composto da 12 rivendicazioni, al pari del brevetto italiano in esame, cancellando alcune rivendicazioni indipendenti e riformulando integralmente le altre (cfr. doc 24 res.). Il rilascio del brevetto italiano senza alcun esame della sua validità, la riconosciuta carenza a livello europeo della validità della medesima invenzione per carenza di novità, altezza inventiva e sufficienza della descrizione da parte degli esaminatori europei, le conformi valutazioni dello stesso mandatario brevettuale, la integrale riformulazione del brevetto europeo corrispondente alla medesima invenzione, sono elementi che depongono tutti, unitariamente considerati, per l invalidità del brevetto italiano come rilasciato. E altresì opportuno osservare che, in forza del combinato disposto degli artt. 76 e 79 CPI, la riformulazione del brevetto è ammissibile solo in quanto siano rispettate determinate condizioni e, in ogni caso, comporta, di per sé, la nullità (quantomeno parziale) del brevetto come originariamente domandato e concesso. Nel caso di specie, il titolo azionato, che è il brevetto italiano come originariamente domandato - e verosimilmente invalido, giusta quanto considerato- non è mai stato emendato I beni, oggetto dell allegata contraffazione, sono pacificamente reperibili sul suolo italiano, con costi, senz altro e di gran lunga inferiori rispetto a quelli verosimilmente necessari per l esecuzione della richiesta misura all estero. La misura cautelare, quindi, nel caso di specie, oltre a non apparire necessaria per acquisire la prova concernente la violazione dei diritti di proprietà industriale, non è neppure fair e proportionate, essendo viceversa non unnecessarily complicated or costly. 7. Sulle spese. Tenuto conto della sua soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese processuali che si liquidano, tenuto conto della celere definizione del procedimento, e applicati i parametri tariffari nel minimo, in euro 2.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15 %, iva e cpa, come per legge. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa, A, provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da Radaelli Angelo Srl nei confronti di Oknoplast Sp. zo. o., così provvede: - rigetta il ricorso proposto da Radaelli Angelo Srl Pagina 5

6 - Condanna la ricorrente Radaelli Angelo Srl alla rifusione delle spese processuali, liquidate, in favore della resistente, in euro 2.500,00 per spese, oltre a spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Si comunichi. Milano, 2 agosto 2017 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 6