N. R.G. 2015/ Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente

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1 N. R.G. 2015/50281 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nella causa civile iscritta al n.r.g /2015 promossa da: COFIMCO SRL, in persona del legale rappresentante con il patrocinio dell avv. VENTURELLO MARCO e dell avv. BOTTARINI ALBERTO (BTTLRT72A11F952Y), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO AMEDEO II, TORINO presso lo studio del difensore avv. VENTURELLO MARCO; RICORRENTE contro AXIAL FANS INT SRL, in persona del legale rappresentante, con il patrocinio degli avv.ti SPOLIDORO MARCO SAVERIO, MARTUCCI DANILO e BOSCARIOL DE ROBERTO FABIO, elettivamente domiciliato in CORSO PORTA VITTORIA, MILANO presso lo studio del difensore avv. MARTUCCI DANILO; RESISTENTE Il Giudice dott.ssa Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 27 gennaio 2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data 24 agosto 2015, la società COFIMCO S.R.L. ha promosso il presente procedimento cautelare nei confronti della società AXIAL FANS INT S.R.L., lamentando la contraffazione della frazione italiana del brevetto europeo n. EP B1, dal titolo Ventilatore Assiale, concesso in data 8 marzo 2006 a seguito di domanda dep 4 ottobre 2001 e validato in Italia in data 8 giugno La ricorrente, dopo avere preannunciato che le azioni cautelari sono strumentali a quelle di merito di accertamento dell illecito contraffattorio e concorrenziale ex art n 3 cc, ha chiesto disporsi il sequestro, l inibitoria e il ritiro dal commercio dei ventilatori Pagina 1

2 assiali recanti le denominazioni commerciali SML SERIES e STD SERIES, ovvero di qualsiasi altro ventilatore assiale di titolarità di Axial, in violazione del brevetto europeo EP B1 di cui è licenziataria esclusiva. In particolare, la ricorrente ha allegato che: - la società resistente produceva e commercializzava ventilatori assiali denominati SML Serie e STD Series, connotati da una tecnologia corrispondente all ambito di protezione del brevetto, in licenza esclusiva alla ricorrente; -L autore del brevetto della ricorrente era il sig. Mosiewicz, Presidente del consiglio di amministrazione della resistente, presso la quale lavoravano anche l ex direttore vendite e l ex direttore tecnico di Cofimco; egli aveva trasferito alla società resistente il patrimonio di tecnologia per la realizzazione dei ventilatori, con risparmio di notevoli costi per la resistente. 2. Si è costituita in data 5 ottobre 2015 la società Axial Fans Int Sr.l., chiedendo il rigetto del ricorso e deducendo, in particolare, che: - il dott. Mosiewicz, inventore del brevetto di causa EP 527 B1 e fondatore della società ricorrente Cofimco, dopo la cessione di tale società al gruppo americano United Domination Industries nel 1996, aveva fondato la società AXIAL nel 2011, avviando una nuova attività di ricerca, sviluppo e progettazione nel campo dei ventilatori industriali, avvenuta ben dopo la scadenza dei due patti di non concorrenza che egli aveva stipulato con la società COFIMCO nel 2003 e nel 2004; - quanto allo storno di dipendenti velatamente dedotto da parte ricorrente, la società resistente ha allegato di aver assunto soltanto nel 2014 i dipendenti cui si riferiva la controparte, i quali avevano svolto incarichi presso la ricorrente, di direttore delle vendite e direttore tecnico, diversi anni prima della loro assunzione in Axial: nessun passaggio diretto dunque, vi era stato tra la Cofimco e l odierna resistente. - Axial aveva avviato un importante piano d investimenti in tema di ricerca e sviluppo che, alla data del 31 dicembre 2014, erano pari a circa ,00 Euro, a riprova della volontà imprenditoriale del dott. Mosiewicz di differenziarsi sul mercato dei ventilatori assiali. Contestava quindi l esistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, in quanto: Pagina 2

3 il brevetto non era valido per carenza di novità, di altezza inventiva e per insufficienza di descrizione; non sussisteva la dedotta contraffazione; i prodotti erano in commercio sin dal gennaio 2013, e quindi erano trascorsi più di trenta mesi dalla loro immissione in commercio. 3. Con decreto 3 settembre 2015, il Giudice ha fissato udienza del 13 ottobre 2015, all esito della quale, su richiesta delle parti, ha nominato il consulente tecnico d ufficio Ing. Maurizio Giuli, al quale sono stati formulati i seguenti quesiti: il CTU, letti gli atti ed i documenti di causa, compiuta ogni indagine ritenuta opportuna e necessaria, sentite le parti ed i loro consulenti, autorizzato ad adottare le misure necessarie per la salvaguardia dei dati riservati delle parti, dica: - se la frazione italiana del brevetto europeo per invenzione industriale EP B1, di titolarità di COFIMCO USA, Inc. in licenza esclusiva a COFIMCO SRL, presenti tutti i requisiti di validità previsti dalla legge; - se i prodotti ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SRL interferiscano o meno con la frazione italiana del brevetto europeo EP B1. Il successivo 20 gennaio 2016 il CTU ha depositato la relazione peritale, concludendo per la validità del brevetto EP B1 e la non interferenza dei ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SRL con la frazione italiana del brevetto europeo. All udienza del 27 gennaio 2016, il difensore della ricorrente ha insistito nell accoglimento delle domande cautelari già formulate e, previa discussione delle parti, il Giudice si è riservato la decisione. 4. Il ricorso cautelare non è fondato. All esito del procedimento cautelare non è emersa la prova del fumus boni iuris della contraffazione del brevetto, di cui la ricorrente è la licenziataria esclusiva. Trattasi del brevetto europeo n. EP B1, dal titolo Ventilatore Assiale, concesso in data 8 marzo 2006 a seguito di domanda dep. il 4 ottobre 2001 e validato in Italia 8 giugno Conviene premettere qualche cenno sull ambito di protezione del brevetto e sull arte nota. Il brevetto 527 riguarda un ventilatore assiale comprendente un mozzo, Pagina 3

4 una pluralità di bracci, che si estendono radialmente verso l'esterno del mozzo e una pluralità di pale fissate a rispettivi bracci. L ambito di protezione di 527 è definito da dodici rivendicazioni, di cui solo la prima è indipendente. Tale rivendicazione è testualmente riportata: Ventilatore assiale comprendente un mozzo (1), una pluralità di bracci estendentesi in modo radiale verso l esterno dal mozzo (1) ed elementi di pala (12, 12 ), ciascun elemento di pala (12, 12 ) essendo fissato al suo rispettivo braccio, caratterizzato dal fatto che i bracci consistono in elementi flessibili (7) con una rigidità di piegatura in modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala (12, 12 ) sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF) che agiscono sugli elementi di pala (12, 12 ) neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono sugli stessi. Nella descrizione del brevetto si afferma che esso ha voluto risolvere il problema delle vibrazioni e dell usura derivanti dai carichi identificati nella forza di trazione e forza centrifuga. L arte nota, presa in esame nel brevetto, prevedeva due soluzioni: la prima consisteva nel montaggio delle pale con inclinazione fissa delle pale ( figura 1 brevetto ) rispetto al piano di rotazione, che presentava l inconveniente così descritto: Come risultato dell inclinazione fissa delle pale, i carichi possono essere neutralizzati soltanto se il ventilatore funziona precisamente nelle condizioni previste dal calcolo originale, cioè ad una velocità di rotazione predeterminata e costante ( cfr brevetto p 4). La seconda soluzione nota allo stato dell arte prevedeva una cerniera tra il mozzo e le radici delle pale, che però presentava l inconveniente della penetrazione di elementi corrosivi o la formazione di depositi che possono impedire di adempiere alla loro funzione di neutralizzazione delle forze di trazione e centrifughe che agiscono sulle pale. Per risolvere gli inconvenienti esaminati, l invenzione rivendica la seguente caratteristica: i bracci consistono in elementi flessibili con una rigidità di piegatura in Pagina 4

5 modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi ( cfr rivendicazione 1). Dal brevetto risulta che queste caratteristiche risolvono il problema tecnico poiché, quando il ventilatore è in utilizzo, le pale si regolano in una posizione dove il momento di piegatura generato dalle forze di trazione TF è neutralizzato dal momento di piegatura opposto generato dalle forze centrifughe CF. Di conseguenza, i carichi che agiscono sulle radici delle pale tendono ad annullarsi l un l altro, con l effetto di riduzione delle vibrazioni delle pale e di miglioramento della resistenza all usura ( cfr descrizione brevettuale, pag 6) Ciò premesso, ritiene il CTU che l invenzione sia nuova e originale proprio in considerazione della flessibilità dei bracci con rigidità di piegatura, perché caratteristica nuova rispetto all arte nota e che non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica (cfr. CTU p 34-37). Nonostante non descriva i valori di riferimento relativi alla citata rigidità di piegatura, il trovato può ritenersi, secondo le coerenti e motivate valutazioni del CTU, adeguatamente descritto perché tale rigidità di piegatura è identificata funzionalmente nella rivendicazione dalla seguente frase: durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe (CF) che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione (TF) che agiscono sugli stessi. Il trovato è valido per sufficiente descrizione a condizione che e solo a condizione che- l interpretazione del termine neutralizzare coincida con il termine azzerare, perché solo detta interpretazione, perfettamente in linea con il testo delle rivendicazioni e con il contenuto della descrizione (che, peraltro, serve solo a interpretare la rivendicazione ), consente ad una persona esperta di attuarla. Diversamente una lettura più ampia di tale termine, ad esempio inteso come riduzione sostanziale, porterebbe il tecnico del ramo nella condizione di non saper come attuare l invenzione, essendo tale riduzione non meglio definita e quindi comporterebbe l invalidità del trovato per insufficienza della descrizione (p 31 e 21 CTU). Pagina 5

6 4.3. Con riguardo alla contraffazione, il CTU ha concluso per la non interferenza dei modelli di ventilatori prodotti e commercializzati dalla resistente, in quanto le forze centrifughe, che agiscono sugli elementi di pala, non neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi, ma si limitano a ridurle e quindi non riproducono la caratteristica essenziale rivendicata dal brevetto Nell ampio contraddittorio emerso durante le operazioni e successivamente al deposito della CTU non sono stati contestati i risultati degli accertamenti compiuti dal CTU ( ben potendo essere la CTU percipiente e non solo deducente) e neppure le modalità procedimentali adottate. Entrambe le parti hanno, invero, condiviso che, al fine di accertare se vi sia interferenza dei ventilatori SML Series e STD Series di AXIAL FANS INT SR con l ambito della privativa, si debba verificare se i bracci di questi ultimi sono elementi flessibili con una rigidità di piegatura in modo tale che, durante il funzionamento, gli elementi di pala sono inclinati a un angolo in corrispondenza del quale le forze centrifughe che agiscono sugli elementi di pala neutralizzano le forze di trazione che agiscono sugli stessi (Cfr CTU p 41 e cfr memoria ing Marchitelli allegata a CTU). Ciò che invece è stato oggetto di vivace discussione è il concetto di neutralizzazione contenuto nella rivendicazione indipendente che, a detta della ricorrente, significa riduzione in modo sostanziale, mentre per la resistente annullamento. L interpretazione da dare al termine neutralizzazione è decisivo perché l espletata CTU, i cui risultati - come si è visto- non sono contestati in questa sede cautelare, ha fatto emergere la presenza di una riduzione, pur rilevante, della forza di trazione, ma non del suo annullamento. La ricorrente ha invero contestato le conclusioni del CTU, con specifico riguardo alla mancanza di contraffazione, asserendo che i modelli di ventilatori da essa prodotti rientrerebbero nell ambito di operatività del brevetto, quantomeno sotto il profilo della contraffazione per equivalenti, poiché producono una sostanziale riduzione delle sollecitazioni dovute alle forze di trazione. Il Tribunale ritiene che la tesi della ricorrente, volta a fare rientrare nell ambito di tutela del brevetto i casi di riduzione sostanziale delle sollecitazioni dovute alle forze di Pagina 6

7 trazione, sia incompatibile con l unica interpretazione del brevetto che ne determini la validità per sufficienza della descrizione. L interpretazione propugnata dalla ricorrente, come sopra illustrato, determinerebbe la invalidità del brevetto per insufficiente descrizione, in quanto non consentirebbe al tecnico del ramo, per la sua genericità e la mancanza di indicazioni, di attuare l invenzione senza sperimentazioni. Viceversa, interpretando neutralizzazione come azzeramento e non riduzione, la descrizione consente al tecnico del ramo di attuare l invenzione. Per la valutazione della validità e della contraffazione debbono essere adottati criteri univoci e omogenei, non potendosi estendere, attraverso la contraffazione per equivalenti, l ambito di operatività del trovato, adottando interpretazioni che, già escluse in sede di valutazione della validità, hanno consentito di giungere alla salvaguardia del brevetto. Una volta escluso in sede di valutazione della validità che si possa attribuire al concetto neutralizzare una portata tale da ricomprendere la rilevante riduzione delle sollecitazioni dovute alle forze di trazione, sarebbe contraddittorio attribuirgli quella portata per la valutazione della interferenza. Delle due l una: se neutralizzare avesse il significato attribuitogli dalla ricorrente, il brevetto non sarebbe valido. Se invece gli si riconosce il significato di azzerare, come ritenuto dal CTU, allora il brevetto è valido, ma non vi è contraffazione In conclusione, seguendo le conclusioni del CTU, compatibili con il testo brevettuale, non sussiste il fumus boni iuris della contraffazione, ma anche qualora si aderisse al diverso significato del termine neutralizzare, sostenuto dalla ricorrente, si arriverebbe al rigetto delle domande cautelari, per mancanza del fumus boni iuris rappresentato dalla titolarità di un valido diritto brevettuale. Per evitare palesi incongruenze, che minino la sicurezza dei terzi, è necessario, e ciò va ribadito in quanto ritenuto determinante al fine della decisione del presente giudizio cautelare, che il criterio che si adotti per interpretare il brevetto sia omogeneo sia in sede di valutazione della validità che della contraffazione. 5. La carenza di fumus della contraffazione assorbe l allegato illecito della concorrenza sleale dipendente dalla contraffazione. Pagina 7

8 Non sono stati sufficientemente sviluppati altri profili di concorrenza. La ricorrente ha allegato che la resistente ha assunto due ex dipendenti della società ricorrente, ma non ha chiaramente dedotto che vi sia stato uno storno e comunque non sono emersi, in questa sede, elementi indiziari sufficienti che facciano ritenere accertato il fumus boni iuris della fattispecie illecita di storno di dipendenti. 6. Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alle spese del presente procedimento cautelare, che si liquidano in euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. Le spese di CTU sono poste a carico della ricorrente, come liquidate. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata Impresa A- provvedendo in via cautelare, sulla domanda proposta da COFIMCO SRL nei confronti di AXIAL FANS INT SRL, rigettata ogni altra istanza, così provvede: - Rigetta il ricorso cautelare promosso da COFIMCO SRL. - Condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della resistente AXIAL FANS INT SRL, delle spese processuali, liquidate in euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge. - Pone a carico della ricorrente le spese di CTU. Si comunichi. Milano, 1 febbraio 2016 Il Giudice dott.ssa Silvia Giani Pagina 8