TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A

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1 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da CONVERSE ITALIA SRL, con l avv. Selvaggia Segantini, come da mandato a margine del ricorso depositato il CONTRO - RICORRENTE - F.LLI BRIGNOLI SRL, con gli avv.ti Giovanni Runggaldier e Andrea Omini, come da procura a margine della comparsa di costituzione depositata il RESISTENTE - ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Con ricorso depositato in data da Converse Italia srl (di seguito Converse) esponeva quanto segue. Converse era da anni licenziataria dei marchi Converse All Star, tutti notori e rinomati nel settore delle calzature sportive. Il modello di punta commercializzato da Converse con i predetti marchi era la Converse All Star Chuck Taylor, venduta nelle due versioni a caviglia alta e bassa ad un prezzo medio di 72 Euro, elevato a 90 Euro per alcuni modelli con colori particolari. In fase di produzione venivano apposte delle etichette all interno delle linguette delle calzature recanti i codici di sicurezza univoci che permettevano di verificare con assoluta certezza l autenticità del prodotto. Aveva scoperto che la F.lli Brignoli srl (di seguito Brignoli) stava pubblicizzando e commercializzando, sia nei propri negozi sia attraverso internet, calzature modello Converse All Star Chuck Taylor contraffatte. I numeri seriali riportati su queste scarpe non erano infatti corrispondenti ad alcuna produzione caricata sui data base di Converse. I prezzi della Brignoli erano molto più bassi, aggirandosi intorno ai 25 Euro al paio. Le condotte di Brignoli costituivano contraffazione del marchio e concorrenza sleale ai sensi dell art nn. 1), 2) e 3) c.c. La resistente era recidiva, poiché era già stata ritenuta responsabile di contraffazione di marchio a danno di Converse, per fatti risalenti al

2 Concludeva chiedendo la descrizione della documentazione contabile, il sequestro dei prodotti in contraffazione, l inibitoria delle condotte illecite di Brignoli, la discovery integrale in ordine ai soggetti implicati nella produzione e vendita dei prodotti contraffatti, con la fissazione di penale e la pubblicazione del provvedimento. Brignoli si costituiva in giudizio depositando memoria in data , chiedendo l integrale rigetto del ricorso. Evidenziava di avere ripetutamente richiesto alla ricorrente la fornitura di prodotti originali a marchio Converse senza però mai avere riscontro positivo. Aveva pertanto acquistato in buona fede le predette calzature da alcuni rinvenitori all ingrosso che avevano espressamente garantito l originalità del prodotto, peraltro pagando un prezzo di mercato allineato a quello praticato dalla stessa Converse ai suoi clienti. All esito dell udienza di discussione del il Tribunale si riservava la decisione. 2. È pacifico in causa che Brignoli offra in vendita sia attraverso internet sia attraverso una rete di negozi tradizionali calzature recanti marchi Converse All Star perfettamente identici a quelli concessi in licenza alla ricorrente. La circostanza è infatti riconosciuta dalla resistente. Si deve pertanto ritenere che l onere probatorio incombente sul titolare o sul licenziatario e- sclusivo del marchio sia stato assolto, avendo documentato la commercializzazione di prodotti recanti segni uguali a quelli di sua titolarità. In questi casi, infatti, è la parte resistente a dover offrire riscontro della asserita originalità del prodotto, documentandone il legittimo acquisto da soggetto facente parte della catena distributiva del titolare del marchio (cfr. sul punto Cass. 25 giugno 2009, n ). Non sembra però che tale prova sia stata fornita dalla resistente. Brignoli, allo stato attuale degli atti, riconosce di non avere mai avuto risposta positiva alle proprie reiterate richieste di evasione ordini inoltrate alla Converse. Si è limitata ad allegare quattro fatture riferite ad altrettanti acquisti effettuati tra il e il presso altri rivenditori. Dopo avere preso visione di tali documenti fiscali Converse ha puntualmente eccepito di non avere mai avuto come propri clienti due dei quattro fornitori della resistente, segnatamente Pipinato Calzature e S&F Distribution. In relazione agli altri due rivenditori ha inoltre precisato di avere sì venduto alla Footsports.com alcuni prodotti, ma solo nel febbraio 2015 ovvero quasi un anno dopo rispetto alla data indicata nella fattura ( , v. doc. 2 resistente), nonché di avere venduto alla Mac 2

3 Sport prodotti invero differenti rispetto a quelli corrispondenti ai codici prodotto indicati nella fattura del (v. doc. 5 resistente). L assenza di rapporti commerciali tra Converse e i predetti soggetti fornitori di Brignoli integra una circostanza negativa, rispetto alla quale nella presente fase cautelare si può ritenere raggiunto adeguato riscontro indiziario sulla scorta delle precise indicazioni fornite dalla stessa ricorrente, peraltro assai puntuale nel riconoscere, rispetto ad alcuni di essi, rapporti attuali ma inconciliabili con le prospettazioni difensive avversarie, per ragioni cronologiche ovvero per l eterogeneità dei prodotti trattati. In base ai rilievi che precedono, vi è adeguata evidenza dell avvenuta violazione dell art. 20, comma 1 lettera a), c.p.i., in virtù dell acclarata identità del segno distintivo e dei prodotti calzature sui cui risulta apposto. Brignoli qualifica la propria condotta come immune da colpa, in virtù delle dichiarazioni di autenticità rilasciate dai fornitori e delle relative dichiarazioni di manleva. Il tema è estraneo al perimetro decisorio della presente fase cautelare e potrà essere adeguatamente trattato nella successiva instauranda fase di merito. 3. Quanto al periculum in mora, vi è evidenza documentale della effettiva disponibilità da parte di Brignoli di diverse centinaia di calzature a marchio Converse All Star contraffatte, desumibile dalle fatture allegate dalla stessa resistente (v. doc. 2 e ss. resistente), nelle quali sono indicate le precise quantità di prodotti acquistati. L offerta in vendita è ancora attuale su entrambi i canali distributivi internet e tradizionale e spesso effettuata a condizioni di forte ribasso rispetto al prezzo delle Converse originali, con conseguente concreto pericolo di irreversibile confusione presso il pubblico e di irreparabile svilimento e diluizione del valore dei marchi azionati in questa sede. Al di là di ogni possibile valutazione in ordine all elemento soggettivo della condotta di Brignoli emerge, allo stato, anche una reiterazione della stessa tipologia di comportamenti già accertati come illeciti dalla recente sentenza n. 1409/2015 di questo stesso Tribunale, depositata il Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso proposto da Converse deve essere accolto, con conseguente autorizzazione del sequestro della calzature contraffatte recanti i marchi Converse, Converse All Star o All Star presenti presso la sede della Brignoli, ovvero presso stabilimenti, depositi e magazzini nella sua disponibilità. 3

4 Si dispone inoltre l inibitoria della commercializzazione, offerta in vendita e promozione pubblicitaria delle medesime calzature, con la fissazione di penale nella misura indicata in dispositivo. 4. Ogni possibile considerazione in tema di concorrenza sleale rimane assorbita. 5. Non si ravvisano invece le condizioni per dare seguito con urgenza alle richieste di descrizione delle scritture contabili o di discovery ex art. 121bis c.p.i., avuto riguardo alla spontanea produzione degli atti di provenienza della merce da parte di Brignoli e fatte comunque salve eventuali e più penetranti verifiche ispettive, ove e se occorrenti, da riservare alla successiva fase di merito. Vista l attuale e all apparenza limitata dimensione della vicenda non si reputa necessario disporre l immediata pubblicazione del provvedimento. 6. La concessione del sequestro onera parte ricorrente all introduzione del giudizio di merito. Ogni statuizione sulle spese della presente fase cautelare è pertanto demandata a tale successiva fase processuale. PQM Il Tribunale, provvedendo in via cautelare e d urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - autorizza il sequestro delle calzature commercializzate e offerte in vendita da F.lli Brignoli srl sulle quali sono impressi i segni distintivi Converse, Converse All Star e/o All Star indicati in ricorso, da eseguirsi presso sedi o magazzini della resistente, autorizzando parte ricorrente o suoi rappresentanti ad assistere alle operazioni, al solo scopo di individuazione del materiale; - inibisce a F.lli Brignoli srl la commercializzazione, l offerta in vendita e la pubblicizzazione con qualsiasi mezzo e modalità delle calzature sopra indicate; - fissa la penale di 100,00 per ogni violazione del presente provvedimento constatata successivamente alla sua avvenuta notifica; - respinge le altre richieste cautelari svolte dalla ricorrente; - assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l inizio del giudizio di merito. - spese al merito. Milano, 23 giugno

5 Il giudice designato (dott. Pierluigi Perrotti) 5