Sentenza n /2014 pubbl. il 12/12/2014 RG n /2010 Repert. n /2014 del 12/12/2014

Transcript

1 composto dai signori magistrati: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SEZIONE A - dott. Claudio MARANGONI presidente - dott.ssa Silvia GIANI giudice - dott. Pierluigi PERROTTI giudice est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Oggetto: nullità e contraffazione di brevetto europeo, conversione e/o trasformazione in brevetto italiano per modello di utilità. Nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il BRETON SPA DA rappresentata e difesa dagli avv.ti Matteo De Poli, Damiano Tommasini, Luca Vedovato e Gualtiero Luca Dragotti, come da mandato a margine dell atto di citazione del , con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Gualtiero Dragotti, in Milano via Marina, 6 CMS COSTRUZIONI MACCHINE SPECIALI SPA CONTRO 1 - ATTORE - rappresentata e difesa dagli avv.ti Fulvia Sangiacomo e Alberto Tornato, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il , con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Alberto Tornato, in Milano foro Buonaparte, 53 DARIO TONCELLI CON L INTERVENTO VOLONTARIO DI - CONVENUTO -

2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo De Poli, Damiano Tommasini, Luca Vedovato e Gualtiero Luca Dragotti, come da mandato a margine della comparsa di intervento volontario depositata il , con domicilio eletto presso lo studio dell avv. Gualtiero Dragotti, in Milano via Marina, 6 CONCLUSIONI DELLE PARTI per Breton spa e Dario Toncelli in via preliminare 2 - TERZO INTERVENUTO 1) accertare e dichiarare la conversione del brevetto europeo EP in brevetto per modello di utilità, giusta anche la domanda depositata presso la CCIA di Treviso in data ; in via preliminare subordinata 2) previa accertamento e dichiarazione di conversione del brevetto europeo EP in brevetto per modello di utilità, limitare l ambito di esclusiva derivante da detto titolo nei termini indicati nella relazione peritale supplementare del ctu del ; per Breton spa nel merito 3) accertare e dichiarare che la fabbricazione, commercializzazione, offerta in vendita e/o locazione, e/o concessione in godimento da parte della convenuta della macchina denominata Sprint Jet o altrimenti denominata costituisce contraffazione del brevetto europeo EP , convalidato in Italia con il n. TV2007B in licenza esclusiva di Breton spa, convertito in brevetto per modello d utilità; 4) accertare e dichiarare che tale antigiuridico comportamento integra altresì gli estremi della concorrenza sleale ex art n. 1) e 2) c.c.; 5) condannare la convenuta al risarcimento dei danni conseguenti alla condotta contraffattiva e/o alla concorrenza leale nella misura che verrà accertata in corso di causa ai sensi dell art. 125 c.p.i. o che verrà ritenuta di giustizia dal giudice, anche in via equitativa; 6) inibire a CMS Costruzioni Macchine Speciali spa ex art. 131, comma 1, c.p.i. e 2599 c.c. l ulteriore produzione, vendita, offerta in vendita, locazione, comodato, pubblicizzazione (in

3 qualsiasi forma) e qualsiasi forma di commercializzazione delle macchine denominate Sprint Jet e/o altrimenti denominate, nonché di ogni loro componente e accessorio; 7) fissare ex art. 124, comma 2, c.p.i. una somma non inferiore a 1.000,00 che CMS spa dovrà immediatamente corrispondere a Breton spa per ogni violazione o inosservanza constata successivamente alla pronuncia della sentenza e per ogni giorno di ritardo nell esecuzione delle disposizioni in essa contenute; 8) disporsi ex artt. 126 c.p.i. e 120 c.p.c. la pubblicazione su due riviste tecniche di settore e tre quotidiani dell intestazione e del dispositivo dell emananda sentenza, a caratteri doppi del normale, a cura e spese di CMS spa nel termine di 15 giorni dal deposito della sentenza, con previsione che se l inserzione non avverrà nel termine stabilito potrà procedervi Breton spa con diritto di ripetere le spese da CMS spa, prevedendo che le relative ricevute della pubblicazione costituiscano titoli esecutivi nei suoi confronti; 9) ordinare a CMS spa il ritiro dal mercato dei prodotto contraffatti e la loro assegnazione in proprietà a Breton spa ai sensi dell art. 124, comma 4, c.p.i.; 10) rigettarsi la domanda riconvenzionale di accertamento e dichiarazione di invalidità della porzione italiana del brevetto europeo EP proposta da CMS spa; 11) condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite. per CMS Costruzioni Macchine Speciali spa in via preliminare, in rito 1) con riferimento alla domanda di concorrenza sleale, accertare e dichiarare la nullità dell atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c., fissando all attore un termine perentorio per integrare la citazione; nel merito in via principale 2) dato atto della revoca del brevetto europeo EP , respingere le domande proposte dalla Breton spa perché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate; 3) con vittoria di spese, diritti e onorari di causa. 3

4 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato in data Breton spa conveniva in giudizio CMS Costruzioni Macchine Speciali spa (di seguito CMS) Esponeva di essere licenziataria del brevetto europeo n. EP (di seguito EP359), intitolato macchina combinata per la lavorazione di manufatti, in particolare di lastre, rilasciato in data in seguito a domanda depositata il e rivendicante la priorità italiana TV2004U del , con traduzione depositata presso l UIBM il Il titolare del brevetto era Dario Toncelli. L invenzione insegnava a realizzare una macchina che consentiva l uso combinato delle due principali tecniche di taglio per lavorare lastre, ovvero la tecnologia di taglio con disco diamantato e la tecnologia di taglio con getto d acqua. Tale macchinario era offerto in vendita da Breton con il nome commerciale Combicut. Aveva scoperto che CMS produceva ed offriva in vendita una macchina con le medesime caratteristiche, denominata Sprint Jet. Concludeva chiedendo l accertamento della contraffazione del proprio brevetto o comunque dell illecito concorrenziale commesso da CMS, con inibitoria, penale, ordine di ritiro dal commercio dei prodotti realizzati in contraffazione ed assegnazione in proprietà degli stessi, pubblicazione della sentenza e risarcimento di tutti i danni. Nel corso del giudizio, con richieste poi reiterate in sede di precisazione conclusioni, domandava l accertamento e la dichiarazione di conversione e/o trasformazione del brevetto europeo in brevetto italiano per modello di utilità CMS si costituiva con comparsa depositata il Evidenziava che all esito di un giudizio di opposizione proposto dinanzi all EPO l originario ambito di protezione di EP359 era stato notevolmente ridimensionato ed era inoltre pendente il procedimento di appello. Le contestazioni in materia di concorrenza sleale erano del tutto generiche. Concludeva chiedendo in via riconvenzionale l accertamento della nullità della frazione italiana del brevetto Toncelli, con l integrale rigetto di tutte le domande avversarie. Nel corso del giudizio la domanda di nullità veniva degradata ad eccezione, come da dichiarazione resa a verbale all udienza del , e si opponeva alla richiesta di conversione per difetto di interesse ad agire, considerato che il brevetto era stato definitivamente revocato in sede EPO e che non vi era comunque alcuna domanda di declaratoria di nullità del brevetto. 4

5 1.3. In data interveniva volontariamente in giudizio il dott. Dario Toncelli, titolare della privativa oggetto di causa, dando atto che con decisione del il Board of Appeal dell EPO aveva revocato in via definitiva il brevetto EP359. Precisava inoltre che a seguito di tale revoca aveva chiesto la trasformazione del titolo europeo in brevetto italiano per modello di utilità e che aveva depositato in data la relativa domanda presso l UIBM, identificata con il n. TV2014U Alla luce di tali circostanze, aveva interesse all accertamento e dichiarazione della conversione o della trasformazione del brevetto europeo EP359 in brevetto italiano per modello di utilità. Esaurita l istruzione della causa, le parti precisavano le conclusioni all udienza del Le parti hanno dato atto concordemente dell esito della procedura di opposizione svoltasi dinanzi all EPO in relazione ad EP359, conclusasi con la revoca definitiva del predetto brevetto, come da documentazione allegata agli atti (v. doc. n. 1 Toncelli e doc. n. 14 CMS). È pertanto divenuta superflua qualsiasi valutazione sulle domande svolte dall attore e dal terzo intervenuto fondate su questo titolo brevettuale, in virtù della sua sostanziale perdita di efficacia ex tunc, in conformità alle previsioni dell art. 68 C.B.E.. Deve pertanto essere respinta, in primo luogo, la domanda di accertamento della contraffazione svolta da Breton sulla base di questo titolo, con assorbimento di ogni possibile rilievo in tema di validità della frazione italiana di EP359. Per le stesse ragioni deve ritenersi infondata anche la domanda di conversione proposta ex art. 76 c.p.i. da Toncelli e da Breton, proprio perché riferita ad un brevetto europeo revocato e rispetto al quale opera, come in concreto è peraltro avvenuto, il diverso e analogo istituto della trasformazione, disciplinato dagli artt. 58 c.p.i. e 135 C.B.E.. Tale considerazione esclude l ulteriore rilevanza delle difese articolate in tema di legittimazione a domandare la conversione ex art. 76 cpi da parte di Breton e in tema di efficacia processuale della unilaterale degradazione a mera eccezione della originaria domanda riconvenzionale svolta da CMS di dichiarazione di nullità della frazione italiana di EP Le uniche questioni residue che restano devolute alla cognizione del Collegio sono pertanto quelle relative alla verifica della intervenuta trasformazione del titolo e ai possibili effetti che tale trasformazione può assumere sulla iniziale domanda di accertamento della contraffazione svolta da Breton. 5

6 3.1. Il Tribunale rileva la totale assenza di aspetti controversi in ordine alla effettiva presentazione della domanda di trasformazione di EP359 in brevetto italiano per modello di utilità ed al successivo rilascio del titolo da parte dell UIBM. Le circostanze sul punto sono del tutto pacifiche e incontestate. Risulta infatti in via documentale (v. doc. 1 e ss. terzo intervenuto) che Toncelli abbia depositato all EPO in data la richiesta di trasformazione in modello di utilità del brevetto EP359 revocato in forza della precedente pronuncia del Board of Appeal del ai sensi e per gli effetti degli artt. 135, comma 1 lettera b) e comma 3, C.B.E, e 155, regolamento esecuzione C.B.E.. Successivamente l EPO ha trasmesso in data la predetta richiesta di trasformazione all UIBM che, a sua volta, ha sollecitato con lettera del il deposito di corrispondente domanda nazionale per modello di utilità ai sensi dell art. 58 c.p.i.. Da ultimo, Toncelli ha provveduto al deposito della richiesta in data ed il brevetto italiano per modello di utilità è stato rilasciato il con il n Come già rilevato sopra, vi è sin dal principio il totale difetto di res litigiosa tra le parti su tale ricostruzione in fatto e sul regolare esperimento della procedura amministrativa di trasformazione. È pertanto evidente il difetto di interesse ad agire di Breton e di Toncelli, atteso che non risulta nella presente controversia che CMS abbia mai svolto la benché minima contestazione o doglianza sul punto Si presenta invece più problematica la questione relativa alla salvezza degli effetti della originaria domanda di contraffazione svolta da Breton, da ancorare in ipotesi alla sopravvenuta conservazione ex tunc degli effetti della privativa brevettuale azionata all inizio della causa, seppure come titolo minore, ovvero come modello di utilità nazionale. L iter della procedura di trasformazione è stato già ricostruito nei termini sopra indicati. Occorre aggiungere che l art. 58, comma 4, c.p.i. attribuisce alla trasformazione un effetto retroattivo, nel senso che la domanda di brevetto nazionale è considerata come depositata in Italia alla stessa data di deposito della domanda di brevetto europeo. È peraltro documentato che EP359 rivendicasse la priorità del brevetto italiano per modello di utilità n del , anch esso di titolarità di Toncelli e avente ad oggetto una macchina tagliatrice combinata per la lavorazione di materiale in lastra. A prescindere dagli effetti specifici derivanti dal c.d. diritto di priorità, disciplinati dagli art. 87 e ss. C.B.E., nel caso di specie ricorre una situazione invero del tutto peculiare, in quanto è 6

7 stata conservata la validità come modello di utilità nazionale (brevetto n ) del brevetto EP359 che, a sua volta, si basava sugli insegnamenti di un precedente modello di utilità italiano (brevetto n ). Le domande di accertamento della contraffazione svolte da Breton si fondano sui contratti di licenza d uso sottoscritti con Toncelli a partire dal 2004 (v. doc. n. 17 e ss. attore) e riferiti tra l altro anche al brevetto n Ovviamente non vi poteva essere alcun riferimento al successivo brevetto n , ottenuto nel 2014, in corso di causa e soltanto all esito della procedura di trasformazione. La fattispecie sembra porsi ai confini della ipotesi della doppia brevettazione, anche se il raffronto tra i due titoli italiani in esame non consente di concludere in modo certo ed automatico per la identità quantomeno parziale del trovato. È infatti palesemente differente il testo delle rivendicazioni contenute nei due documenti: il primo e più risalente brevetto n enuncia il set di rivendicazioni poi riproposte in sede di deposito della domanda di brevetto europeo, mentre il successivo brevetto n restringe l ambito di protezione rivendicato, concentrandosi soprattutto sull utilizzo del pannello sacrificale e sulle caratteristiche di tale superficie. Queste differenze di contenuto pongono, in primo luogo, un possibile problema di legittimazione ad agire in capo a Breton, dato che non vi è alcun documento autorizzativo dell uso del nuovo brevetto che possa porsi in continuità con le pregresse licenze rilasciate da Toncelli, tutte riferite al precedente brevetto. Ove si voglia comunque ritenere superato tale ostacolo per effetto della intervenuta spontanea costituzione in giudizio di Toncelli, titolare anche del nuovo brevetto, rimane aperta la ulteriore questione del rapporto tra i due brevetti per modello di utilità, problema che si è posto a partire dall udienza di precisazione delle conclusioni e quindi dopo l esaurimento dell attività istruttoria. Difatti, oltre al tema già accennato della possibile identità dei titoli, con correlato rischio di duplicazione della stessa brevettazione, si pone la questione processuale della eventuale novità, tempestività ed ammissibilità delle domande di contraffazione svolte da Breton. L accertamento dell interferenza della macchina Sprint Jet di CMS con il nuovo titolo conseguito a marzo 2014, ove privato di qualsiasi riferimento logico e giuridico al precedente brevetto del 2004, integra una domanda palesemente nuova in questo giudizio, come tale inammissibile. 7

8 Analogamente, anche la ricostruzione del rapporto tra i titoli brevettuali in termini di stretto collegamento delinea un tema decisorio nuovo, introdotto in causa ben oltre la maturazione della barriere preclusive delineate dall art. 183 c.p.c.. Nella prospettazione dell attore il rilascio del brevetto n consentirebbe di qualificare come tempestiva la richiesta di accertamento della contraffazione inizialmente svolta sulla base del brevetto europeo e poi ancorata al nuovo modello di utilità. Questo effetto ha però come presupposto indefettibile l accertamento di una sovrapponibilità dei titoli, poiché solo la verifica di questa identità autorizzerebbe a concludere nel senso che la originaria lamentata interferenza con la privativa più risalente (EP359, richiamante la priorità del brevetto italiano n ) coincide, in sostanza, con la successiva contestazione di contraffazione del più recente brevetto italiano per modello di utilità n Ma questo tema è rimasto giocoforza inesplorato in causa, in quanto introdotto tardivamente ed estraneo al perimetro del processo come definito dalle domande iniziali di Breton. Proprio per questa ragione il ctu non è stato investito di un supplemento di indagine tecnica. 4. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, tutte le domande di Breton e Toncelli fondate sul brevetto europeo EP359 accertamento della contraffazione, conversione, risarcimento del danno e pronunce accessorie devono essere respinte. Devono essere invece dichiarate inammissibili le domande rivolte all accertamento della intervenuta trasformazione di EP359 in modello di utilità italiano. Sono ugualmente inammissibili anche le domande di accertamento della contraffazione, con tutte le pronunce consequenziali, svolte da Breton spa sulla base del brevetto italiano per modello di utilità n di titolarità di Dario Toncelli. Da ultimo, ogni statuizione sulle domande di accertamento della concorrenza sleale, pure dedotta da Breton, rimane assorbita poiché si tratta di mera duplicazione delle doglianze in materia brevettuale e quindi priva di connotati di autonomia. 5. Le spese seguono il criterio della soccombenza, con alcune mitigazioni riferite al rapporto processuale tra CMS e Toncelli. Quest ultimo è infatti intervenuto al limitato fine di ottenere un accertamento su un punto incontestato, ovvero la sopravvenuta trasformazione del brevetto europeo in modello di utilità nazionale. Trattandosi di circostanze pacifiche rispetto alle quali è emerso un difetto di res litigiosa, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese di lite tra CMS e Toncelli. 8

9 Quanto al rapporto processuale tra Breton e CMS vi è invece soccombenza piena. Pertanto, visto il d.m. 55/2014, avuto riguardo alla particolare importanza e complessità della controversia e al valore indeterminato delle domande, si liquidano in favore di CMS complessivi ,00, di cui ,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed 2.700,00 per rimborso spese forfettarie. Sono inoltre poste definitivamente a carico di Breton le spese del ctu come già liquidate in corso di causa con provvedimenti del e , unitamente alle spese dei ctp di CMS, nei limiti di quanto liquidato al ctu. PQM Il Tribunale di Milano pronunciando in via definitiva nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione: - dato atto della revoca del brevetto europeo n. EP di titolarità di Dario Toncelli, respinge tutte le domande proposte da Breton spa sulla base di tale brevetto; - respinge la domanda di accertamento di condotte anticoncorrenziali svolta da Breton spa nei confronti di CMS Costruzioni Macchine Speciali spa; - respinge la domanda proposta da Dario Toncelli di conversione del brevetto europeo n. EP in brevetto nazionale per modello di utilità; - dichiara inammissibile la domanda svolta da Breton spa e da Dario Toncelli di accertamento della intervenuta trasformazione del brevetto europeo n. EP in brevetto italiano per modello di utilità n ; - dichiara inammissibili le domande di accertamento della contraffazione svolte da Breton spa sulla base del brevetto italiano per modello di utilità n di titolarità di Dario Toncelli; - condanna Breton spa al pagamento delle spese di lite in favore di CMS Costruzioni Macchine Speciali spa, liquidate in complessivi ,00, di cui ,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi ed 2.700,00 per rimborso spese forfettarie, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti; - compensa interamente le spese di lite tra Dario Toncelli e CMS Costruzioni Macchine Speciali spa; - pone definitivamente a carico di Breton spa le spese della consulenza tecnica d ufficio come già liquidate in corso di causa e le spese dei consulenti tecnici di parte di CMS Costruzioni Macchine Speciali spa, nei limiti di quanto liquidato al ctu. 9

10 Così deciso in Milano, il 13 novembre Il Presidente (dott. Claudio Marangoni) Il Giudice estensore (dott. Pierluigi Perrotti) 10