REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA SENTENZA

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TORINO SEZIONE I CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Composto dagli Ill.mi Signori: dr. Umberto Scotti Presidente dr.ssa Silvia Vitrò Giudice relatore dr.ssa Silvia Orlando Giudice Ha pronunciato la seguente Nella causa civile iscritta al n. 9355/2012 R.G. PROMOSSA DA: SENTENZA FERRARI F.LLI LUNELLI SPA, difesa dagli avv.ti Paolo Perani, Giovanni Ghisletti e Daniela Sannazzaro per delega a margine dell atto di citazione CONTRO ATTRICE CANTINE SGARZI LUIGI SRL, difesa dagli avv.ti Vittorio G. Catelli e Domenico Sindico per procura in calce alla comparsa di costituzione CONVENUTA OGGETTO: nullità marchi CONCLUSIONI DELLE PARTI

2 2 Per l attrice: 1) Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata 2) Accertare e dichiarare che i marchi Perla Rosa e Perla Bianca, oggetto delle registrazioni italiane n e n , sono nulli per difetto di novità 3) Inibire alla convenuta l uso delle espressioni Perla Rosa e Perla Bianca, quali segni distintivi dei propri prodotti 4) Ordinare la distruzione di tutti i prodotti e del materiale commerciale e promozionale recanti i marchi Perla Rosa e Perla Bianca 5) Disporre la pubblicazione dell emananda sentenza, a cura e spese della convenuta, a caratteri doppi del normale e con le denominazioni delle parti in grassetto- ovvero nelle diverse forme che il Tribunale riterrà opportune- sui quotidiani Corriere della Sera, Repubblica e Il Sole 24 ore, fissando a tal fine il termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento e autorizzando in caso di inottemperanza l attrice a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate 6) Disporre la pubblicazione dell emananda sentenza, a caratteri doppi del normale e con le denominazioni delle parti in grassetto- ovvero nelle diverse forme che il Tribunale riterrà opportune- nella home page del sito internet o altro sito web che utilizzerà la convenuta al momento della pronuncia, per 30 giorni consecutivi, fissando a tal fine il termine di 10 giorni dalla notificazione del provvedimento 7) Condannare la convenuta al risarcimento del danno d immagine subito dall attrice, da liquidarsi in via equitativa 8) Condannare la convenuta alla retroversione degli utili conseguiti dall uso dei marchi Perla Rosa e Perla Bianca, ai sensi dell art. 125, 3 comma, CPI 9) Condannare la convenuta alla rifusione di spese, diritti e onorari di procedura, oltre oneri di legge - In via istruttoria: 10) Disporre l esibizione della documentazione fiscale e contabile della convenuta (ivi compresi ordini, fatture clienti e fornitori e relative bolle, libri Iva acquisti e vendite) relativa alla commercializzazione dei suddetti prodotti 11) Disporre consulenza tecnica d ufficio contabile diretta a quantificare l utile conseguito dalla convenuta in seguito all uso dei marchi Perla Rosa e Perla Bianca Per la convenuta: - Nel merito: - In via principale: A) Rigettare tutte le domande proposte da parte attrice B) Accertare e dichiarare la validità delle registrazioni n e n relative, rispettivamente, ai marchi Perla Rosa e Perla Bianca di parte convenuta

3 3 - In via riconvenzionale: C) Dichiarare la nullità ai sensi dell art. 25, lett. b, CPI del titolo di privativa di parte attrice costituito dal marchio nazionale n Perlé, per quanto dettagliatamente esposto in narrativa e, in particolare, in conseguenza della mancanza del requisito del carattere distintivo di cui all art. 143 CPI - In via istruttoria: D) Disporre una Consulenza Tecnica d Ufficio (anche mediante idonea analisi di mercato) volta a provare la non confondibilità tra il marchio nazionale n Perlé azionato da parte attrice e il marchio n Perla Rosa e il marchio n Perla Bianca di parte convenuta - In ogni caso, condannare parte attrice alla rifusione integrale dei compensi e delle spese del presente giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Con atto di citazione notificato in data 9/3/2012 la società Ferrari F.lli Lunelli spa ha convenuto in giudizio la società Cantine Sgarzi Luigi srl, riferendo: - che il Ferrari è uno degli spumanti più titolati nel panorama dei vini italiani; - che, nell ambito della gamma di prodotti offerti da Ferrari, il marchio Perlé contraddistingue uno spumante di particolare qualità e pregio; - che tale marchio gode di rinomanza ed è stato oggetto di numerose registrazioni, tra cui:.registrazione italiana n (rinnovo n ) Ferrari Perlé, richiesta il 29/6/1993 e concessa il 4/10/1993;.registrazione italiana n (secondo rinnovo n ) Perlé, richiesta il 24/7/1986 e concessa il 12/1/1987; - che tali registrazioni coprono i prodotti della classe 33, bevande alcoliche (tranne la birra) ; - che la società Cantine Sgarzi Luigi srl, con sede in Castel San Pietro Terme (Bologna)- che svolge attività vitivinicola- ha registrato i seguenti marchi:. Perla Rosa (figurativo), registrazione italiana n , richiesta in data 29/4/2011 e concessa in data 22/7/2011 nella classe 33 per vini spumanti a fermentazione naturale ;. Perla Bianca (figurativo), registrazione italiana n , richiesta in data 26/4/2011 e concessa in data 22/7/2011 nella classe 33 per vini spumanti a fermentazione naturale ; - che l attrice ha inviato alla CSL una lettera di diffida nel 2011, invitando la convenuta a cessare ogni utilizzo dei marchi Perla Rosa e Perla Bianca. A questo punto l attrice ha sostenuto:

4 4 - che i marchi della convenuta Perla Rosa e Perla Bianca sono nulli ai sensi degli artt. 12, lett. d, e 25 CPI, perché non nuovi, in quanto confondibili con il marchio anteriore attoreo Perlé, ed anche ai sensi dell art. 12, lett. e, CPI, perché simili al marchio Perlé che gode di rinomanza; - che i marchi della convenuta, che contraddisitnguono vini spumanti, cvositutiscono contraffazione del marchio attoreo Perlé, ai sensi dell art. 20 CPI. L attrice ha concluso chiedendo: - che i marchi Perla Rosa e Perla Bianca siano dichiarati nulli per difetto di novità; - che sia inibito alla convenuto l uso di tali segni distintivi; - che sia ordinata la distruzione dei prodotti e del materiale commerciale e promozionale recanti detti marchi e che sia disposta la pubblicazione della sentenza su giornali e sul web: - che la parte convenuta sia condannata a risarcire i danni patrimoniali e il danno all immagine subito dall attrice a seguito della contraffazione del suo marchio. La convenuta Cantine Sgarzi Luigi srl, costituitasi con comparsa del 15/6/2012. ha contestato le domande attoree eccependo: - che il marchio attoreo Perlé è nullo, ai sensi dell art. 13. lett. b, CPI, perché descrittivo delle caratteristiche del prodotto (spiumante) che contraddistingue, in particolare perchè è collegato al termine perlage, che indica l insieme delle bollicine di anidride carbonica che si sviluppano nello champagne e nei vini spumanti quando viene stappata la bottiglia; - che in sede comunitaria è stata rifiutata la registrazione del termine Perlé come marchio che contraddistingue il prodotto spumante (in particolare, la Ferrari aveva depositato in data 6/12/2006 domanda di registrazione comunitaria presso l Uami, l Ufficio preposto al ricevimento della domanda aveva rilevato la descrittività del marchio, la Commissione Ricorsi dell Uami aveva ugualmente rifiutato la registrazione e pendeva procedimento davanti al Tribunale di prima istanza, che ha poi, in data 1/2/2013, rigettato il ricorso proposto dalla Ferrari avverso al decisione della Commissione Ricorsi); - che il marchio Perlé non ha acquisito alcuna rinomanza, essendo sempre stato usato in associazione con il marchio Ferrari; - che comunque i marchi della convenuta non costituiscono contraffazione del marchio Perlé, distinguendosi essi dal medesimo e non essendo con esso confondibili; - che va esclusa la nullità dei marchi della convenuta, presentando essi il requisito della novità; - che comunque l attrice non ha provato di aver subito danni.

5 5 Nelle proprie successive difese la parte attrice ha precisato che nella presente causa essa fa valere il marchio Perlé e non quello Ferrari Perlé. Nelle proprie ultime difese la parte convenuta ha prodotto in giudizio la decisione 14/5/2013 della Divisione di Annullamento dell Uami, che ha dichiarato la nullità, per via del suo carattere descrittivo, del marchio comunitario n (costituito dal termine perlé inserito in una cornice). 2) Le domande della parte attrice vanno respinte. 2.1) In primo luogo si osserva che va respinta la domanda riconvenzionale della convenuta di dichiarazione della nullità, ex artt. 13, co. 1, lett. b ( Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare b: quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio ), e 25 lett. b ( Il marchio è nullo b: se è in contrasto con il disposto degli articoli 9, 10, 13, 14, co. 1, 3 19, co. 2 ) CPI, del marchio attoreo Perlé (registrazione italiana n , secondo rinnovo n , richiesta il 24/7/1986 e concessa il 12/1/1987). Si deve infatti escludere che tale termine possa essere percepito come immediatamente descrittivo di una caratteristica del prodotto contraddistinto (l insieme di bollicine di anidride carbonica dello spumante), anche se si ritiene che esso contenga un richiamo concettuale a detta caratteristica, idonea a definirlo come marchio debole. In particolare, si osserva che la caratteristica tipica dei vini spumanti, costituita dalla formazione di tante piccole bollicine che vanno dalla base del bicchiere verso l alto per liberazione dell anidride carbonica formatasi nella fermentazione, è definita con il termine di origine francese perlage. Tale termine è presente anche nei vocabolari italiani, e non solo in quelli enologici, come risulta dai doc. 4 e 5 di parte convenuta, che fanno riferimento all Enciclopedia on line Treccani ( perlage perlàˇ s. m., fr. [der. di perler «presentarsi in forma di goccioline», der. di perle «perla»; in francese il termine ha sign. generico, riferito a un liquido qualsiasi, mentre acquista un accezione più vicina all uso che di perlage si fa in Italia nell agg. perlant]. L insieme delle minutissime bollicine di anidride carbonica che si sviluppano nello champagne e nei vini spumanti in genere quando viene stappata la bottiglia o quando il liquido viene versato nel bicchiere, continuando a salire senza interruzione dal fondo alla superficie (dalla finezza e dalla continuità delle bollicine si giudica la qualità dello champagne o dello spumante ) e al sito web Wikipedia ( Il perlage (o effervescenza) è una caratteristica tipica dei vini spumanti apprezzabile con la formazione di tante piccole bollicine che vanno dalla base del bicchiere verso l'alto.il perlage è causato dalla liberazione dell'anidride carbonica formatasi nella seconda fermentazione che avviene all'interno della bottiglia (Metodo champenoise), o all'interno dell'autoclave (Metodo Martinotti). Secondo la giurisprudenza, una parola comune straniera non è idonea a costituire un marchio valido in Italia, qualora essa sia conosciuta anche dal consumatore medio italiano e da esso considerata descrittiva di una caratteristica del prodotto

6 6 contraddistinto (v. per es., Trib. Udine, 31/5/1993: La tutelabilità come marchio delle parole comuni straniere è da escludere solo quando esse abbiano carattere descrittivo e generalizzato del prodotto su cui il marchio è apposto non soltanto nella lingua d'origine, ma anche nell'opinione del consumatore medio del ramo in Italia ). Nel caso del termine perlage, può ritenersi che il consumatore medio italiano di vini di alta qualità, come gli spumanti dell attrice Ferrari- il quale, trattandosi di prodotti di alta fascia qualitativa, si presume essere informato e ragionevolmente attento e avveduto-, sia al corrente che la caratteristica effervescenza degli spumanti sia anche definita con il termine più tecnico sopra indicato, di origine francese, ma altresì entrato nel linguaggio comune italiano, tanto da essere riportato su alcuni vocabolari di lingua italiana (facilmente accessibili dal pubblico dei consumatori). A questo punto si osserva che il termine perlé è, nella lingua francese, collegato semanticamente a perlage, perché uno dei suoi significati (nella traduzione italiana) è quello di sostanza che si presenta in forma di goccioline (v. il sopra indicato collegamento, riportato sull enciclopedia Treccani on line, con il verbo all infinito perler ). Ed allora, può ritenersi, da un lato, che il termine perlé, non direttamente presente nei vocabolari italiani, non possa essere percepito dal consumatore medio italiano come immediatamente descrittivo di una caratteristica del prodotto spumante, con conseguente utilizzabilità del medesimo come segno distintivo valido di tale prodotto. Dall altro lato, tuttavia, il collegamento semantico, nella lingua francese, del termine perlé con il termine perlage e l assonanza delle due parole, può indurre il consumatore medio italiano a riconnettere il termine perlé alla parola perlage. Ciò comporta che la parola perlé può contenere anche per il consumatore italiano un richiamo concettuale alla fondamentale caratteristica dell effervescenza dello spumante, con conseguente caratterizzazione del marchio Perlé come marchio debole (secondo la giurisprudenza, I cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, pertanto, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva, la quale deve, invece, essere presente in un grado maggiore, per le qualità intrinseche del segno, nei marchi cosiddetto "forti", i quali, all'interno della categoria dei marchi validi, si pongono nel punto opposto a quello dei marchi deboli e godono del massimo grado di protezione, Cass. civ., sez. I, 26/06/1996, n. 5924). Si argomenti in tal senso anche dalla decisione 14/5/2013 della Divisione di Annullamento dell Uami, prodotta in atti (doc. 22 di parte convenuta): - Il pubblico rispetto al quale è necessario stabilire il carattere descrittivo del termine Perlé è il consumatore medio di lingua inglese, francese e italiana dell Unione Europea. La Divisione di Annullamento ritiene che la documentazione presentata dalla richiedente la nullità non lasci dubbi in merito alla percezione che tale tipo di pubblico avrà del termine Perlè in relazione ai prodotti sopra menzionati. In effetti, le definizioni raccolte dalla richiedente rendono del tutto ragionevole ritenere che il pubblico di riferimento, o quantomeno una parte significativa di esso, vedrà nella parola Perlé una chiara indicazione del fatto che

7 7 le bevande alcoliche rivendicate dal segno in esame sono i realtà vini la cui principale caratteristica è quella di essere leggermente frizzanti/effervescenti o semispumanti. Tali argomentazioni della Divisione di Annullamento, se da un lato non appaiono condivisibili in punto nullità (per carattere immediatamente descrittivo) del marchio Perlé, in relazione ad un pubblico di riferimento italiano (considerato quanto detto sopra circa l assenza di comune uso nella lingua italiana, accanto al termine perlage, anche del termine perlé ), dall altro lato confermano la possibilità, anche per il pubblico italiano, di percepire, attraverso il termine perlé, un richiamo concettuale alla caratteristica dell effervescenza dei prodotti spumanti. Non può poi ritenersi che il marchio debole Perlé abbia acquisito carattere forte a seguito dell uso commerciale e pubblicitario del termine e della notorietà conseguitane. Si osserva, infatti, che dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (doc. 2-9) il marchio Perlé risulta essere sempre stato usato e pubblicizzato in unione con il ben più noto marchio Ferrari. Ciò comporta l assenza di prova che il termine perlé abbia acquisito notorietà di per sè e possa considerarsi rafforzato nella sua capacità distintiva anche laddove dovesse essere utilizzato da solo (si veda in tal senso anche quanto argomentato dalla citata decisione della Divisione di Annullamento dell Uami, pag. 10 e 11). 2.2) A questo punto va respinta la domanda dell attrice Ferrari di dichiarazione della nullità dei marchi della convenuta Perla Rosa e Perla Bianca (registrazioni italiane n e n ) per assenza di novità- a seguito di confondibilità con l anteriore marchio perlé, artt. 12 e 25 CPI- e di accertamento della correlata responsabilità per contraffazione (art. 20 CPI) della Cantine Sgarzi. Tale conclusione si ricollega in particolare alla sopra rilevata natura di marchio debole del marchio attoreo Perlé. Secondo costante giurisprudenza, la distinzione fra i due tipi di marchio, "debole" e "forte", si riverbera sulla loro tutela, nel senso che, per il marchio debole, anche lievi modificazioni o aggiunte sono sufficienti ad escludere la confondibilità, mentre, al contrario, per il marchio forte, devono ritenersi illegittime tutte le variazioni e modificazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del "cuore" del marchio, ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume caratterizzando la sua spiccata attitudine individualizzante (v., per es.: Cassazione civile, sez. I, 27/02/2004, n. 3984; Cass. civ., sez. I, 26/06/1996, n. 5924).

8 8 Nel presente caso, i marchi Perla Rosa e Perla Bianca risultano sufficientemente differenziati rispetto al marchio debole Perlé. Si osserva, infatti, - che il termine perla differisce dal termine perlé sia dal punto di vista fonetico, sia da quello grafico ed anche dal punto di vista concettuale, laddove il termine perlé sia semanticamente inteso come riferentesi al carattere effervescente dello spumante; - che i marchi della convenuta, come sopra riportati, sono marchi figurativi complessi, nei quali l aggiunta degli aggettivi rosa e bianca e lo sfondo caratterizzato dalla presenza di fiori stilizzati in corrispondenza del termine perla risultano costituire sufficiente variazione, idonea a distinguere i medesimi dal marchio attoreo. Si ritiene, pertanto, che i marchi della parte convenuta, che non hanno carattere descrittivo (poiché il termine perla al massimo evoca l alta qualità e raffinatezza degli spumanti contraddistinti, ma non ne descrive specifiche e concrete caratteristiche) e che si differenziano sufficientemente dall anteriore marchio attoreo, vadano considerati validi.

9 9 2.3) Pertanto, vanno respinte la domanda attorea di accertamento della nullità per difetto di novità dei marchi della convenuta ed anche tutte le connesse domande di inibitoria e di risarcimento dei danni. Ugualmente, come sopra visto, va respinta la domanda riconvenzionale della parte convenuta. La parziale reciproca soccombenza tra le parti induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese processuali nella misura della metà. La parte attrice va poi condannata a rimborsare alla parte convenuta la restante metà delle spese processuali. La liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del Decreto Ministeriale n. 140 del 20/7/2012, contenente il Regolamento per la determinazione dei parametri di liquidazione. P.Q.M. Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti; ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta; Respinge tutte le domande della parte attrice Ferrari F.lli Lunelli spa; Respinge la domanda riconvenzionale della convenuta Cantine Sgarzi Luigi srl; Dichiara compensate le spese processuali tra le parti nella misura della metà; Condanna l attrice Ferrari F.lli Lunelli spa a rimborsare alla convenuta Cantine Sgarzi Luigi srl la restante metà delle spese processuali, metà che liquida nella somma di per competenze: fase studio fase introduttiva per fase istruttoria fase decisoria- ), oltre Iva e Cpa. Manda la Cancelleria a trasmettere all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi copia della presente sentenza, ai sensi dell art. 122, co. 8, CPI. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione 1 civile, specializzata in materia di impresa, del Tribunale di Torino in data 14/2/2014. Il G.I. Il Presidente