La gestione della proprietà intellettuale nelle varie forme di ricerca collaborativa: dalla ricerca commissionata ai progetti UE

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1 La gestione della proprietà intellettuale nelle varie forme di ricerca collaborativa: dalla ricerca commissionata ai progetti UE Giuseppe Conti, marzo 2008

2 Contenuti Cenni sulla normativa Esempio di Regolamento Procedura interna di valutazione Ricerca commissionata Borsa di dottorato Progetti Europei Qualche numero

3 Premessa (art64) 1. Quando l'invenzione industriale e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva e' prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 2. Se non e' prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione e' fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonche' del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. 3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'invenzione o per l'acquisto del brevetto, nonche' per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del canone del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto. 4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

4 Premessa (art65) ART In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore e' titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui e' autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione. 2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonche' ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. 5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

5 Titolarità (reg. brevetti) Regolamento PoliBARI: In fase di scrittura Regolamento UniBARI: Da negoziare o dell Università secondo comma 5 art65 Testo Unico Regolamento UNIFoggia: dell Università in base a interpretazione comma 2 art 7 regolamento brevetti Regolamento UNISalento: Dell università in base all art12 regolamento brevetti

6 Invention process DF filling First contact 1 2 Meeting 3 4 Inventor contacts 5 Evaluat. Com. Search on novelty 6 Patent applic. 10 yes no 9 Negotiation Strategy meet Licensees res. Search on novelty no Athenaeum Com. 15 License Agreem yes 16 Patent applic. License Agreem Fasi nazionali Dismissione 17 17

7 I documenti 1 Mail di contatto 9 Lettera rinuncia per inventore 2 ID nel DB richieste 10 Incarico mandatario 3 Verbale riunione 11 Testo del brevetto 4 DF firmato 12 Contatti nel DB industrie 5 Contatti nel DB industrie 13 Verbale riunione licensing 6 Ricerca novità 14 Schede contatti aziende 7 Dec nomina Com tecnica 15 Verbale Com Ateneo 8 Verbale Com tecnica 16 Incarico mandatario per PCT c 17 Contratti (NDA, LI, Licenza ) 18 Lettera rinuncia o dismissione

8 Condizioni generali ricerca commissionata Facoltà di derogare dall accordo standard Utile per passaggi agli organi decisionali Utile per grandi progetti Il deposito di qualunque brevetto avviene almeno a titolarità congiunta e solo dopo il deposito il Politecnico si impegna a cedere all azienda i suoi diritti patrimoniali (tramite licenza o cessione quota) Azienda concede al Politecnico il diritto di usare a titolo gratuito le informazioni relative alle invenzioni (pubblicazioni, didattica, ricerca, progetti europei) condizionatamente al segreto industriale Se Azienda non è interessata ad un invenzione il Politecnico conserva o riacquista in seguito a titolo gratuito i diritti patrimoniali Gli effetti dell accordo si protraggono per 6 mesi dopo la scadenza dei contratti

9 Contratti di collaborazione scientifica Flow chart Invenzione congiunta IP 50% -50% Azienda eserc. l opzione di acq. residuale si Politecnico e Azienda no negoziano la cessione dei diritti patrim. al Poli a condiz. da definire Invenzione Politecnicco IP 100% Poli Azienda eserc. l opzione di acq. totale si no Politecnico rimane titolare dei diritti patrimoniali Azienda ha diritto di prelazione su terzi Azienda vuole brevettare si no Azienda include L invenzione nei trade secrets Azienda vuole brevettare si no Azienda include L invenzione nei trade secrets Deposito del brevetto a titolarità congiunta Azienda paga al Poli il premio inventivo (5000 ) Deposito del brevetto a titolarità congiunta Azienda paga al Poli il premio inventivo ( ) Il Politecnico cede a Azienda i suoi diritti Patrimoniali Azienda vuole brevettare no Il Politecnico cede a Azienda i suoi diritti Patrimoniali Azienda vuole brevettare no Azienda paga al Poli il premio inventivo ( X*5.000 ) si Stop Azienda paga al Poli il premio inventivo ( X* ) si Stop

10 Cosa vuole l industria I risultati non brevettabili, software e know-how Esclusiva e riservatezza sui risultati Decidere se mantenere il segreto o brevettare Gestire il processo di brevettazione, scrittura e gestione Avere la freedom of operation (no esclusive su diritti pregressi) Non avere complicazioni burocratiche (liberatorie personale, DF, rispsote per esaminatore, risposte per atti di trascrizione ) Non avere legami amministrativi pluriennali Avere certezza di pagamenti per budget Allineare il trattamento premi con il personale interno Libera gestione degli infringment

11 Dove concedere, dove resistere 1) Definizione del trovato e della privativa applicabile 2) Informazione tempestiva sul trovato 3) Verifica brevettabilità 4) Manifestazione di interesse 5) Decisione in merito alla brevettabilità 6) Acquisizione diritto alla cotitolarità 7) Gestione strategia e procedura brevettuale 8) Indicazione inventori 9) Cessione licenza (esclusiva o non) o quota del brevetto 10) Data della cessione quota posteriore alla pubblicazione

12 Dove concedere, dove resistere 11) Copertura costi 12) Premio inventivo (quanto, quando, a chi, per cosa ) 13) Riservatezza e autorizzazioni alla pubblicazione 14) Risultati post scadenza contratto di ricerca (12 mesi) F of O 15) Meccanismi di recupero brevetto post abbandono F of O 16) Utilizzo diritti pregressi 16.1 cosa e quando (data efficacia contratto) 16.2 meccanismi di comunicazione e responsabilità lista licenziabili 16.3 individuazione dei selezionati di comune accordo 16.4 scelta dei licenziati quando, chi decide, condizioni licenziati esclusiva costi passati, futuri, una tantum, sublic, crosslic lic NON esclusiva spartizione oneri futuri, % royalty, no minimo

13 Finanziamento di borse di dottorato di ricerca (1/2) Nel caso in cui i risultati della ricerca proposta con la borsa di dottorato siano brevettabili, l Ente/Ditta sarà immediatamente informato e dovrà esprimere il proprio interesse a ciascuno di tali eventuali brevetti. In caso affermativo l Ente/Ditta acquisirà il diritto alla titolarità di tale eventuale brevetto alle seguenti condizioni: 1a) l Ente/Ditta avrà il diritto a scrivere il brevetto; 2a) il Politecnico di Milano sarà indicato come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3a) contestualmente al deposito il Politecnico di Milano cederà la propria titolarietà all Ente/Ditta; 4a) l Ente/Ditta sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento; 5a) nel caso di deposito di domanda di brevetto nazionale l Ente/Ditta riconoscerà al team di inventori indicati dal Politecnico di Milano un premio complessivo pari a X; nel caso di deposito di domanda o di domanda di estensione internazionale l Ente/Ditta riconoscerà al team degli inventori indicati dal Politecnico di Milano un ulteriore premio complessivo pari a Y. Oltre detti premi nulla sarà dovuto al Politecnico di Milano e agli inventori indicati dal Politecnico di Milano da parte dell Ente/Ditta per quanto riguarda il brevetto depositato.

14 Finanziamento di borse di dottorato di ricerca (2/2) Nel caso in cui l Ente/Ditta non esprimesse interesse al brevetto sarà il Politecnico di Milano a decidere se depositare una domanda di brevetto. In caso affermativo sarà previsto che: 1b) il Politecnico di Milano avrà il diritto a scrivere il brevetto; 2b) il Politecnico di Milano sarà indicato come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3b) contestualmente al deposito il Politecnico di Milano concederà una licenza d'uso gratuita non esclusiva all Ente/Ditta; 4b) il Politecnico di Milano sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento; 5b) l Ente/Ditta godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui il Politecnico di Milano riceva da terzi offerte di concessione sull'esclusiva d'uso del brevetto. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi; 6b) l Ente/Ditta non potrà concedere l'uso della licenza non esclusiva senza il preventivo accordo ottenuto dal Politecnico di Milano. In ogni caso l Ente/Ditta è tenuto ad esprimere il proprio interesse alla brevettazione entro 60 giorni dalla comunicazione scritta da parte del Politecnico di Milano riguardante i risultati ritenuti brevettabili. In caso di mancata risposta si riterrà tacitamente che l Ente/Ditta non è interessato al brevetto.

15 Progetti Europei (1/5) La PI nei progetti europei: 1. PRIMA del progetto: PRE-EXISTING KNOW-HOW (IP) 2. DURANTE il progetto: a. protezione della propria IP b. accesso ad IP di altri 3. DOPO la fine del progetto: a. accesso a propri IP b. accesso ad IP di terzi

16 Progetti Europei, definizioni reg 2006 (2/5) Conoscenze preesistenti background le informazioni detenute dai partecipanti prima dell'adesione alla convenzione di sovvenzione, nonché i diritti patrimoniali d'autore o altri diritti di proprietà intellettuale relativi a tali informazioni, le cui richieste di protezione sono state depositate prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione, necessari per l'attuazione dell'azione indiretta o per l'utilizzo dei suoi risultati Conoscenze acquisite foreground i risultati, ivi comprese le informazioni, generati dall'azione indiretta interessata, indipendentemente dal fatto che possano essere protetti o meno. Questi risultati comprendono i diritti patrimoniali d'autore (copyright), i diritti su disegni e modelli, i brevetti, le privative per ritrovati vegetali o forme analoghe di protezione Diritti di accesso access right regole concernenti le licenze e i diritti di utilizzazione (art.1, comma 5)

17 Progetti Europei, (3/5) Regole generali proprietà 1. PI generata dal singolo partecipante rimane al creatore 2. PI generata in comune cotitolarità, occorre disciplinare: - il valore delle rispettive quote, - le regole di amministrazione dei beni (quali decisioni, quali maggioranze ) - le decisioni circa lo sfruttamento diretto o la concessione dello sfruttamento a terzi, - le modalità di liquidazione delle quote - chi deposita? Divisione costi di procedura Regola generale in assenza di accordo ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di: a) informare preventivamente gli altri comproprietari; b) garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari

18 Progetti Europei, (4/5) Diritti d accesso Sono licenze concesse ai partner su conoscenze preesistenti e conoscenze acquisite degli altri partecipanti al progetto. Per l esecuzione del progetto Acquisite: a titolo gratuito ma solo se necessarie allo svolgimento del progetto Preesistenti: se il partecipante è autorizzato a concederle, a titolo gratuito ma solo se necessarie allo svolgimento del progetto, salvo diverso accordo stipulato prima della firma della convenzione Per l utilizzo al termine del progetto Acquisite, quando sono necessarie per l utilizzo delle proprie conoscenze acquisite e previo accordo, concessione a titolo gratuito o a condizioni eque e ragionevoli Preesistenti, quando sono necessarie per l utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che l interessato sia autorizzato a concederle, previo accordo, concessione a titolo gratuito o a condizioni eque e ragionevoli

19 Progetti Europei, (5/5) NOTA Può essere concordata l esclusione di knowhow segreto dall accesso dagli altri partecipanti, anche se tale know-how è necessario per condurre il progetto. Tale know-how non farà parte del background del partecipante verso il quale gli altri possono esercitare i propri diritti di accesso

20 Dati Polimi set-07 Contratti visti Brevetti depositati Brevetti trasferiti Numero set-07 Contratti visti Brevetti depositati Brevetti trasferiti

21 Dati Polimi set-07 Valorizzazione Ritorni economici Valorizzazione cum Ritorni economici cum set-07 Valorizzazione Ritorni economici Valorizzazione cum Ritorni economici cum