La tutela della proprietà industriale

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1 La tutela della proprietà industriale Massimo Barbieri Area Servizi Supporto alla Ricerca, Servizio Valorizzazione della Ricerca del Politecnico di Milano (mail: Tipologie di privativa industriale Le invenzioni possono essere solo di procedimento e non di prodotto (la distinzione è legislativa e non fenomenologica): infatti, chi scopre o inventa un nuovo prodotto ma poi non sa come realizzarlo, non ha compiuto un invenzione brevettabile. Esistono, tuttavia, brevetti di prodotto e di procedimento: se l invenzione di procedimento realizza un prodotto noto (e la novità riguarda proprio il modo di produrlo) allora si può brevettare il procedimento. Se il prodotto è nuovo (ed inventivo) si parla di brevetto di prodotto. Spesso l invenzione non consiste nell ideazione del prodotto ma nella sua destinazione; in questo caso il contributo inventivo risiede nell impiego del prodotto (ed è corretto limitare il monopolio all uso e non al prodotto in sé). Si ha un invenzione di nuovo uso quando l insegnamento di arrivare al prodotto era già noto nello stato della tecnica, ma la particolare funzione non era praticabile (da un tecnico del settore) in modo ovvio. Non esiste una definizione normativa di invenzione. L art. 45 (2) del Codice di Proprietà Industriale (CPI) insegna a individuare le invenzioni non brevettabili, tra cui le scoperte (ad es. una nuova sostanza reperita in natura o una nuova proprietà di un materiale noto o il meccanismo d azione di un farmaco), le teorie scientifiche (es. la teoria della semiconduttività), i metodi matematici o le creazioni estetiche. Brevettabile è invece la soluzione di un problema tecnico (es. l uso di una sostanza trovata in natura, oppure un nuovo semiconduttore). L esclusiva alla base del sistema brevettuale non ha a che fare con la fenomenologia espressiva della soluzione tecnica (prodotto, procedimento) ma con l insegnamento tecnico che ne deriva (che può anche esprimersi in uno o più prodotti o in un metodo). Un altra differenziazione è tra invenzioni principali e derivate. Le prime sono quelle a cui si perviene senza un nesso con altre invenzioni, anche se scaturiscono da precedenti conoscenze. Quelle derivate prendono come diretto punto di partenza una precedente invenzione. Le invenzioni derivate si possono suddividere nelle seguenti tipologie: di perfezionamento: è quella che apporta un miglioramento alla precedente invenzione; di traslazione: avvia una nuova utilizzazione sulla precedente concezione inventiva, determinando un originale applicazione in un settore della tecnica; di combinazione: raggiunge l obiettivo di una nuova soluzione tecnica, combinando precedenti invenzioni o elementi tratti da precedenti invenzioni. Ovviamente queste invenzioni devono essere caratterizzate da un attività inventiva, per non incorrere nella variante costruttiva che non produce un diverso e migliore effetto dell apparecchio o del procedimento. Dal punto di vista legale, una differenza importante è tra invenzione indipendente e dipendente. In forza della tutela giuridica, un invenzione dipendente può essere attuata soltanto con il consenso del titolare della precedente invenzione (ad es. un nuovo procedimento per la produzione di un prodotto già oggetto di un altrui brevetto). Il brevetto industriale si suddivide in due tipologie: brevetto per invenzione industriale; brevetto per modello industriale, a sua volta distinto in modello d utilità e disegno o modello. Il brevetto per modello d utilità si distingue dal brevetto d invenzione per il fatto di proteggere 1

2 perfezionamenti di prodotti già esistenti, che risultano in incrementi di utilità dei prodotti stessi, invece che nuove soluzioni di problemi tecnici. Un brevetto per modello d utilità deve proteggere un oggetto concreto, quindi non si applica ai procedimenti. Rispetto al brevetto per invenzione industriale, ha una durata di 10 anni dal deposito della domanda, suddivisa in due quinquenni, con tasse di mantenimento pagabili in un unica soluzione o in due rate, una al momento del deposito e l altra allo scadere del primo quinquennio. Con il brevetto per disegno o modello s intende proteggere l aspetto di qualsiasi oggetto industriale o artigianale, dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. I disegni o modelli sono considerati identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Il requisito del carattere individuale è soddisfatto se l impressione che il disegno o modello suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o dell eventuale data di priorità rivendicata. La registrazione di un disegno o modello ha una durata di 5 anni dal deposito della domanda, prorogabile per uno o più periodi di 5 anni, fino a un massimo di 25 anni. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione di più disegni o modelli (fino a 100), purché siano attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione dei disegni e modelli. 2

3 Brevetti Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito al richiedente (azienda o persona fisica) un monopolio temporaneo (20 anni) e territoriale (in riferimento al/ai Paese/i in cui il brevetto è stato esteso). La titolarità di un brevetto attribuisce il diritto di vietare a terzi la riproduzione dell invenzione, ovvero la produzione, l uso, la commercializzazione, la vendita o l importazione del trovato nel territorio in cui il titolo è stato concesso (tranne che per scopi scientifici e per uso privato). Si tratta quindi di un diritto negativo: il suo possesso non garantisce al titolare il corrispondente diritto positivo ad attuare l invenzione stessa. Affinché l invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti che, in quanto diritti di privativa, ne vietino l attuazione. In sintesi, una tecnologia che è nuova ed inventiva è brevettabile; una tecnologia che non ricade sotto la privativa di brevetti e/o domande di brevetto pendenti di terzi è liberamente attuabile; una tecnologia che ricade sotto la privativa di brevetti pendenti di terzi ne costituisce contraffazione. Brevettabilità e attuabilità sono le due condizioni necessarie per una valorizzazione ottimale dell invenzione. Il deposito di una domanda di brevetto può essere sia nazionale (che, grazie alla Convenzione di Unione di Parigi, si può estendere in altri Paesi entro 12 mesi dalla data di deposito) sia estero. Il deposito estero non può però avvenire, salvo autorizzazione ministeriale, prima che siano decorsi 90 giorni dal deposito della domanda italiana, necessari per consentire di valutare se l innovazione può risultare d interesse per la difesa nazionale. È peraltro possibile effettuare un primo deposito all estero (domanda di brevetto europeo o PCT), previo ottenimento della relativa autorizzazione ministeriale. Struttura del brevetto I brevetti sono costituiti principalmente da quattro sezioni: 1. prima pagina (dati bibliografici e riassunto dell invenzione); 2. descrizione; 3. rivendicazioni; 4. disegni (opzionale). Il titolo è solitamente scritto in modo molto generico (a volte fin troppo: es. Metodo nelle banche dati si trovano oltre risultati). Il titolo, se sufficientemente descrittivo, dovrebbe aiutare nella classificazione e nella ricerca di prior art (tecnica nota). Il riassunto dovrebbe consentire di comprendere gli aspetti principali dell invenzione, ma di solito viene semplicemente riportata la rivendicazione principale (ed eventualmente un disegno). Box 1 - Esempio di riassunto (brevetto n. IT ) Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato comprendente una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su almeno una porzione superficiale dell elemento metallico nitrurato. La descrizione è strutturalmente suddivisa in diverse sezioni: 1. stato della tecnica (dove si enfatizzano i problemi riscontrati nella prior art e si definisce il problema tecnico risolto dall invenzione); 2. riassunto (differisce dal riassunto riportato nella prima pagina della domanda di brevetto e tratta dei vantaggi dell invenzione rispetto alla tecnica nota, sia scientifica sia brevettuale); 3

4 3. descrizione dei disegni (opzionale se sono riportati dei disegni nella domanda di brevetto); 4. descrizione dettagliata; 5. esempi di realizzazione. La descrizione dell invenzione deve contenere tutti gli elementi necessari affinché un tecnico del ramo sia in grado di realizzare l invenzione. Sono omesse quelle informazioni che fanno parte delle comuni conoscenze generali di un tecnico del settore. La descrizione si conclude con una o più rivendicazioni. Le rivendicazioni, così come formulate, determinano l ambito della tutela brevettuale e possono essere di prodotto, procedimento, composizione farmaceutica, uso, combinazione ed apparato. Box 2 Esempio di rivendicazioni (struttura ad albero - brevetto n. IT ) 1. Metodo per la deposizione di acciaio su almeno una porzione superficiale di un elemento metallico nitrurato caratterizzato dal fatto di comprende una fase di a) liberare azoto da almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato e una fase di b) depositare almeno uno strato di metallo fuso su detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 2. Metodo secondo la rivendicazione 1, caratterizzato dal fatto che detto metodo prevede di ripetere una pluralità di volte detta fase a) in modo da ridurre o comunque limitare fortemente la presenza di azoto all interno di detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 3. Metodo secondo la rivendicazione 1 o 2, caratterizzato dal fatto che detta fase a) comprende una fase di c) fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico mediante una sorgente di calore. 4. Metodo secondo la rivendicazione 3, caratterizzato dal fatto che detta sorgente di calore è una sorgente laser suscettibile di fondere detta almeno una porzione superficiale di detto elemento metallico nitrurato. 5. Metodo secondo una qualsiasi delle rivendicazioni da 1 a 4, caratterizzato dal fatto di comprendere una fase di d) lavorare alle macchine utensile detto almeno uno strato di acciaio depositato. La descrizione (ed eventualmente i disegni) servono a consentire una migliore interpretazione del brevetto, ma non possono essere utilizzati per ampliare l oggetto dell esclusiva. 4

5 Box 3 Esempio di disegni (brevetto n. IT ) La figura 1a e 1b sono viste schematiche sezionate in alzata che mostrano una prima fase di una forma preferita di realizzazione di un metodo per la deposizione di acciaio su un elemento metallico nitrurato secondo la presente invenzione; La figura 2 è una vista schematica sezionata in alzata di una seconda fase di una forma preferita di realizzazione di un metodo per la deposizione di acciaio su un elemento metallico nitrurato secondo la presente invenzione. È lecito limitare le rivendicazioni combinando, per esempio, la rivendicazione principale con una o più secondarie. Gli eventuali emendamenti devono essere circoscritti alle rivendicazioni senza incorrere all utilizzo di elementi contenuti esclusivamente nella descrizione. Una rivendicazione è una dichiarazione che definisce il contenuto della protezione richiesta o più semplicemente una frase che definisce gli elementi tecnici che costituiscono l invenzione (utilizzando parole o termini tecnici che sono una generalizzazione degli elementi originari per ottenere la più ampia tutela giuridica possibile). Una rivendicazione deve ovviamente possedere i requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva), essere chiara, concisa e supportata dalla descrizione (ovvero nella descrizione deve esserci la base per la materia rivendicata e una rivendicazione non può avere una portata più ampia rispetto a quanto descritto, rappresentato nelle figure e noto dallo stato della tecnica). Ma nel contempo, una rivendicazione deve poter comprendere tutto ciò che è un ovvia modifica, un equivalente (mezzi che svolgono la stessa funzione, sostanzialmente nello stesso modo tale da raggiungere lo stesso risultato) e gli usi descritti, nonché tutte le varianti di realizzazione che presentano le stesse proprietà o usi che sono stati attribuiti nella descrizione alle forme di realizzazione. 5

6 Una rivendicazione può essere paragonata all atto di delimitare con dei paletti il terreno di proprietà: i paletti andranno disposti il più possibile sul confine del proprio terreno (la soluzione ideata), evitando al contempo d invadere la proprietà di altri (brevetti antecedenti in vigore o scaduti) o la proprietà pubblica (soluzioni non brevettate ma di pubblico dominio). Generalmente nelle rivendicazioni redatte secondo la prassi europea possiamo distinguere: il preambolo o parte classificatoria (in cui è descritta l arte nota); la parte di transizione (locuzione del tipo caratterizzato dal fatto che, che consiste in, che comprende ); gli elementi caratterizzanti (le caratteristiche tecniche dell invenzione). Le rivendicazioni possono essere: indipendenti (dirette a caratteristiche essenziali dell invenzione, ad eccezione delle caratteristiche implicite); dipendenti (dirette a particolari forme di realizzazione, che includono le caratteristiche essenziali della rivendicazione indipendente da cui dipendono ed, eventualmente, anche le ulteriori caratteristiche delle rivendicazioni dipendenti da cui discendono. Con particolari forme di realizzazione s intende anche una descrizione più dettagliata dell invenzione). Generalmente una rivendicazione è definita mediante caratteristiche positive : si scrive ad esempio un dispositivo comprendente X, Y, Z e non un dispositivo senza (la caratteristica) K. La rivendicazione deve essere redatta in termini di caratteristiche tecniche dell invenzione (struttura di supporto, composto X, fase di un operazione: miscelare X con Y alla temperatura Z, ecc ). Sono escluse dichiarazioni, ad esempio, sui vantaggi commerciali, o altre caratteristiche non tecniche. Sono ammesse caratteristiche oltre a quelle comportanti limitazioni strutturali : ad esempio caratteristiche funzionali (solo se la persona esperta del settore tecnico non ha difficoltà ad individuare mezzi per eseguire quella funzione, evitando di esercitare un passo inventivo). Sono accolte anche rivendicazioni rivolte all uso di un invenzione, intendendo l applicazione tecnica. 6

7 Brevetto italiano La gestione nazionale dei brevetti è affidata all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), organo amministrativo che opera nell ambito del Ministero per lo Sviluppo Economico e dal 2009 (per effetto del DPR 28 novembre 2008 n. 197) è stato inquadrato come Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione, alle dipendenze dello stesso Ministero. È questo l ufficio destinatario delle domande di brevetto nazionali, mentre gli uffici periferici delegati quali centri di raccolta sono le locali Camere di Commercio (CCIAA). Per essere ricevibile, la domanda deve essere depositata esclusivamente presso tali enti o spedita direttamente all UIBM. La ricerca effettuata dall EPO Il D. M. 27 giugno 2008 stabilisce le norme per lo svolgimento dell esame di merito delle domande di brevetto per invenzione industriale. Il nostro ordinamento introduce un esame di novità ma ne esternalizza la competenza. Infatti, l art. 1 specifica che la ricerca di anteriorità sarà eseguita dall Ufficio Europeo Brevetti (EPO), che dovrà ricevere il testo della domanda 1 da valutare dall Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro 5 mesi dalla data di deposito della stessa. L esaminatore dell EPO redigerà il rapporto di ricerca 2 (che può essere anche parziale nel caso in cui sia rilevata una mancanza di unità d invenzione) e l opinione scritta (che ha valore puramente informativo ) entro i 4 mesi successivi, inviandolo all UIBM che poi lo trasmetterà al richiedente. In teoria (perché sussistono tuttora alcuni problemi) entro 9 mesi dal deposito della domanda di brevetto il richiedente avrà a disposizione un valido strumento decisionale per le fasi successive. È essenziale che sia rispettata la tempistica stabilita dall art. 1, affinché il richiedente possa sfruttare al meglio il periodo di priorità per l estensione all estero della domanda nazionale che è di 12 mesi. Non tutte le domande depositate all UIBM saranno sottoposte a valutazione da parte dell EPO: saranno escluse le domande per le quali risulterà in modo assolutamente evidente 3 la mancanza dei requisiti di brevettabilità e tale esclusione dovrà essere chiaramente motivata 4. Dopo il ricevimento del rapporto di ricerca (ma entro il periodo di pubblicazione della domanda) e in funzione dell esito della ricerca il richiedente potrà (art. 5): 1. emendare (o accorpare) le rivendicazioni 5 e/o modificare la descrizione 6 ; 2. presentare argomentazioni sul fatto che i documenti citati nel rapporto di ricerca non sono rilevanti e precisazioni sull ammissibilità delle rivendicazioni; 3. decidere di depositare una o più domande divisionali 7. 1 La domanda comprende anche la traduzione in inglese delle rivendicazioni [presentata da richiedente entro due mesi dal deposito della domanda (con una proroga di un mese) oppure effettuata con l ausilio di traduttori automatici: in questo caso il richiedente dovrà pagare una tassa di 200 ] (art. 8) 2 Tranne il caso in cui la domanda si riferisca a trovati non brevettabili o in cui la descrizione, le rivendicazioni e i disegni contengano astrusità, incongruenze o contraddizioni. [art. 4(4) e 5] 3 Ranieli [1] osserva che in presenza di una invenzione implementata con un programma per elaboratore, una prima possibilità è che l UIBM, analizzata la domanda di invenzione prima della trasmissione all EPO, rilevi l assenza dei requisiti di validità, la quale però deve risultare in modo assolutamente evidente dalle dichiarazioni o allegazioni del richiedente o alla stregua del notorio. Tale assoluta evidenza di invalidità, invero, difficilmente può emergere tout court da un esame sommario di una domanda relativa ad invenzioni implementate al computer. Tali invenzioni, a meno che non abbiano ad oggetto il software in sé, necessitano sempre di accurata valutazione. Pertanto, seppure possibile, è poco probabile che l UIBM neghi la tutela brevettuale senza coinvolgere l EPO. 4 Questa valutazione preventiva è duplice perché eseguita sia dall UIBM sia dall EPO. 5 Senza ampliare l ambito di protezione del brevetto. 6 La descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni e non a integrarle. 7 Nel caso in cui si stata evidenziata mancanza di unità d invenzione. 7

8 Dopo la pubblicazione della domanda l UIBM procederà con l esame di merito. Se l esaminatore dell UIBM rileva che il brevetto non può essere concesso perché mancano i requisiti, invia una comunicazione 8 di rifiuto adeguatamente motivata al richiedente, che potrà presentare ricorso (art. 6) entro 60 giorni ed eventualmente richiedere la conversione della domanda in modello d utilità 9. L esame di merito per le domande di brevetto italiane L esame sostanziale (ovvero dei requisiti di brevettabilità) è previsto per tutte le domande di brevetto nazionali depositate dopo il 1 luglio 2008, ovvero quelle per cui l Ufficio Europeo Brevetti (EPO) ha redatto un rapporto di ricerca e un opinione scritta. L inizio dell esame è notificato al titolare della domanda di brevetto con una comunicazione scritta. Se il rapporto di ricerca non è ancora stato emesso, la risposta alla comunicazione d esame dovrà essere inviata all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) entro cinque mesi dal ricevimento della stessa. Nel caso di domande di brevetto per le quali non sia ancora disponibile il rapporto di ricerca, la comunicazione d esame sarà annessa a quest ultimo e la risposta dovrà essere inviata entro cinque mesi dalla pubblicazione della domanda. È possibile emendare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni oppure richiedere la conversione della domanda di brevetto in modello d utilità. Probabilmente non ci sarà una replica da parte degli esaminatori dell UIBM, anche per l esiguo numero di esaminatori rispetto a quello di domande depositate annualmente. È, quindi, necessario inviare una risposta alla comunicazione dell UIBM? Sì, se il rapporto di ricerca è negativo, per evitare che la domanda di brevetto sia respinta. Nel caso in cui il rapporto di ricerca è positivo, non serve rispondere (almeno in linea teorica): tuttavia, le ministeriali sono inviate indifferentemente in tutti i casi, anche se il rapporto di ricerca è positivo. Non ricevendo alcuna comunicazione, l UIBM potrebbe emetter una decisione di rifiuto anche se sussistono i requisiti di brevettabilità? Oppure verificherà i documenti redatti dall EPO? Per essere più sicuri (ed evitare di ricorrere alla Commissione dei Ricorsi, sostenendo più spese del dovuto) è comunque consigliabile inviare all UIBM una semplice comunicazione in cui si richiede la concessione del titolo di privativa, evidenziando che dal rapporto di ricerca e dall opinione scritta l invenzione risulta nuova e inventiva. 8 La lettera di rifiuto è interlocutoria e dovrebbe concedere un termine al richiedente (ex art c.p.i.) per replicare alle deduzioni dell esaminatore. 9 Un noto consulente in proprietà industriale sostiene che un sistema di esame tipo quello francese potrebbe essere più adeguato essendo un sistema snello e osserva che gli unici brevetti per invenzione che l Ufficio nazionale finirà per concedere saranno i casi per cui il rapporto di ricerca è positivo ed i casi per cui il richiedente si farà carico di una procedura di esame, compreso un eventuale ricorso di fronte alla Commissione, per conseguire un brevetto solo per l Italia. Se così dovesse essere, le domande di brevetto italiano finirebbero per avere valore perlopiù sacrificale : depositate per ottenere (a spese dell UIBM) il rapporto di ricerca e poi abbandonate, oltretutto senza dare origine al pagamento di diritti di mantenimento in vigore a favore dell UIBM stesso. 8

9 Procedure di brevettazione a livello internazionale Sono principalmente tre le modalità di protezione brevettuale a livello internazionale: i depositi nazionali; il sistema del brevetto europeo; la procedura PCT. Un primo modo di estendere all estero una domanda di brevetto consiste nel depositare, in ciascun paese estero di interesse, una domanda nazionale corrispondente alla domanda originaria. Grazie al diritto di priorità, il titolare di una domanda di brevetto nazionale ha dodici mesi di tempo per depositare, una per volta o tutte insieme, le eventuali domande estere, ciascuna delle quali proseguirà con procedure diverse. Infatti, in alcuni paesi il brevetto viene rilasciato a seguito di una procedura amministrativa, in altri il brevetto viene concesso dopo aver superato un esame dei requisiti (es. Germania, Giappone, ecc ). Un secondo modo di estendere all estero una domanda di brevetto nazionale è il brevetto europeo. Si tratta di una procedura che non fornisce un titolo unico valido in tutti i paesi aderenti alla Convenzione sul Brevetto Europeo, bensì un fascio di brevetti nazionali, ciascuno dei quali seguirà procedure differenti. I vantaggi dell iter del brevetto europeo sono i seguenti: semplifica le fasi di deposito, di esame e di rilascio e consente di ottenere singoli brevetti nazionali tutti esaminati allo stesso modo e, di conseguenza, tutti di contenuto e portata legale identici. La terza modalità si riferisce alla procedura PCT. L iter PCT non si conclude con il rilascio di un brevetto, ma con un parere di brevettabilità, che però non è vincolante per gli uffici nazionali: occorre, pertanto, effettuare in ciascun paese di interesse un deposito nazionale o una fase regionale (EPO, OAPI, ARIPO, ecc ). La procedura PCT consente di esercitare, ad un costo relativamente contenuto, una opzione di deposito entro 30/31 mesi a partire dalla data di deposito della domanda di priorità in tutti i paesi aderenti al Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L iter PCT è vantaggioso quando gli interessi di protezione territoriale sono fortemente extraeuropei, il numero di paesi esteri in cui depositare è particolarmente elevato e/o include stati in cui i costi sono elevati (come per esempio il Giappone). La procedura PCT è conveniente, inoltre, quando l invenzione si trova ancora in una fase sperimentale e deve essere perfezionata, oppure in fase di negoziazione un contratto di licenza, perché consente di posticipare l ingresso nelle fasi nazionali. 9

10 Brevetto europeo Lo scopo della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC European Patent Convention) è stato quello di istituire una procedura unitaria di rilascio dei brevetti per invenzione (non sono previsti i modelli di utilità) riconosciuta da tutti gli Stati contraenti (attualmente sono 37 v. figura 1). Figura 1 Stati contraenti EPC (Fonte: EPO) 10

11 Le sedi dell Ufficio Brevetti Europeo (EPO) sono a Monaco di Baviera, l Aja, Berlino e Vienna. La domanda di brevetto europeo può essere depositata direttamente presso l EPO o presso gli uffici brevettuali nazionali (in Italia l UIBM). La domanda di brevetto può essere depositata anche online. Importante è sottolineare che il brevetto europeo non è un titolo esclusivo, ma contiene un fascio di brevetti nazionali. Il procedimento per la concessione del brevetto europeo prende l avvio presso la sezione deposito, che verifica i requisiti formali (per es. se sono state pagate le tasse di deposito e ricerca) necessari per attribuire una data di deposito. In caso contrario la domanda sarà considerata ritirata. Una volta riconosciuta alla domanda di brevetto la data e un numero di deposito, la sezione che riceve le domande provvederà a classificare (parzialmente) e conseguentemente ad inviare la domanda di brevetto alla competente divisione d esame, che verificherà la sussistenza dei requisiti di brevettabilità novità, attività inventiva e applicazione industriale) e redigerà il rapporto di ricerca da comunicare al richiedente. Uno dei compiti dell esaminatore non è solo quello di attribuire alla domanda una classificazione internazionale (IPC) ma anche una europea (ECLA). La classificazione IPC di un brevetto concesso può poi differire da quella della domanda se sono stati effettuati molti emendamenti alle rivendicazioni. Sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), sono citati quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché facenti parte dello stato della tecnica. In alcuni casi la domanda di brevetto è scritta in modo tale che l EPO emette un rapporto di ricerca incompleto: se manca unità d invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima invenzione viene effettuata la ricerca); per invenzioni non brevettabili (per es. business methods); per metodi di trattamento del corpo umano o animale. In ogni caso una domanda di brevetto non viene respinta nella fase di ricerca. Non sono consentite modifiche prima del rapporto di ricerca. La richiesta di esame deve essere effettuata entro sei mesi dalla data in cui è stata citata la pubblicazione del rapporto di ricerca europeo nel Bollettino europeo dei brevetti, previo pagamento della tassa d esame. L esame sostanziale viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto l opinione scritta. Solo in casi eccezionali la pratica sarà assegnata ad un altro esaminatore, principalmente sulla base della classe principale IPC attribuita alla domanda Se l esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo come concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali e pagare le tasse di concessione In caso contrario, avrà inizio un ciclo di notifiche da parte dell esaminatore e di repliche da parte del richiedente, il cui numero dipende da molti fattori Osservazioni di terzi potranno essere prese in considerazione (art. 115 EPC). Se la divisione d esame stabilirà che sussistono le basi per il rilascio del brevetto, dovrà invitare il richiedente alla dichiarazione di accordo sul testo della formulazione con cui l Ufficio intende concedere il titolo. In mancanza di assenso nel termine prefissato la domanda sarà respinta, salvo che il richiedente presenti proposte di modifica dei documenti; in quest ultimo caso la procedura continuerà. La decisione di concessione del brevetto europeo avrà efficacia per il titolare dal giorno della pubblicazione della menzione dell attestato nel Bollettino europeo dei brevetti e conferirà gli stessi diritti di un brevetto nazionale (art. 64 EPC). Nel sistema europeo la procedura di opposizione è posposta alla concessione e si identifica in un procedimento centralizzato di revoca e/o di limitazione del titolo già rilasciato. 11

12 La procedura di opposizione coinvolge il brevetto europeo nella sua interezza (e dunque tutti gli Stati per i quali è stato concesso ed ha efficacia). L opposizione deve essere proposta entro nove mesi dalla pubblicazione della menzione di concessione del brevetto, in forma scritta e motivata, previo pagamento della tassa di opposizione. Legittimato all azione è qualsiasi terzo, anche se non possiede un particolare interesse. Le cause di opposizione sono fissate dall art. 100 EPC. L onere della prova spetta sempre all opponente, che peraltro può ritirare l opposizione senza che si determini l estinzione del procedimento, che prosegue d ufficio. I provvedimenti emessi dalla divisione di opposizione, ma anche le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame e della divisione giuridica, sono impugnabili dinnanzi le Camere di ricorso. Recenti modifiche alla Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC2000) Le principali modifiche apportate alla Convenzione sul Brevetto Europeo entrata in vigore il 13 dicembre 2007 (EPC 2000), sono le seguenti: è possibile effettuare il deposito della domanda di brevetto Europeo in qualsiasi lingua 10 : il richiedente ha tempo due mesi per fornire una traduzione in una delle tre lingue ufficiali dell EPO (se non provvede nei termini prestabiliti la domanda è considerata ritirata, senza possibilità di richiedere il cosiddetto further processing); non è più necessario presentare le rivendicazioni ma solo la descrizione dell invenzione o addirittura un semplice riferimento ad una precedente domanda (procedura nota come filing by reference 11 - entro due mesi il richiedente dovrà fornire una copia autentica della domanda precedente e una traduzione della stessa); è possibile integrare la domanda di brevetto con parti mancanti della descrizione e dei disegni 12 (entro due mesi dal deposito della stessa o da un invito da parte dell EPO), ma non delle rivendicazioni; una domanda depositata in qualsiasi Stato membro del WTO 13 (l Organizzazione Mondiale del Commercio) può essere citata come domanda di priorità e il titolare avrà tempo fino a 16 mesi a partire dalla data di primo deposito per rivendicare o correggere la dichiarazione di priorità 14 ; il titolare può limitare o addirittura revocare un brevetto Europeo concesso 15 (si tratta di una procedura ex parte, che deve essere sospesa solo se viene presentata un opposizione alla concessione del brevetto); il titolare può richiedere la petition for review 16 alla Commissione ampliata di Ricorso, ovvero una seconda istanza di appello; 10 Con la precedente Convenzione era obbligatorio depositare la domanda di brevetto in una delle tre lingue ufficiale dell EPO: inglese, francese e tedesco o nella lingua nazionale. 11 Il riferimento alla domanda precedente deve contenere: - la data e il numero di deposito; - l ufficio presso cui è stata depositata; - un indicazione in merito alle parti incluse nel deposito per riferimento (descrizione, disegni e rivendicazioni). 12 Le parti mancanti devono essere contenute nella domanda di priorità. 13 E non solo in uno Stato aderente alla Convenzione di Unione di Parigi. 14 La richiesta di ripristino deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza naturale del periodo di dodici mesi. 15 Per avviare la procedura non c è nessun termine temporale prestabilito; l effetto della revoca è ab initio in tutti gli Stati designati; nel caso della limitazione la Divisione d Esame procede ad avviare un esame di merito per verificare che le modifiche apportate costituiscano un effettiva limitazione e non un ampliamento dell ambito di tutela. Se la limitazione è accettata il brevetto viene pubblicato come B3. Se il brevetto è stato convalidato in Italia, il nuovo testo modificato dovrà essere tradotto per avere effetto anche in Italia. 12

13 estensione del further processing (copre quasi tutti i casi di mancato rispetto di un termine) anche per il pagamento delle tasse; è stato modificato l art 51(1): sono brevettabili le invenzioni in tutti i settori della tecnologia (come prevede l accordo TRIPS e la Convenzione di Strasburgo), anche se si è mantenuto il divieto di brevettare i programmi per elaboratore; sono stati altresì modificati l art. 52(4) ora 53(c) [i metodi terapeutici, chirurgici e diagnostici sono esclusi dalla brevettabilità per motivi etici e non più per mancanza di industrialità], l art. 54(4) [che è stato cancellato ora qualsiasi domanda di brevetto Europeo depositata anteriormente ma pubblicata anche successivamente costituisce prior art, a prescindere dagli Stati designati in comune], l art. 54(5) [riguarda il secondo uso medico anziché la rivendicazione Swiss-style viene consentita la protezione sul prodotto], l art. 69 [prevede che l ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni 17 ] e il relativo Protocollo [è stato aggiunto un nuovo paragrafo 18, dove si fa menzione per la prima volta degli equivalenti]; non è più necessario designare almeno uno Stato contraente (tutti sono automaticamente designati all atto del deposito della domanda di brevetto); i casi in cui è necessario presentare una traduzione della domanda di priorità sono limitati: a) durante un procedimento di opposizione, b) se è stato effettuato un filing by reference o c) se sono state rilevate parti mancanti nella descrizione e/o nei disegni e queste sono contenute nel documento di priorità. Alcune di queste modifiche sono particolarmente rilevanti per chi si occupa di ricerche brevettuali: ora si possono posticipare elementi importanti (per es. rivendicazioni, dichiarazione che sussiste un documento di priorità) o attuare strategie (per es. limitazione di un brevetto concesso, ) che avranno certamente un influsso anche sulla fase di esame della domanda di brevetto e sulla pubblicazione della stessa. 16 Solo per violazioni procedurali (per es. la Commissione di Ricorso non ha convocato un udienza orale richiesta dall appellante) e non per un riesame sostanziale della brevettabilità. 17 La descrizione e i disegni servono a consentire una migliore interpretazione del brevetto ma non possono essere utilizzati per integrarle e quindi ampliare l oggetto dell esclusiva. 18 Per determinare l ambito di protezione conferito da un brevetto Europeo, si dovrà tenere debitamente conto di qualsiasi elemento equivalente ad uno degli elementi specificati nelle rivendicazioni. 13

14 Domanda di brevetto internazionale (PCT) Il sistema del brevetto internazionale PCT [Patent Cooperation Treaty - Trattato di cooperazione di Washington in materia di brevetti, gestito dall Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO), con sede a Ginevra] consente di richiedere la tutela brevettuale in 144 stati membri. La procedura prevede la presentazione di un unica domanda, di una ricerca internazionale e di un successivo esame (non vincolante ed opzionale) e successiva concessione ad opera degli Uffici nazionali dei singoli paesi designati. La procedura PCT non è un sistema di concessione, ma in pratica una procedura di ritardo per l ingresso nelle fasi nazionali (in cui si avrà il titolo concesso, se sussistono i requisiti di brevettabilità). Con un unico deposito si producono gli stessi effetti di una domanda nazionale per gli Stati designati; si ha, inoltre, la possibilità di designare brevetti regionali, ossia validi in un gruppo di paesi. Attualmente le organizzazioni regionali sono quattro: Ufficio Brevetti Europeo (EPO); Organizzazione sul Brevetto Eurasiatico (EAPO); Organizzazione Africana della Proprietà Intellettuale (OAPI); Organizzazione Regionale Africana per la Proprietà Industriale (ARIPO). Dal PCT viene esclusa la tutela del disegno o modello industriale, quella del marchio e la tutela delle varietà vegetali, che ricadono sotto altri trattati o convenzioni. La sequenza procedurale si articola in tre fasi (v. figura 2): presentazione di una domanda internazionale; esecuzione di una ricerca di brevettabilità; avvio di un esame preliminare (opzionale). I requisiti minimi per ottenere una data di deposito sono i seguenti: almeno uno dei richiedenti deve avere la residenza o la nazionalità di uno Stato contraente; la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura; Inoltre, la domanda deve contenere almeno: l indicazione che si richiede una domanda PCT; la designazione degli Stati (tutti dal 1 gennaio 2004); il nome del richiedente; una descrizione; almeno una rivendicazione. Per quanto concerne la prima fase, la domanda può essere presentata da qualsiasi residente o di nazionalità appartenente ad uno Stato contraente [un richiedente italiano può effettuare il deposito all UIBM (ma non presso le Camere di Commercio) o direttamente agli uffici dell OMPI o dell EPO]. La lingua utilizzata per il deposito dipende dall Ufficio ricevente (inglese, francese, tedesco, russo, giapponese, cine, arabo e spagnolo) ma comunque compatibile con quella del competente ISA ( International Searching Authority ). L Ufficio nazionale compie un esame formale e provvede ad inviarne copia all OMPI e all ufficio incaricato della ricerca, che per un residente in Italia è l Ufficio Brevetti Europeo. Quest ultimo redige un rapporto di ricerca (ISR International Search Report) in cui cita le diverse anteriorità ritrovate e un opinione scritta (WO - Written Opinion). Box 4 Esempio di rapporto di ricerca domanda di brevetto internazionale PCT n. WO 2006/

15 Elenco delle categorie dei documenti citati nei rapporti di ricerca: 15

16 X Y A O P T E D L particularly relevant documents when taken alone (implies: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step) particularly relevant if combined with another document of the same category documents defining the general state of the art documents referring to non-written disclosure intermediate documents (documents published between the date of filing and the priority date) documents relating to theory or principle underlying the invention (documents which were published after the filing date and are not in conflict with the application, but were cited for a better understanding of the invention) potentially conflicting patent documents, published on or after the filing date of the underlying invention document already cited in the application document cited for other reasons (e.g., a document which may throw doubt on a priority claim) Dopo il ricevimento dell ISR, il richiedente ha la facoltà di modificare le rivendicazioni (per limitare l ambito di tutela), prima della pubblicazione della domanda. Ulteriori modifiche alle rivendicazioni, alla descrizione e ai disegni sono possibili solo se viene richiesto l esame ( International Preliminary Examination ) Dopo 18 mesi dalla data di priorità, la domanda viene pubblicata. Terminata la prima fase, il depositante può scegliere di richiedere l esame internazionale e iniziare la seconda fase, oppure sganciarsi dalla procedura PCT e seguire la via dell esame separato nei vari paesi. L esame si richiede depositando presso il competente IPEA una Demand entro 3 mesi dalla trasmissione di ISR + WO oppure entro 22 mesi dalla data di priorità., è facoltativo e non vincolante nelle successive fasi nazionali, ma se l esito è positivo la fase regionale europea (per esempio) prosegue più facilmente verso la concessione del brevetto Europeo. In altri Stati è possibile che sia effettuata una nuova ricerca di brevettabilità. L ingresso nelle fasi nazionali o regionali viene quindi differito entro 30/31 mesi dalla data di priorità. Le fase nazionali consistono nel formalizzare la domanda di brevetto internazionale nei Paesi designati e prevede il pagamento di tasse nazionali, il deposito di traduzioni e la nomina di mandatari locali, secondo quanto richiesto dalle leggi nazionali dei singoli Paesi scelti Il periodo di ingresso nelle fasi nazionali dipende dall Ufficio Designato o Eletto (se è stato richiesto l esame): per l EPO sono 31 mesi. Con il sistema PCT si semplificano le procedure di deposito multinazionale e si possono posticipare le spese. Si ha di converso un aumento dei costi complessivi. Si consiglia di depositare la prima domanda di base nel proprio paese e poi decidere quale 16

17 procedura seguire tra: la richiesta di un brevetto europeo e il deposito di domande nazionali separate in paesi non europei; la richiesta di brevetto PCT, nel quale si include il brevetto europeo; la richiesta di brevetti nazionali. DE Deposito PCT Pubblicazione EP US Domanda di priorità IT, UK, CN ISR + Written Opinion Demand (opzionale) IPRP AU Figura 2 Schema procedura PCT Fasi nazionali o regionali 17

18 Modelli d utilità Rispetto ad altri diritti di proprietà industriale non vi è una legislazione (internazionale o europea) armonizzata sui modelli d utilità. Solo la Convenzione di Unione di Parigi (1883) ne fa cenno e stabilisce alcune regole generali, come il trattamento nazionale per i titolari non residenti e la tutela temporanea in occasione di fiere internazionali. Pertanto è possibile proteggere un modello d utilità su base nazionale ma tale tutela non è prevista dalle legislazioni di tutti gli Stati. Modelli d utilità e brevetti per invenzione tutelano differenti aspetti dell innovazione. Un brevetto per invenzione industriale si riferisce ad una invenzione nuova, inventiva e suscettibile di applicazione industriale, mentre un modello d utilità consiste in un miglioramento della forma di un oggetto, che non costituisce una soluzione ad un problema tecnico, ma piuttosto conferisce una particolare utilità ad un prodotto che già esiste. Il miglioramento ottenuto dalla forma fornisce al prodotto una maggiore efficacia immediatamente evidente e/o una comodità d utilizzo rispetto ai prodotti noti, ma non trasforma l oggetto in qualcosa di sostanzialmente nuovo e differente. Rispetto al brevetto, un modello d utilità ha un periodo di validità inferiore: in Italia vale dieci anni e non è sottoposto ad esame dei requisiti. È, inoltre, possibile estendere un modello d utilità come domanda di brevetto europeo. Il sistema dei modelli d utilità, inizialmente una creazione tedesca, ha avuto un particolare successo nei paesi asiatici: Giappone, Corea, Cina, Taiwan e Vietnam. 18

19 Disegni o modelli industriali La norma comunitaria prevede una doppia tipologia di protezione: disegni o modelli non registrati e registrati. La prima tutela, che decorre dalla data di prima divulgazione per una durata massima di tre anni, serve a proteggere dalla copia pedissequa. La registrazione consente una protezione più ampia (non solo dal punto di vista temporale, ovvero per venticinque anni, con rinnovo ogni cinque anni) e precisamente conferisce i seguenti diritti: impedire l utilizzo di un disegno o modello non solo identico ma che riproduce la stessa impressione generale; escludere i terzi dall utilizzo del disegno o modello (fabbricazione, offerta e/o vendita, importazione/esportazione, impiego). Oggetto di registrazione (e non di brevettazione) sono i disegni e modelli nuovi e dotati di carattere individuale. Per la valutazione non ci si basa più sul valore estetico (il requisito dello speciale ornamento è stato eliminato dalla più recente normativa). Un disegno o modello è nuovo se non è stato divulgato uno identico (o differente per dettagli minimi o irrilevanti) prima della data di deposito della domanda. Il requisito della novità è assoluto (ovvero senza limitazione né territoriale né temporale), sebbene sia temperato da alcune disposizioni: la conoscenza da parte degli ambienti specializzati nel settore interessato; la rivelazione a terzi sotto vincolo di riservatezza; la divulgazione a terzi realizzata tramite un abuso nei confronti dell avente diritto; la predivulgazione da parte dell autore nei dodici mesi anteriori al deposito della domanda. Un disegno o modello possiede carattere individuale se, per un utilizzatore informato, l impressione generale suscitata differisce da quella di un precedente disegno o modello, tenendo presente l eventuale affollamento esistente nel settore specifico del prodotto. Il carattere individuale non ha alcun riferimento estetico. Ma chi è l utilizzatore informato? Non è un esperto o un critico di design e neppure il consumatore medio ma un soggetto che conosce bene il mercato del prodotto in cui s incorpora il disegno o modello ed è in grado di cogliere quelle differenze estetiche che potrebbero sfuggire ad un acquirente occasionale. Alcuni esempi di valutazione dei requisiti sono riportati nell allegato 1: si tratta di alcune decisioni della Divisione Annullamento dell Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI). Le singole parti di un prodotto complesso sono altresì tutelabili, ma solo per quanto concerne l aspetto esteriore. Il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, deve rimanere visibile. Le parti di ricambio possono essere tutelate solo in astratto: infatti, il titolare non può impedire al ricambista indipendente la riproduzione e la vendita di un componente destinato a riparare un prodotto complesso e a ripristinare l aspetto originario. Il legislatore ha deciso per la liberalizzazione del mercato dei ricambi. Dalla clausola di riparazione dovrebbero essere esclusi gli accessori, poiché presentano una forma tendenzialmente libera ed autonoma essendo dotati di valore estetico autonomo. Un disegno o modello è anche tutelato dal diritto d autore, ma solo se possiede carattere creativo e valore artistico. È difficile fornire una definizione dei requisiti sopramenzionati nonché valutarli: nel primo caso ci si potrebbe riferire all impronta personale impressa dall autore all opera, mentre nel secondo al particolare gradiente estetico dell opera o alla forte innovatività rispetto alle tendenze socioculturali correnti. 19

20 I requisiti di brevettabilità Sono tre i requisiti di brevettabilità: novità, attività inventiva e applicazione industriale. I riferimenti normativi, considerando la legge italiana e la normativa europea, sono i seguenti: Novità (art. 54 EPC) (1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of the state of the art. (2) The state of the art shall be held to comprise everything made available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other way, before the date of filing of the European patent application. (3) Additionally, the content of European patent applications as filed, the dates of filing of which are prior to the date referred to in paragraph 2 and which were published on or after that date, shall be considered as comprised in the state of the art. (4) Paragraphs 2 and 3 shall not exclude the patentability of any substance or composition, comprised in the state of the art, for use in a method referred to in Article 53 (c), provided that its use for any such method is not comprised in the state of the art. (5) Paragraphs 2 and 3 shall also not exclude the patentability of any substance or composition referred to in paragraph 4 for any specific use in a method referred to in Article 53 (c), provided that such use is not comprised in the state of the art. Art. 46 (D. Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30) 1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica. 2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo. 3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi. 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione. Commenti Il requisito della novità ha lo scopo di non consentire la brevettazione di ciò che è già noto. I concetti fondamentali sono la nozione di novità assoluta (lo stato della tecnica comprende tutte le conoscenze, ovunque esse siano state rese accessibili al pubblico, con qualunque mezzo) e la non accessibilità al pubblico. Lo stato della tecnica è costituito da quattro categorie di nozioni: le comuni conoscenze generali (contenute nei libri di testo e nei principali articoli tecnici); le conoscenze potenziate (tutti i brevetti pubblicati da USPTO, EPO e JPO, la letteratura brevettuale dei paesi più industrializzati e la letteratura dei paesi non industrializzati che sono però specializzati nella tecnologia in questione); le conoscenze nascoste (tesi di laurea, conferenze, pubblicazioni depositate in biblioteca, ecc ); domande di brevetto anteriori pubblicati successivamente. La divulgazione, per essere distruttiva del requisito di novità, deve essere effettuata a persone competenti in grado di comprendere ed attuare l invenzione. Un invenzione non è considerata divulgata se viene comunicate a persone legalmente vincolate al segreto sia per legge (dipendenti d azienda) sia contrattualmente (perché hanno sottoscritto un accordo di riservatezza). 20