UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione d Opposizione B280 OPPOSIZIONE N. B Pastas Alimenticias Romero S.A, Avda. de Madrid, 43, Daroca, Zaragoza, Spagna (opponente), rappresentata/o da J. Isern Patentes Y Marcas, Avenida Diagonal, 463 bis, 2 piso, Barcelona, Spagna (rappresentante professionale) c o n t r o In-Forma Di A.Passi & M.Guadagnini Snc, Corso Della Libertà 76, Bolzano, Italia (richiedente), rappresentata da Studio Loner Bertacchi, Piazza Walther, 22, Bolzano, Italia, Alessandro Di Puppo, Via Verona 4, Bolzano, Italia (rappresentanti professionali). Il 21/01/2013, la Divisione d Opposizione emana la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. B è accolta parzialmente, ovvero per i seguenti prodotti contestati: Classe 30: riso, farine e preparati fatti di cereali; pasti preparati a base di noodle 2. La domanda di marchio comunitario n è respinta per tutti i prodotti suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti, ovvero: Classe 5: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi, prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi. impianti chirurgici [tessuti viventi]; plasma sanguigno; sangue per uso medico; sperma per l'inseminazione artificiale. Classe 29: pesce; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili. Classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sago, succedanei del caffè; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare; acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso

2 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 2 di 7 domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; snack a base di riso; sushi. 3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese. MOTIVAZIONE: L'opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio comunitario n , vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 5, 29 e 30. L opposizione si basa sulla registrazione di marchio spagnola n L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC. In data 02/12/2011, l opponente ha richiesto la limitazione dei prodotti della classe 29 della domanda. RISCHIO DI CONFUSIONE ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza.. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento. a) I prodotti I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità. I prodotti sui quali si basa l opposizione sono i seguenti: Classe 30: paste alimentari I prodotti contestati, dopo la limitazione della classe 29 della domanda, sono i seguenti: Classe 5: prodotti farmaceutici e veterinari; prodotti igienici per la medicina; sostanze dietetiche per uso medico, alimenti per neonati; impiastri, materiale per fasciature; materie per otturare i denti e impronte dentarie; disinfettanti; prodotti per la distruzione degli animali nocivi; fungicidi, erbicidi. Classe 29: pesce; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli commestibili, grassi commestibili. Classe 30: caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagu, succedanei del caffè; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di

3 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 3 di 7 melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare. La domanda di marchio comunitario contestata rivendica la protezione del titolo delle classe classi 5 e 30 della Classificazione di Nizza. Tale domanda è stata depositata il 13/09/2011. In seguito alla Comunicazione No. 2/12 del Presidente dell Ufficio del 20 giugno 2012, in relazione alle domande di marchio comunitario depositate prima del 21/06/2012 l Ufficio ritiene che l intenzione del depositante fosse quella di rivendicare tutti i prodotti inclusi negli elenchi alfabetici delle classi sopra indicate conformemente all edizione della Classificazione di Nizza in vigore al momento della presentazione della domanda di marchio. Nel caso presente, si tratta della 9ª Edizione della Classificazione di Nizza. Tuttavia, tale principio non si applica alla classe 29 dal momento che il depositante ha espressamente indicato che non era sua intenzione rivendicare l elenco alfabetico relativo a tale classe. Di conseguenza, al fine di prendere in considerazione gli interi elenchi alfabetici delle classi 5 e 30 della domanda di marchio comunitario contestata, la Divisione d Opposizione comparerà i prodotti dei marchi anteriori sia con (i) le indicazioni generali specificamente menzionate che con (ii) quei prodotti che, pur comparendo negli elenchi alfabetici non sono ricompresi in tali indicazioni generali, interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Nel caso delle classi 5 e 30 la Divisione d Opposizione ha identificato i seguenti prodotti inclusi negli elenchi alfabetici rivendicati dalla domanda di marchio comunitario contestata, i quali non sono ricompresi nelle indicazioni generali interpretate nel loro significato comune ed ordinario. Classe 5: impianti chirurgici [tessuti viventi]; plasma sanguigno; sangue per uso medico; sperma per l'inseminazione artificiale. Classe 30: acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; pasti preparati a base di noodle; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; snack a base di riso; sushi. Di conseguenza, per quanto riguarda tali classi, la comparazione terrà conto sia delle indicazioni generali che di tutti i prodotti più sopra indicati. Prodotti contestati in classe 5: I prodotti contestati contenuti nella classe 5 della domanda sono prodotti da aziende diverse, hanno natura e funzioni diverse dalla pasta del marchio anteriore dell opponente. Inoltre, sono commercializzati attraverso canali di distribuzione diversi e non sono tra loro in competizione. Essi sono pertanto diversi. Prodotti contestati in classe 29: I prodotti contestati contenuti nella classe 29 della domanda sono prodotti da aziende diverse, hanno diversa natura ed hanno utilizzazioni diverse dalle paste alimentari dell opponente. Infatti, benché essi siano commercializzati attraverso gli stessi canali commerciali o stessi punti vendita, questo criterio non è particolarmente rilevante

4 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 4 di 7 riguardo prodotti di largo consumo come sono quelli di cui si tratta. Infatti, nella moderna distribuzione, le grandi superfici commerciali vendono ogni tipo di prodotto. Inoltre, con riferimento ai prodotti di cui si tratta, si può affermare che il consumatore medio di riferimento non si aspetti che essi siano normalmente o tipicamente prodotti dalla stessa impresa e non li considererà come aventi la stessa origine commerciale. Essi sono pertanto diversi. Prodotti contestati in classe 30: I prodotti contestati della domanda come i pasti preparati a base di noodle sono molto simili alla pasta per uso alimentare in quanto il termine noodle è il nome con cui si indicano dei formati di pasta della cucina orientale, araba o di altre tradizioni culinarie. La pasta è quindi il loro ingrediente fondamentale e determinante. Il prodotto contestato della domanda riso ha un grado basso di somiglianza con le paste alimentari del marchio anteriore, poiché può avere lo stesso consumatore finale, gli stessi canali di distribuzione e utilizzazione. Inoltre esistono prodotti sul mercato dei prodotti per celiaci che sono prodotti a partire dalla farina di riso. I prodotti contestati della domanda come le farine e preparati fatti di cereali hanno un grado basso di somiglianza con la pasta di cui al marchio anteriore in quanto, pur essendo di natura diversa ed avendo utilizzazioni diverse, i primi possono essere acquistati dallo stesso consumatore finale per la preparazione di paste alimentari ed altri piatti a base di pasta fresca. Infatti, la farina è componente primaria e fondamentale delle paste alimentari dalla cui qualità esse dipendono in grande misura. Tali prodotti hanno lo stesso consumatore medio di riferimento rispetto al quale si può affermare che egli possa ragionevolmente attendersi che tali prodotti siano normalmente o tipicamente prodotti o commercializzati dalla stessa impresa e potrà, quindi, considerarli come aventi la stessa origine commerciale. I prodotti contestati della domanda come il caffè, tè, cacao, zucchero, tapioca, sagu, succedanei del caffè; pane; pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare; acqua di mare per la cucina; amido per uso alimentare; aromi diversi dagli olii essenziali; aromi per bevande diversi dagli olii essenziali; aromi per dolci diversi dagli olii essenziali; budini; essenze per l'alimentazione eccetto le essenze eteriche e gli oli essenziali; involtini di primavera; ispessenti per la cottura di prodotti alimentari; leganti per gelati; leganti per salsicce; pappa reale per l'alimentazione umana, non per uso medico; polveri per gelati; prodotti per render tenera la carne per uso domestico; prodotti per stabilizzare la panna montata; propoli; sandwiches; snack a base di riso; sushi sono prodotti da aziende diverse, hanno diversa natura ed hanno utilizzazioni diverse dalle paste alimentari dell opponente e, pertanto, sono diversi. b) I segni

5 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 5 di 7 Marchio anteriore Marchio impugnato Il territorio di riferimento è la Spagna. A livello visivo, i marchi contengono entrambi la parola FORMA scritta tuttavia in caratteri non molto simili. Inoltre entrambi i segni sono caratterizzati dall essere composti da due elementi verbali EN/In e FORMA. Pertanto i segni, entro questi limiti, possono dirsi simili. Tuttavia essi presentano notevoli differenze sul piano visivo. A parte la differente grafia delle parole, in quanto nella domanda di marchio la parola EN FORMA è scritta in caratteri maiuscoli standard mentre nel marchio anteriore IN FORMA si tratta di caratteri minuscoli che imitano la scrittura a mano, si deve rilevare che il segno richiesto si trova inserito all interno di un etichetta nera rettangolare con gli estremi piegati verso l altro. Particolare questo, che non trova riscontro alcuno nel marchio anteriore. D altra parte, il marchio anteriore è caratterizzato da due elementi grafici in colore rosso come il punto sulla i iniziale e le due parentesi tonde poste alla fine della parola FORMA che, a loro volta, non hanno corrispondenza nella domanda di marchio. Pertanto si deve concludere che i segni sono solo moderatamente simili da un punto di vista visivo. A livello fonetico, i segni sono simili per la presenza in entrambi della parola FORMA e per la forte similitudine delle preposizioni EN/IN e, quindi, i segni sono nel loro complesso foneticamente molto simili. A livello concettuale, la locuzione italiana IN FORMA della domanda ha il medesimo significato, per il pubblico spagnolo, dela corrispondente locuzione spagnola EN FORMA, cioè lo stato di chi si sente fisicamente e psicologicamente bene. Pertanto i segni sono concettualmente identici. Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, ma soprattutto concettuali e fonetiche, si ritiene che i segni oggetto della comparazione siano simili. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. I segni non contengono elementi che potrebbero essere chiaramente considerati più distintivi o dominanti (visivamente appariscenti) di altri elementi. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente non ha rivendicato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

6 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 6 di 7 Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore, nel suo complesso, non ha alcun significato in relazione ai prodotti in questione per il pubblico del territorio di riferimento. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale. e) Pubblico di riferimento livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. Nel caso in esame, i prodotti sono rivolti al grande pubblico. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione Alla luce della quasi-identità fonetica ed identità concettuale dell elemento verbale dei segni a confronto, e tenuto conto della somiglianza di parte dei prodotti contestati, si deve concludere che sussiste un rischio di confusione parziale da parte del pubblico. Infatti, la quasi-identità fonetica ed identità concettuale dell elemento verbale dei segni a confronto non sono adeguatamente controbilanciate dalle differenze grafiche che, d altra parte, potrebbero essere considerate varianti grafiche dello stesso marchio utilizzate per ragioni commerciali o marketing dallo stesso proprietario. Infatti, il consumatore che non ha presenti entrambi i segni al momento dell atto dell acquisto, ma decide sulla base di un ricordo incompleto ed incerto, sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni, generando così una sicura associazione o richiamo reciproco che non è adeguatamente controbilanciato dalle differenze visive o fonetiche dei segni a confronto. Inoltre, entrambi i segni (e, più specificatamente, il marchio dell opponente)possono essere intesi come riferentisi ad una serie di prodotti alimentari dietetici o destinati a mantenere un certo benessere fisico. Per questo motivo, tenuto conto del fatto che il consumatore è a conoscenza del fatto che nella pratica commerciale di prodotti alimentari in generale e dei prodotti lato senso dietetici, le aziende normalmente commercializzano diversi tipi di prodotti sotto lo stesso marchio ombrello, si può ragionevolmente concludere che il consumatore medio di riferimento, se confrontato, come in questo caso, a prodotti recanti un marchio foneticamente molto simile e concettualmente identico, possano far risalire detti prodotti (ovvero, per lo meno possano avere il ragionevole dubbio) calla stessa origine commerciale. Di conseguenza, debitamente considerato ogni fattore di rilevanza nel presente caso, inclusa l interdipendenza tra gli stessi (cios il fatto che un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa), la Divisione d Opposizione ritiene che sussiste un rischio di confusione per i prodotti della domanda considerati simili. Considerato quanto precede, la Divisione d Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio spagnolo dell'opponente.

7 Decisione sull Opposizione N. B pag. : 7 di 7 Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti considerati simili a quelli del marchio anteriore. L'opposizione non è accolta per quanto riguarda i restanti prodotti dissimili. SPESE Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d Opposizione decide una ripartizione differente. Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese. La Divisione d Opposizione Birgit FILTENBORG Mauro BUFFOLO Maria Luce CAPOSTAGNO Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.