UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE della Prima Commissione di ricorso dell 8 giugno 2011

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1 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Commissioni di ricorso Nel procedimento R 1407/ DECISIONE della Prima Commissione di ricorso dell 8 giugno 2011 FIFTY NINE S.A. Boulevard du Prince Henri, 19-21, LU-1724 Luxembourg richiedente / ricorrente rappresentata da SIGNUS S.r.l.., Via O. Malagodi, 1, IT Cento (FE), Italia contro BARBA S.r.l. Via S. Pasquale a Chiaia, 83 IT Napoli Italia opponente / resistente rappresentata da STUDIO CIRILLO, Via S. Lucia, 15, IT Napoli, Italia RICORSO relativo al procedimento di opposizione n (domanda di marchio comunitario n ) LA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO composta da Th. Margellos (Presidente), M. Bra (Relatore) e C. Rusconi (Membro) Cancelliere: P. López Fernández de Corres ha pronunciato la seguente Lingua del procedimento: Italiano

2 2 Decisione Sintesi dei fatti 1 Con domanda del 24 luglio 2007, la S.A. FIFTY NINE (in appresso: la richiedente ) chiedeva la registrazione del seguente marchio denominativo: BARBAGIGGIA per contraddistinguere i seguenti prodotti e servizi: Classe 18 Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. Classe 25 Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria. Classe 28 Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale. 2 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 001/2008 del 7 gennaio Il 14 marzo 2008, la S.r.l. BARBA (in appresso: l opponente ) presentava opposizione contro la suddetta domanda, sulla base del marchio denominativo registrato come BARBA - marchio italiano, n , depositato il 12 gennaio 2001 e registrato il 26 aprile 2001, fra altri per i prodotti dei capi delle classi 18 e Marchio comunitario, n , depositato il 9 luglio 2001 e registrato il 2 agosto 2006, fra altri per i prodotti dei capi delle classi 18 e L'opposizione si fondava su una parte dei prodotti per i quali i marchi anteriori sono registrati, cioè sui i prodotti delle classi 18 e 25, ed era rivolta contro parte dei prodotti della domanda di registrazione, cioè contro i prodotti delle classi 18 e L'opponente adduceva la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) RMC. 6 Il richiedente richiedeva che l opposizione fosse respinta perché i marchi presentano numerose differenze che portano a escludere un rischio di confusione e richiedeva la prova di uso del marchio anteriore italiano. 7 L opponente addiceva la sussistenza di un rischio di confusione, perché i marchi sono simili e i prodotti sono identici, e ha prodotto vari documenti a prova dell uso del marchio anteriore italiano.

3 3 8 Con decisione del 30 giugno 2010 (in appresso la decisione impugnata ), la divisione Opposizione accoglieva l opposizione per tutti i prodotti contestati e poneva le spese a carico del richiedente, per i seguenti motivi: - L opposizione va esaminata sulla base del marchio anteriore comunitario. - I prodotti sono identici, dato che entrambi i segni contengono i capi delle classi 28 e Sotto il profilo visivo e fonetico, i marchi sono simili nella misura in cui entrambi contengono l elemento BARBA, in posizione iniziale. - Concettualmente, BARBAGIGGIA è una parola di fantasia in tutti paesi europei, mentre la parola BARBA ha un significato chiaro in italiano, portoghese e spagnolo. In questi paesi, i marchi non presentano similitudine concettuale. Nel resto dei paesi, nessuno dei segni ha un significato, e pertanto il confronto concettuale non influenza la somiglianza dei segni. - I prodotti sono identici e destinati al pubblico in senso lato. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale. La coincidenza visiva e fonetica nella parte iniziale dei segni, è in questo caso pertinente, dato che l elemento denominativo non è molto breve e che il pubblico lo leggera da sinistra verso destra, in modo ché la parte iniziale cattura per prima l'attenzione del lettore. Pertanto, il fatto che la coincidenza visiva e fonetica si trovi nella parte iniziale dei segni è pertinente. Pertanto i segni presentano un medio livello di somiglianza visiva e fonetica. I segni sono concettualmente dissimili per il pubblico italiano, portoghese e spagnolo, mentre sono concettualmente neutri, per il pubblico dei restanti paesi europei. Dato che il marchio anteriore è interamente riprodotto nel marchio impugnato, in tutti gli Stati membri, diversi dalla Spagna, Portogallo e Italia, le differenze fra i segni (non) sono sufficienti per controbilanciare le somiglianze visive e fonetiche fra i segni. - Poiché sussiste un rischio di confusione con il marchio Comunitario anteriore, il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati. Pertanto, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori su cui era basata l opposizione. 9 Il 26 luglio 2010, il richiedente presentava un ricorso e la memoria contenente i relativi motivi. 10 Il ricorso è stato trasmesso alla divisione Opposizione per la revisione, conformemente all articolo 60 bis del RMC, ed è stato deferito alle Commissioni di ricorso in data 9 agosto Il 15 settembre 2010, l opponente depositava la propria memoria di risposta. 12 Il richiedente presentava replicava con una memoria in data 12 novembre L opponente controreplicava in data 8 aprile 2011.

4 4 Argomenti delle parti 14 Il richiedente chiede alla Commissione di annullare la decisione impugnata e di condannare l opponente a tutte le spese del procedimento. Le sue argomentazioni possono essere riassunte come segue: - Il marchio BARBAGIGGIA si compone di un unico vocabolo di fantasia, che rimarrà impreso nella mente del consumatore nella sua unitarietà. Dato che il consumatore percepisce normalmente un marchio come un tutt uno e non effettua un esame analitico dei suoi singoli elementi, non è corretto scomporre il segno in porzioni, al fine di confrontare una sola parte con il marchio anteriore. - Il principio secondo cui la parte iniziale è più importante non trova applicazione nella fattispecie, dato che il pubblico non farà nessuna pausa né visiva, né fonetica, né concettuale, fra il termine BARBA e il termine GAGGIA. - Anche se il marchio anteriore è totalmente incorporato in quello richiesto, quest ultimo è un marchio unitario, ove il termine BARBA non è divisibile, né dominante, dato che la componente gaggia non può essere considerata trascurabile nell impressione complessiva del segno. - I segni si differenziano notevolmente, dal punto di vista visivo per la loro lunghezza e dato che più della metà di lettere o sillabe del marchio richiesto sono diverse da quelle che compongono i marchi anteriori. - Il fatto che i prodotti siano identici no basta per dar luogo a rischio di confusione, dato che i segno complessivamente valutati, sono dissimili. - Contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, non vi è rischio di confusione perché, nonostante l elemento comune BARBA, complessivamente valutati, i segni si distinguono completamente, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale. - Le prove d'uso non dimostrano una relazione diretta titolare-marchio-prodotti, motivo per il quale si richiede di non tenere conto del marchio anteriore italiano. 15 L opponente domanda alla Commissione di confermare la decisione impugnata e di condannare il richiedente alle spese, richiamando sostanzialmente le considerazioni sviluppate in sede di opposizione e quelle della decisione impugnata. Motivazione 16 Il ricorso è conforme agli articoli 58, 59 e 60 RMC e alla regola 48 REMC, ed è pertanto ammissibile. 17 Va sottolineato innanzitutto evidenziato che, per valutare la sussistenza di un rischio di confusione, la decisione impugnata ha considerato solo il marchio

5 5 anteriore comunitario. È pacifico che questo marchio anteriore non è sottoposto al onere di prova di uso. La Commissione statuirà ugualmente sulla base del marchio anteriore comunitario. 18 L articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC dispone che, in seguito all opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso alla registrazione se a causa dell identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. 19 Secondo una costante giurisprudenza, configura un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente connesse (v. sentenza del 10 settembre 2008, T-325/06, Capio, non pubblicata nella Raccolta, punto 70 e sentenze del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon, punto 29, e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 17). 20 Secondo questa stessa giurisprudenza, l esistenza di un rischio di confusione dal punto di vista del pubblico deve essere oggetto di valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie, in particolare l interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati. In tal senso, un limitato grado di somiglianza tra i prodotti o servizi contrassegnati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi, e viceversa (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punto 22). 21 La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio di confusione. Il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, punto 23; e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 25). Tuttavia, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (v. sentenza del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, punto 26). 22 Nella fattispecie, il marchio anteriore esaminato è un marchio comunitario e, conseguentemente, il territorio pertinente ai fini dell analisi del rischio di confusione è costituito dall Unione europea nel suo complesso. Tuttavia, per giurisprudenza costante, affinché la domanda di registrazione di marchio comunitario sia rifiutata, è sufficiente l esistenza di un rischio di confusione per il consumatore di un solo Stato membro.

6 6 23 Peraltro, atteso che i prodotti di cui trattasi nella specie costituiscono prodotti di consumo corrente, il pubblico di riferimento è composto dai consumatori europei medi, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti. 24 Nella fattispecie, si tratta di prodotti di abbigliamento e accessori. Si ritiene, pertanto, che il livello di attenzione che il consumatore presterà nell acquisto dei prodotti in questione è medio. Trattandosi di prodotti di abbigliamento e accessori, si ritiene che il livello di attenzione che il consumatore presterà nell acquisto dei prodotti in questione è medio. 25 È pacifico che i prodotti a confronto siano identici, dato che entrambi i marchi comprendono il capo delle classi 18 e Peraltro, la valutazione globale deve essere fondata, per quanto riguarda la somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico o semantico dei segni in conflitto, sull impressione generale prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. (v. sentenza del 11 novembre 1997, C- 251/95, Sabèl, punto 23). 27 Inoltre, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili, quando dal punto di vista del pubblico pertinente, esiste tra loro un uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti pertinenti (v. sentenze del 23 ottobre 2002, T- 6/01, Matratzen, punto 30; e del 26 gennaio 2006, causa T-317/03, Variant, punto 46). 28 I segni da porre a raffronto sono i marchi denominativi BARBA (marchio anteriore comunitario) e BARBAGIGGIA (marchio richiesto). 29 La divisione Opposizione ha ritenuto che, il marchio anteriore comunitario e il marchio richiesto presentassero somiglianze visive e fonetiche, visto che il marchio richiesto incorpora il marchio anteriore BARBA, in posizione iniziale. Per questo motivo, la divisione Opposizione ha ritenuto che nonostante le differenze visive e fonetiche risultanti dall aggiunta del vocale GIGGIA, i segni fossero complessivamente simili, ad un grado medio, sul piano visivo e fonetico. 30 Tale conclusione è conforme alla giurisprudenza del tribunale e deve essere condivisa (v. sentenza del 25 giugno 2010, T-407/08, Metromeet, punto 30 e seguenti, in particolare punti 34 e 37). 31 Relativamente al confronto visivo la Commissione ritiene esistere in effetti, fra i marchi in causa, sia elementi di somiglianza, sia differenze. Per quanto riguarda le differenze visive, si osserva che il suffisso «GIGGIA» del marchio richiesto lo rende più lungo del marchio anteriore. Le somiglianze, sono nel termine «BARBA», che corrisponde al marchio anteriore comunitario e che è altresì la prima parte del marchio richiesto BARBAGIGGIA. 32 Tenuto conto della posizione iniziale del vocale BARBA, quest ultimo avrebbe un impatto più cospicuo della seconda parte del marchio richiesto. In effetti, è stato più volte dichiarato che il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla prima parte delle parole (v. sentenze del T-183/02 e T-184/02,

7 7 MUNDICOR, punto 81; del 16 marzo 2005, T-112/03, Flexi Air, punti 64 e 65). Nella fattispecie la componente «BARBA» del marchio BARBAGGIGGIA, data la sua posizione iniziale, cattura in modo del tutto particolare l attenzione del consumatore di riferimento. Tale accresciuta attenzione non esclude la percezione, da parte di detto medesimo consumatore di riferimento, del elemento «GIGGIA» del marchio richiesto. Ciò non di meno, globalmente, si deve riconoscere una certa somiglianza visiva fra i marchi in questione. 33 La richiedente fa presente che il segno BARBAGIGGIA si differenza dal segno anteriore BARBA, visto che le due ultime sillabe, sono più lunghe delle prime due sillabe e che il segno richiesto è più lungo. Va rilevato, tuttavia che tali considerazioni non sono determinanti per scartare tutta somiglianza visiva, visto che, in principio, il consumatore di riferimento presta più attenzione alla parte iniziale di un segno, che alla sua parte finale (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 77). 34 La richiedente richiama inoltre la forza attrattiva dell elemento «giggia» a causa della ripetizione delle lettere «g-gg» posizionate in successione al centro del segno. Talli considerazioni della richiedente sono corretti. Nonostante non cancellano la somiglianza fra i marchi in causa tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «BARBA» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 35 Da ciò risulta che si deve riconoscere un grado medio di somiglianza visiva fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore BARBA. 36 Per quanto attiene al confronto fonetico, il marchio richiesto BARBAGIGGIA si distingue dal marchio anteriore comunitario BARBA, per la struttura sillabica e il ritmo sonoro diversi rispetto al marchio anteriore. Il consumatore di riferimento accentuerà i segni in questione secondo le proprie regole di pronuncia. Per di più, le ultime sillabe aggiungono un suono diverso al marchio richiesto rispetto al marchio anteriore comunitario. Sebbene i marchi in questione abbiano una struttura sillabica diversa, e quindi un ritmo sonoro differente, si riscontra una quasi identità fonetica relativamente al termine «BARBA», in posizione iniziale. 37 La richiedente asserisce che, grazie alla peculiare sonorità imperniata sulla doppia «g», il suono «giggia» prevarrà rispetto alle sequenze sonore «barba». A tal riguardo, la Commissione rileva che, per lo meno in alcune lingue europee, la doppia «gg» del termine «giggia» non conferisce una sonorità notabilmente differente, rispetto alla singola lettera g. Per di più, nonostante siffatta sonorità, non si desume che il suono «giggia» s impone rispetto alle sequenze sonore «barba». Siffatta sonorità non è idonea a cancellare ogni somiglianza fonetica fra i marchi in causa, tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «barba» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 38 Per di più, è stato giudicato che il fatto che il numero di sillabe sia differente, non basta per scartare la sussistenza di una somiglianza fonetica fra i segni (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 79, e giurisprudenza citata). Questo detto, nella fattispecie, le due prime sillabi de

8 8 segni in paragone sono identici e saranno pronunciate praticamente nello stesso modo. Certo, l accento potrebbe variare, secondo le regole di pronuncia dei vari Stati membri, tuttavia questo non è sufficiente per scartare tutta similitudine fonetica fra i marchi in causa tenuto conto del fatto che il marchio anteriore «barba» è integralmente ripreso nella parte iniziale del marchio richiesto. 39 Da ciò risulta che si debba riconoscere per lo meno un certo grado di somiglianza fonetica fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore BARBA (v. sentenza del 19 maggio 2011, PEPE, e al./pepequillo, punto 80). 40 Per questi motivi, la Commissione ritiene che gli argomenti della richiedente non possano rimettere in discussione la valutazione secondo la quale i marchi presentassero una certa somiglianza visiva e fonetica. 41 Per quanto attiene, al raffronto visivo e fonetico, si deve osservare, da un lato, che i marchi coincidono, effettivamente, nel termine BARBA. Questa voce rappresenta, come si è visto, l elemento che dapprima cattura l attenzione del consumatore, in entrambi i segni, e assume per la sua posizione iniziale, un ruolo visivamente importante in entrambi i casi. La voce aggiuntiva del segno richiesto, ossia la parola GIGGIA, non è di natura tale da deviare totalmente l attenzione del consumatore dal fatto che il marchio anteriore BARBA sia completatemene ripreso, in posizione iniziale, nel marchio richiesto. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene che, nonostante le differenze segnalate, si debba riconoscere un grado medio di somiglianza visiva e almeno una certa somiglianza fonetica, fra il marchio richiesto BARBAGIGGIA e il marchio anteriore comunitario BARBA. 42 Con riguardo alla comparazione concettuale, è pacifico che il vocabolo BARBA, ha un significato chiaro in italiano, spagnolo e portoghese. Per di più, si deve necessariamente rilevare che la presenza del vocale GIGGIA nel marchio contestato fa che il termine BARBAGIGGIA, nel suo insieme, non ha nessun significato. Per questi motivi, è pacifico che per i consumatori, italiani, portoghesi e spagnoli, i marchi non sono concettualmente simili. Tuttavia, per il resto dei consumatori europei, entrambi i segni sono parole di fantasia, in modo ché l aspetto concettuale non influisce sulla comparazione dei segni. 43 La rivalutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, e in particolare tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenze del 29 settembre 1998, C-39/97, Canon, e del 22 giugno 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik ). 44 Nella fattispecie, va rilevato dapprima, che il marchio anteriore è dotato di un carattere distintivo inerente normale, come correttamente rilevato nella decisione impugnata. 45 Com è stato rilevato cui sopra, i segni presentano una certa somiglianza, sotto l aspetto visivo e fonetico. Per tutti i consumatori europei (ad eccezione di quelli

9 9 spagnoli, italiani o portoghesi), tali somiglianze non sono controbilanciate da nessuna differenza concettuale, fra i segni. Per di più, è pacifico che i prodotti siano identici. 46 In conformità con la giurisprudenza succitata, tenendo conto dell interdipendenza dei vari fattori da prendere in considerazione, l identità tra i prodotti di cui è causa in combinazione con la somiglianza dei marchi in questione, si deve concludere che sussista un rischio di confusione nella mente dei consumatori europei (ad eccezione di quelli italiani, spagnoli o portoghesi), quanto all origine commerciale dei prodotti contemplati dal marchio richiesto BARBAGIGGIA, da un lato, e, dal marchio anteriore BARBA, dall altro lato. 47 In effetti, le differenze tra i marchi non sono tanto importanti, da escludere, in un ottica globale, che il pubblico di riferimento al vedere il marchio richiesto, BARBAGIGGIA, che contiene in posizione iniziale il marchio anteriore, BARBA, utilizzato per prodotti identici nelle classi 18 e 25, possa supporre che trattasi di una nuova linea di prodotti del titolare del marchio anteriore. Cosi che non si può escludere che il pubblico di riferimento possa supporre un origine commerciale comune dei prodotti identici, coperti dai marchi. 48 Per le ragioni innanzi esposte, si deve concludere che sussiste un rischio di confusione, fra il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto, in tutti paesi europei, ad eccezione dell Italia, Spagna e Portogallo. 49 Per questi motivi, la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso deve essere respinto. Spese 50 Poiché la richiedente è la parte soccombente ai sensi dell articolo 85, paragrafo 1, RMC, essa dovrà sopportare le spese del procedimento di opposizione e di ricorso. Ai sensi dell articolo 81, paragrafo 6, RMC (ora articolo 85, paragrafo 1 RMC codificato) e della regola 94, paragrafo 3, ultima frase, REMC, la parte richiedente è pertanto tenuta a rimborsare le spese di rappresentanza sostenute dalla opponente, nel procedimento di ricorso (550 EUR), ai sensi della regola 94, paragrafo 7, lettera d), REMC.

10 10 Dispositivo Per questi motivi, LA COMMISSIONE così decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. La richiedente è condannata a sopportare le spese di rappresentanza professionale dell opponente nel procedimento di ricorso, che si quantificano in complessivi 550 EUR. Th. Margellos M. Bra C. Rusconi Cancelliere: P. López Fernández de Corres