UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 02/04/07.

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1 UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 02/04/07 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO Italiano RICHIEDENTE RAPPRESENTANTE DELLA DELLA RICHIEDENTE SANTIAGO PONS QUINTANA S.A. San Antonio, 120 E Alayor (Menorca Baleares) Spagna GARRIGUES Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, S.L. C/San Fernando, 57 E Alicante Spagna TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO ALFIERE S.p.A. Via Tangenziale, 14 I Montecosaro (Macerata) Italia RAPPRESENTANTE DELLA ISEA S.R.L. TITOLARE DEL MODELLO COMUNITARIO Via G. Carducci, 6 I Civitanova Marche (MC) Italia Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante Spagna Tel Fax

2 La divisione Annullamento, composta da Alicja Majewska (relatore), Eva Udovc (membro) e José Izquierdo Peris (membro), ha adottato in data 02/04/07 la seguente decisione: 1. La registrazione del modello comunitario n è dichiarata nulla. 2. La titolare sopporterà l onere delle spese e delle tasse sostenute dalla richiedente nell ambito del procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n (in appresso modello comunitario registrato ) è stato registrato a nome della titolare con data di deposito e di registrazione del 19 maggio Nel modello comunitario registrato, l indicazione dei prodotti recita Stivali e il modello è rappresentato nelle sei vedute riportate qui di seguito (pubblicate sul sito 2

3 (2) In data 20 aprile 2006 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità (in appresso domanda di nullità ) in Inglese ed il 6 giugno 2006, una domanda nella lingua prevista alla procedura, che è l Italiano, con cui contesta la validità del modello comunitario registrato. Il pagamento della tassa per la domanda di nullità è stato effettuato tramite conto corrente con effetto dal 12 maggio (3) La richiedente chiede che il modello comunitario registrato sia dichiarato nullo ai sensi dell articolo 25, paragrafo 1, lettera b) RDC 1, in quanto non soddisfa i requisiti per la protezione di cui agli articoli 4-9 RDC, essendo privo di novità e carattere individuale. (4) La richiedente sostiene che il modello comunitario registrato è anticipato dalla previa registrazione dei modelli comunitari multipli n /0006, il cui deposito è avvenuto in data 23 novembre 2004, e n /0004, il cui deposito è avvenuto in data 16 marzo 2005, di titolarità della stessa richiedente. In particolare, sostiene che il modello comunitario registrato presenta quattro elementi caratterizzanti, ossia la suola, il tacco, le punte sull area del tallone e la fibbia, e che i suddetti elementi sono presenti anche nei modelli anteriori. (5) La richiedente ha presentato, inter alia, i seguenti fatti e prove a sostegno delle osservazioni presentate nella domanda di nullità: - copia degli estratti del bollettino dei disegni e modelli on-line dell UAMI, relativi al modello comunitario n , che la richiedente ha classificato quali Documenti 1-6 ( in appresso D1-D6 ); - copia degli estratti del bollettino dei disegni e modelli on-line dell UAMI, relativi al modello comunitario n , che la richiedente ha classificato quali Documenti 7-10 ( in appresso D7- D10 ). (6) Tra le varie rappresentazioni depositate, le seguenti sono quelle che appaiono meno distanti rispetto al modello contestato: - il modello comunitario n con data di pubblicazione del 8 febbraio 2005; tutte le prospettive 1-6 (in appresso il modello anteriore ): 1 Regolamento (CE) del Consiglio n. 6/2002 su disegni e modelli comunitari. 3

4 (7) La richiedente, ponendo a confronto il modello comunitario registrato contestato con i modelli figuranti nelle prove, indica che essi sono estremamente simili e che le differenze sono piccole e parziali. Giunge alla conclusione che da tale confronto emerge che il modello comunitario registrato contestato è privo di novità e individualità, in quanto le caratteristiche che lo identificano sono anticipate da modelli figuranti nelle prove e perché produce nell utente informato la stessa impressione generale prodotta da tali modelli. (8) In data 12 settembre 2006 la titolare del modello comunitario registrato ha presentato le proprie osservazioni. Essa indica, a mezzo di comparazioni grafiche fra il modello comunitario registrato e quelli anteriori, le diversitá che caratterizzano la suola del proprio modello, derivante anche dalla diversa concezione produttiva. Essa mette, poi, in rilievo le evidenti differenze presenti nel tacco, che, fra l altro, al contrario di quello dei modelli anteriori, rimane ben visibile, perché non coperto dalla tomaia. Inoltre, la titolare rimarca la diversitá della parte posteriore del tacco e, in particolare, lo speciale ornamento che lo distingue. Infine, evidenzia le macroscopiche divergenze esistenti, a suo parere, fra le due fibbie in questione, che ne determinano una netta differenza estetica, oltre che funzionale. La titolare conclude che è esclusa l identitá fra il suo modello comunitario registrato ed i modelli anteriori ed inoltre che il primo produce una impressione generale differente sull utilizzatore informato, il quale, fra l altro, è a conoscenza del fatto che le forme di questo tipo di calzature devono rispondere a conformazioni necessitate dal fatto di garantire, comunque, requisiti di comoditá ed anti-scivolamento nel normale utilizzo. Chiede pertanto che la domanda sia respinta, che il modello comunitario registrato sia dichiarato valido e che la richiedente sopporti le spese processuali. (9) In data 31 gennaio 2007, in assenza di una risposta della richiedente, l Ufficio ha comunicato alle parti la conclusione del procedimento scritto e l intenzione di adottare una decisione in merito alla nullità. (10) Per ulteriori dettagli in ordine ai fatti, alle prove e agli argomenti addotti dalla richiedente e dalla titolare del modello comunitario, si fa rinvio ai documenti del fascicolo. 4

5 II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull ammissibilità (11) La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato in mancanza dei requisiti per la protezione di cui agli articoli 4-9 RDC, per mancanza di novità e carattere individuale contiene un indicazione dei motivi su cui è basata la domanda medesima ai sensi dell articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC 2. La domanda di nullità soddisfa altresì i requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punti v) e vi), REDC, in quanto contiene in allegato l indicazione dei fatti, delle prove e delle osservazioni addotti a sostegno di tali motivi. Gli altri requisiti di cui all articolo 28, paragrafo 1, REDC sono del pari soddisfatti. La domanda è quindi ammissibile. B. Sul merito B.1 Prove (12) Le prove contenute nei documenti D1-D10 presentate dalla richiedente nella sua istanza costituiscono validi elementi probatori. B.2 Novità (13) Ai sensi dell articolo 5 RDC, il modello comunitario è privo di novità quando un disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico anteriormente alla data di deposito del modello comunitario. Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. (14) I modelli anteriori ed il modello comunitario registrato differiscono proprio in quelle caratteristiche che la richiedente aveva indicato quali caratterizzanti entrambi i modelli, ossia la suola, il tacco, le punte sulla parte posteriore inferiore e la fibbia. In particolare, come evidenziato dalla titolare: - la suola del modello della titolare presenta linee a forma di denti di sega parallele ed orizzontali che intersecano un disegno centrale; dette linee sono intervallate da una serie di tasselli a forma ovale rettangolare; quattro di questi tasselli sono raffigurati sul tacco, mentre altri quattro sono posti concentricamente nella parte centrale della suola ; - l aspetto laterale e posteriore non sono identici, perche la suola della titolare consiste in un fondo vero e proprio dallo spessore diverso, caratterizzato da un tacco, il tutto ben distinto dalla tomaia dello stivale alla quale è incollato ; - il tacco, al contrario di quello dei modelli anteriori, rimane ben visibile, perché non ricoperto dalla tomaia ; - quanto alla parte posteriore inferiore, come giá rilevato, il tacco del modello della titolare è ben visibile e distinto dal resto dello stivale e lí è 2 Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari. 5

6 anche presente una specie di parte sezionata, la quale appartiene al fondo in gomma; - le fibbie sono diverse, sia come dimensioni, che come collocazione: in senso orizzontale nel caso del modello della titolare, in senso verticale nell altro. Entrambi i modelli, il modello comunitario registrato ed il modello anteriore, hanno caratteristiche in comune quali la forma generale dello stivale con tacchi ad altezza media e con approssimativamente le stesse proporzioni, la forma particolare della suola e gli elementi decorativi simili. Tali elementi sono disposti in modo simile, come la banda con fibbia sul margine superiore laterale esterno dello stivale ed i rilievi a forma di punte sul lato posteriore nella zona del tallone. (15) Il modello comunitario registrato non è dunque identico ai modelli anteriori. Pertanto, l argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario sarebbe privo di novità è infondato. B.3 Carattere individuale (16) Secondo l articolo 6 RDC, il modello comunitario registrato non ha individualità se l impressione generale da esso prodotta sull utente informato è identica all impressione generale prodotta sullo stesso utente da qualsiasi modello che sia divenuto di pubblico dominio anteriormente alla data di deposito. Nell accertare il carattere individuale, si deve tenere conto del margine di libertà dell autore nell elaborazione del disegno o modello. (17) Considerando il grado di libertà dell autore nello sviluppo del disegno per gli stivali, l utente informato tiene conto del fatto che il margine di libertà dell autore è in parte limitato dalla funzione e dai requisiti di tali prodotti. All'utente informato è familiare la tipologia di calzature e stivali alla quale il modello comunitario registrato è correlato. Egli è cosciente dei requisiti che le calzature ed gli stivali in particolare devono osservare al fine di poter adempiere alla loro funzione e dell'arte precedente conosciuta presso i circoli specializzati del settore in questione. Egli tiene in considerazione che il grado di libertà del autore è limitato dal requisito che prevede per tale tipologia di stivale la presenza di una suola, di un tacco e di una tomaia che deve seguire la forma del piede e della gamba dove necessario e che serve a proteggere piede e gamba e a dar loro stabilità. Conseguentemente, l'utente informato presterà maggiore attenzione a quegli aspetti dove il autore non è stato limitato nella sua creatività, tali come la forma e la configurazione della suola, il tacco e la parte superiore della tomaia in particolar modo in relazione ai loro elementi decorativi. (18) Nonostante le differenze rilevate precedentemente, il modello comunitario registrato produce nell utilizzatore informato una impressione generale simile a quella prodotta dai modelli anteriori. Ciò risulta, in particolare, quando gli stivali vengono osservati da una prospettiva laterale o posteriore. Gli elementi decisivi sono, in combinazione, l aspetto laterale e posteriore della suola e del tallone, la cui parte superiore presenta la stessa caratteristica di un pezzo dello stesso materiale di cui la scarpa è fatta a forma di lingua ed 6

7 accompagnato dal motivo puramente ornamentale costituito da due linee di punte presenti sulla tomaia nella parte posteriore inferiore. Conseguentemente, l impressione generale prodotta dal modello comunitario non è diversa da quella prodotta dai modelli anteriori e dunque nel modello comunitario contestato è assente il carattere individuale; e ciò nonostante esso presenti un motivo ornamentale sul retro del tacco. (19) Pertanto l argomento della richiedente secondo cui il modello comunitario è privo di carattere individuale è fondato. C. Conclusione (20) Il modello comunitario registrato deve essere dichiarato nullo ai sensi dell art. 25, paragrafo 1, lettera b) RDC, per mancanza di carattere individuale. III. SPESE (21) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1 RDC e dell articolo 79, paragrafo 1 REDC, la titolare deve sopportare l onere delle tasse e delle spese sostenute dalla richiedente. IV. DIRITTO DI RICORSO (22) La presente decisione è suscettibile di ricorso. Il ricorso deve essere presentato all Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione, deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 57 RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO Alicja Majewska Eva Udovc José Izquierdo Peris 7