UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 20/06/05.

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1 UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) DIPARTIMENTO DISEGNI E MODELLI - DIVISIONE ANNULLAMENTO DECISIONE DELLA DIVISIONE ANNULLAMENTO DEL 20/06/05 NEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DI UN MODELLO COMUNITARIO REGISTRATO NUMERO DEL FASCICOLO ICD MODELLO COMUNITARIO LINGUA DEL PROCEDIMENTO Spagnolo RICHIEDENTE SUNSTAR SUISSE, S. A. VICTORIA HOUSE ROUTE DE LA PIERRE 22 ECUBLENS SVIZZERA RAPPRESENTANTE DELLA RICHIEDENTE BACKER & MCKENZIE AVDA. DIAGONAL, 652 EDIF. D, 8ª PLANTA E BARCELLONA SPAGNA TITOLARE DENTAID, S. L. DEL MODELLO COMUNITARIO PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS RONDA CAN FATJÒ, 10 E CERDANYOLA DEL VALLÈS (BARCELLONA) SPAGNA RAPPRESENTANTE DELLA TITOLARE OFICINA PONTI DEL MODELLO COMUNITARIO CONSELL DE CENT, 322 E BARCELLONA SPAGNA Avenida de Europa, 4 Apartado de Correos 77 E Alicante Spagna Tel Fax Internet:

2 La divisione Annullamento, composta da José J. Izquierdo Peris (relatore), Paul Maier (membro) e Martin Schlötelburg (membro), ha adottato in data 20 giugno 2005 la seguente decisione: 1. La domanda di dichiarazione di nullità del modello comunitario registrato n è respinta. 2. La richiedente sopporterà l'onere delle spese sostenute per il presente procedimento. I. FATTI, PROVE E ARGOMENTI DELLE PARTI (1) Il modello comunitario n (in prosieguo: il "modello comunitario") è stato registrato a nome della titolare, DENTAID, S.L., con la data di deposito dell'8 ottobre 2003 e pubblicato nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari il 27 gennaio 2004 ( Il modello comunitario ha come oggetto "spazzolini da denti" ed è riprodotto nelle seguenti tre vedute: (2) In data 13 settembre 2004 la richiedente ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità contro il modello comunitario registrato. La domanda è stata notificata alla titolare il 27 settembre 2004, unitamente all invito a presentare osservazioni. (3) In data 2 dicembre 2004 la titolare ha trasmesso le proprie osservazioni, che sono state notificate alla richiedente la quale, a sua volta, ha presentato una memoria di replica in data 24 febbraio L'Ufficio l'ha notificata alla titolare che, in data 13 maggio 2005, ha presentato osservazioni sulla replica. Il 30 maggio 2005 l'ufficio ha comunicato a entrambe le parti che, dopo la conclusione della fase scritta del procedimento, avrebbe deciso nel merito. (4) La richiedente chiede che il modello comunitario sia dichiarato nullo per mancanza di novità e di carattere individuale, data la preesistenza di un modello praticamente identico (le piccole differenze di dettaglio sarebbero insufficienti a evitare il "rischio di associazione e di confusione"), registrato in Giappone con il numero , depositato in data 22 giugno 1998 e pubblicato il 22 ottobre 1999 nel bollettino ufficiale dell'ufficio brevetti giapponese (riprodotto infra). Il modello in questione sarebbe stato del pari pubblicizzato e diffuso nel corso della fiera di odontoiatria "EUROPEIO 3", tenutasi a Ginevra (Svizzera) dall'8 all'11 giugno 2000 (manifestazione a cui hanno partecipato sia la richiedente che la titolare), nonché divulgato attraverso il sito Internet della richiedente fin dal 26 settembre La richiedente basa la propria domanda sulla causa di nullità di cui all'articolo 25, 2

3 paragrafo 1, lettera b), RDC, in relazione ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 9 RDC 1. La richiedente ritiene inoltre che il modello comunitario debba essere dichiarato nullo per malafede della titolare al momento della domanda, in quanto quest ultima non potrebbe asserire di aver ignorato l'esistenza del modello anteriore divulgato nel corso della citata fiera. La richiedente adduce una serie di prove intese a dimostrare la divulgazione del modello anteriore, la divulgazione avvenuta nel corso della citata fiera e la partecipazione della richiedente e della titolare a tale evento, prove consistenti in dichiarazioni rese ufficialmente da vari impiegati, fotografie scattate nel corso della fiera, una fattura, un elenco dei partecipanti, un DVD, ecc. (5) La titolare, dal canto suo, sostiene che la domanda va respinta perché non è stata provata la divulgazione anteriore del modello precedente n , fatto questo che non avrebbe potuto essere ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore odontoiatrico operanti nella Comunità. Inoltre, non è dimostrato che il modello in questione sia stato divulgato nella citata fiera, in quanto le fotografie allegate non recano la menzione della data e del luogo, le dichiarazioni non hanno alcun supporto documentale, è stata apportata una prova della promozione del modello mediante opuscoli distribuiti nel corso della fiera, né infine è stata provata la divulgazione del modello attraverso Internet. (6) In ogni caso, qualora la divisione Annullamento dovesse considerare la divulgazione come provata, la titolare sostiene che il modello comunitario possiede i requisiti sia di novità che di carattere individuale. La titolare rileva che, sebbene l'aspetto generale del modello comunitario derivante dalla forma a "L" dello spazzolino fosse conosciuta prima della presentazione del modello stesso (adduce prove di modelli anteriori con tale forma), esistono caratteristiche nuove proprie del modello comunitario che ne giustificano la tutela. Sebbene il modello comunitario e il modello anteriore coincidano nella forma del disegno (strutturato in due parti, una per la presa dello spazzolino da parte dell'utilizzatore e l'altra, decisamente perpendicolare rispetto alla prima, per sostenere il gancetto metallico della testina), esistono differenze per quanto riguarda la superficie del primo pezzo, il profilo di entrambe le parti e l'unione fra le due. Inoltre, il carattere individuale del modello comunitario risiede negli elementi anteriori non determinati dalla funzionalità del disegno. Nella misura in cui la libertà del disegnatore era limitata da tali aspetti funzionali (la struttura dello spazzolino a forma di "L"), l'utilizzatore presterebbe più attenzione alle caratteristiche non legate alla funzione (il profilo e la superficie dello spazzolino). Infine, la titolare ritiene inammissibile il motivo di nullità basato sulla malafede, poiché tale motivo non è previsto nel regolamento e, in ogni caso, non è stato provato. 1 Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre de 2001, su disegni e modelli comunitari. 3

4 (7) Nella sua replica alle osservazioni della titolare, la richiedente sostiene che la stessa titolare ammette che la forma a "L" del modello non era nuova, ma conosciuta. I dettagli o gli elementi di differenziazione erano, tuttavia, accidentali ai fini della valutazione sulla novità. La richiedente ritiene che la pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'ufficio brevetti giapponese sia sufficiente per dimostrare la divulgazione, oltre alla divulgazione attraverso Internet da parte della titolare del modello anteriore. Essa ribadisce che l'azione della divulgazione non deve avere luogo necessariamente all'interno dell'unione europea, ma è sufficiente che il modello sia ragionevolmente conosciuto nel corso della normale attività commerciale presso gli ambienti specializzati. Detti settori hanno partecipato alla succitata fiera svizzera, per cui la prova della divulgazione del modello in occasione di tale evento sarebbe sufficiente. Sulla mancanza di novità, la richiedente sostiene che qualsiasi consumatore medio percepirebbe l'identità fra i due modelli, perché le differenze segnalate non sono significative, in quanto non verrebbero rilevate dal consumatore in questione. L'aspetto globale del modello comunitario e quello del modello anteriore sarebbero identici e, in ogni caso, il modello comunitario non avrebbe carattere individuale. Infine, per quanto riguarda la malafede, ribadisce che la sua esistenza è provata. (8) Nelle sue osservazioni in risposta alla memoria di replica, la titolare chiede che la domanda di nullità sia respinta. Per quanto riguarda la divulgazione del modello anteriore, essa sostiene che la pubblicazione al di fuori dell'ue da parte di un ufficio della proprietà industriale non è sufficiente per permettere ragionevolmente agli ambienti specializzati di conoscerlo. Inoltre, essa ribadisce che non è stata dimostrata la divulgazione durante la fiera e neppure attraverso Internet, in quanto sui documenti prodotti mancano le date. Le dichiarazioni ufficialmente rese dagli impiegati erano mere dichiarazioni di parte, senza valore probatorio conclusivo. Il modello comunitario presenta elementi specifici derivanti dalla linea, dalla configurazione e dalla forma, che sono più che dettagli. In ogni caso, non è il consumatore medio, bensì l'utilizzatore informato il parametro di riferimento ai fini della determinazione del carattere individuale del modello comunitario, dato che il consumatore medio non è un riferimento valido in settori in cui le possibilità di presentare modelli di forme sono limitatissime, come quello dell'igiene dentaria. Nel presente caso, sono i dentisti e i farmacisti gli utilizzatori informati che valuterebbero chiaramente gli elementi specifici del modello comunitario e ne ricaverebbero un'impressione globale distinta rispetto al modello comunitario. La titolare ribadisce che la malafede è un motivo inammissibile e che non è stata provata. (9) Per ulteriori informazioni e dettagli in ordine ai fatti e agli argomenti addotti dalla richiedente, si rimanda al fascicolo della domanda di dichiarazione di nullità. II. MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE A. Sull'ammissibilità (10) La domanda di dichiarazione di nullità si basa sulle cause previste dall'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in relazione i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 RDC, ossia la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario. Sono pertanto soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera b), punto i), REDC. La malafede invocata dalla richiedente non costituisce un motivo espressamente previsto dal citato articolo 25 ed è pertanto inammissibile. (11) La tassa per la domanda di dichiarazione di nullità è stata versata. La domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 28, paragrafo 1, REDC ed è pertanto ammissibile. B. Sul merito 4

5 (12) La divisione Annullamento ritiene che si debba esaminare la causa di nullità invocata dalla richiedente, ossia la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario, in quanto il modello indicato e riprodotto al punto 4 della presente decisione sarebbe stato divulgato mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'ufficio brevetti giapponese il 22 ottobre 1999, quindi prima della data di deposito del modello comunitario (8 ottobre 2003). B.1. Sulla novità (13) La divisione Annullamento ritiene che la divulgazione del modello mediante pubblicazione nel citato bollettino dell'ufficio giapponese sia stata dimostrata, conformemente all'articolo 7 RDC, dal momento che il modello è stato reso pubblico successivamente alla sua iscrizione nel registro dell'ufficio giapponese. L'eccezione secondo cui tale registrazione non poteva essere ragionevolmente conosciuta nel corso della normale attività commerciale presso gli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità non è stata provata, poiché si tratta della pubblicazione su un bollettino di uno degli uffici di proprietà industriale più importanti del mondo per volume di domande e di registrazioni di disegni e modelli. (14) Dimostratasi la divulgazione del modello anteriore, occorre procedere al raffronto tra i due modelli. Tale raffronto è effettuato esclusivamente sulla base delle riproduzioni grafiche di ciascuno di essi. La divisione Annullamento conclude che non esiste identità fra il suddetto modello e il modello comunitario. Sebbene entrambi condividano l'aspetto esteriore derivante dalla forma del prodotto, essi si distinguono per i seguenti elementi: - il modello anteriore presenta (1º) una superficie con scanalature e 2 superfici piane laterali intercalate; il modello comunitario presenta una superficie liscia; si osservano differenze in relazione alla struttura e al colore della superficie in entrambi i modelli; - il modello anteriore presenta (2º) un pezzo composto da due parti, una stretta e l'altra troncoconica; il modello comunitario presenta una sola parte; in entrambi i casi, questo pezzo culmina nel filo metallico; - il modello anteriore presenta (3º) un altro pezzo più lungo che serve per prendere lo spazzolino con una parte rotonda larga, che non è rilevabile nel modello comunitario; - il modello anteriore presenta (4º) l'unione fra entrambi i pezzi con uno spigolo o bordo, mentre il modello comunitario non ha tali elementi; - il modello anteriore presenta (5º) il filo metallico disposto su un angolo più aperto di quello del modello comunitario, così che il filo metallico sembra più perpendicolare nel modello comunitario che nel modello anteriore; - il modello anteriore presenta (6º) la parte finale del pezzo che serve per prendere lo spazzolino di forma piana; il modello comunitario presenta una parte finale di forma arrotondata. (15) I due modelli si differenziano, quindi, in vari elementi: si deve concludere che le caratteristiche dei due modelli differiscano in elementi che non sono insignificanti, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, RDC, motivo per cui non esiste identità fra i due. (16) Occorre pertanto respingere la causa di nullità fondata sulla mancanza di novità del modello comunitario a causa della divulgazione del citato modello prima dell'8 ottobre 2003, considerata la mancanza di identità fra i due. 5

6 B.2. Sul carattere individuale (17) Occorre determinare se il modello comunitario possieda un carattere individuale. A tal fine, si deve tenere conto del grado di libertà dell'autore al momento della progettazione. Per quanto riguarda gli spazzolini interdentali, questo grado di libertà è limitato da una forma o da forme specifiche. Sebbene la forma di uno spazzolino interdentale risponda a una funzione di igiene, esistono varie forme di base che consentono di soddisfare tale funzione. L'autore gode di libertà di scelta tra tali forme. Nella fattispecie, l'autore del modello comunitario ha scelto la forma specifica a "L", conosciuta in precedenza, come ha ammesso la stessa titolare allegando vari esempi di modelli antecedenti. (18) L'utilizzatore informato, inoltre, ha dimestichezza con le caratteristiche di base degli spazzolini interdentali. In pratica, è al corrente del gran numero di disegni e modelli conosciuto nel corso della normale attività commerciale negli ambienti specializzati del settore interessato. Sa che gli spazzolini di questo tipo presentano una forma dovuta alla funzione da svolgere, la cui configurazione è determinata da due elementi (una testina con filo metallico e un manico). Esistono varie forme di base che possono essere utilizzate per configurare l'aspetto dello spazzolini. Una di queste è la forma a "L". (19) Nella fattispecie, l'impressione generale prodotta dal modello comunitario differisce dall'impressione generale che si ricava dal modello anteriore. Al punto 14, sono state esposte le differenze tra i due modelli. La forma a "L" è conosciuta precedentemente e corrisponde a una forma di base che soddisfa una funzione tecnica. Pertanto, un utente informato si renderà conto delle differenze non derivanti dalla forma di base dettata dalla funzione tecnica, quali gli elementi distinti sulla superficie (struttura e colore), nel profilo, nell'unione dei pezzi, nella disposizione angolare del filo metallico e nella forma della parte finale del manico. Tali differenze sono sufficienti a produrre nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa del modello comunitario rispetto al modello anteriore, nella misura in cui, sebbene si debba giudicare il carattere individuale del modello comunitario da un punto di vista globale, l'utilizzatore informato, che non è il consumatore medio (contrariamente a quanto sostenuto dalla richiedente), percepisce quegli elementi diversi della forma del disegno come elementi specifici che generano un'impressione globale distinta del modello anteriore. (20) Alla luce di quanto precede, in seguito all'analisi delle prove depositate nel fascicolo, va respinto il motivo addotto dalla richiedente circa la mancanza di carattere individuale del modello comunitario, in base alla pubblicazione precedente del modello il 22 ottobre 1999 nel bollettino ufficiale dell'ufficio brevetti giapponese. C. Conclusione (21) La domanda di dichiarazione di nullità è respinta in quanto non è stata provata la mancanza di novità e di carattere individuale del modello comunitario, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), RDC in relazione ai requisiti di cui agli articoli 4 e 6 RDC. III. SULLE SPESE (22) Ai sensi dell articolo 70, paragrafo 1, RDC e dell'articolo 79, paragrafo 1, REDC, la parte soccombente nel procedimento diretto a ottenere la dichiarazione di nullità sopporta l onere delle tasse pagate dalla parte avversa, nonché tutte le spese da questa sostenute indispensabili ai fini del procedimento. Nella fattispecie, la titolare del modello comunitario deve sopportare le spese sostenute dalla richiedente. 6

7 IV. DIRITTO DI RICORSO (23) Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa. Entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la presente decisione deve essere depositata una memoria scritta con i motivi del ricorso (articolo 55 e seguenti RDC). LA DIVISIONE ANNULLAMENTO José J. Izquierdo Peris Paul Maier Martin Schlötelburg 7