Confindustria, Genova 17 Aprile made in e contraffazione: quadro normativo, esperienze pratiche, problemi applicativi e qualche suggerimento...

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1 Confindustria, Genova 17 Aprile 2012 made in e contraffazione: quadro normativo, esperienze pratiche, problemi applicativi e qualche suggerimento... a cura di Federico Pepè, Agenzia delle Dogane Ufficio delle Dogane di Genova federico.pepe@agenziadogane.it

2 In via generale, l'apposizione sui prodotti importati dell'indicazione del paese di origine è obbligatoriamente prevista solamente dalle norme di alcuni paesi (es. Giappone, USA), i quali conseguentemente dispongono di regole precise per l'attribuzione dell'origine ai fini della marchiatura del prodotto; laddove invece non sussista in merito uno specifico obbligo come è il caso allo stato attuale ad oggi nell'u.e. - apporre o meno l'indicazione di origine sui prodotti è una libera scelta, da doversi effettuare necessariamente in maniera ponderata ed oculata... vediamo come e perché

3 perchè. il contesto normativo di riferimento composto da norme a tutela della corretta informazione dell'acquirente, che reprimono la frode nell'esercizio del commercio, che puniscono le importazioni o le introduzioni nel territorio comunitario di prodotti con segni mendaci (e tale è l'origine della merce), che puniscono l'utilizzo malizioso del proprio marchio... fino a quelle che sono poste a tutela della concorrenza sleale non sempre rendono facile l applicazione del MADE IN

4 Infatti... Il quadro normativo in materia di made in contempla: art. 4 comma 49 Legge 350 del 24/12/2003, Art. 4 comma 49 bis. L. 24 del 24/12/2003 come integrato dall'art. 16 del D.L. 25/09/2009 e 49 ter, Codice del Consumo D. leg art.. 6 (contenuto minimo delle informazioni al consumatore), art. 18, 20 e ss., C.D.C., regole sull'origine non preferenziale artt. 22 e ss. e, N.B. Art. 517 C.P. (violazione penale) Oltre ad una serie di circolari e note

5 Legge del 24 dicembre 2003 n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)". Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.299 del 27 dicembre supplemento ordinario Articolo L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero a commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis, ovvero l'uso di marchi di aziende italiane su prodotti o merci non originari dell'italia ai sensi della normativa europea sull'origine senza l'indicazione precisa, in caratteri evidenti, del loro Paese o del loro luogo di fabbricazione o di produzione, o altra indicazione sufficiente ad evitare qualsiasi errore sulla loro effettiva origine estera. Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere sanata sul piano amministrativo con l'asportazione a cura ed a spese del contravventore dei segni o delle figure o di quant'altro induca a ritenere che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione sull'origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul piano amministrativo attraverso l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura "made in Italy". Le false e le fallaci indicazioni di provenienza o di origine non possono comunque essere regolarizzate quando i prodotti o le merci siano stati già immessi in libera pratica.

6 I COMMI 49bis e 49 ter SONO STATI INSERITI NELL ART. 4 DELLA LEGGE 350 DEL 2003 DOPO IL COMMA 49 DALL ART. 16 COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE DEL 25 SETTEMBRE 2009 N. 135 Decreto-legge del 25 settembre 2009 n. 135 (Legge di conversione n.166 del 20/11/2009) Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee Articolo 16 - Made in Italy e prodotti interamente italiani 49-bis. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro ter. E' sempre disposta la confisca amministrativa del prodotto o della merce di cui al comma 49-bis, salvo che le indicazioni ivi previste siano apposte, a cura e spese del titolare o del licenziatario responsabile dell'illecito, sul prodotto o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore.

7 Codice del Consumo D. lgs art 18: "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori : qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicita' e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; art. 20: pratiche commerciali scorrette, una pratica commerciale e' scorretta se e' contraria alla diligenza professionale, ed e' falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale e' diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori;

8 Art. 22. Omissioni ingannevoli CODICE AL CONSUMO 1. E' considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonche' dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o e' idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

9 Del resto Il marchio di origine assolve più funzioni: A) quella di fornire al consumatore un'informazione aggiuntiva sul prodotto che intende acquistare (in questo caso costituisce uno strumento indiretto di promozione delle vendite qualora i consumatori colleghino l'origine da un determinato paese a caratteristiche di miglior qualità), B) quella di prevenire pratiche fraudolente da parte di produttori ed importatori,

10 La dicitura made in ha l'obiettivo di informare il consumatore circa l'origine del prodotto, ma tale indicazione di origine si riferisce al luogo dove avviene la produzione o dove risiede il titolare del marchio? Ed inoltre, tutte le merci sono uguali ai fini della valutazione circa la corretta apposizione del made in? Le novellazioni in materia ed il contributo giurisprudenziale non sempre hanno dato luogo ad un quadro giuridico-applicativo ben chiaro... si spazia dall' origine doganale a quella che la giurisprudenza definisce origine imprenditoriale e da ultimo i rilievi più problematci sono sorti relativamente al comma 49 bis

11 Art 49 bis Pertanto, pur volendo mantenere una finalità di tutela del prodotto italiano, il legislatore ha inteso muoversi in un ottica di depenalizzazione limitando le ipotesi di reato a tutti quei casi la cui condotta attiva o omissiva lasci evincere un chiaro intento fraudolento, relegando le ipotesi di minore valenza decettiva al ben differente contesto dell illecito amministrativo.

12 considerato che la novella dell art. 49 bis, riguardante l utilizzo fallace del marchio come in oggetto interpretata, non può per ovvie ragioni di carattere logico sistematico non riflettersi sui casi di fallace indicazione di origine ex art. 49 cit. sin ora oggetto di contestazione da parte di quest Ufficio e sulle interpretazioni che tale normativa aveva subito nel tempo da parte della Direzione Centrale Antifrode (vedi tra le altre la nota 20/d del 13/05/05 che chiariva l obbligo di procedere alla contestazione del reato di cui al 517 C.P. a fronte al rinvenimento di tutti quei prodotti recanti la scritta Italy o il nome di una città italiana), è opportuno rivedere il quadro di insieme per non incorrere nelle contestazioni doganali

13 Consiglio di strategia Innanzi tutto in via generale un corretto approccio all accertamento doganale con riferimento al particolare aspetto della fallace indicazione non può prescindere da una valutazione di tutti gli indici sintomatici di una possibile volontà fraudolenta quali ad esempio, la presenza di bandierine o emblemi invocanti l Italia, dimensioni della dicitura ritenuta fallace e quanto altro possa indurre al meccanismo associativo tra il prodotto e l Italia ritenuto fraudolento e malizioso che vada oltre il legittimo diritto da parte dell importatore o distributore della merce all apposizione delle proprie generalità o costituisca addirittura adempimento di obbligo di legge; la tipologia di bene assume assoluta rilevanza in tale senso (parlare di made in in relazione ad un prodotto di pelletetria non assume la stessa valenza qualora la medesima dicitura sia apposta su un tombino..)

14 In conclusione con il nuovo 49 bis Rimangono fuori dall ambito applicativo della normativa penale a vantaggio di quella amministrativa le contestazioni ex art. 49 bis aventi ad oggetto il fallace utilizzo dei marchi registrati e non (senza la specifica del luogo di produzione della merce o della dicitura importato da ) unitamente a tutta la casistica avente ad oggetto l indicazione della ragione sociale dell azienda distributrice o importatrice compreso l indirizzo della stessa sede o delle sedi delle ramificazioni societarie in Italia. È appena il caso di sottolineare che il marchio unitamente all indirizzo, o anche l indirizzo isolatamente considerato, nulla aggiungono o tolgono ai fini della qualifica come illecito amministrativo dei casi de quibus le cui modalità operative di regolarizzazione sono disciplinate dalla circolare 2534/RI del 11/02/2010 dell Area Verifiche e Controlli e Attività Antifrode.

15 Consiglio di strategia In sostanza, la condotta penalmente rilevante idonea ad integrare l ipotesi di fallace indicazione di origine o di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle cd pratiche ingannevoli sarà quella connotata da un quid pluris che attribuisca (come del resto chiarito dalla nota prot. n /ru del della Dir. Centrale GT) alla lacunosa indicazione sull origine estera del prodotto, in presenza del marchio italiano o della ragione sociale con annesso indirizzo o meno, quel carattere malizioso di artifizio o raggiro finalizzato ad ingenerare nel consumatore volutamente l erronea convinzione dell origine italiana del prodotto

16 Consiglio di strategia Rimane inteso che l utilizzo del solo marchio non costituisce neanche illecito amministrativo richiedendo la norma un uso fallace o fuorviante dello stesso Che fare allora in caso di dubbio?

17 Suggerimenti: IMPORTATORI: dare istruzioni chiare al proprio (affidabile) fornitore; infatti le istruzioni fornite per iscritto relative ad una corretta etichettatura del prodotto datate precedentemente allo sdogamento sono sintomatiche della mancanza di una volontà fraudolenta, controbilanciare in maniera proporzionata (compatibilmente con le caratteristiche della tipologia di merce e degli imballaggi) la presenza di scritte richiamanti l'italianità del prodotto od altre, con le diciture made in Cina o con la dicitura importato da... considerare che le valutazioni dei casi problematici tengono conto necessariamente della tipologia del prodotto di interesse: la valutazione di una determinata dicitura dubbia in relazione ad un prodotto tessile o calzaturiero verrà effettuata in maniera più rigorosa da parte della Dogana vista la PRIMAZIA che l'italia ha nel mondo nei settori di interesse tenere in debita considerazione che le indicazioni di tracciabilità obbligatorie per alcune tipologie dil prodotto (indirizzo e ragione sociale del produttore importatore) non sostituiscono quelle all'origine della merce, ma si giustappongono alle medesime

18 In generale rimane poi fermo il principio per cui qualora sussistano dubbi sull'attribuzione dell'origine ad un prodotto per le trasformazioni subite in Italia o in un paese dell'unione Europea è possibile chiedere una I.V.O., INFORMATIVA VINCOLANTE SULL'ORIGINE AGLI UFFICIO DOGANALI COMPETENTI (dogane.tributi.applicazione@agenziadogane.it) L ufficio delle Dogane di Genova è a disposizione per qualunque chiarimento

19 Operatori in dogana: A) in caso di dubbio fare uso dell'istituto della visita preventiva in maniera tale da visionare la merce antecedentemente al momento giuridicamente vincolante della procedura doganale per formalizzare (se del caso) la propria volontà di regolarizzazione della merce, B) effettuare un reale contradditorio al momento dell'accertamento antecedentemente alla verbalizzazione della contestazione da parte del Funzionario che sta procedendo all'accertamento (ad es. documentare la natura di bene composito del prodotto sottoposto a valutazione, documentare con copie di contratti la destinazione finale del prodotto se destinato non al consumatore finale ma ad altri tipi di mercati ecc... C) informarsi all'u.r.p. della Dogana o presso l'ufficio Antifrode o presso le Sezioni Doganali competenti per l operazione di interessein via preventiva

20 LOTTA alla CONTRAFFAZIONE

21 Nei controlli per il contrasto ai traffici illeciti i funzionari dell Ufficio delle Dogane di Genova hanno effettuato nel 2011,, anche in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, sequestri per oltre articoli contraffatti dei più svariati prodotti, in gran parte effettuati attraverso il controllo dei flussi di traffico provenienti dall Estremo Oriente.

22 sequestri di borse con marchi contraffatti (L.V. e G.) e di pezzi di prodotti marcati A. M. e B.;

23 Sequestro di pannelli solari con marchio contraffatto,, per un valore di mercato pari a , che vanno ad inserirsi nelle frodi, in aumento, inerenti prodotti per l utilizzo delle energie rinnovabili;

24 violazione sul modello coperto da brevetto per n n 182 moto scooter; fermati articoli religiosi con effigi di pontefici portati all attenzione attenzione del soggetto vaticano titolare dei diritti di P.I. con recupero dei «royalties» inserite nel valore imponibile. presso la Sezione Operativa di Rivalta Scrivia, l attivitl attività antifrode ha portato alla scoperta di 14 casi di contraffazione di merce varia riconducibili a svariati marchi noti.

25 Fino ad importare quanto necessario a radicare la struttura criminosa direttamente nel nostro territorio

26 Il termine contraffazione viene usato, nel linguaggio comune, per indicare tutte quelle merci che in generale sono considerate non genuine o pericolose, o che non rispondono ai requisiti minimi previsti per la tipologia alla quale appartengono, ovvero che recano segni o elementi distintivi falsi o mendaci. Una merce è contraffatta quando - ai sensi del Regolamento CE n.1383/2003 alla stessa è stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio. Il fenomeno della contraffazione ha gravi ripercussioni sull economia del nostro Paese e dell Unione europea e interessa tutti i settori merceologici: farmaci, prodotti alimentari, sigarette, giocattoli, abbigliamento e prodotti elettronici sono i prodotti che maggiormente, e quasi giornalmente, vengono sequestrati in Italia perché importati in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

27 Alcune note sulla contraffazione Per contraffazione deve intendersi la condotta tesa a far assumere al marchio falsificato qualità tali da ingenerare confusione sull autentica provenienza del prodotto, con possibile induzione in inganno dei consumatori. L alterazione, invece, dovrebbe consistere nella modificazione parziale di un marchio genuino. La condotta punibile deve comunque cadere sul segno distintivo oggetto di registrazione e non sugli strumenti (punzone, stampo, cliché, ecc.) necessari per riprodurre il segno mediante l eliminazione o l aggiunta di elementi costitutivi marginali. Secondo un consolidato orientamento dottrinale si ha contraffazione quando il marchio altrui venga riprodotto abusivamente, in modo più o meno ben riuscito, oppure venga imitato. Integra l alterazione la manomissione, rara nella prassi, del contrassegno genuino apposto dall'avente diritto, tale da indurre i consumatori a confondere la provenienza del prodotto. In giurisprudenza si precisa che la fede pubblica tutelata dall'art. 473 può essere pregiudicata solo da condotte che realizzino segni difficilmente distinguibili dall'originale a causa della presenza di "caratteri similari di assai notevole rilievo", cosicché il parametro per accertare la presenza di una imitazione punibile è quello dell'esame attento e diretto da parte del consumatore medio. Integrano la fattispecie in esame, dunque, solo le imitazioni che possono essere rilevate mediante la comparazione tra marchio genuino e marchio "copiato" (diversamente che nell'art. 517 c.p. in cui è sufficiente che il pericolo di confusione avvenga nel corso dei consueti traffici commerciali), sicché basta una somiglianza generica e superficiale (Cass., V, 26 giugno 1996; V, 7 aprile 1995). Il rischio di confusione richiede che il marchio contraffatto sia utilizzato per contrassegnare prodotti o servizi identici o affini a quelli del marchio registrato, cosicché il pubblico possa essere tratto in inganno non distinguendo beni provenienti da fonti diverse. L elaborazione civilistica individua l affinità tra prodotti quando in concreto sussistano le condizioni per cui il pubblico possa ritenere che il prodotto con il marchio imitato provenga dalla stessa impresa di quello registrato, con il superamento, dunque, di comparazioni strettamente merceologiche. In sintesi, in dottrina si ritiene che la valutazione in questione debba essere condotta sulla base di un esame sintetico che tenga conto degli elementi di similitudine e di quelli distintivi ma, soprattutto, dell'impressione di insieme e della specifica categoria di consumatori a cui il prodotto è destinato.

28 Col regolamento di base Reg. (CE)1383/2003 la normativa comunitaria di base ha inteso rafforzare il contrasto al commercio illegale, sul piano internazionale, di merci contraffatte e/o usurpative, precisando le misure da adottare alle frontiere esterne dell Unione Europea nel quadro degli accordi a tutela dei diritti sulla proprietà intellettuale e sui prodotti originali.

29 Che cos è FALSTAFF? Il progetto di lotta alla contraffazione, elaborato dall Agenzia delle Dogane, si concretizza nella predisposizione di un portale web informativo a disposizione di personale interno dell Agenzia e dei consumatori. Il portale è alimentato direttamente dalle associazioni di categoria per quanto concerne gli aspetti legati agli standard di qualità e di sicurezza e dai titolari di diritti di proprietà intellettuale per quanto concerne gli aspetti legati alla contraffazione di prodotti. Il progetto tiene conto della regolamentazione comunitaria in materia ed ha una propria base giuridica a livello nazionale, nella legge finanziaria 350/2003 che ha previsto all'articolo 4, comma 54, la realizzazione di una banca dati multimediale, per la raccolta dei dati caratteristici, idonei a contraddistinguere i prodotti da tutelare nei confronti dei prodotti sospettati di contraffazione Ad esempio con una sola domanda si possono coprire tutti i paesi dell Unione Europea, relativamente a qualunque forma di brevetto, ritrovato vegetale ecc

30 Esistono strumenti specifici di tutela per i titolari di diritti di proprietà intellettuale? Sì, la base giuridica per l intervento dell Autorità doganale si fonda sul Regolamento (CE) del Consiglio n.1383/2003 del 22 luglio 2003, entrato in vigore nell Unione europea il 1 luglio A tale strumento si è aggiunto il Regolamento (CE) della Commissione n.1891/2004 del 21 ottobre 2004, che ha dettato le modalità di attuazione dello strumento normativo di base. A fronte della suddetta normativa comunitaria, l Agenzia delle Dogane ha poi impartito le istruzioni operative per gli Uffici con circolare n. 32/D del 23 giugno 2004 e con circolare n.74/d del 3 dicembre 2004.

31 In ogni caso, Sul sito dell Agenzia delle Dogane sono disponibili tutte le informazioni necessarie per beneficiare del servizio; Altre iniziative di carattere europeo, per esempio il PIANO D AZIONE DOGANALE EURO-CINESE

32 PIANO D AZIONE DOGANALE EURO- CINESE in materia di diritti sulla Proprieta Intellettuale: la Dogana italiana va all attacco K.A. 1 nello scambio trimestrale di dati tra U.E. e Cina, K.A. 2 nella creazione di una piattaforma - cd network - di porti ed aeroporti cinesi ed europei attraverso cui scambiarsi dati inerenti a prodotti coperti da I.P.R. K.A. 3 nello sistematico scambio dei dati relativi ai sequestri effettuati, anche con il contributo dei Rightholders (formazione, sharing best practise, scambio di funzionari ecc ) con le Autorità interne ad ogni stato membro K.A. 4 ed infine, in ipotesi di partnerariato tra Cina ed Europa (presenti alcuni rappresentanti Indicam)

33 È importante registrare il marchio in Cina affinchè la Dogana cinese possa effettuare in esportazione i sequestri della merce il cui marchio è registrato; n.b. la legge cinese non permette che la Dogana possa sequestrare prodotti che non siano stati registrati in Cina

34 Il caso A. M.: usurpazione del marchio punita non con il 474 cp ma con il 517 ter cp Tra il 474 ed il 517 ter del C.C. FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETA INDUSTRIALE L art. 517-ter c.p. prevede la punibilità, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e la multa fino a , di chiunque fabbrica, adopera industrialmente, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso fatte salve le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p.. Laddove il reato usurpativo sia commesso in modo sistematico o attraverso l allestimento di mezzi ed attività organizzate, è prevista l applicazione della confisca (art. 474-bis c.p.), delle circostanze aggravanti (artt. 474-ter, comma 2 e 517-bis, comma 2, c.p.) nonché l applicazione delle attenuanti (art. 517-quinques c.p.) se il colpevole si adopera per aiutare concretamente l autorità di polizia o l autorità giudiziaria nell azione di contrasto.

35 L addentellato normativo Del resto il 517 ter rinvia alla violazione delle ipotesi di proprietà industriale che ricomprende, come noto, e come conferma il codice della proprietà industriale, anche la disciplina dei marchi. Probabilmente è quello l addentellato normativo che permette l applicazione del 517 ter alle ipotesi di usurpazione di marchio.

36 Le due norme IMPORTAZIONE O COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CON FALSE E FALLACI INDICAZIONI E TUTELA DEL MADE IN ITALY L art. 474 c.p. punisce: - la detenzione per la vendita, la vendita e la messa in circolazione di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati - l introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, di prodotti con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati USURPAZIONE DI UN TITOLO DI PROPRIETA INDUSTRIALE Il nuovo art. 517-ter c.p. prevede la punibilità con la reclusione fino a due anni di chiunque fabbrica o importa o pone in vendita beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, salvo che ciò non comporti la contraffazione o l alterazione di marchi o brevetti, di segni, distintivi o modelli industriali sanzionabili ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p.

37 L art 517 ter scatta quindi: a) sicuramente nei casi di usurpazione illegittima di brevetto, ma anche nei casi di b) concorrenza sleale per imitazione servile cioè quella che pur non potendo essere ascritta alla contraffazione tout court, è in grado di generare confusione nel pubblico circa la provenienza imprenditoriale dei prodotti imitati L imitazione deve cadere sulla forma del prodotto o della sua confezione (contorni, colori, superfici, layout/caratterizzazione grafica) in maniera tale da comunicare la provenienza da un impresa del prodotto stesso (c.d. forma distintiva o individualizzante, come il marchio di forma)

38 Gli estremi della condotta illecita descritta nell art 517 cod. pen. si ravvisano nella imitazione anche generica purchè idonea a determinare l effetto tipico in tale norma prevista, consistente nella idoneità a trarre in inganno il compratore sull origine, provenienza o qualità del prodotto

39 Il principio stabilito dalla Cassazione è chiaro, e sembra voler avvantaggiare i titolari di quei prodotti che pur non essendo sufficientemente imitati in maniera tale da poter essere definiti contraffatti, subiscono il pregiudizio derivane da forme di parassitismo che in maniera subdola determinano in inganno il compratore sull'origine del prodotto

40 Gli articoli appaiono composti da un tessuto plastico riproducente una cartina geografica stilizzata, riportante parte del globo terrestre su sfondo maculato alcuni particolari del prodotto (presenza di meridiani e paralleli, presenza di una vela ecc..) seppur riprodotti in maniera differente integrano ipotesi usurpativa in quanto: i colori sono comunque simili a quelli originali, l effetto maculato è quello tipicamente riconducibile ai prodotti di A.M., ci sono i meridiani e paralleli, inoltre gli elementi decorativi riscontrati sui prodotti supposti essere usurpativi (presenza di piccoli fregi) essendo poco visibili, non sono idonei ad escludere ogni rischio di confusione del prodotto

41 In sostanza (ed in senso atecnico) è un ipotesi più sfumata di contraffazione, vedi clausola di sussidiarietà: contraffarre significa riprodurre un marchio, anche figurativo, nei suoi elementi essenziali, con l effetto di confondere l acquirente; per cui anche se il prodotto tecnicamente non può dirsi contraffatto in quanto CONRONTANTO l originale con il falso non si raggiunge un grado di confondibilità sufficiente a poterlo definire contraffatto, l effetto confusione è comunque garantito

42 L esemplare vero

43 quello usurpativo

44 Nuovo prodotto lancio A.M.? In sostanza, nel caso del prodotto Alviero Martini oggetto di usurpazione, il consumatore avrebbe potuto ritenere di trovarsi di fronte ad una nuova linea di prodotti lanciata dalla A.M.

45 Il caso T. l esemplare usurpativo

46 La fantasia di quello vero

47 La tutela del Diritto di Autore. L arte grafica di S.L. è il risultato di una fusione di elementi orientali ed occidentali, prevalentemente ispirata da una forma di espressione stilistica giapponese composta da figure femminili fatte con uno stile piatto e morbido come nelle tradizionali stampe giapponesi, da figure di fiori sorridenti, di stelle luccicanti, di ragazze riservate ed appassionate, di colori dell arcobaleno, di bambini, da una serie di singoli personaggi od oggetti stilisticamente ben caratterizzati e di molte altre uniche ed incredibili visioni artistiche che popolano il mondo di T. L originalità ed il buon gusto di detta forma espressiva, che trasmette un senso di ottimismo e serenità, sono stati apprezzati e percepiti dal gran pubblico che ne ha determinato il successo in tutto il mondo.

48 Innanzi tutto il Tribunale di Milano ha riconosciuto a T. la protezione da parte della legge sul Diritto di Autore al pari di ogni altra opera dell ingegno appartenente ad uno dei linguaggi o generi artistici noti alla tradizione occidentale, purchè frutto di creazione originale; conseguentemente a T. deve essere riconosciuto il diritto esclusivo di utilizzare economicamente lo stile grafico, stile grafico che grazie al suo pregio estetico della creatività ed individualità gode della doppia tutela della legge n. 633 del 1941 e dell art. 239 del D.Lgs n. 30 del 10/02/2005; ma anche del 2577 C.C. che recita l autore ha diritto esclusivo di pubblicare l opera e utilizzarla economicamente e al secondo comma specifica che l autore anche dopo l eventuale cessione di questi diritti può rivendicare la cessione e opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione dell opera che pregiudichi il suo onore o la sua reputazione.

49 l usurpazione Questo è il classico caso di merce usurpativa, in quanto, senza il consenso del titolare del diritto di autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello registrato o meno, si importano prodotti che ad una semplice immediata comparazione con gli originali appaiono fortemente caratterizzati da uno stile grafico comune, e gli elementi di dettaglio del prodotto usurpativo importato oltre che non permettere la distinzione tra il prodotto vero e quello falso non si può dire neanche possano essere ritenuti frutto di apporto creativo infatti nel caso de quo, i personaggi T. apparivano riportati sulle borse false che quindi, difficilmente le si può definire contraffatte, ma usurpative sicuramente si.

50 Il principio riecheggia in altre pronunce costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate (sentenza del Tribunale )

51 O ancora, di contraffazione cd evolutiva, in tutti quei casi in cui il terzo apporti all'idea inventiva dei miglioramenti anche in questo caso egli incorre nella sanzione prevista per un atto di contraffazione che si sostanzia in una aggiunta di particolari insufficiente rispetto all idea di base che viene di fatto sfruttata

52 Visiting W.c.o. site per I.P.M. tool

53 Grazie per l attenzione federico.pepe@agenziadogane.it