SOMMARIO VII. # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

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2 SOMMARIO CAPITOLO 1 Disciplina della concorrenza sleale 1. Inquadramento Evoluzione storica della disciplina Fonti normative Presupposti di applicabilità della normativa La qualifica di imprenditore Il terzo agente Rapporto di concorrenza Atti di concorrenza sleale: profili generali Le fattispecie previste dall art n. 1 c.c Uso di nomi o segni distintivi confondibili Imitazione servile Altri mezzi di concorrenza confusoria Le fattispecie ùpreviste dall art n. 2 c.c Denigrazione commerciale Appropriazione di pregi Le fattispecie previste dall art n. 3 c.c Atti di concorrenza sleale che alterano la situazione del mercato Atti di concorrenza sleale rivolti contro un determinato concorrente. 75 CAPITOLO 2 L identità dell impresa: i segni distintivi 1. Inquadramento Il segno distintivo Segni distintivi tipici ed atipici, titolati e non (titolati) Il principio di unitarietà dei segni distintivi Le funzioni del marchio I marchi registrati Registrazione del marchio Registrazione nazionale Registrazione del marchio comunitario Registrazione internazionale Segni suscettibili di costituire valido marchio: gli impedimenti assoluti alla registrazione Oggetto della registrazione La capacità distintiva I marchi di forma La liceità La decettività del segno Gli stemmi e gli altri segni considerati in convezioni internazionali o di interesse pubblico Gli impedimenti relativi alla registrazione Il principio di specialità o relatività del marchio La novità Gli impedimenti derivanti da altri diritti di terzi I diritti conferiti dalla registrazione Il contenuto dell esclusiva: contraffazione vs. usurpazione? VII # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

3 5.2. Limitazioni dell esclusiva L esaurimento del diritto Cause di esaurimento del diritto Eccezioni alla regola dell esaurimento Nullità e decadenza La nullità del marchio La decadenza I marchi collettivi Natura e funzione Soggetti titolari Requisiti Regolamento d uso Tutela Le indicazioni geografiche Indicazione geografica in senso ampio Indicazioni geografiche qualificate Indicazioni geografiche non titolate Indicazioni geografiche titolate Il Made in I marchi antipirateria I segni non registrati Il marchio di fatto La ditta La denominazione e la ragione sociale L insegna I nomi a dominio La natura giuridica dei nomi a dominio Quadro normativo I rapporti con gli altri segni distintivi Le nuove pratiche confusorie nella rete La tutela del nome a dominio CAPITOLO 3 Ricerca e innovazione 1. Invenzioni industriali Nozione di invenzione Classificazione delle invenzioni Requisiti di valida brevettabilità e materia non brevettabile Novità Priorità Attività inventiva Applicazione industriale Liceità Brevetto Riassunto Descrizione Disegni VIII Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

4 2.4. Rivendicazioni Unità dell invenzione Durata Brevetto italiano Procedura di rilascio Domanda Diritti conferiti dalla domanda Esame della domanda Istanze di ritiro, rettifica e integrazione Limitazione Tasse Brevetto europeo Domanda Effetti della domanda di brevetto europeo Ricerca Esame Trasformazione della domanda di brevetto europeo Opposizione Limitazione e revoca Ricorso Diritti conferiti dal brevetto europeo Traduzione e suoi rapporti con il testo originale Titolari dei diritti Diritto morale di paternità Diritti patrimoniali Invenzioni dei lavoratori dipendenti Invenzioni dei ricercatori di Università ed enti pubblici di ricerca Invenzioni dei lavoratori autonomi Ambito di protezione Ruolo di rivendicazioni, descrizione e disegni Brevetto di prodotto e di procedimento Principio di territorialità Principio di esaurimento Contraffazione Contraffazione integrale e parziale Contraffazione letterale e per equivalenti Contraffazione evolutiva e invenzioni dipendenti Contraffazione indiretta Limitazioni del diritto di brevetto Eccezione relativa agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali Eccezione sperimentale Eccezione relativa agli atti diretti all ottenimento dell AIC di un farmaco Eccezione galenica Brevetto dipendente Preuso segreto IX # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

5 9. Estinzione del diritto di brevetto Scadenza Rinuncia Decadenza Nullità del brevetto Natura tassativa delle ipotesi di nullità Estensione del brevetto oltre il contenuto della domanda Nullità parziale Conversione del brevetto nullo Effetti della nullità Trasferimento coattivo dei diritti Licenza obbligatoria per mancata attuazione Licenza obbligatoria per invenzione dipendente Altri casi di licenza obbligatoria Procedura per l ottenimento di licenze obbligatorie Esecuzione forzata del brevetto Espropriazione del brevetto Invenzioni biotecnologiche Invenzioni biotecnologiche: definizioni ed esclusioni Requisiti di brevettabilità Ambito di protezione Licenza obbligatoria Sufficiente descrizione Adempimenti del brevettante Sanzioni Modelli di utilità Oggetto del brevetto Requisiti di valida brevettabilità Teoria qualitativa e quantitativa Ambito di protezione Brevettazione alternativa Topografie di prodotti a semiconduttori Requisiti di tutela e valida registrazione Nullità della registrazione Contraffazione e conseguenze Segreto industriale Informazioni protette Tutela Varietà vegetali Definizione di varietà vegetale Requisiti della tutela Titolare del diritto Durata Contenuto ed effetti della tutela Limiti Denominazione della varietà Procedura di rilascio X Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

6 16.9. Privilegio dell agricoltore Equa compensazione e risarcimento del danno CAPITOLO 4 Disegni e modelli 1. Inquadramento Oggetto Registrazione nazionale Disegno o modello comunitario Registrazione internazionale I requisiti di validità Novità Carattere individuale Liceità Il prodotto complesso e le parti staccate di prodotto Prodotto complesso Clausola di riparazione Ambito di tutela Esclusione della tutela per gli aspetti tecnici Nullità della registrazione I diritti conferiti dalla registrazione di un disegno o modello Le limitazioni dei diritti conferiti Esaurimento del diritto Giurì del design CAPITOLO 5 La tutela della creatività 1. Fonti Aspetti generali Oggetto Le opere protette dal diritto d autore Soggetti Diritti esclusivi dell autore Diritti connessi all esercizio del diritto d autore Trasmissione dei diritti di utilizzazione Violazione del diritto d autore Utilizzazioni libere La copia privata e le cd. copyright levies Le banche dati Nozione Natura Disciplina applicabile Diritti Il software Nozione Disciplina applicabile Contenuto del diritto XI # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

7 5. Opere del disegno industriale Carattere creativo e valore artistico Eccezioni alla tutela per diritto d autore delle opere del design industriale. La moratoria prevista a favore dei terzi preutenti Il diritto d autore nell attività d impresa Uso di fotografie, ritratti e riproduzioni fotografiche di opere dell arte figurativa Spot pubblicitari Siti web CAPITOLO 6 La tutela dei diritti di proprietà industriale e intellettuale 1. Le fonti Le Sezioni Specializzate in materia di Impresa Competenza per materia Competenza per territorio Le funzioni delle Sezioni Specializzate quali Tribunali dei marchi, disegni e modelli comunitari Tribunale Unico dei brevetti Le azioni Condizioni di procedibilità/azionabilità Rapporti tra procedure amministrative e procedimenti giudiziari Azione giudiziaria in pendenza di procedura amministrativa Comunicazione delle sentenze in materia di diritti IP all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi La giurisdizione internazionale Azioni relative alla registrazione e validità di titoli IP Azioni di contraffazione, violazione, concorrenza sleale Azioni cross-border ed azioni di accertamento negativo di contraffazione/violazione. Il c.d. torpedo Azioni contrattuali Competenza I criteri di competenza per territorio Azioni di nullità/decadenza e rapporti con le azioni di contraffazione Azioni di nullità e decadenza Giurisdizione e competenza Interesse ad agire Legittimazione attiva Legittimazione passiva Effetti erga omnes della pronuncia di nullità/decadenza Rivendica Decadenza/prescrizione dell azione Effetti dell accoglimento Usurpatore e terzi Azione per il riconoscimento della paternità Azione di contraffazione/violazione/concorrenza sleale Legittimazione attiva XII Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

8 11.2. Legittimazione passiva L onere della prova Onere della prova nelle cause di nullità Onere della prova nelle cause di decadenza Onere della prova nelle cause di contraffazione/violazione/concorrenza sleale L istruttoria nei giudizi IP La c.d. discovery probatoria La c.d. discovery repressiva/investigativa La discovery in caso di violazione su scala commerciale La tutela delle informazioni riservate Conseguenze del mancato ottemperamento all ordine di discovery Il diritto di informazione La Consulenza Tecnica d Ufficio Le misure cautelari Procedimento cautelare uniforme Descrizione Discovery e diritto di informazione Consulenza tecnica preventiva Accertamento negativo in via cautelare Sequestro Inibitoria provvisoria Ordine di ritiro dal commercio Trasferimento provvisorio del domain name Sequestro conservativo Pubblicazione dell ordinanza cautelare Il giudizio di merito L atto di citazione I termini per comparire La costituzione in giudizio dell attore Designazione del giudice La comparsa di risposta Udienza di prima comparizione e trattazione Udienza di discussione sulle istanze istruttorie Eventuale udienza di conciliazione Udienza di precisazione delle conclusioni La fase di decisione Appello Ricorso per cassazione Giudicato Le sanzioni civili Inibitoria Penalità di mora Ritiro dal commercio Distruzione e rimozione Assegnazione in proprietà e aggiudicazione Sequestro XIII # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

9 16.7. Limiti nell esecuzione delle sanzioni civili Contestazioni circa l esecuzione delle sanzioni civili Pubblicazione della sentenza Risarcimento del danno Norme nazionali Funzioni La responsabilità da fatto illecito L azione risarcitoria - profili processuali Rapporto tra azione di contraffazione e azione di risarcimento del danno. Condanna generica e provvisionale Nesso causale L elemento soggettivo Le voci di danno patrimoniale Danno emergente Lucro cessante La liquidazione globale e il criterio della royalty virtuale Restituzione (o retroversione) degli utili dell autore della violazione Il danno non patrimoniale Liquidazione equitativa del danno Interessi e rivalutazione Spese legali Responsabilità processuale aggravata Azioni di decadenza e di nullità innanzi all UAMI L azione di nullità/decadenza relativa ai marchi comunitari La procedura di ricorso relativa ai marchi comunitari L azione di nullità relativa ai disegni/modelli comunitari La procedura di ricorso relativa ai disegni/modelli comunitari L arbitrato Esecuzione sui titoli di proprietà industriale La trascrizione I diritti di garanzia L espropriazione La pirateria Il monitoraggio doganale L intervento dell Autorità Doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale Modalità di intervento e azioni di monitoraggio La banca dati multimediale Altre forme di tutela - rinvio La tutela penale Introduzione alle fattispecie incriminatrici I reati in violazione del diritto d autore nella Legge n. 633/ La protezione della proprietà intellettuale nel codice penale La protezione del diritto alla privacy e dei dati personali nel Codice della privacy Schema dei reati perseguibili a querela XIV Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

10 29.6. La responsabilità amministrativa degli enti dipendente da alcuni dei reati suindicati Profili processuali Introduzione La prospettiva dell accusato. La conoscenza del procedimento e le eventuali indagini difensive La prospettiva della persona offesa e/o danneggiata dal reato CAPITOLO 7 Information technology 1. Privacy e nuove tecnologie Diritto alla tutela della privacy Definizioni Diritti dell interessato Adempimenti Il trasferimento di dati all estero La tutela giurisdizionale Il sistema sanzionatorio La proprietà intellettuale nella società dell informazione Cenni sull ordinamento delle comunicazioni elettroniche. Le fonti Definizioni La responsabilità degli operatori in internet Esenzioni da responsabilità Privacy e fruizione di opere protette da diritti: limiti di fruizione CAPITOLO 8 La pubblicità 1. La comunicazione pubblicitaria Le fonti La definizione di pubblicità La pubblicità e le pratiche commerciali scorrette I principi generali della pubblicità I principi specifici del Codice di Autodisciplina La pubblicità ingannevole Fonti legislative Normativa autodisciplinare Il consumatore quale parametro di riferimento La pubblicità redazionale Product placement La pubblicità comparativa Le condizioni di liceità Le normative settoriali I prodotti alimentari Bevande alcoliche Prodotti destinati ad una alimentazione particolare Prodotti medicinali per uso umano Prodotti medicinali per uso veterinario Prodotti cosmetici XV # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

11 4.7. Giochi per bambini e giocattoli Il contenzioso pubblicitario I procedimenti avanti l autorità giudiziaria ordinaria I procedimenti avanti le autorità autodisciplinari I procedimenti avanti l AGCM CAPITOLO 9 Diritti IP e disciplina antitrust 1. La dialettica tra diritto della concorrenza e tutela della proprietà intellettuale Interessi tutelati e funzione del diritto della concorrenza Rapporti tra diritto della concorrenza e diritti IP Le fonti del diritto della concorrenza ed i rapporti tra diritto interno e diritto europeo Le fonti del diritto antitrust europeo e gli organi preposti alla sua applicazione Le fonti del diritto antitrust italiano e gli organi preposti alla sua applicazione Mercato rilevante e diritti IP Il mercato del prodotto Il mercato della tecnologia Il mercato dell innovazione Esercizio dei diritti IP e divieto di intese restrittive della concorrenza: breve analisi dell art. 101 TFUE Gli accordi di trasferimento di tecnologia Premessa Il regolamento di esenzione degli accordi di trasferimento di tecnologia Gli accordi che non beneficiano dell esenzione Licenze inserite in accordi transattivi Licenze incrociate e non assertion agreement I pool tecnologici Premessa Effetti pro-concorrenziali Effetti anticoncorrenziali dei pool tecnologici Gli accordi transattivi nel settore farmaceutico Gli accordi aventi ad oggetto diritti IP non tecnologici Le licenze di marchio Le cessioni di marchio Gli accordi di coesistenza Accordi aventi ad oggetto diritti d autore Abuso di posizione dominante ed esercizio di diritti IP: breve analisi dell art. 102 TFUE La definizione del mercato L accertamento della sussistenza di una posizione dominante Lo sfruttamento abusivo della posizione dominante Le singole fattispecie di abuso connesse all esercizio di diritti IP Rifiuto di licenza XVI Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

12 10.2. Contratti leganti Abusi nell ottenimento di diritti IP Abusi in presenza di standard tecnologici Altri abusi di sfruttamento nella concessione di licenze CAPITOLO 10 Acquisizioni societarie 1. Caratteristiche generali delle acquisizioni IP driven La fase pre-negoziale Accordo sullo svolgimento delle negoziazioni: lettere di intenti Il contenuto degli accordi relativi alle trattative La due diligence Riservatezza e accordi preliminari Informazioni in ambito IP disponibili su registri e database Informazioni IP nel bilancio d esercizio della società target Informazioni disponibili solo alla società target IP due diligence Valutazione dei diritti IP IT due diligence Relazione finale - Due diligence report Struttura e contenuti dell acquisizione Premesse e individuazione delle parti Definizioni Oggetto Prezzo Esecuzione Garanzie legali e contrattuali Sopravvivenza del contratto (c.d. survival period ) Signing, closing e completion Sottoscrizione ed esecuzione Conclusione dell operazione ed efficacia delle clausole contrattuali Accordi paralleli CAPITOLO 11 Contratti e IP 1. La circolazione dei diritti IP Premesse e individuazione delle parti Definizioni Oggetto Dichiarazioni e garanzie Clausola di riservatezza Clausola di esclusiva Durata del contratto e termine del rapporto Legge applicabile e giurisdizione Clausola per la risoluzione delle controversie Il trasferimento dei segni distintivi La cessione del marchio La cessione di azienda o di ramo di azienda XVII # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl Proprietà industriale, intellettuale e IT

13 3. La licenza dei segni distintivi: licenza di marchio Licenza esclusiva Licenza non esclusiva Contratto di franchising Contratto di distribuzione Contratto di co-marketing e contratto di co-branding Il trasferimento di tecnologia Cessione di brevetto Licenza di brevetto Trasferimento di know-how Trasferimento e licenza di diritti d autore Contratto di edizione Contratto di licenza per software, banche dati ed opere multimediali 1196 XVIII Proprietà industriale, intellettuale e IT # IPSOA - Wolters Kluwer Italia srl

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