innovazione La tutela della proprietà industriale Le novità legislative in un convegno alla Camera di commercio il 10 novembre Cinzia Barbieri

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1 24 innovazione La tutela della proprietà industriale Cinzia Barbieri Le novità legislative in un convegno alla Camera di commercio il 10 novembre

2 innovazione 25 La concorrenza sempre più agguerrita e aggressiva è all origine della crescente importanza che sta assumendo la proprietà industriale. Questo è tanto più vero per le piccole e medie imprese, per le quali la tutela dei prodotti e dei processi produttivi rappresenta una scelta strategica per la sopravvivenza. I diritti di proprietà industriale si acquistano attraverso le procedure previste dal Codice della proprietà industriale e dal relativo regolamento di attuazione, quali, fra le più conosciute, la brevettazione e la registrazione. L oggetto dei procedimenti è rappresentato dai brevetti di invenzione e modelli di utilità, dai marchi e dai disegni e modelli: titoli di privativa che rispondono alla necessità di difesa e salvaguardia dei diritti industriali. La Camera di commercio di Modena, perseguendo istituzionalmente una politica tesa a valorizzare le imprese locali sui mercati nazionali e internazionali, è impegnata ad accrescere la conoscenza e il valore della proprietà industriale, ne promuove la tutela giuridica e il suo utilizzo economico. I compiti assegnati istituzionalmente agli Uffici brevetti e marchi delle Camere di commercio ai fini della tutela della proprietà industriale sono principalmente i seguenti: venzione industriale e per modello di utilità; delli (ex modello ornamentale e serie ornamentale); nazionale e loro rinnovo; peo per la convalida in Italia; zioni alla domanda originaria di brevetto o marchio (trascrizioni, annotazioni e attestazioni aventi come oggetto variazioni all atto originario o il mantenimento in vita del diritto). DISEGNI O MODELLI INDUSTRIALI Il disegno o modello industriale tutela l aspetto esteriore del prodotto, o di una sua parte, quale risulta dalle linee, dai contorni, dai colori, dalla forma, dalla struttura superficiale, dai materiali e/o dal suo ornamento. La protezione riguarda soltanto l aspetto esteriore di un prodotto e non può proteggerne la funzione. L aspetto esteriore può determinare il successo commerciale del prodotto: il disegno o modello o forma di un prodotto può identificare il bene alla pari e più del marchio e può diventare un patrimonio il cui valore monetario è suscettibile di incremento. Se non se ne richiede la protezione, altri potrebbero approfittare degli investimenti effettuati. BREVETTI: INVENZIONI O MODELLI DI UTILITÀ Il brevetto (invenzione o modello di utilità) è lo strumento giuridico con il quale il titolare ottiene il monopolio temporaneo territoriale per lo sfruttamento di un invenzione, escludendo pertanto terzi dal realizzarla e trarne profitto nel territorio dello Stato per cui viene richiesto. Ciò potrà consentire all impresa di acquisire una posizione dominante nel relativo mercato e di ottenere un ritorno economico sugli investimenti sostenuti, destinati a studi e ricerche. La concessione a terzi di licenze d uso, con o senza esclusiva, magari di brevetti non direttamente strategici, e per territori nei quali non si opera direttamente, consente di ottenere profitti e/o royalties. I brevetti, così come gli altri titoli di proprietà industriale, possono essere iscritti fra i cespiti patrimoniali di bilancio (beni immateriali). A tale proposito si ricorda che il 21 ottobre 2008 il Ministero dello Sviluppo Economico, l Associazione Bancaria Italiana, Confindustria e la Conferenza dei rettori delle università italiane hanno sottoscritto un protocollo d intesa sulla valutazione economica dei brevetti. L attuazione del protocollo contribuirà a generare un circolo virtuoso tra innovazione e finanziamenti privati. In pratica, le aziende avranno a disposizione un sistema per calcolare il valore della proprietà intellettuale: una metodologia condivisa di valutazione renderà più semplice l accesso al credito e al capitale di rischio per le imprese che intendono fare innovazione (fonte UIBM). La titolarità e l iscrizione a bilancio di brevetti qualitativamente significativi, specifici per il settore di operatività e aggiornati, contribuiscono senz altro a dare un immagine positiva dell azienda, che appare vitale e creativa, in grado di offrire prodotti o servizi all avanguardia, in ovvio vantaggio nei confronti della concorrenza. I MARCHI, UN VALORE PER L IMPRESA Il marchio è un segno distintivo che serve a individuare l origine dei prodotti e servizi riconducendoli a un impresa, al fine di distinguerli dai prodotti e servizi dei suoi concorrenti. Con un costo contenuto si ottiene la registrazione, una tutela indubbiamente maggiore rispetto all utilizzo di un marchio di fatto, cioè non depositato. Qualora intercorresse un contenzioso legale tra due aziende, quella che ha registrato il marchio, ovvero in determinate condizioni quella che lo ha registrato per prima, otterrà ragione sulla concorrente semplicemente sulla base del certificato di registrazione. Il diritto così testimoniato esplica gli effetti dalla data di deposito della domanda. L azienda che utilizza un marchio di fatto avrà invece l onere di fornire prove che documentino la decorrenza effettiva dell utilizzo (fatture, spese pubblicitarie ecc.). Nel caso in cui un altra azienda, non in malafede, depositi, successivamente all altrui utilizzo di fatto, un marchio per gli stessi prodotti e/o servizi, essa avrà il diritto di uso su tutto il territorio nazionale che le deriva dalla legge marchi, mentre il titolare del marchio non depositato (preutente) manterrà la facoltà di proseguirne l utilizzo solamente nei limiti in cui anteriormente se ne è valso, senza poter estendere l area di utilizzo. Il marchio registrato è tutelato civilmente e penalmente e permette al titolare di azionarsi legalmente chiedendo al giudice l applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dalla legge; può essere oggetto di licenza o di cessione, anche parziale, a terzi, determinando così un immediato ritorno economico. Il marchio rappresenta pertanto un valore per l impresa, suscettibile di apprezzamento nel tempo, e riveste un ruolo di fondamentale importanza per la crescita e l espansione dei mercati. Il deposito effettuato presso l UIBM (Ufficio italiano brevetti e marchi) permette di fungere da documento di base per chiedere la protezione anche in Stati esteri, ricorrendo alla pratica di deposito di marchio internazionale (procedura semplificata che permette con una domanda unica di ottenere la protezione nei diversi paesi aderenti all Accordo di Madrid e al successivo Protocollo).

3 26 La modulistica, le istruzioni e le informative possono essere reperite collegandosi alla sito della Camera di commercio di Modena it Aree tematiche, alla pagina Tutela del mercato brevetti e marchi. La Camera ha inoltre predisposto un servizio di supporto telematico, denominato Extranet, rinvenibile nella home page, attraverso il quale, previa registrazione, si può contattare diret- Marchi e brevetti depositati alla Camera di commercio di Modena Tipo Fonte: Camera di commercio di Modena. Depositi dall 1/1/2010 al 20/9/2010 Depositi dall 1/1/2011 al 20/9/2011 Invenzioni Modelli di utilità Disegno e modello 3 8 Marchi nazionali Marchi internazionali tamente l ufficio dedicato per approfondimenti e chiarimenti. L Ufficio brevetti e marchi offre inoltre la consultazione delle banche dati nazionali ed estere di brevetti, marchi e modelli, finalizzate alla ricerca di anteriorità o per la verifica dello stato della tecnica, in qualunque settore produttivo: elettronica e medicina, biotecnologia e informatica, telecomunicazioni e infrastrutture ecc. Gli archivi rappresentano una fonte di informazione preziosa per le aziende al fine della formulazione dei programmi di ricerca e di sviluppo su prodotti e mercati, permettendo di indirizzare sforzi tecnici e finanziari e di evitare dispersioni. L Ufficio offre altresì al pubblico l aggiornamento normativo e organizzativo, anche attraverso iniziative dirette volte a diffondere la conoscenza dei mezzi di tutela della proprietà. Tra queste, si segnala il convegno previsto per il prossimo 10 novembre 2011 sul tema: Novità ed esperienze in tema di marchi, brevetti e denominazioni di origine, il cui programma sarà consultabile sul sito camerale. Negli ultimi anni sono state introdotte diverse e importanti novità legislative che garantiscono un of-

4 innovazione 27 GLI INCENTIVI PER LE IMPRESE Il Ministero dello Sviluppo Economico ha varato recentemente due interventi di finanziamento per complessivi 40 milioni di euro. Il primo intervento eroga premi a favore di imprese che effettuano depositi nazionali e internazionali di brevetti e disegni. L entità dei premi varia da a euro per ciascun deposito nazionale. Per quanto riguarda l estero, può arrivare fino a euro in relazione ai paesi in cui si deposita la richiesta di estensione del proprio titolo di proprietà industriale (particolari bonus sono previsti per determinati paesi: USA e Cina per il design; Cina, India, USA, Brasile e Russia per i brevetti). Il secondo intervento prevede incentivi per portare sul mercato prodotti nuovi basati su brevetti e design. Il contributo erogato copre l 80% delle spese ammissibili fino a un tetto massimo di euro per i brevetti e euro per il design; in entrambi i casi subordinatamente alla realizzazione di un progetto che verrà valutato dagli enti attuatori. Le aziende beneficiarie saranno micro, piccole e medie imprese, anche di nuova costituzione, necessariamente operanti sul territorio nazionale. I finanziamenti, a fondo perduto, saranno erogati secondo la procedura a sportello fino a esaurimento dei fondi. La previsione è di poter mettere a disposizione complessivamente più di premi unitari per il deposito dei titoli di proprietà industriale da parte delle imprese, che potranno inoltre essere accompagnate nella realizzazione dei loro progetti di valorizzazione dei brevetti e dei modelli e disegni industriali. Le iniziative saranno attuate con il contributo tecnico di Invitalia e della Fondazione Valore Italia. Ulteriori informazioni nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico Ufficio italiano brevetti e marchi, di Invitalia e Fondazione Valore Italia. I comunicati sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 179 del 3 agosto 2011.

5 innovazione 29 ferta qualitativamente elevata dei servizi volti alla verifica dei requisiti di validità e alla sempre maggiore tutela dei diritti nell ambito internazionale, in linea con le richieste del mercato. PROCEDURA DI DEPOSITO TELEMATICO Riguarda le domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d impresa e dei relativi seguiti e consente all utenza di connettersi al sistema informativo per trasferirvi la documentazione di deposito domanda e relativi allegati per via telematica firmata digitalmente. Si riscontrano in essa convenienza economica, tempi di attuazione ridotti e operatività eseguita direttamente presso ogni singola privata postazione. È possibile depositare nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 8.00 fino alle ore dei giorni lavorativi e dalle 8.00 alle nella giornata di sabato. L attivazione di questa procedura comporta, tra l altro, una riduzione dei tempi di acquisizione nelle banche dati di riferimento delle informazioni testuali e delle immagini contenute negli allegati tecnici. Rimane comunque ancora possibile il deposito in formato cartaceo presentandosi all ufficio della Camera di commercio. Si suggerisce di predisporre e conservare la documentazione a dimostrazione dell uso del marchio, l opponente può essere chiamato a dare prova dell effettivo utilizzo nel corso degli ultimi cinque anni (termine di decadenza del diritto in caso di inutilizzo). In mancanza di tale prova l opposizione è respinta. ESAME DI MERITO BREVETTI ITALIANI Da marzo 2011 la Direzione generale dell UIBM ha adottato una nuova procedura nella valutazione delle domande di brevetto. I requisiti di novità, originalità, applicabilità a livello industriale, formalmente richiesti affinché una buona idea diventi effettivamente un invenzione vengono ora verificati anche dallo stesso UIBM, che si avvale della collaborazione dell Ufficio europeo brevetti (European Patent Office EPO), con il quale nel 2008 è stata stipulata una convenzione. Grazie all introduzione di questi nuovi strumenti di controllo saranno più difficili e al contempo meno probabili eventuali ricorsi o annullamenti dei titoli di proprietà industriale concessi, con il risultato che il brevetto italiano verrà reso giuridicamente più forte al pari di quelli rilasciati in altri paesi che già applicano procedure analoghe (fonte UIBM). OPPOSIZIONE MARCHI Sulla Gazzetta Ufficiale dell 8 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto del ministro dello Sviluppo Economico che rende operativa la procedura di opposizione alla registrazione dei marchi nazionali italiani e dei marchi internazionali con efficacia in Italia. Il procedimento si svolge presso l UIBM e permette di agire preventivamente nella fase amministrativa che precede la registrazione. I soggetti legittimati a presentare opposizioni sono i titolari o i licenziatari esclusivi di marchi formanti oggetto di registrazioni o domande, nonché gli aventi diritti di ritratti di persona, nomi di persona e segni notori nel caso in cui manchi il loro consenso alla registrazione. L opposizione può essere presentata nel termine di tre mesi contro le registrazioni di marchio italiane depositate a partire dal 1 maggio 2011 e pubblicate a partire dal mese di luglio 2011, nonché contro le registrazioni internazionali di marchio designanti l Italia, a partire da quelle pubblicate nella Gazzetta WIPO a luglio I titolari di marchio potranno attivare servizi di sorveglianza al fine di bloccare i tentativi di registrazione da parte di terzi di marchi in conflitto con il proprio, utilizzando uno strumento più semplice ed economico rispetto alle azioni giudiziarie ordinarie che si svolgono in tribunale presso le sezioni specializzate.