Marchio geografico e marchio collettivo. Prima definizione di marchio geografico (M.G.) e di marchio collettivo

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1 Marchio geografico e marchio collettivo Prima definizione di marchio geografico (M.G.) e di marchio collettivo M.C.): M.G. è quello che contiene o che consiste in un nome di un località geografica. M.C. è quello che individua prodotti non in ragione della loro provenienza da una o altra impresa (come il marchio individuale) ma in ragione delle caratteristiche qualitative presenti nel prodotto e rispondenti ad uno standard prefissato. La legge tendenzialmente esclude la registrabilità di M.G. individuali e la ammette invece, entro precisi limiti, nel caso di M.G. collettivi. Il M.G.. nella legge anteriore alla riforma del 1992 (R.D. del 1939, Art. 20) Non si potevano registrare marchi individuali costituiti da nomi geografici qualora ne derivasse una situazione di ingiustificato privilegio o ne fosse pregiudicato lo sviluppo di altre iniziative nella regione. L ufficio poteva richiedere la valutazione delle amministrazioni pubbliche delle categorie e degli organi interessati e in ogni caso la registrazione l uso del nome in funzione di indicazione di provenienza

2 La legge marchi successiva alla riforma del 1992 e l attuale norma del Codice della P.I. dispone Art Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente ( ) da indicazioni descrittive ( ) come i segni che in commercio possono designare la provenienza geografica ( ) del prodotto ( ). Questa regola non vale per i marchio collettivi L art C.P.I. HA RIPRODOTTO, CON RIGUARDO AI SOLI MARCHI COLLETTIVI LA NORMA DEL PRECEDENTE ART. 20 Esso dispone che in deroga all art. 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L Ufficio ( ) ha facoltà di chiedere al riguardo l avviso delle amministrazioni pubbliche, -2-

3 categorie e organi interessati o competenti. L avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l uso nel commercio del nome stesso, purché quest uso sia conforme ai principi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza. In termini del tutto analoghi si esprime il Regolamento sul Marchio Comunitario all art. 7 par. 1, lett.c) e all art. 64 La divaricazione fra disciplina del M.G. individuale e M.G. collettivo è tuttavia meno consistente di quanto possa a prima vista apparire Alla luce dell interpretazione giurisprudenziale formatasi sin dalla originaria legge marchi e poi ribadita successivamente alla riforma del 1992 sono infatti registrabili segni geografici usati in funzione fantastica (sigarette Capri, Ceramica del Brennero, gomma da masticare Brooklyn,) toponomi che, pur potendo apparire come indicativi del luogo di -3-

4 provenienza del prodotto, non evochino particolari qualità in relazione alla categoria di prodotti contraddistinta (Biciclette Legnano, Messaggerie Emiliane, Cartiere FABRIANO, Amaro SILANO ecc.). indicazioni geografiche che, pur presentando rilievo qualitativo in relazione al prodotto marcato (ad es. il cru di un vino) individuino un territorio interamente di proprietà del titolare del marchio, o indicazioni che, avendolo in origine, abbiano perso, per effetto dell uso, un collegamento con il territorio indicato dal marchio (Vini Corvo) In tutti questi casi il marchio può essere registrato anche se sia costituito esclusivamente dal nome geografico, dato che non sussiste il rischio che il monopolio sul nome si trasformi in un monopolio sul prodotto. Detta conclusione è confermata dall art. 21, comma 1, b) secondo cui i diritti di marchio d impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l uso nell attività economica : ( ) b) di indicazioni relative ( ) alla provenienza geografica ( ) del prodotto o del servizio. Detta norma chiaramente presuppone che l indicazione relativa alla -4-

5 provenienza geografica possa quindi essere registrata come marchio. La giurisprudenza comunitaria peraltro sembra estendere il divieto di registrazione di un segno geografico anche al caso in cui esso pur non avendo attualmente un nesso con la categoria di prodotti contraddistinti tale da influenzare le scelte dei consumatori, possa ragionevolmente averlo in futuro (vedi il caso Chiemsee ). Non è registrabile invece il marchio che monopolizzi un toponimo che individua una zona geografica rilevante per le qualità del prodotto contrassegnato (il marchio PARMA per prosciutto crudo), qualora (ai sensi dell art. 13, coma 1, esso sia costituito esclusivamente dal toponimo stesso Conseguentemente é registrabile un marchio denominativo complesso in cui figuri anche un toponimo che conferisce al prodotto particolari credenziali qualitative; in tal caso potranno convivere tutti i marchi evocativi della località ( oltre a poter essere utilizzato il nome, al di fuori del contesto del marchio, in funzione meramente descrittiva della provenienza geografica) (Caso PARMACOTTO). -5-

6 Nel caso in cui il riferimento ad un dato luogo incida sulla qualità del prodotto nella opinione del consumatore occorre ovviamente che il prodotto provenga dalla zona geografica indicata nel marchio. In caso contrario il marchio (o il suo uso) saranno decettivi. Può poi ipotizzarsi un fenomeno di cambiamento di significato del riferimento geografico contenuto nel marchio in seguito all uso e di scomparsa nel giudizio dei consumatori del suo originario significato geografico (casi CORVO e LA VERSA). E (forse) anche il contrario: si possa cioè ipotizzare che un nome originariamente di fantasia divenga, a causa dell uso fattone in toponimo e quindi possa essere utilizzato da tutti (In senso negativo il caso COSTA SMERALDA) Il marchio geografico collettivo sembra invece poter essere costituito anche esclusivamente da una indicazione geografica. Se così fosse si consentirebbe ad uno di quei soggetti che possono essere titolari di marchio collettivo (vale a dire quelli che hanno come scopo -6-

7 quelle di garantire la qualità di un dato prodotto) di monopolizzare un segno, che, in quanto necessario a indicare un prodotto qualitativamente caratterizzato dalla sua provenienza geografica, deve essere disponibile per tutti i produttori di quel prodotto. In questa prospettiva la registrazione è esclusa se, ad avviso dell Ufficio essa può determinare un ingiustificato privilegio può pregiudicare lo sviluppo di altre analoghe iniziative. In ogni caso resta salvo il diritto di ciascun imprenditore di usare nel commercio il nome geografico per indicare la provenienza del prodotto: quest ultima riserva rende evanescente la distinzione tra diritto su un marchio collettivo costituito esclusivamente da un nome geografico e diritto a far uso dello stesso nome per contraddistinguere la provenienza geografica del prodotto. Ragioni di compatibilità della normativa sul marchio collettivo (geografico) con la disciplina della concorrenza portano ad ammettere soltanto marchi collettivi comprendenti un nome geografico ma che non si esauriscano in esso. -7-

8 Marchi collettivi e IGP e DOP.(Le decisioni della Commissione ricorsi e del Trib. Saluzzo e del Consiglio di Stato ; l art. 14 Reg. CE 2081/ 92 e l art. 15 legge ; il caso del contenitore dell aceto balsamico tradizionale di Modena). Le modifiche apportate al Regolamento sul marchio comunitario (dal Reg n. 422): il divieto di registrare come marchio una DOP o IGP, non è stato derogato per i marchi collettivi. -8-

9 MARCHIO COLLETTIVO Funzione di garanzia qualitativa del marchio collettivo Marchi collettivi privati e pubblici (i marchi di qualità dei prodotti agroalimentari, il futuro Made in Italy) Requisiti di validità del marchio collettivo (art CPI) Titolari del marchio collettivo: qualunque soggetto collettivo o individuale che abbia la funzione di garantire natura, origine qualità di un prodotto o servizio: dai consorzi alle società o enti di certificazione Definizione dello standard produttivo : legale o negoziale Pubblicità dello standard: il regolamento e le successive modifiche devono essere allegate alla domanda di registrazione. I soggetti legittimati all utilizzo del segno. -9-

10 Eventuali barriere all ingresso di terzi nell ente titolare del marchio e controllo antitrust. Trasferimento della titolarità del marchio collettivo; e del diritto al suo uso, alla luce del principio della libera trasferibilità del marchio. Tutela contro le contraffazioni: legittimazione attiva e tipologia delle azioni. Ambito della tutela: estensione ai prodotti affini? E configurabile una tutela extramerceologica per marchi collettivi che godono di rinomanza? CIRCOLAZIONE DEL MARCHIO *** La circolazione del marchio nella precedente legge. L attuale regime di trasferimento non vincolato all azienda del marchio. (art. 23 cpi). -10-

11 Il trasferimento della ditta (art c.c.) in rapporto al trasferimento del marchio generale. Il limite dell inganno derivante dal trasferimento (art cpi) e la sanzione della decadenza in caso di uso ingannevole del marchio (art. 26 lett.b) cpi) Cessione e licenza del marchio: due strumenti negoziali diversi che soddisfano interessi economici diversi. Cessione parziale del marchio: - ammissibile per una parte dei prodotti registrati, se si tratta di i) prodotti non affini; ii) ammissibile anche per prodotti affini? - non ammissibile per una parte del territorio nazionale; - ammissibile una cessione parziale per Stati in caso di marchi paralleli? -11-

12 *** Licenza di marchio Differenza con altri rapporti contrattuali di decentramento produttivo (subfornitura, fabbricazione per conto, ecc.) Licenza di marchio, merchandising, franchising: una matrice comune. Licenza esclusiva e non esclusiva In caso di licenza non esclusiva: il licenziatario deve obbligarsi a usare il marchio per individuare prodotti uguali a quelli corrispondenti messi in commercio dal titolare (art cpi). -12-

13 Licenza esclusiva per una parte dei prodotti per cui il marchio è registrato: - in caso di prodotti non affini - in casi di prodotti affini Vale comunque il limite rappresentato dal divieto di inganno nel pubblico e la sanzione della decadenza per decettività sopravvenuta. *** ACCORDI DI COESISTENZA Natura eminentemente transattiva degli accordi di coesistenza e di delimitazione. Contenuto di tali accordi. -13-

14 Il limite dell uso ingannevole del marchio. Accordi di delimitazione e disciplina antitrust. *** -14-