INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS

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1 INTELLECTUAL PROPERTY CONSULTANTS PGA S.r.l. Via Mascheroni, Milano (Italy) Disclaimer: The material contained in this presentation is for informative purpose only and shall not substitute the advice of an attorney PGA shall not be liable for any use of the information contained in this presentation 1

2 La valorizzazione dei beni immateriali La proprietà industriale come strategia per il titolare del diritto 2

3 I brevetti come strumento di innovazione e di forecast tecnologico - interesse alla registrazione e brevettabilità - Per essere competitiva, innovativa e migliorare la sua posizione sul mercato, un azienda moderna non può puntare solo sui propri beni materiali, ma deve individuare e gestire al meglio il suo capitale intellettuale; - Da qui l esigenza di una comprensione, gestione ed anche valorizzazione di questi beni sempre più determinanti nello stabilire la posizione competitiva dell impresa.

4 VALORIZZAZIONE DEI BENI IMMATERIALI VALUTAZIONE INIZIALE DI STRATEGIA AZIONI DI DEPOSITO E TUTELA VALUTAZIONE ECONOMICA 4

5 AMBITO BREVETTUALE Configurabilità di una protezione di brevetto; Determinazione dell ambito massimo di protezione al deposito; Scelte strategiche di procedura; Esame di merito (rapporti di ricerca EPO/USA/italiano) con verifica della sussistenza dei requisiti di novità, originalità, applicazione industriale; Valutazione della bontà dell invenzione con riferimento alla distanza dell invenzione dallo stato dell arte e dalla tecnica nota; Verifica delle possibili alternative per il mercato; Verifica delle imitazioni e contraffazioni; Verifica del rischio di contraffazione; 5

6 Che cosa è un brevetto? Il brevetto è un diritto di monopolio che ogni stato rilascia a chi sceglie di rendere pubblica la realizzazione di una propria idea. Il brevetto per invenzione protegge una idea quale soluzione di un problema tecnico. 6

7 Mater-Bi è il nome commerciale di un tipo di bioplastica brevettato e commercializzato dalla Novamont. Viene venduto in granuli ed è lavorabile in modo simile alle altre materie plastiche. Il Mater-Bi, a differenza di altre materie plastiche, è biodegradabile; il processo di biodegradazione, svolto da microorganismi, produce acqua, anidride carbonica e metano.

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9 Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni: nuove Non comprese nello stato della tecnica. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è reso accessibile al pubblico mediante descrizione scritta, orale, uso o ogni altro mezzo; che implicano attività inventiva Se, per un tecnico esperto del ramo, non risultano in modo evidente dallo stato della tecnica; e che sono atte ad avere una applicazione industriale 9

10 Quando vale la pena di tutelare una idea con un brevetto Ogni ambito della tecnica ha criteri che sono propri del campo specifico; Criteri generali: - Mercato Clienti/Concorrenti (dimensioni e numeri); - Valore economico dell invenzione; - Costi / Benefici; - Tempi di tutela / Rischi; - Difficoltà di aggiramento e di provare le violazioni; 10

11 Dove conviene brevettare? Il brevetto ha validità NAZIONALE, ovvero in e per il paese per il quale è depositato. Occorre valutare in che nazioni depositare il brevetto in funzione delle unità produttive dei concorrenti e dei mercati di maggiore interesse; Occorre valutare in quali paesi la tutela giuridica è più efficace, ad esempio, in termini di efficienza, velocità e costi; 11

12 Quando vale la pena di brevettare in termini economici? Occorre ricercare la condizione nella quale le spese brevettuali sono giustificate come investimento in funzione del presunto ricavo che ci si prefigge di realizzare (utili, royalty, quote di mercato, prodotti veicolati, etc ; Occorre valutare quanto danno si è in grado di creare ai concorrenti con il brevetto; 12

13 Quanto costa brevettare in Italia? - onorari del consulente: Euro (in funzione delle ore professionali necessarie); - tasse di deposito: 50 Euro; - tassa di ricerca: gratuita per il titolare; - tassa sulle rivendicazioni: 45 Euro ogni rivendicazione oltre la 10 (difficilmente la media supera le rivendicazioni); - traduzione in inglese delle rivendicazioni: Euro; - tasse annuali di mantenimento in vita: dal 5 anno in poi; - analisi e replica al rapporto di ricerca: Euro; COSTO MEDIO COMPLESSIVO PER IL PRIMO QUINQUENNIO: Euro 13

14 Quanto costa brevettare in Europa? - Deposito: ; - Tassa Esame +Repliche ad azioni ufficiali + Tassa Concessione Brevetto: ; - Regolarizzazioni IT-FR-GB-DE-CH: 4.000; Totale: Euro in un intervallo temporale da un minimo di 2 anni a 5 o più anni. 14

15 Quanto costa non brevettare? Caso Polaroid vs Kodak: 925 milioni $ di risarcimento; Licenziamento di 700 dipendenti; Chiusura di uno stabilimento da 1,5 miliardi $; Riacquisto di prodotti per 500 milioni $; 15

16 Quanto costa non brevettare in Italia? PRIMO GRADO TRIBUNALE DI MILANO 16

17 CORTE D APPELLO TRIBUNALE DI MILANO 17

18 VALORIZZAZIONE 18

19 What have we really got? Portfolio Review Ottimizzazione e Monetizzazione di diritti IP Where is the value? Portfolio Analysis How do we realise value? Portfolio Management Patent Portfolio Audit Business Objectives Review Portfolio Enhancement Enhanced maintenance plans patent/product mapping, gap analysis Patent Categorisation Portfolio Strength Assessment Maintenance Cost Reduction Identify cost saving opportunities to abandon or donate unproductive non-core patents Patent Title & Data Update Portfolio Segmentation Patent Monetisation Licensing and sale (auctions, aggregators, NPEs) of valuable patent assets. 19

20 Patent Scoring & Assessment Toolset A range of statistical and expert scoring tools are available to assist in patent value decision making Citation/Age Matrix Quick filter of portfolio based on age adjusted citation analysis Contains directional data for the client and related competitors activity Statistical Scoring Based on 20 to 60 statistical patent assessment parameters depending on requirements Each with industry or technology sector specific coefficients Segmentation for in-depth analysis Expert Assessment Detailed reading of claims by subject matter experts Expert comments on a patent s technical/legal/commercial strength Validate categorisation of patent as core/non-core Validate sell/hold/abandon/ protect/enhance decision making 20

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22 Why IP portfolios should be optimized Intangible assets represent >70% of corporate worth Establish high quality in all business critical assets, especially patents Continuously validate that patent assets are aligned to business strategies and products Be able to identify specific patents which: Drive revenue and should be protected Are valuable to others and could be monetised Are weak and need to be enhanced Could be used for defensive purposes and should be held Have little or no value and could be abandoned Manage the cost of creation and ownership of each patent 22

23 Tecniche di valutazione criteri e metodi di valutazione Criteri e metodi di valutazione per gli intangibles Criterio del costo Criterio dei risultati differenziali Criteri comparativi Metodo del costo storico aggiornato Metodo del costo storico residuale Metodi dei differenziali di risultato Metodo del costo della perdita Metodo dei tassi di royalty (r/r) Metodo delle transazioni comparabili Metodo del costo di riproduzione Metodo dei multipli empirici 23

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