Marchio comunitario e italiano Procedure di opposizione

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1 Marchio comunitario e italiano Procedure di opposizione

2 Marchio comunitario: procedura di opposizione

3 Definizione Atto amministrativo attraverso il quale un terzo chiede all UAMI il rigetto totale o parziale (in merito ai prodotti/servizi) di una domanda di registrazione di un marchio comunitario

4 Forma L opposizione è redatta per iscritto e motivata

5 Notifica Il titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario viene immediatamente informato dell opposizione

6 Termine 3 mesi dalla data di publicazione della domanda di registrazione del marchio comunitario

7 Lingua del procedimento La prima lingua del marchio comunitario impugnato, se questa è una delle 5 lingue ufficiali dell UAMI, se no la seconda lingua Se viene usata un altra delle 5 lingue ufficiali dell UAMI, entro 1 mese deve essere depositata la traduzione nella prima o seconda lingua del marchio comunitario impugnato

8 Luogo del procedimento UAMI di Alicante, Divisione Opposizioni Non è necessaria la presenza fisica delle parti

9 Motivi dell opposizione Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. doppia identità)

10 Motivi dell opposizione Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione

11 Motivi dell opposizione Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi non simili, se il marchio anteriore gode di notorietà e sussista indebito vantaggio o pregiudizio

12 Motivi dell opposizione Marchio o altro segno non registrato e utilizzato nella normale prassi commerciale, di portata non puramente locale

13 Marchio comunitario Marchi anteriori Marchio di uno Stato membro Marchio internazionale con effetto nella Comunità

14 Le parti Opponente: presenta l opposizione contro la domanda di registrazione di marchio comunitario, deve essere il titolare dei diritti anteriori o un licenziatario autorizzato Richiedente: titolare della domanda di registrazione di marchio comunitario oggetto dell opposizione

15 Esame di ammissibilità Esame dei requisiti formali da parte dell UAMI Requisiti assoluti (sanabili solo entro il termine dell opposizione) Requisiti relativi (sanabili anche oltre il termine dell opposizione, max 2 mesi)

16 Requisiti assoluti Identificazione del marchio comunitario oggetto dell opposizione Indicazione dei motivi dell opposizione (diritti anteriori)

17 Requisiti relativi Indicazione delle date dei diritti anteriori Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi comunitari o denominativi Indicazione dei prodotti e/o servizi e dell eventuale notorietà del marchio anteriore Identificazione dell opponente

18 Periodo di riflessione (cooling-off( ) Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell ammissibilità da parte dell UAMI È prorogabile fino a 22 mesi (totale max 24 mesi) su richiesta di entrambe le parti

19 Fase contraddittoria Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno della loro rispettiva posizione Inizia l opponente: 2 mesi di tempo Segue il richiedente: 2 mesi di tempo Chiude l opponente, ma l UAMI può accordare/richiedere ulteriori interventi

20 Prova d uso Su istanza del richiedente, a condizione che il marchio anteriore dell opponente fosse stato registrato da almeno 5 anni L opponente deve provare che il suo marchio anteriore è stato usato seriamente nei 5 anni anteriori alla pubblicazione del marchio opposto, o che vi siano legittime ragioni per il non uso (es. interventi governativi, forza maggiore)

21 Decisione Da parte della divisione Opposizione dell UAMI, una volta terminato il contraddittorio Può: - respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi - respingere l opposizione

22 Ricorso Contro la decisione della divisione Opposizione dell UAMI può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni di Ricorso dell Ufficio entro 2 mesi dalla notifica della decisione Contro la decisione della Commisione di Ricorso dell UAMI può essere presentato ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee entro 2 mesi dalla notifica della decisione

23 Pluralità di opposizioni Il 20% delle domande di marchio comunitario impugnate fronteggia più di una opposizione Possono essere riunite e trattate congiuntamente in un unico procedimento, soprattutto se gli opponenti sono tra loro collegati

24 Tassa di opposizione > Tassa di opposizione: 350 Euro

25 Giurisprudenza UAMI Sentenza 11 novembre 1997, causa C-251/95, Sabèl BV / Puma AG, Rudolf Dassler Sport - la valutazione della somiglianza tra i segni deve basarsi non solo sui singoli elementi, ma su una valutazione globale di entrambi i segni messi a confronto; - gli elementi distintivi e dominanti sono in particolare importanti per la valutazione della somiglianza tra i segni.

26 Giurisprudenza UAMI Sentenza 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha / Metro-Goldwyn- Mayer Inc - nella valutazione della somiglianza tra i segni, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa

27 Rischio di confusione Mixery PC WORKS ENZO FUSCO ANTONIO FUSCO NABER DIESELIT DIESEL

28 Rischio di confusione 101/1998 FR ÖKOVITAL v. VITAL nessun rischio di confusione (rdc) 188/1999 EN ACTILINE v. AKTIVIN nessun rdc 1713/2000 EN TRAXDATA v. MAXDATA nessun rdc 2558/2000 EN FEMINEX v. FEMIPRES nessun rdc 674/2001 EN BRANDSHAPE v. BRANDCAST nessun rdc (10/08/06) FR VITAL v. MUSSVITAL nessun rdc (27/07/06) EN PARALLAX v. PARAFAST nessun rdc

29 Rischio di confusione 309/1999 DE WOOKI v. WALKI rischio di confusione (rdc) 1949/2001 DE HZ v. Hazet rdc 148/2000 EN COPAT v. QPAT rdc 1593/2001 EN INCELL v. LINCEL rdc 2603/2004 EN YOI v. JOY rdc

30 Rischio di confusione 131/1999 EN CINCO OCEANOS v. 5 OCEANS rdc 476/1999 EN NUTRIFORM v. NUTRAFERM rdc 482/1999 EN CHAIN MASTER v. MASTER Cadena rdc 1121/1999 EN DAS GOLDENE v. BLATT GOLDEN PAGES rdc 3111/2000 EN RED BARON v. BARON ROJO rdc 2962/2001 EN OPERATION SOURIRE v. OPERATION SMILE rdc

31 Rischio di confusione 41/1998 ES nessun rdc 641/1999 EN nessun rdc 696/1999 DE nessun rdc 1368/1999 EN nessun rdc 165/2000 EN nessun rdc 1447/2000 DE nessun rdc

32 Rischio di confusione 146/1999 (EN) / (rdc) 1499/2000 (EN) / (rdc) 1202/2000 (EN) / (rdc)

33 Rischio di confusione 10/1999 EN nessun rdc 122/1999 EN nessun rdc 394/1999 EN nessun rdc 1631/2000 FR nessun rdc 468/2001 EN nessun rdc 1850/2001 EN nessun rdc

34 Rischio di confusione 64/1998 ES SSI USA rdc 28/1999 EN rdc 296/1999 EN rdc 1134/1999 ES 911 rdc 1001/1999 FR rdc 845/2000 EN rdc 1432/2001 EN KALMA rdc

35 Rischio di confusione 692/1999 EN nessun rdc 885, 886/1999 EN nessun rdc 1224/1999 EN nessun rdc 2576/2000 EN nessun rdc 539/2001 EN nessun rdc 688/2001 EN nessun rdc

36 Confondibilità tra marchi 3 Criteri - Somiglianza visuale (grafica) - Somiglianza auditiva (fonetica) - Somiglianza concettuale

37 Decisione OAMI di opposizione Decisione sull opposizione nº B : Marchio anteriore: REPLAY Domanda di marchio: RIPLEY S Decisione: opposizione respinta

38 Somiglianza visuale (grafica) In entrambi i casi i marchi sono composti da due sillabe RI PLEY S ; RE-PLAY e sono caratterizzati dalla stessa struttura di base, come si può notare nella coincidenza delle consonanti R-P-L-Y. I marchi presentano una certa somiglianza visuale, nonostante le differenti vocali e la presenza di un apostrofo anteriormente alla lettera S nel marchio contestato.

39 Somiglianza visuale (grafica) Sotto il profilo visivo, i due marchi hanno in comune la lettera iniziale R e le lettere PLY situate nella medesima posizione all interno dei due segni. Tuttavia il marchio anteriore è una parola di sette lettere mentre la domanda contestata è composta da sei lettere, di cui solo quattro in comune con il marchio anteriore.

40 Somiglianza visuale (grafica) A giudizio dell Ufficio, le differenti vocali posizionate al secondo ed al quinto posto dei due segni e la presenza di un apostrofo che visivamente spezza la linearità della parola RIPLEY S, nonchè la presenza della consonante finale S, rendono i segni scarsamente simili dal lato visuale.

41 Somiglianza auditiva (fonetica) Da un punto di vista fonetico, la pronuncia dei due segni, nonostante entrambi composti da due sillabe, varia notevolmente nella sua struttura ritmica. I consumatori inglesi pronuncerebbero le due parole nel seguente modo: RIPLIS ponendo l accento sulla prima vocale, che essendo breve fornisce alla parola un impressione di non divisione tra le due sillabe e RII-PLEI in cui invece,...

42 Somiglianza auditiva (fonetica)... la presenza di due vocali lunghe imprime un ritmo differente alla parola, obbligando ad una scansione di entrambe le sillabe. La differente struttura fonetica è inoltre accentuata dalla differente terminazione delle due parole, che completano l impressione di non similarità dal punto di vista fonetico.

43 Somiglianza concettuale È probabile che una parte rilevante dei consumatori dell Unione Europea riconosca entrambi i segni come parole inglesi e sia dunque in grado di riprodurne la pronuncia anglofona.

44 Somiglianza concettuale E comunque indubbio che la parola REPLAY possa essere riconosciuta da tutti i consumatori europei in quanto adottata ed entrata a far parte del linguaggio comune di tutti i paesi dell Unione ed inoltre riportata dalla maggior parte dei dizionari delle lingue europee nel suo significato di ritrasmissione delle immagini o dell audio.

45 Somiglianza concettuale Essendo dunque una parola di uso comune, è estremamente improbabile che i consumatori, qualunque sia l impronta fonetica della loro lingua nazionale, possano confonderla con la parola RIPLEY S da cui si distanzia non solo per le differenti vocali ma anche per la presenza della S finale.

46 Somiglianza concettuale Di conseguenza, dato che come sopra esposto, la parola inglese REPLAY è stata adottata nel suo significato originale dalla maggior parte delle lingue europee, l Ufficio conclude che fra i due segni non vi è alcuna similitudine concettuale.

47 In vigore dal 1996 Alcuni numeri Ad oggi protegge il marchio in 27 Paesi Ad oggi sono stati registrati circa marchi comunitari Opposizioni: 22%

48 Marchio italiano: procedura di opposizione

49 Entrata in vigore 1º luglio 2011 Applicabile alle domande di registrazione di marchio italiane presentate dopo il 1º maggio 2011 ed alle registrazioni internazionali estese all Italia pubblicate nel 1º numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dell OMPI

50 Forma L opposizione è redatta per iscritto e motivata

51 Notifica Il titolare della domanda di registrazione di marchio italiana o internazionale estesa all Italia viene informato dell opposizione dall UIBM entro 2 mesi dalla scadenza del termine per presentare l opposizione

52 Termine 3 mesi: - dalla data di publicazione della domanda di registrazione del marchio italiano; - o dalla data di registrazione del marchio per cui viene richiesta l estensione internazionale; - o dal 1º giorno del mese successivo alla pubblicazione del marchio internazionale esteso all Italia

53 Italiano Lingua del procedimento

54 Luogo del procedimento UIBM di Roma

55 Motivi dell opposizione Marchio anteriore identico per prodotti/servizi identici (cd. doppia identità)

56 Motivi dell opposizione Marchio anteriore identico o simile per prodotti/servizi identici o simili, se sussiste rischio di confusione

57 Motivi dell opposizione Nomi e ritratti di persona, segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e di enti ed associazioni senza scopo di lucro se: - notori - registrati dal non avente diritto o senza l autorizzazione di quest ultimo

58 Marchio italiano Marchio comunitario Marchi anteriori Marchio internazionale esteso all Italia

59 Le parti Opponente: presenta l opposizione contro la domanda di registrazione di marchio italiano o internazionale esteso all Italia, deve essere il titolare dei diritti anteriori o un licenziatario autorizzato Richiedente: titolare della domanda di registrazione di marchio italiano o internazionale esteso all Italia oggetto dell opposizione

60 Esame di ammissibilità Esame dei requisiti formali da parte dell UIBM Requisiti assoluti (sanabili solo entro il termine dell opposizione) Requisiti relativi (sanabili anche oltre il termine dell opposizione, max 2 mesi)

61 Requisiti assoluti Identificazione del marchio oggetto dell opposizione Indicazione dei motivi dell opposizione (diritti anteriori)

62 Requisiti relativi Riproduzione dei diritti anteriori, a meno che siano marchi italiani Documentazione a sostegno dell opposizione Documentazione che dimostri la legittimazione attiva, qualora il marchio anteriore non risulti a nome dell opponente

63 Periodo di riflessione (cooling-off( ) Periodo durante il quale le parti possono raggiungere un accordo Dura 2 mesi dalla data di comunicazione dell ammissibilità da parte dell UIBM È prorogabile su richiesta di entrambe le parti

64 Fase contraddittoria Le parti presentano prove e osservazioni a sostegno della loro rispettiva posizione

65 Prova d uso Su istanza del richiedente, a condizione che il marchio anteriore dell opponente fosse stato registrato da almeno 5 anni L opponente deve provare entro 60 gg. dalla richiesta che il suo marchio anteriore è stato usato seriamente nei 5 anni anteriori alla pubblicazione del marchio opposto, o che vi siano legittime ragioni per il non uso (es. interventi governativi, forza maggiore)

66 L UIBM decide se: Decisione - respingere la domanda di registrazione per tutti o solo alcuni prodotti e/o servizi - respingere l opposizione

67 Ricorso Contro la decisione dell UIBM può essere presentato ricorso davanti alle Commissioni dei Ricorsi entro 2 mesi dalla notifica della decisione

68 Pluralità di opposizioni Vengono riunite e trattate congiuntamente in un unico procedimento

69 Tassa di opposizione > Tassa di opposizione: 250 Euro

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