Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A

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Lucia Chiesa
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1 Diritto della proprietà industriale ed intellettuale Prof. G. Giannelli A.A Sentenza Corte di Giustizia Europea del 12 gennaio 2006 (C 361/04 P) Lezione del 28 ottobre 2010 Presentazione del caso: Dott.ssa Monica Bruno

2 PERSONAGGI FAMOSI: TUTELA DEL NOME E DELL IMMAGINE

3 Personaggio famoso Marylin Monroe NOME TUTELA Ritratto Fotografia IMMAGINE

4 NOMI, IMMAGINE, RITRATTI Art. 4 Lett. C. DIRETTIVA COMUNITARIA 2008/95 Art comma Reg. 207/2009 del 26/02/2009 sul marchio comunitario ESCLUSIONE DALLA REGISTRAZIONE NULLITA DEL MARCHIO rinvio alla legislazione nazionale

5 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ART. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori 8.1 I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o ; dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

6 CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE ART. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori 8.2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi

7 CODICE DELLA PROPRIETA INDUSTRIALE ART. 8 Ritratti di persone, nomi e segni notori 8.3 Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, [ ].

8 NOTORIETA DEVE DERIVARE DA UNA UTILIZZAZIONE DEL NOME * DI CARATTERE NON IMPRENDITORIALE * DIVERSA DALL IMPIEGO DELLO STESSO IN FUNZIONE DISTINTIVA DI BENI E SERVIZI

9 NOTORIETA 1) La ratio dell art. 8.3 C.p.i. 2)Ambito di operatività dell utilizzo esclusivo in capo al personaggio famoso 3) Criteri di valutazione della novità 4) Criteri di valutazione della confondibilità

10 1) Ratio dell art. 8.3 C.P.I. La norma mira a permettere una migrazione controllata di un patronimico dall ambito (ad es. sportivo, ecc.) in cui era finora celebre verso quello schiettamente commerciale La finalità è, dunque, quella di proteggere le potenzialità commerciali, cioè il valore inespresso, di un nome famoso (FIORUCCI C/ Elio Fiorucci r. 238/2005 DEL 6 APRILE 2006)

11 2) L ambito di operatività dell utilizzo esclusivo in capo al personaggio famoso L esclusiva ha carattere assoluto? Dibattito -Tutti i generi merceologici - Solo per i prodotti per cui si possa ragionevolmente ritenere che il nome del personaggio famoso possa indurre all acquisto il consumatore

12 3) Criterio di valutazione della novità Prima Il Marchio è valido anche se coincide con il nome del personaggio Acquisizione della notorietà da parte del Personaggio famoso Dopo Il Marchio non è valido ed è contestabile da parte del personaggio famoso Ma è possibile la sua decadenza per sopravvenuta ingannevolezza

13 Sentenza Corte di Giustizia Europea del 12 gennaio 2006 (C 361/04 P) Eredi PICASSO (marchio PICASSO) vs Daimler Chrysler (marchio PICARO)

14 Registrazione numero , e Registrazione numero ,

15 Fatto L 11 settembre 1998, la DaimlerChrysler ha presentato all UAMI una domanda di registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo PICARO per prodotti e servizi rientranti nella classe 12 ai sensi dell accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondenti alla descrizione seguente: «Autoveicoli e loro parti, omnibus». Il 19 agosto 1999, gli eredi Picasso hanno proposto opposizione contro tale domanda di registrazione, deducendo l esistenza di un rischio di confusione ai sensi dell art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. I coeredi si fondavano, a tal proposito, sul marchio denominativo comunitario anteriore PICASSO, registrato per prodotti rientranti nella detta classe 12 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Veicoli; apparecchi di locomozione terrestre, aerei o nautici, autovetture, autobus, camion, furgoni, caravan, rimorchi» (in prosieguo: il «marchio anteriore»).

16 Modalità rigorose (Corte di Giustizia n. 361/04 PICASSO c/ PICARO) Il segno denominativo PICASSO è chiaro e determinato nel suo significato ( ) Le differenze concettuali che separano i segni in questione sono tali, nella fattispecie, da neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche. In altre parole il nome dell Artista spagnolo Picasso è talmente famoso e conosciuto (individualizzante) che un marchio simile come PICARO non potrebbe mai essere confuso con il primo, anche nel contesto di un medesimo settore di riferimento (autoveicoli).

17 Quando esiste il rischio di confusione? Il rischio di confusione o di associazione richiede, per verificarsi, il concorso di due elementi L IDENTITÀ O SOMIGLIANZA TRA SEGNI e L IDENTITÀ O L AFFINITÀ TRA I PRODOTTI CONTRASSEGNATI. Quando due marchi non sono identici ma soltanto simili, occorre verificare se tra essi vi sia confondibilità.

18 Accertamento della confondibilità L accertamento della confondibilità richiede: a)l individuazione del tipo di consumatore destinatario dei prodotti contrassegnati; b) la considerazione che il consumatore, all atto dell acquisto, non realizza il confronto tra i due segni contemporaneamente presenti ma tra un segno (quello del preteso contraffattore) ed il ricordo dell altro (quello dell attore in contraffazione); c) il confronto tra i due marchi nel loro aspetto grafico, fonetico, ideologico.

19 Casi in giurisprudenza Caso Ferragamo (marchio anteriore - figurativo) vs F.lli Ferrazzano (marchio figurativo) medesimi prodotti Cass. 22 luglio 2009, n : il marchio anteriore è da considerarsi marchio forte e quindi tutelabile in modo più incisivo giudizio di confondibilità; Caso Levia (marchio anteriore figurativo) vs Levissima (marchio figurativo) medesimi prodotti - Trib. Cagliari, 30 maggio 2005 n. 1309: È esclusa la confondibilità fra marchi, quando le differenze riguardanti il loro aspetto grafico e l'effetto fonetico della loro pronuncia sono tali da apparire immediatamente al consumatore medio, dotato di comune intelligenza e di ordinaria attenzione giudizio di non confondibilità. In conclusione per la giurisprudenza: la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. (caso Calvin Klein)

20 CG, 12 gennaio 2006, C- 361/04 PICASSO VS PICARO Il giudice ha avuto modo di precisare che il grado di attenzione del consumatore riduce il rischio di confusione: - Ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, occorre considerare che il livello di attenzione del consumatore può variare in relazione alla categoria di prodotti o servizi di cui trattasi. - L eventuale rischio di confusione tra i marchi relativi ad autoveicoli, deve considerare la natura dei prodotti considerati e, in particolare, il loro prezzo ed il loro accentuato carattere tecnologico, il consumatore medio presta un grado di attenzione particolarmente elevato al momento dell acquisto di tali prodotti. - Considerato che le caratteristiche obiettive di un dato prodotto implicano che il consumatore medio lo acquisti solo al termine di un esame particolarmente attento, è ridotto il rischio di confusione tra i marchi relativi a tali prodotti.

21 CG, 12 gennaio 2006, C- 361/04 PICASSO VS PICARO Con riferimento alla somiglianza dei marchi PICARO e PICASSO la Corte ha evidenziato che: - è necessario verificare il grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale e la rilevanza che questi elementi hanno tenendo conto della categoria dei prodotti e delle condizioni di vendita; - che pur essendo simili sul piano visivo e fonetico, tale somiglianza risulta comunque debole. In particolare, la doppia consonante ss si distingue nitidamente dalla consonante r ; - che il nome PICASSO è particolarmente ben conosciuto come il nome del famoso pittore; - che il fatto che almeno uno dei due segni sia chiaro, determinato e riconoscibile fa in modo che la eventuale somiglianza fonetica e visiva tra i due marchi sia neutralizzata.

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