L indebito arricchimento e la retroversione degli utili

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1 L indebito arricchimento e la retroversione degli utili Come è già stato approfonditamente chiarito, in base all ultimo comma dell art. 125 c.p.i., il danneggiato dalla contraffazione può, alternativamente al lucro cessante o cumulativamente nella misura in cui eccedono tale risarcimento, domandare la retroversione degli utili maturati dal contraffattore. Ci si è domandati se la logica alla base dell introduzione di questa norma nel panorama legislativo italiano (a livello comunitario pare potersi affermare che l obiettivo della direttiva 2004/48/CE fosse quello di assicurare un livello equivalente di protezione della proprietà intellettuale negli stati membri) sia da ricondursi a quella dei c.d. danni punitivi oppure se si tratti semplicemente di evitare che il contraffattore che ha ottenuto un beneficio maggiore del danno del titolare della privativa se ne avvantaggi. La dottrina si è pure interrogata sulla compatibilità dell'art. 125, comma 3, c.p.i. con la Direttiva Enforcement che circoscrive la retroversione degli utili ai casi di violazioni incolpevoli. Secondo alcuni Autori la disposizione interna - non prevedendo limiti di applicabilità - sarebbe incostituzionale per eccesso di delega (Vanzetti A., La restituzione degli utili di cui all'art. 125, n. 3, c.p.i. nel diritto dei marchi, in Il Dir. ind., 2006, 323). Secondo altri Autori, invece, non vi sarebbe contrasto alcuno tra la disposizione interna e quella comunitaria, dal momento che la condanna alla sola retroversione degli utili deve considerarsi meno onerosa di quella ordinaria, e quindi più vantaggiosa per il contraffattore. In ogni caso, proprio in questo campo, non rileva tanto il danno subìto dal soggetto che patisce la contraffazione quanto il vantaggio conseguito dal contraffattore. La restituzione degli utili in caso di contraffazione dolosa o colposa si configura come una tipica misura di deterrenza ( Trib. Venezia, 12 febbraio 2012, secondo cui: "L'irreparabilità si lega all'oggettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta ed all'elevato pericolo di una sottostima del danno nell'instaurando giudizio di merito, rispetto al quale la retroversione degli utili rappresenta solo un possibile indice da impiegare in chiave di deterrenza").

2 Essa ha una funzione di tutela quasi reale del diritto dato che garantisce e ristora il pacifico godimento del vantaggio competitivo che gli deriva dal diritto esclusivo. Qualunque sia la natura di tale condanna, va tenuto presente che "Il rimedio della restituzione degli utili, previsto in alternativa al risarcimento dei mancati profitti del titolare del diritto violato - o per la parte in cui questi utili eccedano i mancati profitti del titolare - facilita quest'ultimo nell'assolvere l'onere probatorio posto a suo carico" (C. Galli, Risarcimento del danno e retroversione degli utili: le diverse voci di danno, in Rivista dir. ind., 2012, 117), potendo ricorrere all'ordine di esibizione previsto dalla legge speciale all'art. 121, comma 2 e 2 bis C.P.I. ed al diritto d'informazione ai sensi dell'art. 121 bis C.P.I Mentre il primo meccanismo di risarcimento del danno (v. commi 1 e 2 dell art. 125 c.p.i.) appare armonico con lo schema classico dell art cod. civ. (reintegrazione del patrimonio leso, sotto il profilo del danno emergente, del lucro cessante e del danno morale), il secondo meccanismo appare da inquadrare nello schema dell arricchimento senza causa (art c.c.). Colui che subisce la contraffazione potrà quindi scegliere tra la strada risarcitoria e quella indennitaria. Nonostante l evoluzione dell istituto della responsabilità civile negli ultimi decenni come reazione a qualunque tipo di danno, con la previsione di sempre nuovi interessi tutelabili e voci di pregiudizio da risarcire, infatti, nel caso della contraffazione esigenze di giustizia sostanziale hanno portato a configurare un sistema alternativo, in cui si desse la possibilità al soggetto portatore del diritto violato di reagire anche al di là dei limiti dell illecito aquiliano (ad esempio, in assenza di colpa del contraffattore). Inoltre, mentre la responsabilità civile presuppone la lesione del diritto sotto l aspetto della facoltà di godimento; l arricchimento ingiustificato ha, invece, come fine quello di trasferire i guadagni dello sfruttamento economico del diritto da colui che ingiustamente ne ha beneficiato al titolare dello stesso. Pur nel solco del rimedio indennitario ex art c.c., la retroversione degli utili se ne differenzia sotto diversi punti di vista.

3 La condanna del responsabile alla restituzione degli utili, rientrando nell ambio dell indebito oggettivo, non è condizionata dall effettiva esistenza di un danno nel patrimonio del soggetto leso (v. trib. Genova, in E invece necessario l accertamento di tali utili ed una relazione causale tra la violazione e tali utili (Trib. Milano, , n ; Trib. Milano, , n Nivea). Non è infine necessaria la colpa del contraffattore. La norma civilistica cui far riferimento è l art c.c., che prevede un indennizzo pari alla minor somma tra il vantaggio ottenuto, senza una valida giustificazione causale, ed il pregiudizio arrecato. Il principio è quello del riequilibrio delle sfere patrimoniali dei consociati. Elementi costitutivi dell arricchimento senza causa sono, ex art c.c., - l arricchimento a favore di un soggetto - l impoverimento di un altro; - il nesso di correlazione tra l uno e l altro; - l assenza di giusta causa dell arricchimento e - la residualità del rimedio. L arricchimento del soggetto che è obbligato all indennizzo vale sia come elemento costitutivo della fattispecie, sia come parametro di quantificazione dell indennizzo dovuto. La norma generale è stata interpretata dalla giurisprudenza sia come incremento di ricchezza sia come risparmio di spesa o esclusione di un danno, mentre la norma particolare in tema di retroversione degli utili è appunto incentrata sul concetto di utile. Ovviamente, poi, l arricchimento deve essere privo di una giusta causa. Infine, l impoverimento è rilevante esattamente come l arricchimento sia dal punto di vista dell elemento costitutivo della fattispecie, sia da quello quantitativo.

4 Secondo le Sezioni Unite ( , n ) il mancato guadagno non può essere considerato come impoverimento tutelabile ex art c.c., dato che la sua funzione è quella di ristabilire un equilibrio patrimoniale tra il soggetto arricchitosi e quello impoveritosi e quindi non può prescindere dalla concreta ed effettiva diminuzione patrimoniale del primo. E ciò sia perché la buona fede del soggetto vale a rendere meno rilevanti le esigenze di scoraggiare comportamenti atti a causare un indebito vantaggio; sia perché in assenza di una diminuzione patrimoniale vera e propria non opera la funzione redistributiva dell istituto. "La dottrina più moderna..., ha svalutato la concezione dell'indebito incentrata sul binomio dannodiminuzione patrimoniale, e vi ha sostituito quale punto di riferimento, il profitto, realizzato mediante fatto ingiusto... In base a questa interpretazione - che in Italia ha consentito di estendere l'indebito arricchimento ai diritti sui beni immateriali...e specificamente ai comportamenti lesivi di brevetti industriali, per l'utilizzazione di invenzioni non brevettate e delle informazioni e/o dei segreti industriali - diviene indispensabile soltanto la realizzazione di un profitto o di un plusvalore prodotto attraverso l'utilizzazione di risorse altrui o di utilità spettanti ad altri; e l'istituto viene ad assumere la funzione di nuova clausola generale, mirante questa volta alla sua integrale restituzione, indipendentemente dall'esistenza e dall'entità del danno cagionato". Ciò "Con l'indubbio merito...di aver enucleato la categoria del lucro o profitto ottenuto a spese di un altro soggetto, perciò integralmente da restituire". (Cass., Sez. Un., n. 2008/23385). Secondo i principi generali l arricchimento potrà essere determinato da un comportamento dell impoverito medesimo oppure da una condotta dell arricchito, seppure non configurante gli estremi di un illecito. In quest ultimo caso, ci si trova dinanzi ad un fatto ingiusto, che non integra però gli estremi dell illecito ad esempio per carenza della colpa o del dolo. Si potrebbe pensare all utilizzo in buona fede di beni altrui cui corrisponde l impoverimento del proprietario. Qualora l arricchimento derivi da un comportamento dell impoverito, la ratio dovrebbe essere il bilanciamento tra le opposte esigenze di tenere indenne il soggetto

5 impoverito dalle spese sostenute e tutelare l arricchito che vedrebbe sorgere a suo carico un obbligazione di indennizzo derivante da fatto a lui non imputabile. Con riferimento ai casi di arricchimento in cui la prestazione ricevuta non comporti un chiaro ed incontrovertibile vantaggio, tale per cui si possa escludere che il soggetto arricchito l avrebbe rifiutata, sono stati individuati due requisiti: l acceptio da parte dell arricchito, attraverso la quale esprima il proprio consenso ad obbligarsi a corrispondere l indennizzo, e la buona fede dell impoverito. Con riferimento alla retroversione degli utili è stato invece affermato che essa sia dovuta indipendentemente dall elemento soggettivo (e quindi anche in assenza di colpa). L indennizzo rappresenta un obbligazione di valore e stante la natura non ripristinatoria bensì redistributiva dell istituto non corrisponde in genere all intero impoverimento. Anche sotto questo punto di vista, gli istituti sono differenti: è frequente in giurisprudenza l attribuzione, nel caso di utilizzo di beni immateriali quali marchi o brevetti, di un idennizzo pari all intero ammontare del profitto, qualora il pregiudizio subìto sia eventuale e di difficile quantificazione. Come si è detto, nella sistemazione vigente dell'art. 125 C.p.i., invece la regola sarebbe quella non della minore, ma della maggiore somma fra profitto e pregiudizio. Infine, le due fattispecie sono differenti perchè l azione di arricchimento senza causa ha natura sussidiaria, mentre non così accade per la retroversione degli utili ( Altrettanto estravagante rispetto al sistema appare la quantificazione della fattispecie di reversione degli utili come indennizzo da arricchimento senza causa del contraffattore, giacché il ricorso a tale rimedio è alternativo e in certa misura concorrente con quello della compensazione del mancato guadagno, laddove la azionabilità della situazione di impoverimento speculare all'arricchimento senza causa altrui è residuale rispetto alla esperibilità di una azione di risarcimento, intendendosi la residualità come non possibilità giuridica del risarcimento stesso e non come scelta della parte di una tutela piuttosto che di un'altra: Trib. Roma, 16 dicembre 2010, cit.).

6 Seguendo la tesi per cui non sarebbe necessario un danno vero e proprio, si porterebbe alla qualificazione della reversione degli utili come sanzione per il contraffattor e modificherebbe la natura del danno risarcibile da meramente compensativa a punitiva, con la ricostruzione di una norma extrasistema (Trib. Roma, 16 dicembre 2010, in Banca Dati Pluris). Si è a lungo dibattuto sulla cumulatività (Trib. Genova cit.) o alternatività dei rimedi previsti dall art. 125 c.p.i.. A favore della tesi - che riconosce l'alternatività tra il rimedio della restituzione degli utili e quello indennitario - si è schierata una parte consistente della dottrina secondo cui: "Oggi - vigente l'art. 125 C.P.I. nella sua nuova formulazione - il legislatore ha individuato: a) un primo meccanismo, quello principale, che appare armonico con lo schema classico dell'art cod. civ. (cfr. commi 1 e 2, che mirano sostanzialmente alla reintegrazione del patrimonio leso, per il profilo del danno emergente, lucro cessante e "danno morale"); b) un secondo meccanismo, apparentemente disarmonico, che è invece da inquadrare nello schema, altrettanto classico ma ontologicamente diverso, dell'arricchimento senza causa ex art cod. civ.(cfr. comma 3). Si spiega così l'alternatività del secondo meccanismo rispetto ai criteri desumibili dal primo. In altre parole, la vittima di una violazione di privativa, per univoca volontà del legislatore nazionale e comunitario, deve poter scegliere in modo chiaro la strada giudiziale del recupero di legalità: quella risarcitoria (c. 1 e 2 dell'art. 125 C.P.I.), ovvero quella indennitaria (c. 3 della norma cit.)" (M. Barbuto, La reversione degli utili nel diritto italiano, in Rivista di diritto industriale, 2012, 156). Viceversa, i fautori dell opposta tesi sottolineano il dato letterale dell incipit del terzo comma "in ogni caso" (A. Vanzetti, Codice della proprietà industriale, Milano, ). Inoltre, un interpretazione che si riconduce alla matrice europea della norma appare orientata verso la cumulabilità dei rimedi (v. Ubertazzi, La proprietà intellettuale, Torino, p. 452)

7 Gli utili possono essere conteggiati facendo riferimento ai ricavi ottenuti dalla vendita dei prodotti contraffatti sottraendo i costi necessari per fare i prodotti stessi, ma limitatamente ai costi che non si sarebbero sostenuti se non vi fosse stata la violazione (Trib. Torino, , n- 4778/2013 est. Vitrò). I costi da detrarre sono principalmente i costi variabili, dal momento che i costi fissi sono comunque sostenuti indipendentemente dai volumi di vendita e di produzione realizzati. Nel caso di specie si sono considerati in parte detraibili: - il costo per il personale; il costo medio macchina il costo montaggi e assistenza tecnica i costi di trasporto le spese commerciali