Focus sul mercato Russo: opportunità di business Verona, 18 maggio 2012
Legislazione russa: Parte IV del Codice Civile; Codice delle infrazioni amministrative; Codice Penale; Codice Doganale dell Unione Doganale; Legge Federale sul segreto commerciale; Legge Federale sulla tutela della concorrenza; Regolamenti del Rospatent.
Legislazione internazionale (alcuni dei più rilevanti accordi ratificati dalla Federazione Russa): Convenzione di Parigi per la protezione della IP (due principi fondamentali: principio dell assimilazione e regola della priorità); Patent Cooperation Treaty; Accordo di Madrid sulla registrazione dei marchi; Protocollo di Madrid sulla registrazione dei marchi;
Legislazione internazionale: Accordo di Singapore sul diritto dei marchi; Accordo di Nizza (class. int. marchi); Accordo di Locarno (class. int. disegni e modelli); Accordo di Strasburgo (class. int. brevetti).
Procedura nazionale (sistema del first to file ): Consigliabile ricerca pre-filing; Oggetto di registrazione: art. 1482 CC (definizione non esaustiva: parole, immagini, scritte tridimensionali e da altre denominazioni e combinazioni; suoni ed odori; marchi collettivi e marchi notoriamente conosciuti).
Procedura nazionale: Esclusi dalla registrazione: i segni ricadenti nell ambito di applicazione dell art. 6ter della Convenzione di Parigi (ai sensi dell art. 1483(3) CC); i segni ricadenti nell ambito di applicazione dell art. 1483(4) CC, salvo espresso consenso da parte del titolare;
insegne religiose (qualora sia ravvisabile un conflitto con l interesse pubblico o con i principi morali e l umanità); nomi di persone famose, pseudonimi, ritratti di persona famosa, salvo espresso consenso; segni in contrasto con norme morali o di ordine pubblico;
termini generici; marchi privi di carattere distintivo (art. 1483(1) CC), ad esclusione dell ipotesi di successivo acquisto del carattere distintivo; marchi caratterizzati esclusivamente da segni divenuti di uso comune, segni che possono servire a designare la specie, qualità, quantità, destinazione, valore, o altre caratteristiche del prodotto o servizio; marchi che funzionano principalmente come nomi di località geografiche (ma non indicazioni geografiche o denominazioni d'origine).
Vantaggi della registrazione: assicura la protezione nazionale; fornisce elementi di prova della proprietà e validità; riconosce il diritto esclusivo di utilizzare il "marchio registrato" o altre abbreviazioni idonei a dimostrare la proprietà del marchio; consente di adire determinate autorità giudiziarie, ad esempio per proporre un azione di cancellazione contro una successiva registrazione in conflitto;
riconosce il diritto di chiedere il sequestro da parte delle autorità doganali per l'importazione di merci contraffatte; rappresenta un forte deterrente di utilizzo del marchio in violazione di legge, fornendo una efficace difesa alla violazione; la procedura di tutela di un marchio non registrato è più difficile e più costosa rispetto a quella di un marchio registrato; offre la possibilità di ottenere royalties attraverso contratti di licenza.
Esame. Prevede due fasi principali: una formale (art. 1498 CC), e l altra avente ad oggetto il segno di cui si chiede la registrazione (art. 1499 CC).
Durata. La protezione legale è riconosciuta con la registrazione presso il Rospatent o in virtù degli accordi internazionali ratificati dalla Russia ed è concessa per un periodo di 10 anni decorrenti dalla data di deposito e può essere rinnovata durante l'ultimo anno di validità, per un numero illimitato di volte, per un successivo periodo di ulteriori 10 anni. Se un termine scade senza rinnovo, la registrazione viene annullata.
Priorità unionista (Convenzione di Parigi): entro sei mesi dal deposito della domanda di registrazione presso uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Parigi si può estendere la domanda presso il Rospatent mediante un successivo deposito, mantenendo la priorità riconosciuta dal primo deposito.
Priorità di esposizione: l art. 1495 CC disciplina altresì l ipotesi della c.d. priorità in virtù di esposizione: la priorità di un marchio esposto durante mostre internazionali ufficiali o ufficialmente riconosciute ed organizzate nel territorio di uno degli Stati membri della Convenzione di Parigi è determinata a partire dalla data in cui la mostra ha avuto inizio, a condizione che la domanda di marchio venga depositata presso l ufficio competente entro sei mesi dalla data di cui sopra.
Si segnala altresì la possibilità di registrare il marchio presso le autorità doganali al fine di rendere più agevoli gli eventuali interventi delle autorità doganali per scongiurare ipotesi di contraffazione.
In Russia non viene riconosciuta tutela al marchio non registrato, per il mero fatto del suo utilizzo che, sebbene non vietato, non determina la costituzione di un diritto di privativa in capo all utilizzatore/titolare, con tutte le evidenti conseguenze anche in ordine alla individuazione ed attivazione dei mezzi di tutela riconosciuti invece per i marchi registrati. Diverso approccio si ha con riguardo ai marchi notoriamente conosciuti non registrati a favore dei quali può essere ritenuta sussistente una particolare protezione in caso di contraffazione.
Decadenza per non uso. Ai sensi dell art. 1486 CC, la tutela giuridica di un marchio può essere interrotta anticipatamente, su richiesta di un terzo interessato e nei confronti di tutti o di parte dei beni e dei servizi per i quali il marchio venne registrato, per il mancato uso del marchio stesso che si è protratto per un periodo ininterrotto di tre anni dalla data di registrazione o per il triennio precedente il deposito di una azione di cancellazione;
Decadenza per non uso: utilizzata contro le registrazioni abusive di marchi (soprattutto di marchi noti all estero) da parte di cittadini russi i quali tentano di speculare proponendo di rivenderle ai legittimi titolari.
Per i marchi registrati prima del dicembre 2002, il periodo rilevante ai fini del mancato uso è di cinque anni dalla data di registrazione. In Italia, al fine di scongiurare la decadenza per non uso, è necessario che il marchio venga usato entro 5 anni dalla registrazione e comunque l uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di 5 anni.
La ripresa nell utilizzo del marchio si oppone alla decadenza qualora sia avvenuta prima del deposito del ricorso per revocare o annullare tale marchio e comunque se la preparazione per la ripresa di uso sia iniziata prima che il titolare del marchio avesse avuto contezza che il ricorso fosse stato presentato o fosse in procinto di essere presentato.
Licenze e cessioni del marchio registrato. a pena di nullità, devono essere registrati presso il Rospatent (come le eventuali modifiche o altre vicende qualora espressamente previsto nei contratti stessi). La documentazione proveniente da Stati esteri deve essere munita di Apostille e di traduzione giurata in lingua russa con autenticazione notarile della firma del traduttore. In Italia la trascrizione dei contratti di cessione e di licenza ha fini di pubblicità dichiarativa, cioè di opponibilità ai terzi.
Procedura internazionale. Il marchio internazionale è un marchio che dà la possibilità, attraverso una domanda unica, di ottenere la protezione nei diversi paesi designati fra quelli aderenti all Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid ed è equivalente ad una domanda/registrazione dello stesso marchio effettuata direttamente in ciascun Paese designato dal richiedente.
Vantaggi della procedura internazionale. semplificazione delle procedure di deposito, di rinnovo e di modifiche del marchio; il costo connesso al deposito internazionale del marchio è di regola meno elevato delle tasse nazionali che si dovrebbero pagare nel caso di singoli depositi nazionali negli stessi paesi; presenza di una sola data di scadenza e di un unico rinnovo.
Procedura: il richiedente una domanda di marchio internazionale deve essere cittadino di uno degli Stati membri contraenti, oppure avere in tali Paesi il domicilio o una stabile organizzazione industriale e/o commerciale, seria ed effettiva; si deve basare su di una domanda/registrazione di marchio nazionale in uno dei Paesi aderenti al sistema (marchio nazionale di base).
Il marchio internazionale nei primi 5 anni dalla data di registrazione è vincolato alle sorti del marchio nazionale di base. In questo periodo, se quest ultimo, per un qualsiasi motivo (per esempio, a seguito di un'azione di nullità o di decadenza introdotta prima della scadenza dei 5 anni), viene dichiarato invalido, anche la corrispondente registrazione internazionale viene invalidata. Solo successivamente a tale periodo di 5 anni, la registrazione internazionale ottenuta ai sensi dell Accordo, diventa indipendente dalle vicende che potrebbero interessare la registrazione nazionale di base.
Nel caso di domande depositate ai sensi del Protocollo, nell'ipotesi di azione nei confronti del marchio nazionale di base nel termine di 5 anni, è possibile depositare, entro 3 mesi dalla data in cui la registrazione internazionale è stata invalidata, una domanda di registrazione per lo stesso marchio (attraverso la c.d. conversione) in tutti gli Stati designati tranne nel Paese di origine nel quale, cioè, la registrazione di base è stata invalidata. Si evita così, per gli Stati aderenti al Protocollo, l'effetto domino che invece si verifica nel caso dell Accordo di Madrid nei confronti della registrazione internazionale.
Perché proteggere all estero: il brevetto ha validità geografica limitata e conferisce, pertanto, una protezione nazionale; migliorare la propria posizione competitiva; bloccare, o quantomeno rallentare, l attività di uno o più competitors; generare nuove fonti di profitti.
Dove proteggere all estero: in quei Paesi ove si hanno reali prospettive di sfruttamento produttivo e/o commerciale, anche attraverso il ricorso all istituto della licenza.
Come proteggere: domanda di brevetto nazionale; domanda di brevetto internazionale (PCT); domanda di brevetto regionale (EAPO - Eurasian Patent Organization: Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Moldavia, Federazione Russa, Tajikistan, Turkmenistan).
Brevetto nazionale. Invenzione industriale; Modello di utilità; Disegno/modello industriale.
Brevetto nazionale. Invenzione: è una soluzione tecnica ad un problema tecnico che riguarda un procedimento o un prodotto; deve essere nuova, implicante attività inventiva ed industrialmente applicabile; esame formale e di merito; la durata massima di protezione di un'invenzione è di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda.
L art. 1350(3) CC riconosce un beneficio di novità (una sorta di termine di grazia) di 6 mesi nel caso di divulgazioni ad opera dell autore, del richiedente o qualsiasi persona che abbiano avuto da loro direttamente o indirettamente le informazioni concernenti l invenzione. In Italia, non sono opponibili le divulgazioni effettuate nei sei mesi precedenti la data di deposito della domanda qualora tale divulgazione risulti direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
Brevetto nazionale. Modello di utilità: è una soluzione tecnica che comporta un miglioramento di qualcosa che già esiste; deve essere nuovo ed industrialmente applicabile; nessun esame di merito, solo esame formale; la durata della protezione di brevetto modello di utilità è di 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere estesa per un ulteriore periodo di massimo di tre anni (In Italia il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dal deposito della domanda).
L art. 1351(3) CC riconosce un beneficio di novità (una sorta di termine di grazia) di 6 mesi nel caso di divulgazioni da parte dell autore, del richiedente o qualsiasi persona che abbiano avuto da loro direttamente o indirettamente le informazioni concernenti il modello di utilità. In Italia, non sono opponibili le divulgazioni effettuate nei sei mesi precedenti la data di deposito della domanda qualora tale divulgazione risulti direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.
Brevetto nazionale. Disegno/modello industriale: è una soluzione artistica che riguarda l'aspetto di un prodotto industriale o artigianale; le sue caratteristiche essenziali devono essere nuove ed originali; esame formale e di merito.
La protezione brevettuale viene concessa per 15 anni, con la possibilità di estenderla per un ulteriore periodo indicato nella domanda, che non può superare 10 anni (in Italia la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, prorogabili per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di 25 anni); L art. 1352(4) CC riconosce un termine di grazia di 6 mesi (in Italia 12 mesi) nel caso di divulgazioni da parte dell autore, del richiedente o qualsiasi persona che abbiano avuto da loro direttamente o indirettamente le informazioni concernenti il disegno.
Diritto di post uso (art. 1400 CC): la norma prevede che chiunque, nel periodo tra la data di cessazione degli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità e disegno/modello industriale e quella di pubblicazione nel bollettino ufficiale dell ente federale del comunicato sulla reintegrazione negli effetti del brevetto per invenzione, modello di utilità e disegno/modello, abbia iniziato ad utilizzare la privativa altrui oppure abbia fatto durante il suddetto periodo preparativi per farlo, mantiene il diritto di usarlo successivamente a titolo gratuito, senza estendere la misura di tale uso. Ciò si verifica qualora la decadenza del brevetto si verifichi in seguito al mancato versamento del diritto di mantenimento.
Licenze e cessioni. tali accordi devono essere registrati presso il Rospatent a pena di nullità (in Italia la pubblicità ha natura dichiarativa) ed entrano in vigore dalla data in cui sono registrati.
Licenze obbligatorie: possono essere concesse in virtù di decisione giudiziaria qualora il titolare del brevetto, dopo la scadenza di 4 anni dalla concessione del diritto di brevetto rispetto ad un invenzione o disegno industriale o 3 anni dalla concessione del diritto di brevetto rispetto ad un modello d'utilità non ha sufficientemente sfruttato il brevetto senza alcun valido motivo e non riesce a soddisfare la domanda interna di beni rilevanti o servizi e si rifiuta di concludere un contratto di licenza sui termini che soddisfano la pratica predominante.
In conformità all art. 4 della Convenzione di Parigi e all art. 1382 CC chiunque abbia regolarmente depositato in uno dei paesi aderenti alla convenzione una domanda di brevetto (invenzione, modello utilità e disegno/modello) o il suo avente causa godrà, ai fini del deposito presso il Rospatent o negli gli altri stati, di un diritto di priorità convenzionale di 12 mesi per i brevetti d invenzione e modelli di utilità e di 6 mesi per i modelli/disegni.
La legislazione russa prevede che la domanda per il rilascio di un brevetto di invenzione o modello di utilità da chiunque ideati nella federazione russa possa essere depositata all estero o presso un ente internazionale decorsi 6 mesi dal giorno del deposito della domanda presso Rospatent, salvo che in tale periodo il richiedente non venga informato che nella domanda sono contenute informazioni coperte da segreto di stato (in Italia tale periodo è di 3 mesi). Il mancato rispetto all'obbligo determina una responsabilità di natura amministrativa. Non è ammessa l apposizione del segreto di stato su domande depositate da una persona fisica o giuridica straniera.
Domanda di brevetto internazionale (PCT). Il Patent Cooperation Treaty si propone due obiettivi: agevolare i depositi plurimi ricorrendo ad una regola più incisiva della priorità unionista, facilitare l esame preventivo da parte degli uffici Brevetti nazionali; non esiste il brevetto internazionale, ma occorre entrare nelle fasi regionali/nazionali in cui si intende ottenere la protezione.
Vantaggi: procedura di deposito unificata (unica domanda in una sola lingua); ricerca di anteriorità ed esame (il rapporto di ricerca internazionale e relativo parere consentono al richiedente di farsi un idea sulla brevettabilità e di valutare se proseguire o meno con la procedura); il richiedente ha tempi sufficientemente lunghi per individuare i paesi ove conviene richiedere la brevettazione.
Brevetto regionale (EAPO - Eurasian Patent Organization). La Convenzione sul Brevetto Eurasiatico è entrata in vigore il 12 agosto 1995. Una domanda di Brevetto Eurasiatico può rivendicare la priorità di una o più domande depositate precedentemente in uno stato aderente alla Convenzione di Parigi o membro del WTO; nell ipotesi in cui il richiedente sia interessato solo alla Federazione russa, non conviene ricorrere al brevetto euroasiatico in quanto è notevolmente più costoso.
la domanda di Brevetto Eurasiatico deve essere depositata in lingua russa; la divulgazione di informazioni relative ad un invenzione da parte dell inventore, del richiedente o di altra persona che direttamente od indirettamente abbia ottenuto informazioni da essi, non è considerata pregiudizievole per la brevettabilità dell invenzione se la domanda di Brevetto Eurasiatico viene depositata entro 6 mesi dalla data di detta divulgazione; l onere della prova concernente le cause della divulgazione è a carico del richiedente.
I nomi a dominio con suffisso.su (legalità contestata in quanto proprio della ex Unione Sovietica) o.ru sono registrati in Russia nel rispetto del sistema del First file, first served. I registrars non verificano, né richiedono ai richiedenti di dimostrare la sussistenza di un legittimo diritto ad utilizzare i nomi in questione. La parte IV del codice include un riferimento ai nomi di dominio secondo cui la preesistente registrazione di un Nome a Dominio identico o in grado di generare confusione nel consumatore e causa di rifiuto di registrazione di un marchio depositato successivamente.
Registrazione: contratto privatistico tra il gestore e l assegnatario. In Russia manca un equivalente della procedura di risoluzione alternativa ed uniforme delle controversie sui nome a dominio (es. UDRP dell ICANN, Regolamento per la risoluzione delle dispute nel cctld.it). Le controversie relative ai nomi di dominio che non possono essere risolte bonariamente devono essere giudicate da un tribunale di giurisdizione generale, se il convenuto è una persona fisica, o da un arbitrazh se il convenuto è una persona giuridica.
Le informazioni di qualsiasi carattere (produttive, tecniche, economiche, organizzative ecc.), nonché le informazioni sui metodi di realizzazione dell'attività professionale, le quali hanno un valore commerciale effettivo o potenziale in virtù della loro mancata conoscenza per i terzi vengono considerate segreto di produzione; i terzi non hanno per legge libero accesso a tali informazioni; le informazioni sono sottoposte ad un regime di segretezza commerciale da parte del titolare;
titolare può essere sia una persona fisica che una persona giuridica; diritto di privativa: valido a tempo indeterminato sino a quando le informazioni tutelate vengono mantenute segrete; diritto esclusivo sul segreto di produzione.
cessione del diritto esclusivo sul segreto di produzione (Art. 1468 CC): la persona che ha disposto del proprio diritto è tenuta a mantenere la riservatezza del segreto di produzione fino alla cessazione degli effetti del diritto esclusivo sul segreto di produzione; licenza del diritto di sfruttamento del segreto di produzione (Art. 1469 CC): in mancanza di indicazione del termine, qualsiasi parte ha facoltà di rinunciare al contratto, avvisando l'altra parte almeno sei mesi prima, se il contratto non prevede un termine più lungo.
Segreto di produzione creato di ufficio (Art. 1470 CC): creato dal dipendente nell'ambito di esecuzione di un rapporto di lavoro o di un incarico specifico del datore di lavoro; spetta al datore di lavoro. Segreto di produzione creato nell'ambito di adempimento di un contratto (Art. 1471 CC): nel caso di contratto di realizzazione dell'attività di ricerca o di sviluppo ecc. o di un contratto di esecuzione lavori per bisogni statali e municipali, il diritto esclusivo appartiene in genere all'appaltatore.
Violazione del diritto esclusivo sul segreto di produzione: sanzioni amministrative; sanzioni penali (es. sanzione pecuniaria o reclusione); sanzioni civili (risarcimento danni, strumenti di tutela ai sensi dell Art. 1252 CC).
Sono state introdotte importanti modifiche legislative al fine di introdurre una corte specializzata per l'esame delle controversie di IP. Lo scopo non è solo quello di migliorare la qualità delle decisioni in casi di IP, ma anche offrire agli investitori maggiori strumenti di tutela, rendendo così l'ambiente IP russo più stabile e certamente più attraente. Sanzioni amministrative, comprese le misure di frontiera; Diritto civile (vedi Art. 1252 CC); Esecuzione penale.
Legge sulla concorrenza (Legge federale del 26 luglio 2006, n. 135-FZ): competizione tra soggetti economici; vietata la concorrenza sleale (qualsiasi azione compiuta da un soggetto economico mediante l utilizzo di tecniche e mezzi illeciti, contrari alla legislazione russa, agli usi commerciali, ai requisiti di probità ed equità per ottenere un vantaggio sui competitors o per arrecare loro un danno).
Servizio Antitrust: organo competente in materia di tutela della concorrenza; procedimento amministrativo che si conclude con un verbale di accertamento di infrazione amministrativa; per richiedere il risarcimento dei danni, il soggetto economico danneggiato potrà e dovrà rivolgersi alla magistratura ordinaria.
Avv. Silvia Saba Via Sabotino n. 22 00195 - Roma Tel. 06 37500642 - Fax 06 37511574 silvia.saba@libero.it PEC: silviasaba@ordineavvocatiroma.org