Lezione XV: Le licenze brevettuali

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1 PROGETTO GEN HORT Lezione XV: Le licenze brevettuali Stefano Borrini Società Italiana Brevetti Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014

2 Contratti a valle Cessioni e licenze

3 Licenza Definizioni Oggetto Compenso Durata

4 Licenza Esempi: Campo di utilizzo Calcolo delle royalties Rapporti periodici Modalità/tempi di pagamento Lumi sum Rimborso spese di brevettazione Minimi garantiti

5 Licenza Esempi: Validità dei diritti concessi Poteri di verifica Violazioni di terzi Consultazione reciproca Assistenza Divieto di cessione

6 Licenza Esempi: Perfezionamenti Sublicenze Confidenzialità Garanzie

7 Licenza Esempi: Rinunzie Marketing Responsabilità del produttore Sanzioni per violazioni Rescindibilità del contratto Obblighi e diritti alla scadenza

8 Licenza Esempi: Modifiche al contratto Legge applicabile Foro per controversie Arbitrato

9 Non disclosure agreements Definizione Accordo attraverso il quale le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni indicate che verranno scambiate nel corso delle trattative pre-negoziali e negoziali Parti Accordi bilaterali / Dichiarazioni unilaterali (a seconda che vi siano un flusso di informazioni unidirezionale o uno scambio bidirezionale) Scopo 1. regolare lo scambio di informazioni durante le trattative; 2. regolare l utilizzo delle informazioni in caso di fallimento delle trattative; 3. regolare l utilizzo delle informazioni nelle fasi ulteriori (usualmente, gli accordi di segretezza vengano trasferiti in clausole del successivo contratto stipulato).

10 Non disclosure agreements Criticità Le parti non conoscono in anticipo quali sono le informazioni in possesso dell altra parte. Si rischia di assumere obbligazioni di riservatezza in relazione a informazioni che già si possiedono. Il risultato potrebbe essere di non poter utilizzare informazioni in proprio possesso. Ma attenzione a come si definiscono le informazioni confidenziali nel NDA.

11 Non disclosure agreements Criticità La parte non più interessata alla prosecuzione delle trattative divulga informazioni confidenziali così da ledere gli interessi della disclosing party. Ma Art. 47. Divulgazioni non opponibili e priorità interna 1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

12 Clausole tipiche del non disclosure agreements Parti: verificare esistenza di accordi quadro a monte e corrispondenza delle parti coinvolte Definizione di informazione confidenziale: (a) risultati di ricerca non ancora protetta; (b) domande di brevetto prima della loro pubblicazione; (c) know-how; (d) conoscenze associate alla tecnologia protetta; (e) informazioni finanziarie/commerciali. Esclusioni: La disclosing party non ha adottato misure per proteggere la confidenzialità di alcune informazioni; il beneficiario è già legittimamente in possesso delle informazioni confidenziali ricevute; il beneficiario è legittimamente venuto a conoscenza delle informazioni da un'altra fonte; le informazioni sono di pubblico dominio; le informazioni devono essere comunicate in adempimento a una obbligazione di legge o ordine di una autorità.

13 Due diligence Scopo Valutare se acquisire dei diritti Valutare come / a che condizioni acquisirli

14 Due diligence Check List Titolarità: Accertare se vi è titolarità in capo al contraente e se vi sono inventori pretermessi. In caso di cotitolarità verificare se vi sono accordi inter-istituzionali. Stato della protezione: - domanda pubblicata o meno - brevetti concessi - opposizioni / contestazioni / rilievi / office actions pendenti - rapporti di ricerca emessi da PTO e pareri sullo stato della tecnica Regolarità amministrativa: Stato delle annualità se si tratta di brevetto concesso

15 Due diligence Ampiezza portafoglio Check List Copertura geografica: Attenzione non solo alla copertura nei paesi di interesse ma anche alla diversa ampiezza che la domanda di brevetto / brevetto potrebbe avere ampiezze diverse in territori diversi Qualità della protezione: - controllare rivendicazioni - controllare se vi è ulteriore attività di sviluppo in corso - controllare l attività dei concorrenti Contenzioso

16 Cessione di tecnologia Attribuzione a titolo definitivo Attenzione a: Obblighi post contrattuali di collaborazione degli inventori per le attività dirette al conseguimento dei titoli

17 Cessione di tecnologia Garanzie: Usualmente il cedente si esonera dal rischio derivante da: - Mancato successo commerciale - Mancato o inadeguato funzionamento - Invalidità del brevetto - Contraffazione - Mancanza dei requisiti di brevettabilità Garanzie del cessionario: - Titolarità - Concepimento da parte del cedente: legittimità a disporre Clausole di non contestazione

18 Cessione di tecnologia Invalidità del titolo oggetto di cessione Qualora sopravvenga l invalidità del brevetto ceduto (es. per mancata concessione se si cede la domanda) o l inidoneità tecnologica del brevetto all uso per cui era stato acquisito Rischio di invalidità a carico del venditore: obbligo di restituire il denaro Rischio di invalidità a carico dell acquirente: aleatorio

19 Cessione di tecnologia Oggetto: 1. Invenzione conseguita ma ancora non protetta: si acquisisce il know-how brevettabile in regime di segretezza. Chi cede garantisce, nei limiti della propria conoscenza, esistenze dei requisiti di brevettabilità; 2. Invenzione non ancora realizzata: vendita di cosa futura. Messa a punto della tecnologia è un elemento sperato ed eventuale. Nel caso in cui la cessione non preveda carattere aleatorio, se il brevetto non viene poi conseguito il contratto è nullo. 3. Invenzione protetta, ma brevetto non ancora concesso (cessione della domanda di brevetto): si effettua una trascrizione (pubblicità dichiarativa). 4. Brevetto concesso: si può accompagnare alla cessione o licenza di know-how necessario per il funzionamento della tecnologia.

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21 Domanda Lezione XVI 1. Qual è la differenza tra material transfer agreement, non disclosure agreement e cessione di tecnologia?? 2. La previsione di una lump sum e il rimborso delle spese di brevettazione possono essere inserite in un contratto di licenza? 3. E importante in una due diligence accertare la titolarità dei diritti brevettuali? Società Italiana Brevetti Aprile Maggio 2014