Tribunale di Torino Sezione IX civile specializzata in materia di proprieta industriale ed intellettuale Sentenza 2 aprile 2009

Tribunale di Torino Sezione IX civile specializzata in materia di proprieta industriale ed intellettuale Sentenza 2 aprile 2009 Composta da: Dottor Alfredo Grosso Presidente Dott.ssa Maria Cristina Contini Giudice Dott.ssa Gabriella Ratti Giudice Relatore ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 15300\2005 R.G., promossa da: Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralunga s.r.l., rappresentate e difese dagli Avv.ti L. Biglia e C. Girotto Munno; ATTRICE Contro Slewe Beheer B.V., rappresentata e difesa dagli Avv.ti D. Hazan, A. Tornato e Maddalena Bumma; CONVENUTA e contro Tulip Company s.r.l.; CONVENUTA CONTUMACE 2 CONCLUSIONI DELLE PARTI PARTE ATTRICE Voglia l Ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrenda statuzione, respinte le domande tutte e le eccezioni ex adverso formulate, così giudicare: 1) Accertare e dichiarare, nei confronti di Slewe Beheer B.V. e di Tulip Company s.r.l., che la produzione e vendita del vaso BLOOM, prima della scadenza della privativa comunitaria non registrata costituisce violazione della stessa e dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e quindi di riproduzione e commercializzazione del prodotto VAS-ONE ex artt. 13 e 17 della l. sulla protezione del diritto d autore; 2) accertare e dichiarare, nei confronti di Slewe Beheer B.V. e di Tulip Company s.r.l., che il vaso BLOOM costituisce servile imitazione del modello VAS-ONE, sanzionabile ex art. 2598 n. 1, poiché ne recupera pedissequamente forma e funzione, in assenza di qualsiasi tentativo, ben possibile di differenziazione; 3) condannare, ex art. 2599 c.c., Slewe Beheer B.V. e Tulip Company s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e patiendi da Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralunga s.r.l. derivanti dall attività concorrenzialmente illecita ex art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c., da liquidare in separato giudizio; 4) accertare e dichiarare con effetto nei seguenti paesi: Italia,

Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Malta, Grecia e Cipro, che è lecita l attività di produzione e distribuzione del prodotto VAS-ONE da parte di Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralugna s.r.l. in quanto l oggetto in questione è stato divulgato nell aprile 2002, e dunque ben due anni prima rispetto alla data di deposito del modello BLOOM di Slewe Beheer B.V., registrato il 19.1.2004, modello di cui si eccepisce la nullità per difetto di novità; 3 5) inibire definitivamente a Slewe Beheer B.V. e a Tulip Company s.r.l. ogni ulteriore produzione, offerta in vendita, diffusione e pubblicità del prodotto BLOOM; 6) ordinare la pubblicazione dell emanando provvedimento per tre volte anche non consecutive cura di Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserra lunga s.r.l.) e di Serralunga s.r.l. e a spese di Slewe Beheer B.V. e di Tulip Company s.r.l. su una o più riviste specializzate nel settore del design, in caratteri doppi del normale; 7) ordinare alla convenuta, ex art. 210 c.p.c. e 121 del Codice della Proprietà Industriale, l esibizione dei libri e delle scritture contabili relative agli anni 2005 e 2006, atteso che la fattura n. 26 e n. 27 (cfr. docc. prodotti sub nn. 25 e 26 dell attrice) relative all acquisto del modello di vaso BLOOM da parte di Tulip Company s.r.l., prova dell attività contraffattoria in danno di Pietro Serralunga (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralunga s.r.l., recano la data del 24 marzo 2005 e vi è fondato motivo di ritenere che la convenuta Slewe Beheer B.V. abbia anche precedentemente e successivamente effettuato una distribuzione e vendita del modello di vaso BLOOM in Italia come all estero, alimentando nel pubblico dei consumatori il rischio di confusione; 8) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli e con i testi di seguito indicati: I) Vero che il contratto di licenza di sfruttamento esclusivo a tempo indeterminato del modello di vaso illuminato denominato VASONE tra P. Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.), Committente, e l Arch. Luisa Bocchietto, Progettista, è stato stipulato nel mese di gennaio del 2001, come risulta dal documento prodotto sub. n. 1 del fascicolo di parte attrice, che mi si rammostra ; II) Vero che il modello di Vaso illuminato denominato VAS-ONE è stato disegnato nel mese di luglio del 2001 e che nei mesi successivi i disegni relativi al progetto sono stati messi a punto per poi essere ultimati nel dicembre 2001 ; 4 III) Vero che nel mese di gennaio del 2002 sono state date

istruzioni ad Officina Enrico s.n.c. di Enrico Pierantonio & C. per la costruzione dello stampo di rotazione utilizzato per la realizzazione del modello di vaso illuminato denominato VAS-ONE ; Si indica a teste: (omissis); IV) Vero che alla Fiera del Salone del Mobile di Milano tenutasi nell aprile del 2002 il modello del vaso denominato VAS-ONE realizzato in polietilene che mi rammostra su fotografie (doc. n. 31 del fascicolo di parte attrice) era esposto nello stand di Serralunga in versione illuminata. Si indicano a teste: (omissis). V) Vero che alla Fiera del Salone del Mobile di Milano nell aprile del 2002, presso lo stand di Serralunga, il sig. Rob. Slewe, in presenza del sottoscritto, ha chiesto la rappresentanza del marchio Serralunga, per distribuire il modello di vaso illuminato denominato VAS-ONE in Olanda : VI) Vero che quando Serralunga ha risposto che il marchio Serralunga era già rappresentato in Olanda dove esisteva un distributore del modello di vaso illuminato denominato VAS-ONE, Rob Slewe ha detto che avrebbe potuto distribuire quello stesso modello anche senza diventare rappresentante del marchio Serralunga ; VII) Vero che quanto da me dichiarato e sottoscritto in data 4 aprile 2005, che mi si rammostra sub documento n. 21 del fascicolo di parte attrice, corrisponde a verità ; Si indica a teste: (omissis); VIII) Vero che il disegno tecnico del modello di vaso illuminato denominato VAS-ONE del gennaio 2002 redatto e sottoscritto dall Arch. Luisa Bocchietto, che mi si rammostra sub. doc. n. 43 del fascicolo di parte attrice, era già definitivo nel dicembre 2001. Si indicano a testi (omissis). 5 IX) Vero che Slewe Beeher B.V. ha presentato il prototipo del modello di vaso illuminato BLOOM in occasione della Fiera tenutasi ad Amsterdam nell ottobre o novembre 2002. Si indica a teste (omissis). X) Condannare Slewe Beheer B.V. e Tulip Company s.r.l. al pagamento in favore di Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralunga s.r.l. delle spese, diritti ed onorari di causa. XI) Disporre C.T.U. sulla diversità del sistema di illuminazione adottato da Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralunga s.r.l. per i propri prodotti rispetto a quello oggetto del modello comunitario n. 122189-0001, registrato il 19 gennaio 2004 da Slewe Beheer B.V.

Con vittoria di spese, diritti e onorari. PARTE CONVENUTA Voglia il Tribunale Ill.mo, previo stralcio del fascicolo d ufficio della memoria di commento alla C.T.U. depositata dalle attrice tardivamente (il 19 settembre 2008 in luogo del 16 settembre 2008), respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e riconvenzione, così giudicare: in via pregiudiziale: -accertare e dichiarare la irricevibilità, improponibilità e\o inammissibilità della domanda ex adverso formulata di cui alla conclusione 4 dell atto di citazione; In via preliminare: -accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dell Autorità Giudiziaria Italiana in merito alla domanda ex adverso formulata di cui alla conclusione 4 dell atto di citazione; nel merito: -respingere tutte le domande delle attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto e\o comunque non provate, assolvendo le convenute con la miglior formula; -in via riconvenzionale: 6 -accertare e dichiarare che le attrici Pietro Serralunga (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l. sono responsabili della violazione del disegno comunitario registrato n. 000122189-001; -accertare e dichiarare che le attrici Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l. sono responsabili di concorrenza sleale ai danni della Slewe Beheer B.V. ai sensi dell art. 2598 c.c.; -accertare e dichiarare che la produzione, pubblicizzazione e vendita dei vasi illuminati VAS-ONE LIGHT come meglio descritti in narrativa (anche se diversamente denominati) ad opera delle attrici Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l. costituisce violazione dei diritti esclusivi spettanti alla convenuta Slewe Beheer B.V. ai sensi della lege sul diritto d autore; -inibire alle attrici Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l. la continuazione degli illeciti; -disporre la distruzione dei vasi illuminati VAS-ONE LIGHT come meglio descritti in narrativa (anche se diversamente denominati) della Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e della Serralunga s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell art. 89 lett. d) Regolamento CE 01\06 del 12 dicembre 2001, dell art. 124 c.p.i. e dell art. 158 L.di A.; -ordinare l assegnazione in proprietà alla convenuta Slewe Beheer B.V. dei materiali ed attrezzi utilizzati per la fabbricazione dei vasi illuminati VAS-ONE LIGHT come meglio descritti in narrativa

(anche se diversamente denominati) della attrice Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e della attrice Serralunga s.r.l. ai sensi e per gli effetti dell art. 89 lett. d) Regolamento CE 02\06 del 12 dicembre 2001, dell art. 124 C.p.i. e dell art. 159 L. di A.; -condannare la Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e la Serralunga s.r.l. in via solidale tra loro al risarcimento dei danni cagionati con sentenza sull an e pagamento di una provvisionale di almeno euro 489.000,00, come risultante dalla C.T.U. del dott. Riccardo Ranalli depositata il 17 giugno 2008, e ordinanza per il proseguimento della causa al fine di accertare in via definitiva l ammontare dei danni subiti dalla esponente Slewe Beheer B.V. previa integrazione della C.T.U. come richiesto con la memoria di commento alla C.T.U. di parte convenuta del 16 settembre 2008 ed all udienza del 1 ottobre 2008; -ordinare, entro un termine prefiggendo a decorrere dalla comunicazione della sentenza, la pubblicazione del dispositivo dell emananda sentenza, sui quotidiani Il Corriere della Sera ed Il Sole 24-Ore, e sulla rivista Abitare, per due numeri consecutivi e in caratteri doppi del normale, a cura della convenuta ed a spese delle attrici, con rivalsa delle spese stesse dietro esibizione delle relative fatture nel caso di omesso pagamento da parte delle attrice. In via istruttoria: -rinnovare l ordine dei esibizione del libro giornale delle attrici Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l. ex art. 210 c.p.c. e 121 c.p.i come da ordinanza collegiale del 21.12.2007 disattesa dalle attrici; -disporre una integrazione della C.T.U. tecnico contabile redatta dal C.T.U. Riccardo Ranalli il 17 giungo 2008 alla luce della nuova documentazione che dovesse essere esibita dalla attrici Pietro Serralunga s.r.l. (anche se diversamente denominata) e Serralunga s.r.l., al fine di verificare in via definitiva il numero di vasi illuminati per cui vi è causa fabbricati e venduti dalle attrici e, quindi, il danno procurato alla convenuta; -respingere la richiesta di C.T.U. tecnica formulata dalle attrici in occasione dell udienza del 1 ottobre 2008 sulle differenze tra i sistemi di illuminazione adottati dai prodotti di cui è causa in quanto irrilevante, non pertinente, tardiva ed errata, come peraltro ammesso dalla difesa attorea nel verbale di udienza in data 1 ottobre 2008. 8 -Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, ivi inclusi quelli della consulenza tecnica. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 29.4.2005, Pietro Serralunga s.r.l.,

conveniva in giudizio per l udienza del 20.12.2005, Slewe Beheer B.V. con sede ad Haarlem (Olanda) e Tulip Company s.r.l., con sede in Torino, ed esponeva: che essa attrice, storica azienda di Biella, fondata nel 1825 e dagli anni 80 attiva anche nel settore della produzione di vasi e fioriere, nel 2001 aveva commissionato all arch. Luisa Bocchietto il progetto di un vaso che riproducesse l icona del vaso tradizionale, con le forme, le dimensioni ed i colori del moderno design; che il risultato era stato un vaso illuminato, realizzato in polietilene, utilizzabile anche come lampada, particolarmente attento alle proporzioni ed innovativo nella funzione, denominato VAS-ONE; che nell aprile del 2002 VASONE era stato presentato alla Fiera Internazionale del Mobile di Milano ed aveva riscosso immediato apprezzamento proprio per l intrinseca novità, consistente nell avere associato, in maniera assolutamente originale, forme tradizionali ed usi particolari; che da questo momento il VAS-ONE era diventato centro di interesse di numerosi eventi e fiere di settore, ove esso era stato disposto in diverse occasioni: al Salone di Courtrai, di New York, di Parigi; che il VAS-ONE era stato pubblicato da innumerevoli riviste, tra cui Abitare A n. 420 del settembre 2002, La Stampa del 10 aprile 2002, L Eco di Biella dell 11 aprile 2002, Ottagono dei mesi di luglio\agosto 2004, Interni ed Elle Decor del mese di settembre 2004; che il successo e l apprezzamento riscontrati dal VAS-ONE risultavano anche dall ampia documentazione contabile che produceva, dalla quale risultava che fin dal 2002 essa Serralunga aveva registrato un costante incremento delle vendite di VAS-ONE che avevano incrementato in maniera considerevole il volume degli affari dell azienda; che recentemente essa attrice era venuta a conoscenza del fatto che in una fiera tenutasi a Parigi nel 2004, olandesi e belgi avevano esposto in uno stand un prodotto, disponibile in tre misura, che riprendeva pedissequamente le linee, le forme e gli elementi significativi del VAS-ONE; che nel febbraio 2005 il distributore dei prodotti Serralunga in Olanda aveva ricevuto una diffida intimante di astenersi dal produrre e commercializzare ulteriormente VAS-ONE, poiché quest ultimo rappresentava una imitazione del vaso illuminato denominato BLOOM, ideato e prodotto dalla società olandese Slewe Beheer B.V.; che anche il vaso BLOOM veniva proposto da Slewe Beheer B.V. in versione moderna, quale elemento di arredo e di illuminazione esattamente come il prodotto VAS-ONE; che con racc. 28.2.2005 Serralunga aveva riscontrato le accuse di imitazione servile e confusoria, rivendicando a sua volta l unicità e l originalità del proprio modello, prodotto e distribuito sul mercato internazionale già dal 2002 e tutelato quale modello comunitario non registrato dal regolamento n. 6\02\CE, nonché dalla legge 22.4.1941 sulla protezione del diritto d autore; che essa attrice, in tale occasione, aveva a sua volta intimato a Slewe Beheer B.V. di

interrompere la produzione ed il commercio del vaso Blool, individuando in tale prodotto una servile imitazione del VAS-ONE. Tanto esposto in fatto ed illustrate le ragioni di diritto sotto il profilo della tutela del modello comunitario non registrato, del diritto d autore e della concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1 e 3, parte attrice concludeva chiedendo al Tribunale di: 1) accertare che la produzione e la vendita del vaso BLOOM prima della scadenza della privativa comunitari non registrata costituiva violazione della stessa e dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e quindi riproduzione e commercializzazione del prodotto VAS-ONE ex artt. 13 e 17 della l. sulla protezione del diritto d autore; 2) accertare che il vaso BLOOM costituiva imitazione servile del modello VAS-ONE ex art. 2598 n. 1 c.c.; 3) condannare, ex art. 2599 c.c., le convenute al risarcimento dei danni derivanti da attività concorrenzialmente illecita ex artt. 2598 nn. 1 e 3 c.c., da liquidare in separato giudizio; 4) accertare e dichiarare con effetto nei seguenti paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Malta, Grecia e Cipro, che l attività di produzione e distribuzione del prodotto VAS-ONE da parte di Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) era lecita in quanto l oggetto in questione era stato divulgato nell aprile 2002, e dunque ben due anni prima rispetto alla data di deposito del modello BLOOM di Slewe Beheer B.V., registrato il 19.1.2004, modello del quale eccepiva la nullità per difetto di novità; 5) inibire definitivamente a Slewe Beheer B.V. e a Tulip Company s.r.l. ogni ulteriore produzione, offerta in vendita, diffusione e pubblicità del prodotto BLOOM; 6) ordinare la pubblicazione dell emanando provvedimento per tre volte anche non consecutive cura di Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e di Serralunga s.r.l. e a spese di Slewe Beheer B.V. e di Tulip Company s.r.l. su una o più riviste specializzate nel settore del design, in caratteri doppi del normale; 7) condannare le convenute alla refusione delle spese processuali. Mentre Tulip Company s.r.l., cui l atto di citazione veniva ritualmente notificato in data 12.5.2005 non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace, Slewe Beheer B.V. si costituiva con comparsa di costituzione e risposta depositata in Cancelleria in data 29.11.2005 eccependo pregiudizialmente la improponibilità della domanda di accertamento negativo della contraffazione del disegno comunitario n. 122189-001 di cui al punto 4 delle conclusioni attoree. Rilevava infatti la convenuta che parte attrice aveva proposto una domanda di accertamento negativo della contraffazione del disegno comunitario n. 122189-001, fondandola sulla nullità del medesimo disegno eccepita nell ambito della stessa azione, sottolineava che, ai sensi

dell art. 84 n. 4 del Regolamento CE 02\06 del 12 dicembre 2001 sul disegno comunitario la validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l azione diretta a far accertare l insussistenza di contraffazione, ed evidenziava che l art. 85 R.D.C. disponeva che Nei procedimento relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitari. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia l eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario facendo valere l esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell art. 25. In via preliminare parte convenuta eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano rispetto alla domanda di accertamento negativo della contraffazione del disegno comunitario n. 122189-001 in quanto ai sensi degli arrt. 82 n. 1 e 81 R.D.C. le domande di accertamento negativo della contraffazione dovevano essere proposte dinnanzi al Tribunale dello stato membro in cui il convenuto aveva il domicilio o una stabile organizzazione. Nel merito, Slewe Beheer B.V. faceva presente: che Slewe vantava diritti sulle linee, forme e caratteristiche estetiche del vaso illuminato BLOOM, che poteva essere illuminato senza alcun problema anche quando era riempito e svolgeva le funzioni di vaso, sin dal 6.1.2002; che parte attrice, nel corso degli anni, aveva realizzato due prodotti differenti: nel periodo aprile 2002 autunno 204 aveva realizzato un vaso di in polietilene denominato VAS-ONE che era stato illuminato in modo precario ed occasionale, mediante l utilizzo di una fonte provvisoria inserita in modo posticcio; che detta illuminazione provvisoria non consentiva al VAS-ONE di essere utilizzato come vaso quando veniva illuminato; che pertanto il VAS-ONE era un prodotto strutturalmente, funzionalmente e merceologicamente diverso da un vaso illuminato con un sistema di illuminazione interno come il vaso BLOOM; che il legale rappresentante di essa convenuta aveva realizzato, in data 6.1.2002, un progetto completo relativo ad un vaso illuminato dotato di un sistema di illuminazione interno, di un sistema per il cambio della lampada e di un sistema per il drenaggio dell acqua; che successivamente, a partire dal febbraio 2002, e nel corso di tutto l anno, Slewe aveva provveduto a prendere contatto con società operanti nel settore degli stampi in plastica e della certificazione dei prodotti elettrici al fine di realizzare industrialmente il vaso progettato; che i primi esemplari del vaso illuminato BLOOM erano stati presentati al pubblico nel febbraio 2003, come risultava dalle pubblicazioni su riviste e giornali nel corso del 2003; che entro il termine di 12

mesi di cui all art. 7 del REG. CE 02/06/ del 12.12.2002, e cioè in data 19.1.2004, essa convenuta aveva depositato domanda di modello comunitario n. 000122189-001 avente ad oggetto le forme, le linee e le caratteristiche estetiche del vaso illuminato BLOOM; che non era vero che i diritti di parte attrice sul vaso in questione si erano costituiti a far data dal 15.4.2002; che infatti Serralunga, sino all autunno 2004, non aveva mai prodotto, venduto o realizzato un vaso dotato di un sistema di illuminazione interna con le forme, le linee e le caratteristiche estetiche del vaso illuminato oggetto di causa; che infatti il vaso prodotto e venduto da Serralunga fino all autunno del 2004, era un normale vaso di polietilene, privo del sistema di illuminazione interno; che soltanto in alcune sporadiche occasioni il vaso era illuminato in modo precario mediante fonti luminose inserite in modo posticcio dall esterno, illuminazione provvisoria che faceva perdere al prodotto VAS-ONE la funzione di vaso; che il VAS-ONE non solo era un prodotto completamente diverso dal vaso BLOOM, ma era anche un prodotto diverso dal VAS-ONE LIGHT dotato di sistema di illuminazione e prodotto e venduto da Serralunga a partire dall autunno 2004; che il VAS-ONE LIGHT riprendeva le linee, le forme e le caratteristiche del vaso BLOOM. La società convenuta chiedeva pertanto al Tribunale di rigettare le domande formulate da parte attrice e, in via riconvenzionale, di accertare che l attrice si era resa responsabile di contraffazione del modello comunitario n.122189-001, di 13 concorrenza sleale e di violazione della legge sul D.di A., con condanna della stessa al risarcimento dei danni, inibitoria alla continuazione degli illeciti e conseguenti pronunce ancillari. Alla prima udienza di comparizione del 21.12.2005, interveniva in giudizio la società Serralunga s.r.l., alla quale la società Pietro Serralunga aveva nel frattempo conferito il ramo d azienda. Dopo l udienza ex art. 183 c.p.c., l assegnazione dei termini ex art. 183 uc c.p.c. e l assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali e mandata a decisione. Con ordinanza collegiale 18.1.2008, la causa veniva rimessa in istruttoria per espletamento di C.T.U. contabile, previo ordine - a parte attrice - di esibizione della documentazione contabile, a partire dal settembre 2004, concernente il vaso illuminato denominato VAS-ONE LIGHT. Dopo il deposito della relazione peritale e l assegnazione del termine per esame della stessa, all udienza del 28.11.2008 le parti precisavano le conclusioni definitive ed il G.I. assegnava i termini di cui all art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In sede di precisazione delle conclusioni, parte attrice formulava istanza per la discussione orale della causa davanti al Collegio ex art. 275 c.p.c., istanza ribadita in sede

di scritti conclusivi come previsto dalla citata norma. All udienza del 2.4.2009, fissata ai sensi dell art. 275 c.p.c. le parti illustravano le rispettive difese ed il Collegio si riservava di decidere. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) Parte attrice ha promosso il presente giudizio lamentando che Slewe Beheer B.V. e Tulip Company s.r.l. abbiano prodotto e commercializzato un vaso, denominato BLOOM, che costituisce pedissequa imitazione del proprio vaso, denominato VAS-ONE, protetto sia ai sensi del Regolamento CE n. 6/2002 come modello comunitario non registrato, sia ai sensi dell art. 2958 c.c., sia ai sensi della legge 22.4.1941 n. 633 sul diritto d autore. Rileva in primo luogo il Collegio che il VAS-ONE di parte attrice, che è un grande vaso realizzato in polietilene che può essere illuminato ed utilizzato come lampada, possiede tutti i requisiti per accedere alla tutela prevista dal legislatore comunitario per i modelli non registrati, e cioè la novità, il carattere individuale e l avvenuta divulgazione. E infatti incontroverso e comunque provato che esso è stato presentato alla Fiera Internazionale del Mobile di Milano dell aprile 2002, dove è stato visto anche dal sig. Rob Slewe, legale rappresentante della società convenuta, (teste Jean Puyalert). E inoltre nuovo, ex art. 5 del Regolamento 2002\6, in quanto non è identico ad alcuna delle anteriorità indicate da parte convenuta: in particolare, né il Pot à fleur di Jean Pierre Raynaud, (doc. n. 63 di parte convenuta), né il vaso di cui al doc. n. 64 o quello di cui al doc. n. 65 di parte convenuta abbinano al tradizionale vaso, anche se di grandi dimensioni, la funzione illuminante. Tale elemento innovativo, costituito proprio dalla possibilità di essere illuminato ed utilizzato in funzione di lampada, conferisce inoltre al modello di parte attrice il carattere individuale di cui all art. 6 del Regolamento Ce 2002/6: ed infatti il VAS-ONE, grazie a tale sua innovativa configurazione rispetto ad altri prodotti già presenti sul mercato, possiede una sua propria e specifica individualità idonea ad imporsi all attenzione ed a suscitare nell utilizzatore informato - sia che lo si identifichi nell esperto di settore, quale ad esempio il designer, sia che invece lo si identifichi nel consumatore attento e preparato - una impressione generale diversa da quella prodotta degli altri modelli già divulgati al pubblico. Il vaso BLOOM della convenuta, presentato al pubblico nel febbraio del 2003 e del quale è stata chiesta la registrazione come modello comunitario n. 000122189-001, è anch esso un vaso di grandi dimensioni in materiale plastico, dotato di un sistema di illuminazione interna che ne consente l uso contemporaneo come fioriera e come sistema di illuminazione.

La società Slewe Beheer si difende sostenendo che il vaso BLOOM, (di cui il sig. Slewe avrebbe redatto un progetto completo sin dal 6.1.2002), proprio perché può essere usato contemporaneamente come fioriera e come vaso è un oggetto strutturalmente diverso da quello dell attrice e sottolinea che quest ultima, solo a partire dal 2004, ha incominciato a produrre un vaso dotato di un sistema di illuminazione fisso denominato VAS-ONE LIGHT. Tali difese però, ad avviso del Collegio, non sono fondate. Ai sensi dell art. 3, lettera a) del regolamento Ce 2002/6, per disegno o modello si intende l aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e\o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Nel caso in questione, tutto l aspetto esteriore del modello Serralunga, compresa la tipologia di un materiale traslucido che ne consente anche l utilizzo come lampada, è stato pedissequamente ripreso nel vaso della convenuta - che pure aveva un ampia possibilità di differenziazione - e di conseguenza deve ritenersi che il BLOOM sia una mera riproduzione del VAS-ONE. Il modello non registrato dell attrice, infatti, è stato copiato negli elementi formali ed esteriori che lo caratterizzano ai sensi dell art. 3 citato e l aggiunta concernente il sistema di illuminazione fisso riguarda, da un lato, un elemento interno e non l aspetto estetico ed esteriore del prodotto (che, come è noto, è ciò che rileva in tema di modelli) e, dall altro, una funzione tecnica, inidonea a conferire diritti sulle caratteristiche dell aspetto di un prodotto ai sensi dell art. 8 del Regolamento comunitario 2001/6. Consapevole di ciò, e per avvalersi del disposto di cui all art. 19.3 del Regolamento Ce 2002/6 ( L utilizzazione contestata non è considerata derivante dalla copiatura di un disegno o modello protetto se risulta da un opera di creazione indipendente realizzata da un autore del quale si può ragionevolmente pensare che non conoscesse il disegno o modello divulgato dal titolare ), la convenuta sostiene che il sig. Rob Slewe aveva redatto un progetto completo di BLOOM sin dal 6.1.2002 ed a riprova di ciò produce come documenti nn. 6, 6a e 6b, disegni del 6 gennaio 2002 relativi al progetto del vaso BLOOM di Slewe, Dichiarazione del sig. Rob Slewe in merito alla cessione dei diritti di sfruttamento del vaso BLOOM alla società Slewe Beheer B.V. e Dichiarazione della società di investimento Cebulon Investment B.V. attestante che la realizzazione del progetto BLOOM è iniziata nell ottobre 2001. Si tratta però di documenti tutti privi di data certa e di conseguenza ogni approfondimento sul punto è superfluo: deve però essere sottolineato che, come sopra accennato, è certo in causa che il sig. Rob Slewe ha visto il VAS-ONE alla fiera di Milano

dell aprile 2002, che anche se non ha detto che avrebbe potuto distribuire quello stesso oggetto pur senza diventare rappresentante di Serralunga (teste Jean Puyalert), ha manifestato interesse ed apprezzamento per il modello attoreo e che il vaso BLOOM è stato divulgato soltanto nel 2003, cioè circa un anno dopo la divulgazione del modello Serralunga. Atteso quanto sopra esposto, senza necessità di assumere approfondimenti istruttori non rilevanti ai fini del decidere, deve essere dichiarato che la produzione e la vendita del vaso denominato BLOOM - prima della scadenza della privativa comunitaria - costituisce contraffazione del modello comunitario non registrato di parte attrice denominato VAS-ONE e divulgato in data 15.4.2002 dalla società Serralunga. Di conseguenza, tutte le domande riconvenzionali formulate da Slewe Beheer B.V. devono essere rigettate. 2) Sussiste inoltre, ad avviso del Collegio, anche la concorrenza sleale per imitazione servile confusoria ex art. 2598 n. 1 c.c. lamentata da parte attrice. Ed infatti, come risulta chiaramente dalle immagini che vengono di seguito riprodotte, le società convenute hanno realizzato e posto in vendita (cfr. doc. nn. 25 e 26 del fascicolo attoreo) un prodotto che è praticamente identico - nella forma e nel suo complessivo aspetto esteriore - al vaso dell attrice e che, riprendendone tutte le caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante (e quindi idonee, proprio in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare un certo prodotto ad una determinata impresa), può indurre erroneamente il consumatore a ritenere che provenga dalla stessa fonte produttiva. Vaso Serralunga Vaso Slewe Beheer 3) Non sussiste invece la concorrenza ex art. 2598 n. 3 c.c. per contrarietà ai principi della correttezza professionale lamentata da parte attrice. L attività di imitazione servile posta in essere da Slewe Beheer B.V., infatti, risulta già assorbita da quanto detto al precedente punto 2) e non vi è prova siano state poste in essere altre condotte aventi una autonoma e specifica rilevanza ai fini che qui interessano. 4) Deve inoltre escludersi che debba essere accordata a parte attrice la tutela di cui alla legge 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d autore. Dal doc. n. 1 del fascicolo attoreo risulta infatti che il progettista del modello VAS-ONE è l Arch. Luisa Bocchietto, la quale ha ceduto alla Pietro Serralunga s.r.l., in modo esclusivo ed a tempo indeterminato, la licenza allo sfruttamento industriale del progetto con autorizzazione alla produzione ed alla vendita. Il tenore del predetto contratto, pertanto, induce ad escludere

che l opera sia stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone e di conseguenza si deve ritenere che i diritti autoriali, compreso, per quanto qui interessa, quello di ottenere la protezione di cui all art. 2 n. 20 della legge 1941\633, sono rimasti in capo all Arch. Bocchietto che non è parte del presente giudizio. 5) La domanda di cui al punto 4) delle conclusioni di parte attrice, diretta all accertamento con effetto nei seguenti nei seguenti paesi: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania, Polonia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Irlanda, Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Lituania, Lettonia, Estonia, Malta, Grecia e Cipro, che è lecita l attività di produzione e distribuzione del prodotto VAS-ONE da parte di Pietro Serralunga s.r.l. (ora Finserralunga s.r.l.) e Serralugna s.r.l. in quanto l oggetto in questione è stato divulgato nell aprile 2002, e dunque ben due anni prima rispetto alla data di deposito del modello BLOOM di Slewe Beheer B.V., registrato il 19.1.2004, modello di cui si eccepisce la nullità per difetto di novità è invece inammissibile ai sensi dell art. 84.4 del Regolamento Ce 2002/6. Ed infatti, premesso che tale norma dispone che la validità del disegno o modello comunitario non può essere contestata con l azione diretta a far accertare l insussistenza della contraffazione, nel caso di specie, come eccepito da Slewe Beheer B.V. con la comparsa di costituzione e risposta, parte attrice ha formulato domanda di accertamento negativo della contraffazione del modello comunitario n. 122189-0001, fondandola sull eccezione di nullità del medesimo disegno o modello. Parte attrice sottolinea che Slewe Beheer B.V. ha avanzato, e non in subordine, richieste di merito connesse con il titolo dedotto in giudizio di parte attrice e, di conseguenza, secondo la prospettazione, ha accettato la competenza del Giudice Italiano; sottolinea inoltre che ciò che l art. 84.4 del Regolamento Ce vieta è la contestazione della validità del modello o disegno comunitario, mentre nel caso di specie essa è stata solamente eccepita ex art. 25, lettera b) del Regolamento medesimo. Tali difese non sono fondate. L art. 85.1 del Regolamento Ce 2002/6 dispone infatti che Nei procedimento relativi alle azioni per contraffazione o relative alla minaccia di contraffazione di un disegno o modello comunitario registrato i tribunali dei disegni e modelli comunitari considerano valido il disegno o modello comunitari. La validità può essere contestata unicamente mediante domanda riconvenzionale di nullità. Tuttavia l eccezione di nullità del disegno o modello comunitario sollevata in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammissibile solo se ed in quanto il convenuto chieda la dichiarazione di nullità del disegno o modello

comunitario facendo valere l esistenza di un proprio diritto nazionale anteriore a norma dell art. 25, paragrafo 1, lettera d), e cioè se il disegno o modello comunitario è in conflitto con un disegno o modello anteriore che è stato oggetto di divulgazione al pubblico dopo la data di deposito della domanda di registrazione o dopo la data di priorità del disegno o modello comunitario, se è rivendicata una priorità, e che è protetto a partire da una data anteriore mediante la registrazione di un disegno o modello comunitario o mediante una domanda di registrazione di tale disegno o modello, o mediante la registrazione di un disegno o modello in uno Stato membro, o mediante una domanda di ottenere il relativo diritto. Nessuna di queste condizioni è però sussistente nel caso di specie, atteso che parte attrice ha agito in giudizio per ottenere la tutela del proprio modello comunitario non registrato, divulgato in data 15.4.2002. 6) Atteso quanto esposto al precedente punto 2), alle convenute deve essere inibita, in Italia, ogni ulteriore produzione, vendita, offerta in vendita, diffusione e pubblicità del vaso denominato BlOOM. Ed infatti, ancorché la privativa comunitaria non registrata delle società Serralunga sia ad oggi scaduta (art.11.1 del Regolamento Ce 2002\6) è principio pacifico in giurisprudenza ed in dottrina quello secondo il quale una volta scaduta la registrazione o in mancanza di registrazione, le forme di un prodotto sono liberamente riproducibili solo nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza. Ciò significa che, a prescindere dalla tutela brevettuale, la possibilità di imitare un prodotto altrui non può essere spinta fino al punto di consentire di creare confusione sul mercato con la realizzazione di prodotti identici, come nel caso, nell aspetto e nella forma a quelli da altri realizzati. 7) Deve inoltre essere accolta la domanda di risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, formulata da parte attrice. Dagli atti di causa infatti, (cfr. doc. nn. 25 e 26 del fascicolo attoreo), risulta che le convenute hanno commercializzato il vaso BLOOM che costituisce, oltre che contraffazione del modello comunitario non registrato delle società Serralunga, imitazione servile del VAS-ONE. E stata pertanto fornita la prova, necessaria anche per la sola condanna generica al risarcimento del danno - e fermo restando la sua quantificazione in un separato giudizio - dell esistenza di un minimo di danno risarcibile. 8) Al fine di paralizzare gli effetti dell illecito e di impedirne l ulteriore propagazione, deve essere ordinata la pubblicazione della presente sentenza (limitatamente all intestazione comprendente il nome delle parti e al dispositivo), a cura delle

società Serralunga ed a spese delle convenute, per una sola volta, sui quotidiani La Repubblica e La Stampa, pagine nazionali, nonché sulla rivista Abitare A. 9) Stante il complessivo esito del giudizio, le spese processuali devono essere dichiarate compensate fino alla metà, con condanna delle convenute a rimborsare alle attrici la residua metà, nella misura che verrà liquidata in dispositivo. 10) Le spese di C.T.U., invece, come già liquidate, vanno poste a definitivo ed integrale carico di parte convenuta Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore. P.Q.M. IL TRIBUNALE, decidendo nel procedimento iscritto nel R.G.C. al n. 15300\2005, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte, così provvede: DICHIARA che la produzione e la vendita del vaso denominato BLOOM - prima della scadenza della privativa comunitaria - costituisce contraffazione del modello comunitario non registrato 22 di parte attrice, denominato VAS-ONE e divulgato in data 15.4.2002; DICHIARA che la produzione e la vendita del vaso denominato BLOOM da parte di Slewe Beheer B.V. e Tulip Company s.r.l. costituisce concorrenza sleale per imitazione serivile ex art. 2598 n. 1 c.c.; INIBISCE a Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore e Tulip Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni ulteriore produzione, vendita, offerta in vendita, diffusione e pubblicità, in Italia, del vaso denominato BlOOM; RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta Slewe Beheer B.V.; DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di cui al punto n. 4) delle conclusioni di parte attrice; CONDANNA, in solido, Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore e Tulip Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire alle attrici i danni subiti, danni che saranno liquidati in separato giudizio; PONE le spese di C.T.U., come già liquidate, a definitivo ed integrale carico di Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore; DICHIARA compensate fino alla metà le spese del giudizio; CONDANNA, in solido, Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore e Tulip Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Pietro Serralunga s.r.l., ora Finserralunga s.r.l., in persona del legale 23 rappresentante pro tempore, e Serralunga s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la residua metà che liquida in

euro 10.061,08, oltre I.V.A., contributi previdenziali e rimborso forfettario come per legge, di cui euro 1.509,50 per diritti, euro 191,58 per esposti ed il resto per onorari; PONE le spese di C.T.U., come già liquidate, a carico di Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore; DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento (limitatamente all intestazione comprendente il nome delle parti e al dispositivo), a cura delle società Serralunga ed a spese di Slewe Beheer B.V., in persona del legale rappresentante pro tempore e di Tulip Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, per una sola volta, sui quotidiani La Repubblica e La Stampa, pagine nazionali, nonché sulla rivista Abitare A. Così deciso dalla IX sezione civile del Tribunale di Torino, nella Camera di Consiglio del 2 aprile 2009. Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Dottor Alfredo Grosso