TUTELA DEI MARCHI DIVERSE TIPOLOGIE DI PROTEZIONE Centro Congressi Environment Park 26 settembre 2014 Torino Giulia Lavizzari Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
LA TUTELA DI UN MARCHIO CONCETTO DINAMICO? CONCETTO STATICO? Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Sistemi per la protezione dei marchi MARCHIO NAZIONALE ITALIANO MARCHIO COMUNITARIO MARCHIO INTERNAZIONALE MARCHIO NAZIONALE ESTERO
Marchi Italiani Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Cosa si intende per marchio POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MARCHIO DI IMPRESA TUTTI I SEGNI SUSCETTIBILI DI ESSERE RAPPRESENTATI GRAFICAMENTE, IN PARTICOLARE COMPRESI: I NOMI DI PERSONE; IDISEGNI; LE LETTERE; LE CIFRE; ISUONI; LA FORMA DEL PRODOTTO O DELLA CONFEZIONE DI ESSO; LE COMBINAZIONI O LE TONALITÀ CROMATICHE PURCHÉ SIANO ATTI A DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI DI UN IMPRESA DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE. (Art. 7 cpi)
Tipologie di marchi registrabili Esistono varie tipologie di marchi registrabili: Marchi denominativi; Marchi figurativi; Marchi complessi; Marchi forti; Marchi deboli; Marchi di forma; Marchi di colore; Marchi sonori; Marchi olfattivi; Slogan.
Esempi di marchi registrabili MARCHI DENOMINATIVI: MICROSOFT OFFICE MARCHI FIGURATIVI: MARCHI COMPLESSI: MARCHI SONORI:
Funzioni di un marchio IL MARCHIO PUÒ AVERE DIVERSE FUNZIONI: FUNZIONE DISTINTIVA; FUNZIONE DI PROVENIENZA; FUNZIONE DI GARANZIA DELLA COSTANZA QUALITATIVA; FUNZIONE SUGGESTIVA, ATTRATTIVA, PUBBLICITARIA. IL MARCHIO DEV ESSERE VISTO COME UNO STRUMENTO DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE E CONCORRENZA. IL MARCHIO È UNO STRUMENTO CHE, IN BASE ALL UTILIZZO CHE VIENE FATTO DELLO STESSO E AL CONTESTO IN CUI VIENE UTILIZZATO, PUÒ TRASMETTERE UN MESSAGGIO CONCRETO AI CONSUMATORI DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE ALLA QUALITÀ, SPECIE, DESTINAZIONE, VALORE, FONTE DI ORIGINE, PROVENIENZA GEOGRAFICA E ALTRE CARATTERISTICHE DEL BENE O SERVIZIO.
FUNZIONE DISTINTIVA SUL MERCATO Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
FUNZIONE DI PROVENIENZA E GARANZIA Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
FUNZIONE ATTRATTIVA Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Titolarità di un marchio PUÒ OTTENERE LA REGISTRAZIONE PER MARCHIO D IMPRESA CHI LO UTILIZZA O SI PROPONGA DI UTILIZZARLO NELLA FABBRICAZIONE O COMMERCIO DI PRODOTTI O NELLA PRESTAZIONI DI SERVIZI DELLAPROPRIAIMPRESAODIIMPRESEDICUIABBIAILCONTROLLO ECHENEFACCIANOUSOCONILSUOCONSENSO. NON PUÒ OTTENERE UNA REGISTRAZIONE PER MARCHIO D IMPRESACHINEABBIAFATTOLADOMANDAINMALAFEDE. ANCHE LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DELLE REGIONI, DELLE PROVINCE E DEI COMUNI POSSONO OTTENERE REGISTRAZIONI DI MARCHIO. (Art. 19 cpi)
Requisiti di un marchio I requisiti per la registrabilità di un marchio sono: Novità(Art. 12 cpi); Il marchio deve essere nuovo, diverso dagli altri usati per gli stessi prodotti/ servizi; Capacità distintiva(art. 13 cpi); Il marchio deve essere in grado di distinguere i prodotti e/o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese; Liceità(Art. 14 cpi); Il marchio non deve essere contrario alla legge, non deve essere ingannevole, non deve violare i diritti di terzi.
Impedimenti assoluti(art. 13 1 cpi) NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME MARCHIO D IMPRESA I SEGNI PRIVI DI CARATTERE DISTINTIVO ED IN PARTICOLARE: a) QUELLI CHE CONSISTONO ESCLUSIVAMENTE IN SEGNI DIVENUTI DI USO COMUNE NEL LINGUAGGIO CORRENTE O NEGLI USI COSTANTI DEL COMMERCIO; b) QUELLI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE DA DENOMINAZIONI GENERICHE DIPRODOTTIOSERVIZIODAINDICAZIONIDESCRITTIVECHEADESSISI RIFERISCONO COME I SEGNI CHE IN COMMERCIO POSSONO SERVIRE A DESIGNARE LA SPECIE, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ, LA DESTINAZIONE, IL VALORE, LA PROVENIENZA GEOGRAFICA OVVERO L EPOCA DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO O DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO O ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO O SERVIZIO. Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
NANOTECNOLOGIE NANOBIONIC: MARCHIO RIFIUTATO PER DESCRITTIVITA NANOSCIENCE: MARCHIO RIFIUTATO PER DESCRITTIVITA NANOTECH/NANOTEC: MARCHI RIFIUTATI PER DESCRITTIVITA Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
HC NANOTEC ACCETTATO? Marchio registrato a livello italiano in data 12 marzo 2014 con No. 1584338 nelle classi3,5,40e42 Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
AGROENERGIA BIO/BIO2: MARCHI RIFIUTATI PER DESCRITTIVITA BIODESIGN: MARCHIO RIFIUTATO PER DESCRITTIVITA BIORGANIC: MARCHIO RIFIUTATO PER DESCRITTIVITA Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Effetti conferiti dalla registrazione di un marchio QUALI SONO GLI EFFETTI CONFERITI DALLA REGISTRAZIONE DI UN MARCHIO? I DIRITTI ESCLUSIVI CONSIDERATI DA QUESTO CODICE SONO CONFERITI CON LA REGISTRAZIONE; GLI EFFETTI DELLA PRIMA REGISTRAZIONE DECORRONO DALLA DATA DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO(Art. 15.2 cpi) E DURANO 10 ANNI A PARTIRE DALLA STESSA DATA (Art. 15.4 cpi)salvoilcasodirinuncia.(artt.15.4e15.5cpi)
Procedura Deposito (le domande rivendicanti molteplici classi merceologiche sono accettate) Esame Pubblicazione Opposizione (introdotta nel 2011) Registrazione
Vantaggi del sistema italiano Possibile deposito in più classi merceologiche L Esame è relativo solamente agli impedimenti assoluti e non anche a quelli relativi Domande di marchio sono azionabili in Italia Requisiti di uso piuttosto lunghi Basse tasse Procedura di registrazione veloce e facile Marchio italiano può essere una solida base per le registrazioni internazionali
Marchio comunitario
Marchio comunitario CHI PUÒ ESSERE TITOLARE DI UN MARCHIO COMUNITARIO(Art. 5 RMC): PERSONE FISICHE; PERSONE GIURIDICHE; ALTRI ENTI GIURIDICI CON CAPACITÀ DI AGIRE E STARE IN GIUDIZIO.
Segni atti a costituire un Marchio Comunitario Art. 4 RMC POSSONO COSTITUIRE MARCHI COMUNITARI TUTTI I SEGNI CHE POSSONO ESSERE RIPRODOTTI GRAFICAMENTE, IN PARTICOLARE LE PAROLE, COMPRESI I NOMI DI PERSONE, I DISEGNI, LE LETTERE, LE CIFRE, LA FORMA DEI PRODOTTI O DEL LORO IMBALLAGGIO, A CONDIZIONE CHE TALI SEGNI SIANO ADATTI A DISTINGUERE I PRODOTTI O I SERVIZI DI UN IMPRESA DA QUELLI DI ALTRE IMPRESE: - I NOMI DI PERSONE; - LE CIFRE; - IDISEGNI; - ISUONI; - LE LETTERE; - LA FORMA DEL PRODOTTO O CONFEZIONE; - LE COMBINAZIONI O LE TONALITÀ CROMATICHE. Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
ACCETTATI CTM 05667035 (classi 1,4,7,9,11,35,36,37,39,40,41,42,45) VNG - Verbundnetz Gas Aktiengesellschaft CTM 010533164 (classi 7, 37, 42 44) Dreier Oenotech SA Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
ACCETTATI CTM 2759124 (classi 35, 39, 40) IBERDROLA S.A. CTM 01414523 (classi 7, 9, 11, 16, 37, 39, 40, 41, 42) ACCIONA ENERÍA, S.A. Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Decisioni in tema di Marchi comunitari UAMI 19 SETTEMBRE 2011 NANOBIONIC DOMANDA RIGETTATA PER DESCRITTIVITA E MANCANZA DI CARATTERE DISTINTIVO; MANCANZA DI ULTERIORI ELEMENTI DISTINTIVI. MARCHIO COMUNITARIO DENOMINATIVO NO. 10042026 PRODOTTI E SERVIZI NELLE CLASSI 24, 25 E 40
Decisioni in tema di Marchi comunitari CORTE DI GIUSTIZIA 15 SETTEMBRE 2005-8 LUGLIO 1998 TITOLARE CHIEDE LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO A LIVELLO COMUNITARIONELLECLASSI9,38E42; - CON DECISIONE 25 GIUGNO 1999 L ESAMINATORE UAMI RIFIUTA IL MARCHIO PER DESCRITTIVITÀ E MANCANZA DI CARATTERE DISTINTIVO (SIGNIFICATO IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA ); - PROPOSTO RICORSO; - RICORSO RESPINTO; - ELEMENTI GRAFICI PRESENTI NON ATTI A CONFERIRE UN SUFFICIENTE GRADO DI DISTINTIVITÀ.
Decisioni in tema di Marchi comunitari UAMI 10 APRILE 2007 BIOFUELING - UAMI RIFIUTA IL MARCHIO PER MANCANZA DI CARATTERE DISTINTIVO; - IL TERMINE BIOFUELING RICHIAMA IL CONCETTO DEI BIOCOMBUSTIBILI E DELLE BIOENERGIE; - NESSUNO ULTERIORE ELEMENTO DISTINTIVO ATTO A CONFERIRE UN GRADO DI DISTINTIVITÀ AL MARCHIO. MARCHIO COMUNITARIO DENOMINATIVO NO. 5584768 PRODOTTI E SERVIZI NELLE CLASSI 4, 35 E 39
Marchio comunitario REQUISITI ESSENZIALI NOVITÀ: IL MARCHIO DEVE ESSERE ORIGINALE, DIFFERENTE DAGLI ALTRI MARCHI ADOTTATI PER MEDESIMI PRODOTTI/ SERVIZI. CAPACITÀ DISTINTIVA: IL MARCHIO DEVE POTER CARATTERIZZARE E DISTINGUERE IL PRODOTTO.
Marchio comunitario REQUISITI ESSENZIALI LICEITÀ: IL MARCHIO DEVE ESSERE CONFORME ALLE NORME PUBBLICHE, NON DEV'ESSERE DI INGANNO.
Impedimenti assoluti Art. 7 RMC A. I SEGNI NON CONFORMI ALL ART. 4; B. I MARCHI PRIVI DI CARATTERE DISTINTIVO; C. I MARCHI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA SEGNI O INDICAZIONI CHE IN COMMERCIO POSSONO SERVIRE PER DESIGNARE LA SPECIE, LA QUALITÀ, LA QUANTITÀ, LA DESTINAZIONE, IL VALORE, LA PROVENIENZA GEOGRAFICA, OVVERO L EPOCA DI FABBRICAZIONE DEL PRODOTTO O DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO, O ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO O SERVIZIO; D. I MARCHI COMPOSTI ESCLUSIVAMENTE DA SEGNI O INDICAZIONI CHE SIANO DIVENUTI DI USO COMUNE NEL LINGUAGGIO CORRENTE O NELLE CONSUETUDINI LEALI E COSTANTI DEL COMMERCIO. Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
E. I SEGNI COSTITUITI ESCLUSIVAMENTE: I) DALLA FORMA IMPOSTA DALLA NATURA STESSA DEL PRODOTTO; II) DALLA FORMA DEL PRODOTTO NECESSARIA PER OTTENERE UN RISULTATO TECNICO; III) DALLA FORMA CHE DÀ UN VALORE SOSTANZIALE AL PRODOTTO; F. I MARCHI CONTRARI ALL ORDINE PUBBLICO O AL BUON COSTUME; G. I MARCHI CHE POSSONO INDURRE IN ERRORE IL PUBBLICO, PER ESEMPIO CIRCA LA NATURA, LA QUALITÀ O LA PROVENIENZA GEOGRAFICA DEL PRODOTTO O DEL SERVIZIO; H) I MARCHI CHE, IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, DEVONO ESSERE ESCLUSI DALLA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL ART. 6 TER DELLA CONVENZIONE DI PARIGI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, DENOMINATA DI SEGUITO «CONVENZIONE DI PARIGI». Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Marchio comunitario UNICA REGISTRAZIONE STRUTTURA UNITARIA OGNI VICENDA INCIDE SU TUTTA LA STRUTTURA DEL MARCHIO: NULLITÀ; DECADENZA; USO. 18
Marchio comunitario REGISTRAZIONE DECENNALE RINNOVABILE ILLIMITATAMENTE, PREVIO VERSAMENTO DELLE RELATIVE TASSE. I DIRITTI ESCLUSIVI CONFERITI CON LA REGISTRAZIONE DECORRONO DALLA DATA DELLA DOMANDA. DURANO 10 ANNI A PARTIRE DALLA STESSA DATA. 19
Marchio comunitario DALLA DOMANDA ALLA REGISTRAZIONE 1/2 mesi 3 mesi 5 anni dalla registrazione Domanda Valutazione impedimenti assoluti Ricerca UAMI Registrazione Convalida Pubblicazione domanda Inizio opponibilità. Valutazione impedimenti relativi
Marchio comunitario PERCHÉ SCEGLIERE IL DEPOSITO DI UN MARCHIO COMUNITARIO Una tutela valida in tutta l'unione europea con un'unica registrazione; Un costo di registrazione estremamente ragionevole e una procedura di facile accesso e gestione; La possibilità di preservare i diritti nazionali anteriori.
Marchio internazionale 35
Il sistema di Madrid Accordo di Madrid 1891(ultima revisione 1979) Protocollo relativo all'accordo di Madrid 1989 (ultima revisione 2007) Trattati Internazionali a cui aderiscono attualmente 91 paesi. Sistema di deposito facilitato: la registrazione internazionale genera un fascio di domande nazionali nei paesi designati. Sistema di gestione facilitato: consente la gestione centralizzata delle modifiche e dei rinnovi. Amministrato dall'organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO) Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Come accedere al Sistema di Madrid Persone fisiche o giuridiche che abbiano una connessione (stabilimento commerciale, domicilio, cittadinanza) con un paese aderente all'accordo e/o Protocollo di Madrid; Titolari di una domanda di marchio od una registrazione di marchio valida in quel paese(base del marchio internazionale). La domanda è presentata presso l'ufficio del paese della domanda/registrazione il quale, controllata la regolarità formale dell'istanza, trasmette il tutto all'ompi. La domanda è presentabile nelle lingue ufficiali dei trattati, ossia francese, inglese e spagnolo. Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
La domanda e la registrazione Internazionale Il titolare della domanda o registrazione di marchio compila un solo modulo designando i vari paesi di interesse fra quelli che hanno aderito all'accordo e/o al Protocollo. Valutata l ammissibilità della domanda sulla base degli impedimenti assoluti, l'ompi concede un numero di registrazione ed inoltra la domanda a ciascun paese designato. Gli uffici dei singoli paesi avranno 12/18 mesi di tempo per esaminare la domanda di marchio ed emettere un eventuale rifiuto sulla base degli impedimenti assoluti e/o relativi (il che da inizio ad un procedimento amministrativo locale). Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Marchio internazionale COME ACCEDERE AL SISTEMA DI MADRID Domanda / registrazione UIBM/UAMI OMPI SINGOLI PAESI DESIGNATI
Il pericolo del c.d attacco centrale Per i primi cinque anni dalla registrazione, il marchio internazionale rimane legato alle sorti della domanda/registrazione di base. Seunterzoattaccailmarchiodibaseolostesso(sedomanda)viene rifiutato dal paese d'origine, decade tutto il sistema del marchio e sarà necessario trasformare il marchio internazionale in singole domande nazionali(con notevole aggravio di costi). IT Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com
Marchio internazionale DURATA DELLA REGISTRAZIONE IL MARCHIO INTERNAZIONALE DURA 10 ANNI RINNOVO TRAMITE PAGAMENTO DELLE TASSE PER I SINGOLI PAESI DESIGNATI. IL MANCATO PAGAMENTO COMPORTA LA RINUNCIA ALMARCHIOINQUELPAESE POSSIBILE AGGIUNGERE ULTERIORI PAESI CON DESIGNAZIONE POSTERIORE CIÒ NON HA EFFETTI SULLA DURATA TOTALE DELLA VALIDITÀ. 46
Marchio internazionale MARCHIO INTERNAZIONALE È TUTELA MONDIALE? SONO92GLI STATI ADERENTI ALL'ACCORDO PROTOCOLLO DI MADRID NEL MONDO CI SONO 206 STATI SOVRANI RICONOSCIUTI NB: NON SONO PARTE DEL SISTEMA
Marchio internazionale DIVERSI PAESI, DIVERSI ONERI E REQUISITI IN ALCUNI PAESI POTREBBERO VENIRE RICHIESTI: ONERI D'USO; PARTICOLARI SPECIFICHE DEI PRODOTTI/SERVIZI RIVENDICATI; RINUNCE ALLA TUTELA DI PARTE DEL SEGNO DISCLAIMER.
Marchi nazionali ed esteri IL SISTEMA DI MADRID È NECESSARIO? QUALORA I PAESI D'INTERESSE FOSSERO MEMBRI DELL'ACCORDO/PROTOCOLLO, L'UTILIZZO DEL SISTEMA INTERNAZIONALE PORTEREBBE VANTAGGI ECONOMICI E GESTIONALI. LA VIA NAZIONALE È NECESSARIA NEI PAESI NON ADERENTI E POTREBBE ESSERE CONSIGLIABILE ANCHE NEI PAESI ADERENTI AL SISTEMA INTERNAZIONALE PER CERCARE DI SUPERARE ALCUNI RILIEVI EMESSI DAGLI UFFICI LOCALI.
La strategia di deposito
La strategia di deposito CREAZIONE DEL MARCHIO; DEFINIZIONE DI INTERESSI COMMERCIALI ED OBIETTIVI INDUSTRIALI; RICERCA DI ANTERIORITÀ IN RELAZIONE AL MARCHIO ED AI PAESI DI INTERESSE; SCELTA DI UNA SOLIDA BASE.
Grazie per l'attenzione Dott.ssa Giulia Lavizzari lavizzari@dragotti.com Dragotti & Associati 20121 Milano Via Nino Bixio, 7 milano@dragotti.com 31100 Treviso Via Paris Bordone, 9 treviso@dragotti.com