DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI MARCHI COMUNITARI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

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1 DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO SUI MARCHI COMUNITARI PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) PARTE A DISPOSIZIONI GENERALI SEZIONE 2 PRINCIPI GENERALI DA RISPETTARE NEI PROCEDIMENTI Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 1

2 Sommario 1 Motivazione adeguata Diritto a essere sentiti Esame d ufficio Esame limitato ai fatti e alle prove addotti Principi generali del diritto dell Unione europea Mezzi istruttori Prove scritte Prove orali Perizie Sopralluoghi Dichiarazioni giurate o solenni Spese istruttorie Procedura orale Avvio della procedura orale Svolgimento della procedura orale Verbale delle prove e delle procedure orali Decisioni Contenuto Ripartizione delle spese Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 2

3 1 Motivazione adeguata Articoli 75-78, articolo 85 RMC Le decisioni dell Ufficio sono redatte per iscritto e motivate. Tale obbligo ha il duplice scopo di consentire, da un lato, agli interessati di conoscere la giustificazione alla base del provvedimento adottato al fine di tutelare i loro diritti e di permettere, dall altro, al giudice dell Unione europea di valutare la legittimità della decisione (cfr. sentenza del 12 luglio 2012, T-389/11, Guddy, non pubblicata nella Raccolta, punto 16 e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, l Ufficio non viola l obbligo di motivazione se non risponde a tutti gli argomenti sollevati dalle parti. È sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che rivestono un importanza fondamentale nel contesto della decisione. (Cfr. sentenza del 16 maggio 2012, T-580/10, Kindertraum, e sentenza del 10 ottobre 2012, T-569/10, Bimbo Doughnuts). 2 Diritto a essere sentiti In tutti i procedimenti dinanzi all Ufficio le parti hanno sempre la possibilità di esporre i propri argomenti e dedurre i propri motivi di difesa. Questi ultimi, in linea di principio, sono presentati per iscritto. I procedimenti dinanzi all Ufficio sono prevalentemente in forma scritta. Le decisioni devono fondarsi esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni. Tuttavia, l Ufficio non è obbligato a formulare un parere giuridico prima dell emanazione di una decisione (cfr. sentenza dell 8 marzo 2012, T-298/10, Biodanza). La portata dell esame svolto dall Ufficio varia innanzi tutto in funzione del fatto che si tratti di un procedimento ex parte o inter partes. Tuttavia, l esame può altresì variare a seconda che il procedimento abbia ad oggetto l esame di impedimenti assoluti o relativi alla registrazione o la nullità. 2.1 Esame d ufficio L Ufficio procede d ufficio all esame dei fatti: nei procedimenti ex parte, in particolare nell esame delle domande di marchio comunitario prima della pubblicazione. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 3

4 2.2 Esame limitato ai fatti e alle prove addotti L esame dell Ufficio si limita ai fatti, alle prove e agli argomenti presentati dalle parti: nei procedimenti inter partes (opposizioni, annullamenti). Nel caso in cui i documenti siano depositati o le dichiarazioni siano rese dopo la scadenza del termine all uopo fissato dall Ufficio, tali documenti e dichiarazioni saranno considerati, in linea di principio, tardivi e non saranno presi in considerazione. Anche in mancanza di un termine fissato dall Ufficio, quest ultimo può non ammettere le dichiarazioni delle parti che non siano state presentate per tempo ai sensi dell articolo 76, paragrafo 2, RMC. Ciò avviene, in particolare, allorquando l ammissione di una dichiarazione o di una prova non presentata per tempo ritarderebbe la decisione o richiederebbe l audizione dell altra parte, o quando non siano state addotte valide ragioni per il ritardo. Le suddette restrizioni, riguardanti la tempestività delle dichiarazioni rese, non si applicano agli elementi di diritto. Le questioni giuridiche sono tenute in considerazione dall Ufficio siano esse state addotte o meno dalle parti, ad esempio nella valutazione della somiglianza tra i segni o tra i prodotti, effettuata in base al raffronto tra le due domande o registrazioni di marchio. Tali restrizioni non si applicano inoltre in caso di mutamento di circostanze nel corso del procedimento. Per esempio, se durante un procedimento di opposizione il diritto anteriore su cui l opposizione si fonda viene meno (ad esempio perché non venga rinnovato o venga dichiarato nullo), di ciò si terrà sempre conto. 3 Principi generali del diritto dell Unione europea I principi generali del diritto dell Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, devono essere rispettati dall Ufficio (cfr. sentenza del 24 gennaio 2012, T-260/08, Visual Map). Il principio della parità di trattamento deve essere applicato tuttavia in modo coerente con il principio di legalità in virtù del quale una persona non può invocare, a sostegno della propria richiesta, un atto illecito commesso in un altro procedimento (cfr. sentenza del 2 maggio 2012, T-435/11, UniversalPHOLED). 4 Mezzi istruttori Articolo 78 RMC Regola 57 REMC Nei procedimenti dinanzi all Ufficio possono essere assunte prove. Un elenco non esaustivo dei mezzi istruttori è riportato all articolo 78 RMC e alla regola 57 REMC. Tali mezzi istruttori sono i seguenti: l audizione delle parti; Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 4

5 la richiesta di informazioni; la produzione di documenti e di campioni; l audizione di testimoni; la perizia; le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione; il sopralluogo. Alcuni di questi mezzi, come la richiesta di informazioni, le dichiarazioni scritte e, in particolare, la produzione di documenti e di campioni, sono impiegati più frequentemente. Altri, come l audizione delle parti, di testimoni o di esperti, il sopralluogo, ecc., sono utilizzati solo in via eccezionale. La decisione circa l opportunità di assumere questi mezzi spetta unicamente all Ufficio, che li assumerà solo se li ritenga necessari ai fini dell esame del fascicolo. Una decisione che respinge una richiesta di istruzione non può essere oggetto di un ricorso indipendente e può essere impugnata soltanto insieme alla decisione finale. La procedura seguita dall Ufficio varia a seconda della natura del mezzo istruttorio proposto. 4.1 Prove scritte Nell assunzione delle prove, l Ufficio si limita per lo più alle prove scritte, che sono le meno onerose, le più semplici e le più rapide da acquisire. A tal proposito, l Ufficio privilegia la produzione di documenti e di campioni. Le prove scritte comprendono peraltro, oltre alla richiesta di informazioni e alle dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, o aventi effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, anche le perizie, le quali possono consistere nella semplice presentazione di una relazione scritta. Il regolamento non prescrive alcuna formalità o procedura particolare. Si applicano, quindi, le norme procedurali generali dell Ufficio. In particolare, ogni informazione, documento o campione prodotto da una delle parti viene comunicato alle altre parti nel più breve tempo possibile, e l Ufficio può fissare un termine, in genere di due mesi, affinché possano rispondervi. L Ufficio basa le proprie decisioni unicamente su motivi in merito ai quali entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni. 4.2 Prove orali Si tratta di prove che vengono assunte nel corso di procedure orali, ad esempio l audizione delle parti, di testimoni o di periti. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 5

6 Nota bene: solo in casi eccezionali l Ufficio decide di assumere prove orali, in particolare a causa della gravosità di tale procedura, che rischia di protrarre il procedimento, e dei costi che essa comporta, destinati a essere sostenuti dalla parte soccombente in un procedimento inter partes o, in taluni casi, da entrambe le parti. Ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, l Ufficio adotta una decisione in cui indica il mezzo istruttorio da esperire (nella fattispecie un audizione) nonché i fatti rilevanti da provare e la data dell audizione. Se l audizione è stata richiesta da una delle parti, la decisione indica altresì il termine, di norma un mese, entro il quale la parte richiedente deve comunicare il nome e l indirizzo dei testimoni e dei periti che desidera siano sentiti. Facendo seguito alla sua decisione, l Ufficio convoca le parti, i testimoni o i periti. Il termine per la comparizione non sarà inferiore a un mese, salvo accordo tra gli interessati per un termine più breve. La convocazione indica, oltre alla data dell audizione e agli elementi di fatto sui quali verterà quest ultima, i nomi delle parti del procedimento e le spese di cui i testimoni o i periti possono eventualmente ottenere il rimborso dall Ufficio. Se l Ufficio invita una parte a deporre oralmente, ne informa le altre parti, che hanno il diritto di intervenire. Allo stesso modo, se l Ufficio convoca un perito o un testimone per un audizione, ne informa le parti, che hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande alla persona chiamata a deporre. 4.3 Perizie Il ricorso ai mezzi istruttori presi in considerazione in questa sezione è possibile solo in via eccezionale, per i motivi prima esposti. Più in particolare, si fa ricorso alle perizie o ai sopralluoghi solo come ultima risorsa, per evitare costi ingenti e il conseguente protrarsi del procedimento. Spetta all Ufficio decidere se disporre una perizia e chi debba essere designato come perito. L Ufficio non tiene un elenco né dispone di un comitato speciale di esperti, dato il carattere eccezionale di tale mezzo istruttorio. Il mandato del perito contiene: una precisa descrizione dell incarico che gli viene conferito; il termine per la presentazione della sua relazione; i nomi delle parti del procedimento; l indicazione delle spese di cui può ottenere il rimborso da parte dell Ufficio. Non appena riceve la relazione del perito, l Ufficio ne invia una copia alle parti. Se l Ufficio considera la relazione sufficiente e le parti accettano la forma scritta, la relazione viene di norma utilizzata unicamente in tale forma. La presentazione di una relazione orale o l audizione del perito restano dunque una scelta discrezionale dell Ufficio. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 6

7 Le parti possono ricusare un perito per incompetenza o adducendo un conflitto di interessi, ad esempio perché il perito è già intervenuto nella controversia o perché è sospettato di parzialità. La ricusazione non può essere fondata sulla nazionalità del perito designato. Se le parti ricusano il perito, l Ufficio decide in merito alla ricusazione. I motivi adducibili per la ricusazione di un perito sono gli stessi in base ai quali possono essere ricusati un esaminatore o un membro di una Commissione di ricorso a norma dell articolo 137 RMC. 4.4 Sopralluoghi L Ufficio può ritenere necessario disporre un sopralluogo solo in circostanze del tutto eccezionali; in tal caso, adotta una decisione, motivata come qualsiasi altra decisione dell Ufficio, che indichi il mezzo istruttorio da esperire (nella fattispecie, un sopralluogo), i fatti rilevanti da provare e la data del sopralluogo. La data per il sopralluogo è fissata in modo tale da lasciare alla parte interessata un tempo sufficiente per la preparazione. 4.5 Dichiarazioni giurate o solenni Le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne sono parimenti ammissibili come mezzi di prova, se rese dalle parti. Tuttavia, la credibilità di tali dichiarazioni deve essere analizzata sotto il profilo della correttezza e della precisione delle informazioni che contengono, sia che provengano da una fonte indipendente sia che vengano confortate da informazioni scritte (per esempio, dichiarazioni in cui il dichiarante confermi che nei registri della sua società sono contenute determinate informazioni). Non è consentito alle parti abusare dell articolo 78, paragrafo 1, lettera f), RMC quale mezzo per rendere una testimonianza a proprio favore. Per potersi ammettere una dichiarazione fatta sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, occorre accertare che le leggi dello Stato membro in cui il documento è stato redatto considerino il rilascio di dichiarazioni mendaci come reato penalmente perseguibile. Infatti, è proprio la potenziale sanzione penale a indurre le persone a dichiarare il vero, consentendo così all Ufficio di convincersi della veridicità dei fatti dichiarati. Se così non fosse, il documento potrebbe essere considerato soltanto alla stregua di qualsiasi altro documento scritto o dichiarazione di parte, ossia privo di valore probatorio convincente. 4.6 Spese istruttorie L Ufficio può subordinare l istruzione al deposito, da parte della parte richiedente, di un importo determinato dall Ufficio in base a una stima delle spese. I testimoni e i periti convocati o sentiti dall Ufficio hanno diritto al rimborso delle spese di spostamento e di soggiorno. Si può eventualmente concedere loro un anticipo. I Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 7

8 testimoni e i periti hanno altresì diritto, rispettivamente, alla compensazione per il lucro cessante e all onorario professionale per l attività prestata. Gli importi dei rimborsi e degli anticipi sulle spese sono determinati dal Presidente dell Ufficio e pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell Ufficio. Per ulteriori informazioni, cfr. decisione EX-99-1, come modificata da decisione EX-03-2 del 20 gennaio Se l Ufficio ha disposto d ufficio l assunzione di un mezzo istruttorio che richieda l audizione di testimoni o di periti, le spese saranno a suo carico. Se invece l audizione è stata richiesta da una parte, le spese sono a carico di quest ultima, fatta salva la decisione sulla ripartizione delle spese nel caso dei procedimenti inter partes. 5 Procedura orale Articolo 77 RMC L articolo 77 RMC prevede che l Ufficio possa ricorrere alla procedura orale. Non costituiscono una procedura orale ai sensi dell articolo 77 RMC eventuali contatti informali, ad esempio le conversazioni telefoniche. L Ufficio ricorre alla procedura orale solo quando lo ritenga veramente indispensabile, secondo la sua valutazione discrezionale. Nel 99% dei casi la possibilità per le parti di presentare le proprie osservazioni per iscritto è sufficiente ed è difficile dimostrare l esistenza di ulteriori elementi che possano essere prodotti nel corso di un audizione senza contravvenire al principio secondo cui i fatti e le prove devono essere addotti per tempo ed entro i termini fissati nella procedura scritta. 5.1 Avvio della procedura orale Nel caso in cui l Ufficio disponga di ricorrere alla procedura orale e decida di convocare le parti, il preavviso non può essere inferiore a un mese, a meno che le parti non concordino un termine più breve. Poiché lo scopo della procedura orale è chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso in vista della decisione definitiva, è opportuno che l Ufficio, nella sua convocazione, rammenti alle parti le questioni che, a suo giudizio, devono essere discusse per consentire l adozione di una decisione. Nella misura in cui l Ufficio lo ritenga opportuno per determinate questioni, e comunque al fine di agevolare l audizione, esso può invitare le parti a presentare osservazioni scritte o a produrre prove prima dello svolgimento dell audizione. Il termine fissato dall Ufficio per ricevere tali osservazioni tiene conto del fatto che queste ultime devono pervenire all Ufficio entro un lasso di tempo ragionevole perché sia possibile inoltrarle alle altre parti. Analogamente, le parti possono produrre prove a sostegno degli argomenti addotti di propria iniziativa. Tuttavia, qualora fosse stato necessario fornire tali prove in una fase precedente della procedura, sulla loro ammissibilità decide soltanto l Ufficio, se del caso in conformità con il principio del rispetto del contradditorio tra le parti. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 8

9 5.2 Svolgimento della procedura orale La procedura orale dinanzi agli esaminatori e dinanzi alla divisione Opposizione non è pubblica. La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, è in linea di principio pubblica dinanzi alla divisione Annullamento. Se la parte regolarmente convocata non compare dinanzi all Ufficio, la procedura può continuare in sua assenza. Al termine della procedura orale, l Ufficio concede di norma alle parti la possibilità di presentare le loro conclusioni finali. 6 Verbale delle prove e delle procedure orali Il verbale dell assunzione delle prove e delle procedure orali è limitato agli elementi essenziali. In particolare, il verbale non contiene le dichiarazioni testualmente rese né è sottoposto ad approvazione. Tuttavia, le dichiarazioni dei periti o dei testimoni sono registrate affinché, nei successivi gradi di giudizio, sia possibile verificare le esatte affermazioni da essi rilasciate. Le parti riceveranno copia del verbale (non delle registrazioni delle dichiarazioni). 7 Decisioni 7.1 Contenuto Articolo 75 RMC Regola 55 REMC Le decisioni dell Ufficio sono motivate, affinché sia possibile valutarne la legalità in sede di ricorso o dinanzi al Tribunale o alla Corte di giustizia. La decisione fa riferimento ai punti rilevanti sollevati dalle parti. In particolare, nel caso di risultati diversi per alcuni dei prodotti e servizi oggetto della domanda o della registrazione di marchio comunitario in questione, la decisione chiarisce per quali prodotti e servizi la domanda o la registrazione è respinta e per quali non lo è. Il nome dell autore o degli autori della decisione figura in calce alla decisione (regola 55 REMC). In calce alla decisione è altresì aggiunto un avviso riguardante l eventuale possibilità di proporre un ricorso. L assenza di tale avviso non inficia la legalità della decisione né incide sul termine entro il quale è possibile presentare ricorso. Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 9

10 7.2 Ripartizione delle spese Articolo 82, paragrafo 5, e articolo 85 RMC Regole 51 e 94 REMC Nei procedimenti ex parte non è contemplata una decisione sulle spese né una ripartizione delle spese. Le tasse versate all Ufficio non sono rimborsate (eccezioni: la regola 51 REMC, sul rimborso della tassa di ricorso in determinati casi, nonché l articolo 82, paragrafo 5, RMC, sul rimborso della tassa relativa alla prosecuzione del procedimento, quando quest ultima non sia ammissibile). Le decisioni sulle spese, o la determinazione di queste ultime, sono limitate ai procedimenti di opposizione e di annullamento (ivi compresi i susseguenti procedimenti di ricorso o i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte di giustizia). Per spese si intendono le spese sostenute dalle parti nel procedimento, perlopiù spese di rappresentanza (sia pure limitate a un tetto massimo relativamente esiguo) e spese sostenute per la partecipazione alle audizioni. Il termine spese comprende inoltre le tasse di opposizione o annullamento pagate dall opponente o dal terzo. Per ripartizione delle spese si intende la decisione che l Ufficio adotta per determinare se, e in quale misura, le parti siano tenute a rimborsarsi vicendevolmente tali importi. Non sono incluse le spese riferiti all Ufficio (tasse versate, spese interne dell Ufficio). Pertanto, se in un procedimento inter partes viene adottata una decisione, l Ufficio delibera sulla ripartizione delle spese. La parte soccombente sostiene l onere delle tasse e delle spese versate dall altra parte che siano essenziali ai fini della procedura. L Ufficio può stabilire una diversa ripartizione delle spese, se entrambe le parti risultano soccombenti su una o più statuizioni o qualora l equità lo richieda. Se l ammontare delle spese è limitato alle spese di rappresentanza sostenute dall altra parte (o eventualmente al rimborso della tassa di opposizione o di annullamento), la decisione fissa le spese che le parti soccombenti devono versare. A tal fine, non è necessario produrre un giustificativo delle spese effettivamente sostenute. Per spese di rappresentanza si intendono solo le spese sostenute per rappresentanti professionali ai sensi dell articolo 93 RMC, non quelle sopportate per i dipendenti (anche se di un altra impresa con la quale vi siano legami economici). Questa parte della decisione costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere in tutti gli Stati membri dell UE in procedimenti abbreviati. Nei casi di ritiro o di rinuncia alla domanda di marchio comunitario contestata o al marchio comunitario contestato oppure di ritiro dell opposizione o della richiesta di annullamento, l Ufficio non adotta una decisione sul merito ma assume di norma una decisione riguardo alle spese. La parte che pone fine alla procedura sopporta l onere delle tasse e delle spese sostenute dall altra parte. Quando il caso è chiuso per altri motivi, l Ufficio fissa le spese a sua discrezione. In nessun caso la decisione riguardante le spese si fonda su assunti ipotetici su chi avrebbe vinto la controversia se fosse stata necessaria una decisione sul merito. Inoltre, entro un mese dalla data di notifica della decisione che determina l ammontare delle spese, la parte interessata può presentare una richiesta di riesame. Nella richiesta devono essere esposti i motivi Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 10

11 su cui essa si fonda; inoltre, la richiesta deve essere accompagnata dal versamento della tassa corrispondente (articolo 2, punto 30, RTMC). Direttive concernenti l esame dinanzi all Ufficio, Parte A, Disposizioni Generali Pag. 11