Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienza e Tecnologie dell Informazione «A. Faedo», Pisa

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1 La tutela e la valorizzazione della proprietà Intellettuale nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nazionali ed europei. Regole, best practices e casi di criticità Francesca Borri Responsabile Ufficio Progetti e Contratti uff-pec@isti.cnr.it

2 Il CNR e la Tutela IPR Terza missione dell ente: valorizzare la ricerca, ampliare e migliorare i processi di trasferimento tecnologico, sempre più rilevanti nella collaborazione fra ricerca pubblica e impresa Creazione della Struttura tecnica di particolare rilievo «Valorizzazione della Ricerca» della Direzione Generale nel 2013 Regolamento interno sulla IPR, attivo dall 1/12/2013

3 Regolamento CNR sulla Proprietà Intellettuale Il Regolamento IPR del CNR disciplina la gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale (DPI) generati dalle attività di ricerca e sviluppo condotte dal proprio personale, strutturato e non strutturato, distinguendo tra risultati ottenuti nell ambito di ricerca autonoma, collaborativa e commissionata.

4 Regolamento CNR sulla Proprietà Intellettuale ricerca autonoma (sostenuta da risorse direttamente a bilancio dell Ente) la legge italiana assegna la titolarità delle invenzioni brevettabili all autore; l inventore può decidere se depositare autonomamente la domanda di brevetto, con l obbligo di dare comunicazione all Ente, o cedere i diritti patrimoniali al CNR (i diritti morali alla paternità del trovato rimangono in ogni caso in capo all autore). ricerca collaborativa (condivisa con terzi) e Ricerca commissionata (realizzata sulla base di una commessa o di un contratto) la titolarità dei risultati delle ricerche non è più in capo al ricercatore (autore) bensì all ente. * Nella ricerca collaborativa il risultato inventivo è ottenuto in cooperazione con il soggetto/i partner, e la titolarità del trovato realizzato può essere condivisa tra i partner in ragione del loro contributo. * nel caso di ricerca commissionata, il Regolamento IPR prevede che la titolarità sia completamente in capo al CNR, in quanto si presume che sia il CNR ad aver realizzato il risultato brevettabile; viene riservata però al committente la possibilità di acquisire l'ipr successivamente al deposito/registrazione (cessione) oppure perseguire lo sfruttamento commerciale (licenza), anche in via esclusiva, per specifico campo d uso. In accordo con gli orientamenti giurisprudenziali, il Regolamento IPR assimila il personale strutturato a quello non strutturato, parificando obblighi e benefici.

5 Regolamento CNR sulla Proprietà Intellettuale Due elementi di novità - l istituzione di una Commissione Brevetti, composta di esperti esterni di differente estrazione, che dovrà valutare il contenuto dei brevetti depositati a livello nazionale per fornire alla Struttura indicazioni sulle concrete opportunità di mercato; - la ripartizione degli utili netti derivanti dalla valorizzazione dei trovati secondo le schema seguente: * 50% all inventore (o agli inventori), come previsto dalla normativa italiana vigente in materia; * 20% all Istituto dove opera l inventore; * 10% al Dipartimento di afferenza; * 20% al fondo rotativo dell Amministrazione Centrale destinato alla protezione IPR.

6 Valorizzazione della Ricerca «Dare un valore ai risultati, non limitandosi al loro intrinseco contenuto scientifico e al contributo all avanzamento delle conoscenze, rappresenta un terreno non sempre considerato dai ricercatori. La protezione dei risultati della ricerca, il primo passo per poter gestire una catena del valore, costituisce uno dei punti cardine dei processi di trasferimento tecnologico e sempre più spesso appare fondamentale per facilitare la collaborazione tra la ricerca pubblica e imprese e determinante per tramutare la conoscenza in innovazione. <omissis> La struttura di particolare rilievo Valorizzazione della Ricerca coordina le attività del CNR in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei trovati nati dalle attività di ricerca e, per tali fini, si avvale di competenze interne alla Struttura, in ambito tecnico-scientifico, amministrativo e legale, collaborando con i Dipartimenti, gli Istituti e le altre Strutture dell Amministrazione Centrale.»

7 Valorizzazione della Ricerca Costruire il portafoglio IPR: quando e cosa brevettare «La Struttura è responsabile dell analisi e dell istruttoria delle proposte d invenzione.» Gestire il portafoglio IPR: quanto brevettare/registrare e per quanto tempo mantenere in vita i titoli «La Struttura è responsabile della gestione e della revisione periodica del portafoglio IPR tenendo conto del grado di attualità/obsolescenza della tecnologia, del time-to-market, dell interesse industriale che ha già suscitato e delle reali possibilità di essere inserita validamente nel proprio mercato di riferimento...» Valorizzare il portafoglio IPR: perché tutelare i risultati della ricerca? IPR come strumento di trasferimento tecnologico e opportunità per la creazione di partnership pubblico-privato privato che possano alimentare nuova ricerca

8 Valorizzazione della Ricerca «La Struttura coordina le attività di marketing dei risultati della ricerca verso il mondo industriale e a tale scopo si avvale della consulenza di professionisti esterni esperti nel brokeraggio di tecnologie, stimola la costituzione di partnership con soggetti pubblici e privati come strumento di incontro domanda-offerta di innovazione-tecnologia e la creazione di network utili all individuazione dei soggetti verso i quali orientare le azioni di promozione del portafoglio IPR. Gli inventori, i Dipartimenti e gli Istituti, con il proprio bagaglio di relazioni, sono il fulcro del successo delle attività di valorizzazione del portafoglio IPR e sono chiamati a stimolare e supportare il processo di trasferimento tecnologico. La struttura fornisce inoltre tutto il supporto necessario alla negoziazione e alla stesura di strumenti di tutela, quali NDA, MDTA e contratti di sfruttamento di IPR e know-how, e fornisce consulenza sulle tematiche di tutela e uso della proprietà intellettuale nei contratti di Ricerca.»

9 Procedura di Tutela IPR Valorizzazione della Ricerca Primo deposito della domanda di brevetto - l inventore invia il modulo di comunicazione preliminare dell invenzione alla Struttura, al proprio Direttore e al Dipartimento di afferenza; - Viene nominato un referente IPR all interno della Struttura per la valutazione propedeutica al deposito della domanda di brevetto; - Il referente analizza i documenti emersi nella ricerca di anteriorità in letteratura brevettuale, verifica i requisiti di novità, altezza inventiva e applicabilità industriale e comunica gli esiti alla Struttura al Direttore dell istituto di afferenza e al Dipartimento affinché essi possano esprimere un parere sull opportunità a procedere con la domanda di brevetto; - In caso di esito positivo dell istruttoria, la Struttura suggerisce le modalità di primo deposito e una rosa di mandatari brevettuali ai quali chiedere un preventivo di spesa da valutare con l inventore; - Nel caso di invenzioni concepite congiuntamente, la Struttura contatta i contitolari e predispone un accordo di gestione congiunta dei diritti derivanti dal brevetto

10 Procedura di Tutela IPR Valorizzazione della Ricerca Ricerca autonoma In caso di ricerca autonoma, qualora gli inventori procedano a depositare la domanda di brevetto a propria titolarità (art. 65, comma 1, D.Lgsnn. 30/2005) o cedano i diritti al brevetto a soggetti diversi dal CNR, entro 30 gg. dalla data di primo deposito devono darne comunicazione per alla Struttura. In questi casi l inventore è tenuto a corrispondere al CNR il 50% dei propri introiti derivanti dallo sfruttamento commerciale, al netto dei costi brevettuali sostenuti.

11 Valorizzazione della Ricerca Estensione, mantenimento e abbandono dei brevetti - Subito dopo il primo deposito viene richiesto un parere non vincolante sulle opportunità di valorizzazione sul mercato alla Commissione degli esperti; - Entro 10 mesi dal primo deposito la Struttura solitamente riceve un rapporto di ricerca con parere sulla brevettabilità dall Autorità competente (UIBM, EPO, WIPO); Il referente valuta con inventore, Dipartimento e Direttore dell Istituto le informazioni ottenute e la Struttura quindi decide se proseguire o meno l iter di protezione. - Se la Struttura approva l estensione all estero del brevetto, vengono stabilite le modalità di ripartizione delle spese tra il fondo centrale della Struttura, l Istituto e il Dipartimento; - Se la Struttura NON approva gli inventori possono subentrare nella titolarità della domanda, fatti salvi i diritti di terzi

12 Valorizzazione della Ricerca Garanzie. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di valutazione, tutela e valorizzazione di ciascun trovato garantiscono assoluta riservatezza durante tutta l istruttoria interna di valutazione, per vincolo contrattuale con l ente o sottoscrivendo apposita dichiarazione di confidenzialità laddove necessario. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti nella procedura da parte di uno o più tra i soggetti coinvolti nel processo, si adotterà la formula del silenzio-assenso. Tempistiche. Le tempistiche medie per il deposito di una domanda di brevetto sono variabili e dipendono principalmente dalla disponibilità delle informazioni e dei soggetti coinvolti nel processo (inventore, referente IPR, mandatario). L art. 12 comma 2 del Regolamento IPR prevede che la Struttura concluda l istruttoria interna di valutazione di brevettabilità (o di protezione tramite altre privative industriali) entro 60gg dalla ricezione della comunicazione dell invenzione e delle integrazioni che si rendessero necessarie. Strumenti. Le ricerche di anteriorità sono condotte dai referenti della Struttura sia tramite il web e il database accessibile gratuitamente al pubblico (e.g. Espacenet, Patentscope, Google Patents) sia tramite la piattaforma commerciale Questel-ORBIT, di cui la Struttura dispone di alcune licenze.

13 L Ufficio Progetti e Contratti (PeC) dell ISTI e la gestione della PI L ufficio studia caso per caso le problematiche che gli vengono poste siano esse legate a progetti o a contratti commerciali e: - Esamina l attività con i ricercatori valutando in quale ambito collocarla: ricerca autonoma, commissionata o collaborativa - Se richiesto e/o opportuno contatta la Struttura Valorizzazione della Ricerca - Assiste i ricercatori e l istituto nell iter di valorizzazione dei risultati e del trasferimento tecnologico

14 PI e problemi, bandi, ricerca, progetti - Esempio Bando della Regione Toscana RSI (1,2,3) Programma Operativo Regionale FESR NOTE PER LA REDAZIONE DELL'ACCORDO PRELIMINARE SUI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE Secondo il dettato del paragrafo del Bando, nei casi di progetti presentati da raggruppamenti, i soggetti richiedenti sono tenuti a sottoscrivere un accordo preliminare, in data antecedente alla presentazione della domanda, per quanto riguarda la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall attività svolta nell ambito del progetto. L'accordo preliminare sui diritti di proprietà intellettuale deve essere redatto dal partenariato e, secondo il dettato del paragrafo 4.8 punto 6 del bando, inserito obbligatoriamente sulla piattaforma a pena di inammissibilità della domanda. L'accordo dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti i componenti del partenariato. Per i Bandi 1 e 2, nel caso in cui siano previsti uno o più organismi di ricerca in qualità di partner del progetto, l'accordo dovrà riguardare la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall attività svolta nell ambito del progetto e dovrà contenere obbligatoriamente le seguenti prescrizioni, da riportare testualmente, di cui al paragrafo del Bando: a) l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dallo stesso nell'ambito del progetto; detti diritti di proprietà sono trasferiti alle imprese partecipanti; b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui essi derivano da ricerche da esso svolte. Per i Bandi 1 e 2, nel caso in cui non siano presenti organismi di ricerca e per il Bando 3, l'accordo dovrà riguardare la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale derivante dall attività svolta nell ambito del progetto, ma potrà essere redatto in forma libera.

15 PI e problemi, bandi, ricerca, progetti - Esempio Bando della Regione Toscana RSI (1,2,3) Programma Operativo Regionale FESR Il Direttore ha contattato la RT: «omissis bando in oggetto per capire come procedere con la stesura e successiva firma dell accordo preliminare sulla gestione della proprietà intellettuale. In particolare mi riferisco al vincolo stringente per gli Organismi di Ricerca di riportare integralmente nell accordo quanto previsto all articolo del bando. Per motivi connessi ai meccanismi di valutazione del mio Ente ed ai suoi regolamenti interni, il CNR, sebbene accetti di sottoscrivere letteralmente quanto viene imposto dal bando, ha necessità di specificare anche che: qualora tra i Contitolari figuri un Organismo di Ricerca, tutti i diritti di proprietà intellettuale eventualmente proteggibili saranno depositati attribuendo formalmente la titolarità pro quota anche all Organismo di Ricerca stesso e che a quest ultimo sarà riconosciuto, ad avvenuto deposito e subito dopo lo stesso, un importo a fronte della cessione della propria quota di titolarita.»

16 PI e problemi, bandi, ricerca, progetti - Esempio Bando della Regione Toscana RSI (1,2,3) Programma Operativo Regionale FESR Risposta della Regione Toscana: «Gentile prof. Montani, il paragrafo del bando prevede che l'accordo sui diritti di proprietà intellettuale e diffusione dei risultati sia stipulato in data antecedente alla presentazione della domanda di aiuto con l'indicazione obbligatoria delle seguenti prescrizioni, da riportare testualmente: a) l'organismo di ricerca riceverà dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale derivanti dall'attività svolta dallo stesso nell'ambito del progetto; detti diritti di proprietà sono trasferiti alle imprese partecipanti; b) l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui essi derivano da ricerche da esso svolte." La norma sta a significare che gli OR, in caso di cessione dei diritti, sono obbligati a cederli a prezzi di mercato. In ogni caso, è possibile conservare i diritti, in toto o in parte, e/o sfruttarli internamente. Nel caso in cui i diritti non siano ceduti, pertanto, è possibile integrare la frase relativa al trasferimento dei diritti aggiungendo il concetto di volontarietà.