Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese

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1 Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese info@aicipi.it Segretario Dr.ssa Maria PODESTA m.podesta@chiesigroup.com Presidente Dr. Francesco MACCHETTA francesco.macchetta@bracco.com Tesoriere Dr. Daniele PIERACCIOLI daniele.pieraccioli@dompe.it 26/09/2003 POSIZIONE AICIPI GRUPPO DI LAVORO SU: PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RELATIVA ALLA BREVETTABILITA' DELLE INVENZIONI ATTUATE PER MEZZO DI ELABORATORI ELETTRONICI (Bibliografia in appendice) PREMESSA: La Direttiva e le sue Giustificazioni La direttiva (il cui studio è stato iniziato all'inizio del 1999) ha alla base alcune motivazioni e spiegazioni fra cui sicuramente una delle più rilevanti è l'importanza o, meglio, la necessità di armonizzare le leggi e le giurisprudenze nazionali per ciò che riguarda la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. E' infatti noto, ed emerge anche dal memorandum esplicativo della direttiva [2], come a fronte di una legislazione di concessione dei brevetti, sostanzialmente uniformata dall'ufficio Europeo dei Brevetti (EPO), esistano in contrasto comportamenti giurisprudenziali diversificati nei vari Paesi della Comunità, per cui di fatto le giurisprudenze nazionali non sono tenute a seguire le decisioni degli organi di appello dell'epo. La direttiva comunitaria, naturalmente, andrebbe a sanare una tale situazione, in quanto dovrebbe essere recepita da tutti i Paesi della Comunità. Un ulteriore elemento presente nel memorandum esplicativo della direttiva [2] è una chiara indicazione di come la protezione associata alla brevettazione sia complementare e distinta da quella del Diritto d'autore per cui risulta possibile una doppia protezione, una associata alla brevettazione ed una associata al diritto d'autore, ad esempio, per lo stesso programma per elaboratore elettronico. Tuttavia, mentre la protezione del Diritto d'autore esiste ed è automatica per qualsiasi programma (originale) per elaboratore, la protezione brevettuale è riservata esclusivamente a quei programmi che contengano un'invenzione che risponda a tutti i normali requisiti di novità e inventività. Non tutti i programmi originali presuppongono un'invenzione, ma tutti (o quasi tutti) sono meritevoli della protezione del Diritto d'autore. AICIPI su questi due elementi è pienamente d'accordo e ritiene che una Direttiva fondata su tali basi sarebbe un utile strumento unificante e chiarificatore a breve e medio termine nell'ambito della Comunità per la materia trattata. Associazione Italiana dei Consulenti ed Esperti in Proprietà Industriale di Enti o Imprese Codice Fiscale

2 Purtroppo AICIPI rileva come alcuni articoli della direttiva, così come ultimamente proposta [7], ed in particolare l'art. 6a rivolto a rendere non proteggibile da contraffazione la conversione delle convenzioni usate da due diversi computer o sistemi di computer, siano in contrasto con le motivazioni e le spiegazioni alla base della stessa direttiva. AICIPI rileva, infine, che, per quanto utile sia l'obiettivo di armonizzare i comportamenti dei vari Paesi della Comunità, un eccessiva legislazione, in particolare per settori tecnologici oramai consolidati o in via di consolidamento, possa risultare controproducente. In effetti, la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici dovrebbe essere riportata, almeno a medio termine, nell'alveo della brevettabilità delle invenzioni attuate in un qualsiasi settore della tecnica, che siano nuove, inventive ed abbiano carattere industriale. Pag. 2 di 6

3 Commento agli articoli Art. 1) definisce gli scopi della direttiva Commenti: NESSUNO Art. 2) definisce le computer-implemented inventions Commenti: NESSUNO Art. 3) CANCELLATO Art. 4) Illustra le condizioni di brevettabilità Commenti: è sostanzialmente in linea con la posizione dell EPO (EPC + sentenze) Risulta un po artificiosa la definizione di inventive step e occorre fare riferimento anche all Art. 2 punto b) per una corretta interpretazione: Art. 4 punto a) secondo paragrafo: per avere inventive step, ci vuole un contributo tecnico Art. 2 punto b):. contributo tecnico significa un contributo.. in un campo tecnico non ovvio al tecnico del ramo. Art. 4 punto b):.il contributo tecnico è una condizione necessaria per l inventive step In poche parole, per avere l inventive step occorre un contributo tecnico e il contributo tecnico richiede la non ovvietà (in un campo tecnico) per un tecnico del ramo. Art. 4a) Esclusione dalla brevettabilità per assenza di contributo tecnico Comment i: è sostanzialmente in linea con le decisioni dell EPO e su tale base è considerata positivamente da AICIPI. Questo articolo conferma, nei fatti, che la posizione in ambito europeo rimane distante da quella USA e che è improponibile allo stato attuale una convergenza su tale punto. Art. 5) Specifica le possibili tipologie di claims Commenti: prevede anche la possibilità di rivendicare, oltre ai computer programmati e ai processi realizzati tramite tali computer, anche i programmi atti ad essere eseguiti su computer. E sostanzialmente in linea con le decisioni dell EPO. Impatta positivamente con le esigenze di AICIPI. Art. 6) Stabilisce che il brevetto non deve impedire la decompilazione per l interoperabilità, già permessa dal copyright Commenti: non è chiara l utilità di tale articolo, né la necessità di mischiare gli aspetti brevettuali con quelli di copyright. L intenzione è quella di non vietare col regime brevettale la decompilazione di software a fini di interoperabilità, già concessa dalla direttiva sul copyright. Pag. 3 di 6

4 L impressione è che tale condizione sia superflua, in quanto il reverse engineering di tecnologie brevettate è già unanimemente concesso per scopi di studio o ricerca, o anche al fine di un perfezionamento della tecnologia esistente (si noti che quasi mai il codice sorgente, necessario per la decompilazione, viene descritto nel brevetto, e che quindi la decompilazione da parte di terzi può avvenire solo dopo l acquisto di una copia del software, quando il diritto del titolare del brevetto si è già esaurito). Quindi, mentre l esigenza di una tale norma era comprensibile per il copyright, poiché la realizzazione di una copia del software ai fini di decompilazione sarebbe stata perseguibile in base al copyright, una norma analoga per i brevetti appare senza senso. Art. 6a) Precisa che non è atto di contraffazione l uso di tecniche brevettate qualora tale uso serva per la conversione delle convenzioni usate da due diversi computer o sistemi di computer. Commenti: Tale articolo comporterebbe un'incertezza nell'interpretazione della Direttiva ed impedirebbe la protezione di molte invenzioni attualmente brevettabili in diversi campi della tecnologia relativa alla comunicazione di dati, particolarmente per le industrie attive nel campo delle telecomunicazioni e dell'informatica. Una giustificazione addotta per la proposta introduzione dell'art. 6a e' quella di impedire un abuso di posizione dominante. Si rileva che le leggi nazionali e quelle dell'unione Europea in materia di Concorrenza offrono già gli strumenti necessari per combattere e impedire eventuali abusi di posizione dominante. Un altro strumento efficace per realizzare l'interoperabilità tra sistemi e' la diffusione degli Standard. Va altresì rilevato che l art 6a sembra in palese conflitto con quanto disposto dall art 27 degli accordi TRIPS, che prevede la bevettabilita per qualsiasi campo della tecnologia, oltre che in contrasto con la pratica corrente dell'epo, che da anni sta concedendo brevetti per soluzioni tecniche riguardanti la tecnologia di cui sopra. In particolare, fra le soluzioni tecniche che potrebbero risultare escluse dalla protezione brevettale ci sono ad esempio le seguenti: Telefonia mobile: tecniche di connessione di un apparecchio al sistema di telefonia mobile; conversione dei suoni in segnali trasmissibili; comunicazione fra un sistema mobile e un sistema fisso o altri sistemi Computers: collegamento a dispositivi periferici (stampanti, display, disk drive, ); compressione dei dati; comunicazione fra programmi diversi Connessioni wireless : connessione di un telefono mobile con un PDA; connessioni tramite radiazione infrarossa E-commerce: sicurezza delle transazioni on-line tramite crittografia Controllo remoto: comunicazione con dispositivi remoti (TV, garage, luci, altri apparecchi domestici o in ufficio) Reti di comunicazione:collegamento fra reti e/o elementi di rete che usano protocolli diversi Set-top boxes: per vedere segnali digitali o da satellite su una TV convenzionale Pag. 4 di 6

5 Chiaramente tale articolo trova parere sfavorevole da parte di AICIPI, che rappresenta interessi di aziende che realizzano e propongono molte di queste tecnologie. A parere di AICIPI tale articolo (Art. 6a) dovrebbe essere rimosso dalla direttiva. Art 7) Precisa che la Commissione monitorerà gli effetti della protezione brevettuale sul software, in particolare relativamente alla piccola e media industria Commenti: NESSUNO Art 8) Prevede che la Commissione riferisca al Parlamento Europeo e al Consiglio d Europa su un certo numero di questioni, fra cui l utilità dell inserimento del periodo di grazia per i brevetti e l utilità di rivedere la Convenzione sul brevetto europeo, anche alla luce della presente direttiva. Commenti: l utilità del periodo di grazia è già oggetto di separato dibattito con riferimento al brevetto europeo. L opinione diffusa fra i rappresentanti dell industria (fra cui AICIPI) è che tale strumento sia inopportuno e in certi termini pericoloso nel sistema brevettale europeo. Considerazioni Conclusive La direttiva ha come obiettivo dichiarato (si veda Memorandum esplicativo della direttiva) l'armonizzazione delle leggi nazionali in materia di brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici. Tale obiettivo di armonizzazione è valutato positivamente in quanto, se raggiunto, permetterebbe un più chiaro quadro di riferimento sia per l'ottenimento dei brevetti che per i procedimenti di contraffazione e nullità nei vari Paesi della Comunità. Nella opinione di AICIPI, tale armonizzazione dovrà perseguire come obiettivo quello di codificare in norma lo "status quo" definito dalla pratica corrente dell'ufficio Europeo dei Brevetti. In tale ottica dovranno essere valutati i commenti puntuali agli articoli della proposta di direttiva. Pag. 5 di 6

6 BIBLIOGRAFIA 1] THE PATENTABILITY OF COMPUTER-IMPLEMENTED INVENTIONS - Brussels, ; 2] Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici - Bruxelles, ; 3] DOCUMENTO DI LAVORO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici - 11 giugno 2002; 4] EPO Hearing on patentability of computer implemented inventions - 7 November 2002; 5] Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici"; 6] Direttiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7-marzo-2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; 7] Report on the proposal for a directive of the European Parliament and the Council on the patentability of computer-implemented inventions Pag. 6 di 6