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1 SIAMO BRAVI, MA NON TROPPO: MARCHI E BREVETTI, QUELLA MARCIA IN PIU Perché fare una riflessione sul diritto industriale Stato dell arte e mezzi di tutela Marchi e brevetti: strumenti giuridici di grande valore economico Tutela e ambito di applicazione. Siamo bravi imprenditori, ma il rapporto IPRI (International Property Rights Index) 2013 ci colloca al 47 posto. È sempre più complessa la situazione delle piccole e medie imprese italiane, questo è ciò che si apprende dell ultimo rapporto realizzato da Property Rights Allince il quale mostra una situazione critica per le PMI italiane che devono fare i conti con un regime di diritti di proprietà meno efficiente rispetto alle principali potenze mondiali. Nel nuovo ranking internazionale che confronta il livello di protezione e tutela dei diritti di proprietà in 131 Paesi economicamente avanzati che rappresentano il 96% del PIL ed il 93% della popolazione mondiale, l'italia figura al 47 posto. Per definire l'indice vengono presi in considerazione tre Articolo di Cristina Lamacchia e Francesca Centofanti, Avvocati in Fano, parametri: - ambiente legale e politico; - proprietà fisica; - proprietà intellettuale. I Paesi che ottengono i valori più alti dell indice Ipri (0 bassa tutela, 10 massima tutela) sono i Paesi Scandinavi e del Nord Europa. L'Italia è ferma ad un misero 5.6 per quanto concerne il primo indice, a fronte di 8.0 della Germania a un 7.7 della Gran Bretagna e a un 7.3 della Francia. Il secondo indicatore che misura lo stato della regolamentazione dei diritti di proprietà fisica (la proprietà in senso classico) ci vede addirittura ad un 64 posto, ultimi fra tutti i paesi europei, leggermente meglio il terzo indice che ci vede al 31 posto per la tutela della proprietà intellettuale. Il rapporto IPRI mostra che esiste una stretta relazione tra il grado di tutela della proprietà e la prestazione economica. In sostanza i Paesi con un regime di diritti di proprietà (intesa in senso lato) più efficace crescono più rapidamente e sono più competitivi. Proprio oggi che si ha una assoluta necessità di crescere economicamente e di diversificare la propria offerta, si deve trovare il tempo e l occasione, per pensare che sia possibile tutelare la nostra idea (che sia nuova o che sia ormai consolidata nel mercato), e che occorre predisporre tutti i mezzi per difenderla. 1

2 Dove guardare e come iniziare? Verso il diritto industriale 1. Questa è una branca del diritto che disciplina una serie di strumenti utili per la tutela e la promozione delle diverse realtà economico-giuridiche presenti nel tessuto dell imprenditoria, dalle più piccole a quelle maggiormente strutturate ed evolute. L imprenditore deve avere l abilità di saper cogliere lo strumento più adatto a raggiungere gli obbiettivi prefissati, tra tutti quelli proposti nel testo legislativo, affiancato, se vuole, da soggetti che possano fare un po di luce su questo percorso perché non sia troppo faticoso. Questo cammino ha bisogno d essere preparato sotto due aspetti: A) il primo riguarda l analisi dello stato dell arte. L aver fatto sempre così non vuol dire che oggi non si possa far meglio con un investimento che sarà ripagato da tutto il ritorno che ne deriverà. Concretamente è necessario prendere coscienza delle potenzialità non sfruttate, delle risorse non ottimizzate e non tutelate, occorre trovare quale è il quid pluris della nostra azienda, in cosa consiste quel qualcosa 1 Il principale testo legislativo di riferimento è il D.Lgs. del 10/02/2005, Nr. 30 noto come Codice della Proprietà Industriale (C.P.I.). che può dare una marcia in più al nostro lavoro rispetto alle altre. E quel qualcosa che dobbiamo tutelare e coltivare. B) Individuato concretamente l oggetto da tutelare, occorre conoscere lo strumento idoneo per assicurare la tutela più efficace: marchi e brevetti, ma anche marchi collettivi, diritto d autore, invenzioni, modelli di utilità, modelli ornamentali, topografie dei semiconduttori, informazioni segrete e nuove varietà vegetali, know how. La marcia in più. Sotto la dicitura marchi e brevetti si nasconde un mare di possibilità, mare in cui tenteremo di segnare le coordinate per orientarsi e tenere una rotta sicura. Fornendo i tratti salienti della disciplina, senza pretese di esaustività ma con l aspirazione e l intenzione di dare alcuni input alla curiosità dell imprenditore e qualche riferimento utile per poter approfondire l argomento. In massima sintesi, possiamo dire che il Codice del diritto della proprietà industriale offre gli strumenti sottoforma di titoli idonei a conferire, in misura e modi diversi a seconda del tipo scelto, il monopolio temporaneo di sfruttamento di un determinato oggetto consistente nello sfruttamento esclusivo del diritto di realizzazione o commercializzazione 2

3 dell'oggetto, nonché nel diritto di vietare a terzi di produrlo, usarlo, metterlo in commercio, venderlo o importarlo. Le due grandi famiglie sono quelle, come già detto, dei Marchi oggetto di registrazione e delle Invenzioni oggetto di brevetto. Il marchio. Ai sensi dell art. 7 c.p.i. e segg. il marchio è un segno che ha funzione distintiva ed attrattiva e che contraddistingue i prodotti e i servizi che un impresa produce o mette in commercio. Il titolo con cui si acquisisce il diritto di esclusiva si ha con la registrazione del marchio presso Ufficio Italiano Brevetti e Marchi attraverso le locali CCIAA 2 e dura 10 anni dalla registrazione, rinnovabile di dieci anni in dieci anni. I requisiti perché un marchio possa essere registrato sono: - la capacità distintiva; - la novità; - l originalità, la liceità. L elemento fondamentale del marchio è rappresentato dal diritto di esclusività (art. 20 c.p.i.) nell utilizzare il proprio marchio registrato nelle 2 Per la modulistica, costi e informazioni generali: zione_ufficio_brevetti-marchi.html apposite forme e di vietare a terzi che lo utilizzino senza il proprio consenso. Il che, in parole semplici, diciamo che conferisce una relativa tranquillità giuridica al titolare che potrà vantare forme di tutela forti (descrizione, sequestro, inibitorie, ecc.) ma anche il diritto a vedersi risarcito il danno derivante dall eventuale illecito utilizzo. Dall altro conferisce all imprenditore una posizione di contraente forte sul mercato non solo relativamente al settore merceologico in cui si colloca l azienda ma anche nella commercializzazione stessa del marchio, si pensi, ad esempio, al franchising come classica applicazione della tutela giuridica legata ad una mossa di strategia economica. Da considerare che un marchio forte può valere di per sè più della azienda a cui si riferisce. Esistono diversi segni utilizzabili come marchio da cui derivano diverse tipologie: marchio denominativo, figurativo, emblematico, misto, di forma tridimensionale, di colore, di suono e perfino olfattivo. Oltre al marchio, occorre ricordarsi della ditta come autonomo centro di possibile tutela ex art c.c. e dei segni distintivi atipici quali: il nome della società, l insegna: diciamo che l intraprendenza dell imprenditore ha spazio ove osare! 3

4 La summa divisio sta, però, nella distinzione tra marchio individuale che contraddistingue la produzione o la commercializzazione di beni e/o servizi da parte di un imprenditore, e marchio collettivo 3 la cui funzione è quella di garantire l origine, la qualità, la natura di un prodotto o di un servizio. Per far nascere tali diritti e continuare ad usufruirne dei benefici occorre ricordarsi di vigilare sul marchio, sia a livello tecnico controllando che non decada perché volgarizzato con il tempo, che non si confonda nel mercato stesso, ecc.; sia a livello burocraticoamministrativo ricordandosi di pagare i diritti di rinnovo, sia verificando che qualcuno non metta in essere comportamenti in danno ad esso. Se no, il marchio si estingue e con lui le fatiche di tempo, energia e soldi dell imprenditore. L invenzione. Le invenzioni che possono formare oggetto di brevetto sono le invenzione nuove che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale. (art. 45 c.p.i.). 3 Ex art c.c.- solitamente il Titolare, un associazione o similare, lo concede in uso salvo il rispetto dei requisiti e delle norme dei rispettivi regolamenti. Es. Marchio:pura lana vergine. Quindi, si possono brevettare solamente quelle creazioni intellettuali che siano suscettibili di una applicazione industriale e si possono avere invenzioni: di prodotti o di procedimento; invenzioni principali e derivate da perfezionamenti e/o trasformazioni; invenzioni indipendenti o dipendenti da altri brevetti a seconda di cosa si vuole brevettare: anche in questo campo l intelligenza dell imprenditore ha materiale su cui lavorare! I requisiti dell invenzione brevettabile sono: novità (non deve essere ricompreso nello stato della tecnica); - attività inventiva (il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso del modello di utilità, dalla "particolare efficacia o comodità di applicazione" e, nel caso di modello ornamentale, dallo "speciale ornamento"); industrialità (deve poter essere oggetto di fabbricazione). Ai sensi dell art. 66 c.p.i., la tutela che il titolo del brevetto conferisce dura 20 anni (non rinnovabile) dalla data di deposito della domanda ed ha efficacia già decorsi 18 mesi dalla data del deposito della domanda. L esercizio derivante dal brevetto consiste nella facoltà esclusiva 4

5 di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal c.p.i. - Al brevetto nazionale si affianca il brevetto europeo, che pur non essendo un istituzione di diritto comunitario, è il procedimento per cui il titolo richiesto è valido e riconosciuto in tutti gli Stati contraenti dell'organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente e conferisce al titolare, negli Stati contraenti o aderenti designati, gli stessi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto negli stessi Stati. Esistono anche altri titoli che tutelano diverse tipologie di invenzioni: - Modello di utilità ex art. 82 c.p.i.: con esso si vuole tutelare ciò che fornisce a macchine o parti di esse, a strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Durata 15 anni dalla data di deposito della domanda. - Modello ornamentale: con esso si vuole tutelare ciò che conferisce ai prodotti industriali uno speciale ornamento grazie ad una particolare forma o combinazione di linee, colori o altri elementi. Durata 5 anni rinnovabili fino a 25 anni dalla data di deposito della domanda. - Nuova varietà vegetale art. 102 c.p.i.: è una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti. Durata 15 anni (30 per alberi e viti) dalla data di concessione del brevetto. - Topografia di un prodotto a semiconduttori (soggetta a registrazione) è una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori (...). Durata 10 anni a partire dalla domanda o dal 1 sfruttamento commerciale, se anteriore. - Art. 98 c.p.i. tutela le informazioni aziendali segrete, requisito fondamentale per dare effettività a quell idea così speciale che merita di essere brevettata. Chi deposita la domanda si presume autore del brevetto, anche se la paternità può non coincidere con il titolare del brevetto, caso tipico è quello del brevetto ideato dal dipendente. La difesa dell idea e delle sua applicazione. Una volta intrapresa la strada della valorizzazione dell azienda tramite l acquisizione di marchi e/o brevetti (di qualsiasi tipologia), occorre saper difendere ciò che è stato conquistato e ciò che si vuole ancora ottenere. 5

6 È importante sottolineare che l ambito della tutela sia civile che penale, copre tutto l ambito nazionale e che si sta sempre più allargando grazie alle convenzioni internazionali e norme comunitarie recepite 4. Il sistema giuridico, pressoché uguale per marchi e brevetti, si snoda tra vari istituti e mezzi: dall azione contro la concorrenza sleale ex art c.c. all azione per contraffazione ex. art c. c.; oltre ad una serie di procedimenti cautelari di descrizione (art. 128) di sequestro (art. 129), di inibitoria (art. 131). Ovviamente, salva ed impregiudicata l azione tendente ad ottenere il risarcimento del danno. Poi, travalicando il campo civilistico, ove i fatti integrino tutti i presupposti di legge, vi è la tutela penale predisposta principalmente dai reati ex artt. 473, 474, 517 c.p.- Input finali per un nuovo inizio. Le parole chiave per intraprendere proficuamente questa strada sono: - essere aggiornati tecnicamente: è per questo che segnaliamo: incentivi per le imprese. Esistono - essere formati giuridicamente: nelle prossime occasioni, crediamo che meritino un attenzione più approfondita la contrattualistica specifica del marchio e del brevetto (cessione, franchising, ecc. brevetto del dipendente, ecc.); l ambito europeo ed internazionale, la concorrenza sleale e non. - Progettare insieme. Progettare, è la marcia in più che fa sì che l imprenditore possa trasformare in qualcosa di nuovo questi input. Avv. Francesca Centofanti Avv. Cristina Lamacchia 4 Ad esempio, per i marchi, l art. 10 bis della convenzione d Unione di Parigi che la estende a livello comunitario; mentre per i brevetti europei, tramite la convenzione di Monaco recentemente ratificata dalla L.224/