IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 N. R.G /2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D IMPRESA A- Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Marangoni Presidente dott.ssa Silvia Giani Giudice Relatore dott.ssa Alima Zana Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g /2017 promossa da: DELL AQUILA NICOLA, rappresentata e difesa dall avv. Simone Rocchetti, giusta procura in calce all atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio dell avv. Giovanni Carlo Volante in Milano, Corso Venezia n. 40 ATTORE contro TIM SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv. Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell avv. Gianluigi Iannetti in Milano, Piazza Velasca n. 5 CONVENUTA OGGETTO: diritto all equo premio CONCLUSIONI Per l attore: pagina 1 di 8

2 Accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell art. 64 c. 2 c.p.i., il diritto dell attore sig. Nicola dell Aquila all equo premio, nei confronti del datore di lavoro Telecom spa (oggi TIM spa), in relazione all invenzione da lui realizzata, come indicata e descritta in narrativa, e poi brevettata in Italia, Europea e negli USA dalla anzidetta società sua datrice di lavoro all epoca dei fatti. Con vittoria di spese e competenze di lite. Per il convenuto: a) rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, le domande proposte dall'attore, assolvendone integralmente la convenuta; b) condannare l'attore nelle spese, diritti ed onorari del processo. *** MOTIVAZIONE 1. Con atto notificato il 15 giugno 2017, il sig. DELL AQUILA Nicola chiedeva che fosse accertato il diritto all equo premio in relazione all invenzione da lui realizzata e successivamente brevettata dal datore di lavoro, allegando che: - quale dipendente con mansioni di coordinatore di sistemi di gestione presso Telecom spa (oggi TIM spa) dal 1979 al 2016, aveva inventato il sistema di supporto al monitoraggio ambientale su rete telefonica, denominato S.S.M.A., insieme al sig. Castellani, collega ex-dipendente di Telecom, in grado di monitorare le sostanze gassose presenti nell ambiente mediante l impiego di rete telefonica. - Il sistema inventato dall attore era stato brevettato dalla convenuta. TELECOM aveva infatti ottenuto il il brevetto RM-98a in Italia (doc. 1b), il il brevetto n in Europa (doc. 2a e 2b) e il il brevetto US (doc 3), nei quali i sig.ri Castellani e Dell Aquila erano espressamente riconosciuti inventori. - TELECOM aveva avviato numerose collaborazioni con enti pubblici e privati al fine di testare le effettive potenzialità del brevetto (doc. 4, 5, 6). Inoltre, aveva provveduto alla stesura di vari documenti tecnico-commerciali, formulando anche un offerta economica pagina 2 di 8

3 per la fornitura del sistema alla raffineria API di Ancora, con la quale era sorto un rapporto contrattuale (doc. 6). - Il sig. DELL AQUILA aveva richiesto il pagamento dell equo premio in relazione all invenzione del SSMA, ma non aveva ricevuto alcun riscontro. 2. Con comparsa depositata il , la convenuta contestava la domanda attorea, chiedendone il rigetto e deducendo che: - Il sig. DELL AQUILA aveva inventato, unitamente al sig. Franco Catellani, un sistema di supporto al monitoraggio ambientale (S.S.M.A.), basato sull'utilizzo delle linee telefoniche Telecom Italia. - L invenzione era stata oggetto della domanda di brevetto, dal titolo Apparato di monitoraggio ambientale su rete telefonica, con indicazione, quali inventori, dei sigg. Franco Castellani e Nicola Dell Aquila, depositata da Telecom Italia S.p.A. in Italia nel 1998 e, da ultimo, nel 2002 negli Stati Uniti (doc. 7,8 9). - L invenzione non era mai stata utilizzata dalla società convenuta, se non in piccole sperimentazioni a livello locale, senza alcun seguito commerciale. - In data 13 settembre 2007 era stata formalizzata da parte della società convenuta la decisione di abbandono del brevetto (doc. 10). Le domande di brevetto erano state abbandonate in tutti i paesi e, quindi, risultavano scadute fin dal 2007 (ovvero dal 2009 per quanto concerneva gli Stati Uniti) (doc. 11). - Con lettera dell ottobre 2008, il signor DELL'AQUILA aveva chiesto all'azienda l'equo premio per il brevetto (doc. 4). Considerato che per un certo periodo il brevetto era stato in vigore, pur senza essere sfruttato dall'azienda, la società aveva offerto al proprio ex dipendente un importo complessivo di 1.000,00. - Inoltre, in occasione di un colloquio avvenuto il 2 dicembre 2008 con la società, il sig. Dell Aquila aveva affermato di ritenere chiusa la questione (doc. 5). 3. Concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., all udienza del 23 maggio 2018, fissata per la discussione delle prove, il Giudice tentava con esito infruttuoso la conciliazione. All udienza del 23 maggio 2018, il Giudice, rilevato che i capitoli di prova dedotti dalla convenuta erano pacifici, documentali e comunque superflui, ritenuta quindi pagina 3 di 8

4 la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni. La causa era assegnata in decisione al collegio, con concessione alle parti del termine di trenta giorni per il deposito della sola memoria conclusionale, attesa la rinuncia ai termini per il deposito della memoria di replica. 4. I fatti pacifici e/o documentali. Il giudizio ha fatto emergere i seguenti rilevanti fatti pacifici e/o documentali. - Il sig Dell Aquila, dipendente Telecom, ha inventato, unitamente ad altro soggetto, il sistema di supporto al monitoraggio ambientale su rete telefonica, denominato S.S.M.A. - L invenzione è avvenuta nell esecuzione del rapporto del lavoro con Telecom, senza che fosse prevista una retribuzione in compenso della detta attività inventiva. - Telecom ha richiesto ed ottenuto tre brevetti ( italiano, europeo e USA), aventi ad oggetto la menzionata invenzione, riconoscendo quali inventori i sig.ri Dell Aquila e Castellani. Il brevetto italiano è stato concesso il Tutti i brevetti concessi rivendicano la priorità del brevetto italiano del 13 novembre Sul diritto all equo premio. 5.1.I fatti pacificamente emersi consentono di accertare in modo incontroverso l esistenza del diritto all equo premio del lavorato-inventore sig. Nicola dell Aquila per l invenzione denominata SSMA. In conformità al disposto dell art. 64 secondo comma CPI, all inventore spetta un equo premio se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l'invenzione in regime di segretezza industriale. In presenza di tali circostanze, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta un equo premio. Orbene nel caso di specie, come testè visto, si sono verificati i fatti costitutivi del diritto all equo premio, giacchè: pagina 4 di 8

5 - Il sig. dell Aquila ha svolto attività inventiva nell esecuzione di un rapporto di lavoro con Telecom, senza avere percepito alcun compenso; - l attività inventiva è stata brevettata dal datore di lavoro con titoli, che hanno rivendicato la priorità di quello italiano, depositato il Le difese della convenuta. La società convenuta ha contestato il diritto all equo premio dell ex dipendente, deducendo, anzitutto, che l invenzione non sarebbe mai stata utilizzata dal datore di lavoro e, inoltre, che a decorrere dal 2007 i brevetti non erano più validi in quanto rinunciati dalla convenuta. Con riguardo al primo profilo, si osserva che, anche a prescindere dalla controversa utilizzazione del brevetto (rectius, dei brevetti), la circostanza del suo rilascio per l invenzione del dipendente è condizione, di per sé, sufficiente per il riconoscimento di un equo premio al lavoratore che abbia effettuato l attività inventiva nell adempimento di un rapporto di lavoro, senza avere percepito una retribuzione a tale fine. L art CPI prevede, per tale ipotesi, nella quale è sussumibile la fattispecie concreta, il diritto all equo premio del lavoratore alternativamente, sia con riguardo al caso di concreta utilizzazione dell invenzione che con riguardo a quello del rilascio del brevetto. Ai fini dell accertamento del diritto all equo premio non rileva, quindi, stabilire se in concreto l attività inventiva, effettuata nel corso del rapporto di lavoro dal sig. Dell Aquila, sia stata utilizzata dal datore di lavoro, dopo che ha ottenuto il rilascio dei brevetti, poiché il detto conseguimento è condizione sufficiente per il riconoscimento del diritto all equo premio. Tale circostanza, della concreta utilizzazione dell attività inventiva, è un indizio dell importanza dell invenzione e, unitamente ad altre circostanze, quali le mansioni svolte dal lavoratore, la retribuzione percepita dall'inventore, nonché il contributo ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro, influiscono semmai sulla quantificazione dell equo premio; quantificazione che, però, non rientra nei pagina 5 di 8

6 limiti del sindacato di questa autorità giudiziaria, circoscritto solo, conformemente alla domanda attorea, all accertamento del diritto all equo premio. Ed invero, ferma la competenza del giudice ordinario all accertamento della sussistenza del diritto all equo premio, in mancanza di accordo circa l ammontare dell equo premio, alla determinazione dell ammontare provvede un collegio di arbitratori ( art e 64.5 CPI) Sui limiti del sindacato dell autorità giudiziaria. La soluzione scelta dal legislatore, di riservare l accertamento del diritto all autorità giudiziaria, demandando la quantificazione del compenso al collegio di esperti, denominato arbitratore, è connotata da ibridismo. Come di recente ha statuito questo Tribunale ( T. Milano, sentenza n 8283/2018), il legislatore ha previsto una fattispecie complessa composta da: 1) sentenza dell autorità giudiziaria relativa all an debeatur; 2) arbitraggio devoluto a un collegio di esperti, con determinazione emanata con equo apprezzamento ai sensi dell art c.c. e sindacabile soltanto ove manifestamente iniqua, secondo il parametro dell arbitrium boni viri; 3) efficacia esecutiva del lodo emesso dagli arbitratori secondo le nome applicabili al lodo rituale, purché la condanna generica sia stata emessa dall autorità giudiziaria ordinaria, essendo produttiva di effetti esecutivi in uno al lodo con il quale è determinato il quantum debeatur. Alla stregua di tale disciplina compiuta e sincretica, il titolo esecutivo a favore dell inventore per il compenso relativo all invenzione si forma attraverso il comporsi della sentenza di condanna generica, del lodo degli arbitratori, dell exequatur del Presidente del tribunale ex art. 825 c.p.c., previa verifica che ricorrano le condizioni tutte previste dall art. 64 c.p.i., quali sopra riportate. Invero, sebbene dal punto di vista del contenuto del giudizio demandato agli arbitratori e dei relativi limiti di sindacato in sede di impugnazione del lodo la disciplina applicabile sia quella di cui all art c.c. dell arbitraggio secundum arbitrium boni viri, sul piano dell efficacia è chiara l intentio legis di conferire pagina 6 di 8

7 esecutività alla fattispecie complessa, composta dalla sentenza sull an debeatur e dal lodo sul quantum debeatur, in base alle norme sull arbitrato rituale (art. 806 e ss. c.p.c.). Tali disposizioni prevedono l efficacia imperativa del lodo arbitrale (art. 824 bis c.p.c.), ma anche stabiliscono che la efficacia esecutiva sia accordata solo a seguito di un provvedimento di omologa (exequatur) emesso dal Presidente del Tribunale Ancora sulle difese della convenuta. L argomentazione della convenuta secondo la quale i brevetti, a decorrere dal 2007 non sarebbero più validi, non rileva sull oggetto del giudizio, circoscritto all accertamento del diritto all equo premio e non esteso alla sua quantificazione, essendo piuttosto una conferma del diritto all equo premio per l attività inventiva svolta dall ex dipendente, nel corso del rapporto di lavoro, riconosciuta con il conseguimento dei menzionati brevetti. Infine e da ultimo, la convenuta non ha provato l esistenza di una rinuncia al diritto all equo premio, giacché non può certamente ritenersi tale un proveniente dalla medesima convenuta, nella quale si afferma che il sig. Dell Aquila avrebbe dichiarato, a un soggetto riconducibile alla società convenuta, di ritenere chiusa la questione (doc. 5). Nel caso di specie, infatti, manca del tutto l inequivoca manifestazione dell avente diritto e certamente nessun valore abdicativo può attribuirsi a una dichiarazione proveniente, in definitiva, dalla convenuta medesima. 6. Spese. Alla soccombenza della convenuta segue la sua condanna alla rifusione integrale delle spese processuali, che si liquidano, in favore dell attore, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua non complessità e della rapida definizione, con due sole udienze, nonché dell assenza della fase istruttoria orale, in euro 5.900,00 per compensi ed euro 1.100,00 per esborsi, oltre a spese generali sui compensi nella misura del 15%, iva e cpa come per legge pagina 7 di 8

8 P.Q.M. Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d impresa A, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da NICOLA DELL AQUILA nei confronti di TIM SPA, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: Accerta, ai sensi dell art. 64 c. 2 c.p.i., il diritto dell attore sig. Nicola dell Aquila all equo premio, nei confronti del datore di lavoro Telecom spa (oggi TIM spa), in relazione all invenzione da lui realizzata. Condanna la convenuta TIM SPA alla rifusione integrale delle spese processuali, liquidate, in favore dell attore, in euro 5900,00 per compensi ed euro 1.100,00 per esborsi, oltre a spese generali sui compensi nella misura del 15%, iva e cpa, come per legge. Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 5 luglio 2018 Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Silvia Giani dott. Claudio Marangoni pagina 8 di 8