TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE

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1 N. R.G. 2015/11003 TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZ. SPECIALIZZATA DI DIRITTO INDUSTRIALE-TRIBUNALE IMPRESE CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2015 promosso da: STRATEGIA S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. MARA ZANETTI e dell avv. NICCOLO FERRETTI contro RICORRENTE CINTI GROUP FILIPPO S.R.L. (C.F ) con il patrocinio dell avv. CRESPI RESISTENTE Il Giudice, sciogliendo la riserva formulata all esito dell udienza del , ha pronunciato la seguente Pagina 1 ORDINANZA Con ricorso ante causam depositato il , ai sensi degli artt. 129, 130, 131 CPI e 700 c.p.c. la società STRATEGIA s.r.l., con sede a Civitanova Marche (MC), operante nel settore calzaturiero, esponeva di essere titolare di una registrazione comunitaria per disegni e modelli pubblicata il , previa domanda depositata il , relativa ad un modello di calzatura sportiva, del tipo sneaker, denominata Stella lux, rappresentata in atti e contraddistinta dal segno distintivo ELENA IACHI, anch esso oggetto di privativa comunitaria; precisava che altrettanto era da ritenersi meritevole di tutela la suola in gomma della calzatura che, seppure di design non registrato, era caratterizzata da disegni che la distinguevano dalla tradizionale suola di scarpa sportiva; denunciava che CINTI GROUP s.r.l., società operante nel medesimo settore, aveva immesso sul mercato un prodotto dal design identico a quello del prodotto commercializzato dalla ricorrente, di cui la stessa produceva in giudizio un esemplare,

2 acquistato nell esercizio di Bologna, via Indipendenza n. 66, e contraddistinto dal marchio Blocco31 ; esponeva che tale condotta era idonea ad integrare violazione dei diritti di proprietà industriale di titolarità della ricorrente, nonché attività di concorrenza sleale ex art nn. 1, 2 e 3 c.c. in ragione dell imitazione pedissequa del modello di calzatura commercializzato da STRATEGIA s.r.l., protrattasi nonostante formale diffida del ; chiedeva, pertanto, che venissero disposti la descrizione e il sequestro dei modelli di calzature commercializzati dalla resistente in violazione della registrazione comunitaria e di ogni altro mezzo di prova della denunciata violazione (cataloghi, materiale pubblicitario, confezioni, fatture, ecc.), nonché l inibitoria assistita da penale, la pubblicazione dell emanando provvedimento cautelare e la condanna della controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 co.1 c.p.c.. La resistente CINTI GROUP s.r.l., costituitasi in giudizio, deduceva l infondatezza della domanda proposta, in ragione della mancanza dei requisiti necessari per accedere alla tutela della proprietà industriale (novità e individualità), in quanto gli elementi che, secondo la prospettazione della ricorrente, dovrebbero conferire alla calzatura in oggetto carattere individuale, sarebbero presenti in un modello di calzature realizzato da altro stilista e diffuso sul mercato sin dal 2012, e comunque integrerebbero in parte caratteristiche assolutamente funzionali alle scarpe, come tali insuscettibili di privativa; esponeva che tali elementi sarebbero inidonei ad identificare la provenienza dei prodotti dalla società ricorrente, ai fini dell azione di concorrenza sleale; infine, contestava la sussistenza del presupposto del periculum in mora, rimasto indimostrato, e comunque incompatibile con il decorso di quattro mesi, dopo l iniziale diffida, prima del deposito della domanda cautelare. Così riassunte le posizioni delle parti, deve in primo luogo rilevarsi che è documentata in atti la titolarità in capo alla ricorrente del modello comunitario registrato in data , avente ad oggetto le calzature descritte in ricorso. In proposito, si rileva che la società resistente, dopo aver negato l asserita contraffazione, senza tuttavia indicare specifici elementi di differenziazione, si è limitata, oltre ad evidenziare gli aspetti ritenuti funzionali del modello, a segnalare i prodotti di altre aziende con forme asseritamente simili a quelle dei prodotti per cui è causa, con ciò contestando la sussistenza nel modello di STRATEGIA s.r.l. dei prescritti requisiti di validità. Va innanzitutto ricordato che i presupposti per la tutela dei disegni e modelli comunitari sono individuati nei requisiti di novità e carattere individuale, previsti dall art. 4 e definiti dagli artt. 5 e 6 del Reg. CE n. 6/2002 del In base all art. 5 del Reg. CE n. 6/2002 un disegno o modello si considera nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato divulgato al pubblico per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione. Secondo l art. 6 del Reg. CE n. 6/2002 si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato differisce in modo significativo dall impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico per i modelli o disegni comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione. Pagina 2

3 L art. 10 del Reg. CE n. 6/2002 prevede poi che, nell accertare l estensione della protezione (con riguardo evidentemente al carattere individuale del disegno o modello), si debba prendere in considerazione il margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello. Le norme in questione, destinate all accertamento della sussistenza dei requisiti di validità del disegno o modello, costituiscono al tempo stesso parametro utilizzabile nel giudizio di contraffazione. A tal fine, bisogna considerare se il carattere individuale, desumibile dall impressione di insieme suscitata nel consumatore informato, dei due modelli (quello registrato e quello in contestazione), coincida o comunque presenti differenze impercettibili oppure se ne discosti adeguatamente. Si consideri, al riguardo, che in base all art. 5 comma 2 del Reg. CE n. 6/2002, Disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti. Nel caso in esame, dal raffronto operato, in base sia al materiale fotografico in atti, sia agli esemplari prodotti in giudizio, tra le calzature modello Stella lux realizzate dalla ricorrente e quelle commercializzate dalla resistente, è possibile evincere che tra gli stessi vi è somiglianza estrema, se non addirittura identità, in relazione alle forme, ai materiali, ai colori, alle linee e ai contorni dei due prodotti. Si osserva, in particolare, l assoluta corrispondenza tra le calzature con riguardo a tutti gli elementi, evidenziati dalla ricorrente, che conferiscono carattere individuale al prodotto: i lacci realizzati con catene metalliche al posto delle tradizionali stringhe, la doppia zip laterale della tomaia costituente un particolare sistema di chiusura - la cerniera posizionata in punta alla tomaia, la presenza di diversi strati di materiale cromaticamente distinti, il disegno a V laterale realizzato attraverso la sovrapposizione di strati di diverso materiale e di colori contrapposti, la linguetta imbottita alta, collocata anteriormente, il profilo delle suole, la placca dorata posteriore applicata tra la suola e la tomaia. Trattasi di elementi che non presentano specifica utilità funzionale, ma caratterizzano fortemente l immagine complessiva del prodotto e assumono chiara valenza ornamentale ed evidente originalità estetica, tali da poter orientare le scelte di acquisto del consumatore finale. Le due calzature presentano differenze impercettibili, in ogni caso non riscontrabili ad una comparazione non contestuale, come normalmente si verifica da parte del consumatore, il quale opera non attraverso l esame diretto dei due prodotti, bensì nel rapporto tra il ricordo del prodotto registrato e l esame di quello attuale: infatti, l utilizzatore informato non ha sempre a disposizione i due beni e deve quindi richiamare alla mente l immagine imperfetta del modello rimasta impressa nella sua memoria. Le considerazioni circa la piena corrispondenza tra i due prodotti valgono anche in relazione alla suola, modello non registrato da STRATEGIA s.r.l., alla quale tuttavia è estensibile la tutela del modello registrato della calzatura cui la suola si riferisce, ai sensi dell art. 19 Reg. CE n. 6/2002: si realizza, anche in questo caso, una ripetizione pressoché identica di disegni e linee (motivi piramidali al centro della suola e longitudinali alle estremità), inserita nel modello protetto di calzatura STRATEGIA, cosicché non può ragionevolmente ritenersi che in presenza di assoluta identità degli altri elementi che conferiscono carattere individuale al prodotto, la riproduzione pedissequa della suola sia stata effettuata da parte resistente senza conoscere il disegno apposto da STRATEGIA sulla propria calzatura registrata, trattandosi di Pagina 3

4 corrispondenza incompatibile con un processo di elaborazione creativa indipendente. Quanto alle contestazioni mosse da parte resistente in ordine alla mancanza dei requisiti di validità nel modello registrato appartenente a STRATEGIA, si rileva che le caratteristiche sopra descritte conferiscono al prodotto una particolare identità, idonea a connotarlo nella sua globalità rispetto ad altri prodotti simili distribuiti sul mercato, proprio perché esse riguardano aspetti non strettamente funzionali, che qualificano in modo peculiare le linee, i contorni, gli aspetti esteriori più significativi del prodotto, attribuendo ad esso un immagine complessivamente innovativa. Si consideri, al riguardo, che il carattere individuale presuppone la valutazione della impressione generale che il modello risveglia nell utilizzatore informato ; pertanto, deve aversi riguardo alla reazione che l aspetto d insieme - e non i singoli particolari - del disegno o modello provocano, non nel consumatore medio o nel professionista, ma nell utilizzatore informato. La giurisprudenza comunitaria e nazionale suggerisce una nozione di utilizzatore informato che fa riferimento ad un concetto intermedio tra quello del consumatore medio, al quale non è richiesta alcuna conoscenza specifica, e quello di persona competente in materia, identificabile con l esperto provvisto di competenze tecniche approfondite. La nozione fa riferimento alla persona che da un lato, non essendo un progettista o un esperto tecnico, utilizza il prodotto in cui è incorporato il disegno o modello in conformità alla finalità per la quale lo stesso prodotto è destinato; dall altro conosce tuttavia i vari disegni o modelli esistenti nel comparto di riferimento, dispone di un certo grado di conoscenze quanto agli elementi che questi disegni e modelli comportano di regola e, a causa del suo interesse per i prodotti in questione, dà prova di un grado di attenzione elevato quando li utilizza. Si tratta, dunque, di un utilizzatore dotato non già di un attenzione media, bensì di una particolare diligenza, indipendentemente dal fatto che quest ultima sia dovuta alla sua esperienza personale oppure alla sua conoscenza approfondita del settore considerato (Corte di Giustizia UE nella causa C-281/10 P; Trib. UE n. 153/08; Tribunale di Bologna ; Tribunale di Firenze ). Quanto all art. 10 Reg. CE 6/2002, che come si è detto richiama il margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello, secondo l opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza la disposizione recepirebbe a livello comunitario la teoria della c.d. crowded art, mutuata dal diritto statunitense, che tende a ritenere sufficiente nei settori merceologici affollati, in cui convivono cioè numerosi prodotti, un livello di originalità anche modesto per dare luogo ad un valido design, in quanto differenziazioni minime possono produrre una impressione generale diversa. Con sentenza nella causa T 9/07 il Tribunale di Primo Grado dell Unione Europea, nel chiarire il significato dell art. 10 del regolamento CE n. 6/2002, ha affermato che il margine di libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello è stabilito a partire, in particolare, dai vincoli relativi alle caratteristiche imposte dalla funzione tecnica del prodotto o di un elemento del prodotto, o ancora dalle prescrizioni legislative applicabili al prodotto. Tali vincoli portano a una standardizzazione di alcune caratteristiche, che divengono quindi comuni ai disegni o modelli applicati al prodotto interessato. Dunque, tener conto del margine di libertà dell autore nella realizzazione dei disegni o Pagina 4

5 modelli, comporta che somiglianze riguardanti caratteristiche comuni siano scarsamente rilevanti nell impressione generale prodotta dai disegni o modelli sull utilizzatore informato: quanto più la libertà dell autore nel realizzare il disegno o modello contestato è limitata, tanto più basteranno piccole differenze tra disegni o modelli per produrre un impressione generale diversa nell utilizzatore informato. Nel settore calzaturiero, affollato dalla presenza di numerosi operatori commerciali (come del resto è provato dalla documentazione prodotta da parte resistente), dove la forma del prodotto può essere condizionata da vincoli derivanti da specifiche caratteristiche funzionali, si verifica una omologazione delle caratteristiche generali dei beni, cosicché per rilevare il gradiente di differenziazione da prodotti similari richiesto al fine di evitare la contraffazione e di riconoscere la validità del modello registrato, si debbono apprezzare elementi di originalità anche limitati. Alla luce di quanto esposto, si rileva che le anteriorità opposte da parte resistente (docc. 5, 6, 7) appaiono inidonee ad escludere l originalità del prodotto di STRATEGIA s.r.l., in quanto nonostante la presenza di taluni particolari simili a quelli utilizzati dalla società ricorrente nella realizzazione delle calzature (la linguetta imbottita, le stringhe a catena, le cerniere), deve evidenziarsi non solo che tali elementi sono riportati sulle calzature con modalità e linee differenti (si osservino la posizione delle cerniere laterali e di quella frontale, le dimensioni e le caratteristiche della linguetta), ma che l immagine della calzatura è complessivamente diversa da quella prodotta da STRATEGIA s.r.l., tenuto conto dei materiali, dei colori, della struttura della suola e della tomaia, delle dimensioni e della stessa conformazione generale della scarpa integrante l asserita anteriorità, che si presenta come uno stivaletto alto alla caviglia e aderente al piede. Dunque il modello dedotto dalla ricorrente come anteriorità rilevante appare affatto diverso da quello registrato e non vale ad inficiare i requisiti di novità e di individualità di quest ultimo, anche considerando che l impressione generale che può suscitare nell utilizzatore informato è da valutarsi nel complesso del modello e non nei singoli dettagli. Per le stesse ragioni, le altre calzature citate da parte resistente nella comparsa e riportate nella documentazione fotografica allegata (doc. 8), appaiono caratterizzate da una forma generale e da un immagine complessiva completamente diverse da quelle del modello in questione, pur nell identità di qualche particolare; in relazione ad esse, poi, la mancanza di prova dell epoca cui le stesse anteriorità si riferiscono le rende del tutto inutilizzabili ai fini della valutazione in esame. Si consideri poi che, secondo costante giurisprudenza, il criterio dell impressione generale diversa deve essere interpretato alla stregua di un giudizio sintetico, sulla base dell impressione globale che il modello determina nell utilizzatore in relazione all insieme delle forme che lo contraddistinguono, e non alla mera sommatoria dei singoli particolari, che pure lo caratterizzano (Tribunale di Bologna ; Tribunale di Torino ; Tribunale di Milano ). Inoltre, secondo la giurisprudenza comunitaria l art. 6 Reg. CE n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, affinché un disegno o modello possa essere considerato dotato di un carattere individuale, l impressione generale da esso prodotta sull utilizzatore informato deve essere diversa da quella prodotta su tale utilizzatore non da una combinazione di elementi isolati, tratti da più disegni o modelli anteriori, bensì da uno o più disegni o modelli anteriori, considerati Pagina 5

6 singolarmente (Corte di Giustizia UE nella causa C-345/13). Conclusivamente, le anteriorità allegate da parte resistente non sono idonee ad inficiare la validità del modello registrato, in relazione ai requisiti di novità e carattere individuale, che invece lo qualificano. Del resto, in base ai principi generali sulla ripartizione dell onere della prova, di cui all art. 121 CPI, spetta al registrante, laddove la registrazione non sia accompagnata da rivendicazioni specifiche, allegare gli elementi che conferiscono al disegno o modello carattere individuale, così definendo i confini della privativa, mentre è onere di chi sia convenuto in contraffazione la rigorosa prova della carenza di entrambi i requisiti, offrendo al giudice un panorama di modelli e prodotti presenti sul mercato per consentire un adeguata valutazione della privativa. Sulla base delle considerazioni svolte, appare, inoltre, del tutto evidente il carattere parassitario dell operazione commerciale compiuta dalla resistente, sotto il profilo dell illecito concorrenziale ex art c.c. Gli elementi di identità rilevati nei due modelli di calzature, che li rendono perfettamente sovrapponibili, la contraffazione di tutti gli elementi distintivi del modello registrato accompagnata dall esatta riproduzione anche della suola della calzatura prodotta da STRATEGIA s.r.l. - elemento non oggetto di registrazione - inducono a ritenere sussistente il rischio di confusione determinato dall accertata imitazione servile dei prodotti, rilevante ex art n. 1 c.c. ed idonea ad ingenerare, a maggior ragione, nel meno attento prototipo di consumatore medio, una confusione circa la loro origine e provenienza; si ritiene, al riguardo, che in presenza di una riproduzione completa e così particolareggiata della calzatura, in tutti i suoi aspetti, l uso da parte della resistente di un marchio diverso, peraltro collocato in posizione non direttamente visibile (all interno della scarpa), in mancanza di altri elementi di differenziazione tra i due prodotti, non escluda l idoneità dell imitazione servile a creare confusione con i prodotti e con l attività della ricorrente. Inoltre, la scelta di CINTI GROUP s.r.l. di commercializzare una versione del tutto analoga dei prodotti di STRATEGIA s.r.l., a prezzo inferiore (docc. n. 5 e 6 di parte ricorrente), evidenzia l intenzione della resistente di approfittare, senza alcuno sforzo o costo, dell accreditamento sul mercato e delle potenzialità attrattive del prodotto della ricorrente, frutto delle scelte stilistiche e delle campagne promozionali realizzate da quest ultima, con conseguente indebita appropriazione dei relativi pregi ex art n. 2 c.c. ed evidente slealtà concorrenziale parassitaria, ex art n. 3 c.c. Esaminato il ricorso in relazione al profilo del fumus boni juris della dedotta contraffazione, occorre a questo punto rilevare che nel caso di specie deve essere altresì ravvisato il periculum in mora, costituito dal concreto rischio del protrarsi della commercializzazione dei prodotti contraffatti, con conseguente sottrazione della redditività e pericolo per un irrimediabile sviamento di clientela e di svilimento del marchio, data anche l obiettiva difficoltà di recupero della quota di mercato eventualmente perduta per effetto della contraffazione. Non rileva la circostanza che sia decorso un periodo di tempo di circa quattro mesi dalla diffida del sino al deposito del ricorso, in quanto nonostante la disponibilità manifestata dalla resistente a Pagina 6

7 interrompere la pubblicizzazione e la commercializzazione dei prodotti contraffattivi e a ritirare e distruggere le rimanenze, espressa con comunicazione dell (doc. 7 bis prodotto da STRATEGIA s.r.l.), dopo oltre due mesi la ricorrente reperiva sul mercato il prodotto contraffatto commercializzato da CINTI GROUP s.r.l. (doc. 6). In conclusione, il ricorso appare meritevole di accoglimento, cosicché debbono essere disposte, nei confronti di CINTI GROUP s.r.l., le misure del sequestro e dell'inibitoria, con fissazione di una somma a titolo di penale per ogni violazione successivamente accertata; può essere altresì ordinata la pubblicazione del presente provvedimento, per trenta giorni, sulla home page del sito internet di CINTI GROUP s.r.l., non essendosi in presenza di un attività di contraffazione di scarsa entità (tenuto conto della commercializzazione di almeno 600 paia di calzature, così come riconosciuta da parte resistente) e avuto riguardo al precedente specifico, seppur giudicato solo in sede cautelare (ordinanza del Tribunale di Milano del e ordinanza del Tribunale di Milano in sede di reclamo del docc. 14 e 14 bis allegati al ricorso). La concessione del sequestro rende inutile la descrizione, che ne rappresenterebbe un doppione; peraltro, la documentazione pubblicitaria e fotografica prodotta dalla ricorrente e l allegazione anche di un esemplare del prodotto contraffatto, rendono superflua tale misura. Invece la richiesta dei provvedimenti ex art. 121 CPI e la domanda ex art. 96 c.p.c. potranno essere adeguatamente valutati nel processo di merito. La resistente, risultata soccombente nella presente procedura, deve essere condannata a rifondere alla ricorrente le spese di lite. P.Q.M. Visti gli artt. 129 e 131 CPI, in accoglimento della domanda cautelare, - dispone il sequestro a mezzo Ufficiale giudiziario delle calzature per cui è causa, costituenti contraffazione del modello di calzatura denominato Stella lux oggetto della registrazione comunitaria n (intestata a STRATEGIA s.r.l.), fabbricate e/o commercializzate da CINTI GROUP s.r.l., con sede legale in Argelato, via dei Notai 128, cap , frazione di Funo c/o Centergross (BO), presso la sede, i magazzini, le sedi secondarie, le pertinenze, nonché presso suoi ausiliari e professionisti di fiducia; - dispone altresì il sequestro del materiale pubblicitario (ad es: cataloghi, depliant) e della documentazione contabile (fatture di vendita e di acquisto, bolle di consegna, documenti di trasporto) limitatamente alla documentazione concernente i soli prodotti di cui sopra, oggetto del procedimento; - autorizza la ricorrente ad assistere alle operazioni di sequestro a mezzo di professionisti di sua fiducia; - ordina la pubblicazione della presente ordinanza per trenta giorni sulla home page del sito internet di CINTI GROUP s.r.l., a cura e spese della medesima, o in difetto a cura della ricorrente e a spese della resistente; Pagina 7

8 - inibisce a CINTI GROUP s.r.l. la produzione, l importazione, l esportazione, la commercializzazione, la pubblicizzazione in qualsiasi forma dei prodotti per cui è causa; - fissa la somma di ,00 a titolo di penale per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento e per ogni violazione dello stesso successivamente accertata, con decorrenza dal terzo giorno successivo alla notifica della presente ordinanza; - condanna la resistente alla rifusione delle spese legali sostenute dalla ricorrente, che liquida in 545,00 per esborsi ed 4.500,00 per compensi, oltre 12,5% di rimborso per spese generali, IVA e CPA; - assegna il termine di trentuno giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per l introduzione del giudizio di merito. Si comunichi. Bologna, 29 settembre 2015 IL GIUDICE Dott.ssa Rita CHIERICI Pagina 8