contro LANIFICIO BIELLESE S.P.A. (GIA LANIFICIO BERTOTTO S.P.A.), C.F , con l Avv. D ANDREA RENATO

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1 N. R.G. 4548/2016 TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Tribunale delle Imprese Nella causa civile iscritta al n. r.g. 4548/2016 promossa da: MODESTO BERTOTTO S.R.L., C.F , con l Avv. MORSERO TITO contro LANIFICIO BIELLESE S.P.A. (GIA LANIFICIO BERTOTTO S.P.A.), C.F , con l Avv. D ANDREA RENATO ATTORE CONVENUTO Il Giudice dott. Maria Cristina Contini, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 31/05/2016, ha pronunciato la seguente Pagina 1 ORDINANZA IN FATTO Con ricorso cautelare depositato il 22 febbraio 2016 MODESTO BERTOTTO s.r.l. ha chiesto alla Sezione specializzata l emissione dei provvedimenti indicati in epigrafe. Ha esposto di essere uno storico lanificio biellese, attivo fin dal 1898 seppure tramite diversi soggetti giuridici nel corso degli anni e di avere una produzione di tessuti caratterizzati dall essere al 100% made in Italy. Tutta la sua produzione, non limitata ai prodotti in lana, era tracciabile. La società ricorrente era inoltre titolare dei marchi : MODESTO BERTOTTO DAL 1889, registrato in sede comunitaria per la classe 25 (deposito del 1999) e MODESTO BERTOTTO DAL 1889 registrato in sede comunitaria per la classe 24 (deposito dell aprile 2011); MODESTO BERTOTTO DAL 1889 registrato in sede nazionale (nel 2010) per la classe 25. Detti segni erano usati anche come etichette per contraddistinguere ciascun capo prodotto dalla ricorrente. Ciò premesso, ha lamentato di avere scoperto che il 23 dicembre 2015 era stata costituita, ed aveva cominciato ad operare, la società LANIFICIO BERTOTTO s.p.a. nel medesimo settore della società ricorrente. A suo avviso l ingresso sul medesimo mercato di un soggetto che si presentava con un nome pressoché identico a quello della storica società ricorrente costituiva

2 grave rischio di confusione tra le attività delle due società, a scapito della ricorrente. Con riferimento al pericolo nel ritardo ha fatto presente che la società resistente si era attivata per partecipare alle fiere di settore e non aveva riscontrato le diffide inviate dalla ricorrente. Con ordinanza 26 febbraio 2016 BERTOTTO s.r.l. è stata autorizzata a procedere, inaudita altera parte, al sequestro di merci recanti il marchio BERTOTTO, oltre che di tutta la documentazione contabile e pubblicitaria. Il sequestro è stato eseguito, ma ha dato esito negativo. Nel termine assegnato si è costituita LANIFICIO BERTOTTO s.p.a., dando atto di essere stata costituita il 23 dicembre 2015 (iscritta presso la CCIIA di Biella solo il 13 gennaio 2016), ma il suo amministratore unico, cittadino britannico, era titolare da tempo di un impresa nel campo delle lavanderie industriali ed aveva deciso di diversificare gli investimenti avviando in Italia un attività nel settore tessile, stabilendosi nel distretto biellese. Ha precisato di avere adottato la denominazione LANIFICIO BERTOTTO s.p.a. avendo constatato che a Biella era attivo, molti anni prima, un outlet (in via Ivrea, n.90) che recava l insegna BERTOTTO. Dato che tale attività commerciale era da tempo chiusa, l amministratore unico della società resistente aveva deciso di adottarne la denominazione, ritenendo che fosse caduta in pubblico dominio. Ciò premesso ha eccepito che non sussisteva il fumus boni juris del diritto di esclusiva della società attrice sul segno BERTOTTO, dato che i marchi azionati risalivano, al massimo al Altra società (LANIFICIO di BUGELLA) si era dichiarata titolare del medesimo marchio rivendicato dalla ricorrente, ed aveva documentato di avere registrato il marchio BERTOTTO prima della MODESTO BERTOTTO s.p.a.. Il marchio azionato era quindi nullo per difetto di novità. Difettava inoltre, ad avviso della parte resistente, anche il pericolo nel ritardo. Infatti LANIFICIO BERTOTTO s.p.a., non appena ricevuta la diffida, si era astenuta dal partecipare alla fiera Milano Unica Ideabella (prevista per il giorno 11 febbraio 2016) e, inoltre, la denominazione sociale della convenuta non era stata mai utilizzata come marchio o come etichetta di merci di sua produzione e, inoltre, la resistente dichiarava di non avere interesse ad usare detto marchio. Dopo la discussione, i procuratori delle parti hanno chiesto un differimento per verificare la disponibilità di un accordo transattivo. Alla successiva udienza i difensori di LANIFICIO BERTOTTO s.p.a. dichiaravano di dismettere il mandato. All udienza del 3 maggio 2016 la parte ricorrente ha dato atto che nelle more la parte resistente aveva provveduto alla modifica della ragione sociale (divenuta LANIFICIO BIELLESE) e ha pertanto dichiarato di non insistere nelle richieste di cui al punto 4 delle conclusioni cautelari, così come nelle richieste di eliminazione dell insegna contenente la parola BERTOTTO. Dato che il sequestro aveva dato esito negativo, dichiarava anche di rinunciare al sequestro, insistendo solo nelle altre richieste (inibitoria e pubblicazione) allo scopo anche di ottenere un provvedimento cautelare idoneo alla stabilizzazione. Il Giudice si riservava di provvedere. Tuttavia, essendo nelle more pervenuta, in data anteriore all udienza di discussione, una richiesta di rinvio del procedimento da parte di uno studio Pagina 2

3 legale inglese, la causa veniva rimessa sul ruolo per consentire alla parte ricorrente di prendere posizione su tale richiesta. Espletato tale incombente, il giudice si è riservato di provvedere. IN DIRITTO Sul fumus boni juris Le richieste cautelari della parte ricorrente, come precisate all udienza del 3 maggio 2016, meritano accoglimento. MODESTO BERTOTTO s.p.a. ha provato di essere titolare dei marchi (comunitari e nazionali), figurativi e denominativi MODESTO BERTOTTO DAL 1889 (registrati per le classi 24 e 25). Ha inoltre dimostrato che tale marchio è da tempo usato nel settore della produzione e commercializzazione di tessuti e capi di abbigliamento made in Italy (classi 25 : abbigliamento scarpe, cappelleria, e 26 tessile, come risulta dal doc. 28). Nel 2015 la società resistente, che opera nello stesso settore della ricorrente, ha adottato una ragione sociale che riprende uno degli elementi di maggiore efficacia distintiva del marchio (ossia il cognome BERTOTTO) dato questo che, come già osservato nel provvedimento emesso inaudita altera parte costituiva contraffazione dell altrui marchio anteriore e si poneva come elemento di confusione del mercato di riferimento della ricorrente e della resistente, essendo la denominazione oggetto di controversia indubbiamente idonea a indurre consumatori e operatori in genere a ritenere esistente un collegamento tra le due società. Come si è esposto, è senz altro cessata la materia del contendere in relazione all uso della denominazione BERTOTTO quale componente della ragione sociale della società convenuta, che la ha modificata in LANIFICIO BIELLESE, così come sulla richiesta di sequestro, tenuto conto dell esito negativo del provvedimento emesso inaudita altera parte (v. verbale in data 3 maggio 2016). La parte ricorrente ha invece insistito nella richiesta di inibitoria, non avendo la convenuta formalmente assunto l impegno a non utilizzare il marchio oggetto di controversia per contraddistinguere beni di sua produzione appartenenti alle categorie merceologiche per le quali il marchio è stato registrato. Sussiste il fumus boni juris, nonostante le contestazioni sollevate dalla parte convenuta in ordine alla validità del marchio azionato. LANIFICIO BIELLESE ha documentato di avere ricevuto, oltre alla diffida della ricorrente, anche la diffida di un altra società (LANIFICIO DI BUGELLA s.r.l.) che aveva documentato di avere a sua volta registrato un marchio contenente la denominazione BERTOTTO per la classe 24 tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e tovaglie (v. doc. 5 di p. resistente). Tale circostanza non è di per sé dirimente, anzitutto in quanto la convenuta non vanta alcun diritto anteriore sul marchio oggetto di controversia. Inoltre la parte ricorrente ha a sua volta documentato di avere contestato a LANIFICIO DI BUGELLA la possibilità di utilizzare detto marchio, ed è inoltre certamente titolare di un marchio comprendente la denominazione BERTOTTO depositato in data anteriore a quello di LANIFICIO BUGELLA (v. doc.1 di p. ricorrente). A ciò si deve aggiungere che la parte resistente non ha contestato che il marchio MODESTO BERTOTTO sia stato effettivamente utilizzato per contraddistinguere tessuti di lana in epoca anteriore alla registrazione e che tale uso sia stato fatto in Pagina 3

4 forma continuativa da soggetti che si pongono, rispetto alla ricorrente, in posizione di continuità aziendale. E anzi la stessa parte resistente, in punto di fatto, ad affermare che : l idea originaria di includere il segno verbale BERTOTTO nella denominazione della qui esponente nasceva dalla constatazione che, molti anni orsono, in Biella era attivo un outlet ubicato in via Ivrea, n.90, che recava l insegna Lanificio F.lli Bertotto e a sostenere di essere stata indotta a ritenere che il marchio fosse decaduto per non uso in quanto detto outlet sarebbe stato chiuso per più di 10 anni (v. pag. 2 della comparsa). D altra parte la ritenuta decadenza del marchio oggetto di controversia è smentita dal doc. 6 di p. ricorrente e non ha trovato, comunque, alcun riscontro, neppure indiziario. Le eccezioni sollevate dalla parte resistente non consentono di dubitare della validità dei marchi azionati e, in particolare, della titolarità del segno BERTOTTO in capo alla ricorrente. Sul pericolo nel ritardo Si ritiene sussistere anche questo elemento dell azione cautelare. Infatti se è vero che la parte resistente ha mutato la propria denominazione sociale, è altrettanto vero che aveva iniziato a porre in essere attività prodromiche all utilizzo del marchio anche per contraddistinguere tessuti di lana, come comprovato dai documenti 11 e 12 la cui riferibilità all attività della resistente non è stata contestata. Non avendo LANIFICIO BIELLESE formalmente assunto l impegno a cessare l uso del marchio BERTOTTO deve ritenersi sussistente il pericolo che, senza l adozione delle misure cautelari richieste, l utilizzo contestato possa essere ripreso. Pertanto deve essere inibito a LANIFICIO BIELLESE s.p.a. l utilizzo in qualsiasi forma della denominazione BERTOTTO per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 24 e 25. Deve essere inoltre fissata una penale, in caso di violazione successivamente accertata, di per ogni prodotto venduto in violazione dell inibitoria. Deve, infine, essere disposta la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, a cura della parte ricorrente e a spese della parte resistente (che dovrà rimborsarle dietro semplice presentazione dei documenti attestanti il relativo esborso) per una volta sui quotidiano IL SOLE 24 ORE e CORRIERE DELLA SERA. Non è luogo a provvedere sulle altre richieste cautelari della parte ricorrente che vi ha rinunciato. Le spese di lite, ex art. 669 octies c.p.c. devono essere liquidate e poste a carico della parte resistente, come di seguito indicato : tenuto conto del valore della controversia (indeterminato, scaglione complessità media) e degli effetti della decisione, del numero e dell importanza delle questioni trattate oltre che del pregio dell opera prestata si liquidano per il presente grado : fase di studio 2.060; fase introduttiva 978; fase istruttoria 2.295; fase decisoria 1.416; e così in totale 6.749, oltre a 518 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa. Pagina 4

5 In punto spese si deve inoltre dare atto che, con decreto inaudita altera parte è stato nominato quale perito ausiliario per l Ufficiale Giudiziario il dr. Ivano PAGLIERO che, preso atto dell esito negativo del sequestro, ha dichiarato di rinunciare al compenso (come da dichiarazione in atti). Non è quindi luogo a provvedere in punto spese di CTU PER QUESTI MOTIVI Il Tribunale, visti gli artt. 129, 130 e 131 c.p.i. INIBISCE A LANIFICIO BIELLESE s.p.a. l utilizzo in qualsiasi forma del segno BERTOTTO per contraddistinguere prodotti appartenenti alle classi 24 e 25; FISSA In caso di violazione successivamente accertata, una penale di per ogni prodotto venduto in violazione del presente provvedimento; DISPONE La pubblicazione del presente provvedimento, a cura della parte ricorrente e a spese della parte resistente, per estratto (intestazione, nome delle parti e dispositivo), per una volta a caratteri doppi, sui quotidiani IL SOLE 24 ORE e IL CORRIERE DELLA SERA; DICHIARA TENUTA E CONDANNA LANIFICIO BIELLESE s.p.a. a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in 6.749, oltre a 518 per esposti e oltre successive occorrende, rimborso forfetario in misura del 15% ex art.2 DM n.55/2014, c.p.a. ex art. 11 legge 20 settembre 1980, n.576 e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa. Si comunichi. Torino, 7 luglio 2016 Il Giudice Dr. Maria Cristina Contini Pagina 5