TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A -

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1 N. R.G. 2016/51429 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO - Sezione specializzata in materia di impresa A - Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g /2016 promosso da: PORTS 1961 ITALIA S.P.A. (C.F ) con il patrocinio dell avv. PRADO IURI MARIA e dell avv. PRADO CLAUDIO MARIA (PRDCDM40H10F205V) FORO BUONAPARTE, MILANO; ZAMBONI BARBARA (ZMBBBR78B68F205W) FORO BUONAPARTE, MILANO; PRADO IURI MARIA Pagina 1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. contro ricorrente KURT GEIGER LTD (con il patrocinio dell avv. JACOBACCI FABRIZIO e FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO (FRNMCF58D10F205V) VIA SENATO, MILANO; domiciliato in CORSO EMILIA, TORINO FABRIZIO WITTNER S AUSTRALIA PTY. LTD Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 12/12/2016, ha pronunciato la seguente ORDINANZA presso il difensore avv. JACOBACCI resistente resistente Ports 1961 Italia s.p.a. ( Ports ) società rappresentante l approdo europeo del Gruppo Ports, che opera a livello mondiale nel mondo della moda e, in particolare, nei settori di abbigliamento ed accessori (doc. 1, visura camerale) ha proposto ricorso ex artt. 669-bis e 700 c.p.c., artt. 126, 129 e 131 d.lgs. n. 30/2005 nei confronti di Kurt Geiger Ltd ( Kurt ) società con sede a Londra cui fa riferimento il sito web kurtgeiger.com ove, in tesi di parte ricorrente, sarebbero promosse e commercializzate calzature in contraffazione a quelle di Ports e Wittner s Australia Pty. Ltd

2 ( Wittner s ) società australiana cui fa riferimento il sito web wittner.com.au e alla quale la ricorrente addebita i medesimi illeciti che sarebbero compiuti da Kurt chiedendo al giudice di: inibire a Kurt e a Wittner s la produzione, commercializzazione, importazione, promozione delle calzature con le caratteristiche per cui è procedimento; fissare una somma dovuta per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo nell adempimento del comando cautelare, somme rispettivamente indicate in euro cinquemila e duemila, o nelle altre ritenute congrue dal Tribunale; disporre la pubblicazione dell intestazione e del dispositivo dell emanando provvedimento per due volte, su almeno due colonne e a caratteri doppi del normale, su due quotidiani a diffusione nazionale nonché, alle medesime condizioni, su tre riviste specializzate del settore, il tutto a scelta e cura della ricorrente e a spese delle controparti in solido, con diritto della ricorrente di ripetere le spese a semplice presentazione fattura, nonché la pubblicazione del testo integrale dell emanando provvedimento, per giorni trenta, sulla home page dei siti web kurtgeiger.com e wittner.com.au; condannare le controparti alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di procedimento. A fondamento del proprio ricorso Ports ha dedotto: - di aver creato un nuovo modello di calzatura, contraddistinto dall originalissima soluzione che in tesi assurgerebbe ad elemento individualizzante per cui la parte superiore e prominente della tomaia è costituita da un fiocco o nodo che per così dire avvolge la scarpa, con due elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o fiocco che dir si voglia (ricorso, p. 3); tale prodotto avrebbe riscontrato un immediato e notevole successo nel pubblico, come dimostrerebbero la rassegna stampa prodotta in atti (docc. 11 e 11-bis) e il fatto che celebrità del mondo dello spettacolo lo abbiano indossato (docc. 12, 13, 14 e 15), il che, in particolare, dimostrerebbe la potente capacità distintiva dello stesso e la sua idoneità a renderlo riferibile a Ports; - Ports ha constatato la presenza sul mercato di prodotti imitativi della calzatura, ossia di modelli di scarpe contraddistinte dal medesimo elemento individualizzante (il fiocco/nodo sulla tomaia) e rievocanti il prodotto della ricorrente, sebbene con marginali differenze di dettaglio, che non rivestirebbero, però, alcun peso nell immagine complessiva della calzatura; detti prodotti sarebbero promossi e commercializzati (tra l altro) sui siti web kurtgeiger.com e wittner.com.au, rivolti anche al mercato italiano e riferibili alle resistenti (si vedano, rispettivamente, i docc. 16 e 17 e 22, 18 e 19 e 23); il fatto che la promozione e commercializzazione del modello delle resistenti sia stata attuata tramite la rete web aggraverebbe ulteriormente la condotta, in quanto la circolazione tramite internet delle immagini riproduttive dello stesso avrebbe aumentato in modo considerevole l effetto di risonanza dell imitazione e, quindi, il pregiudizio subito dalla ricorrente. Ad avviso di Ports la condotta delle resistenti avrebbe integrato un ripresa imitativa degli elementi caratteristici e distintivi in particolare del fiocco o nodo delle calzature originali di Ports, in usurpazione di un vero e proprio segno dell impresa concorrente (cfr. ricorso, p. 10); ciò costituirebbe una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell art. 2598, nn. 1 e 2 c.c.; esse, infatti, con tale imitazione servile, (i) avrebbero ingenerato confusione nel pubblico dei consumatori circa la provenienza di tale modello di calzature; (ii) si sarebbero indebitamente appropriate di pregi della ricorrente, approfittando in modo parassitario dell accreditamento lusinghiero, rafforzato dal grande riscontro di stampa e pubblicitario di cui si è detto e dato conto (ricorso, p. 5) raggiunto da Ports sul mercato grazie al prodotto di cui è causa, rilevando in aggiunta come, vertendosi in ambito di moda, l imitazione del prodotto di Ports consente ai soggetti responsabili dell illecito «di appropriarsi parassitariamente degli investimenti che l'attrice ha fatto per l'immissione sul mercato di beni dotati di originalità e coerenza stilistica (il che nel campo della moda non è certo elemento secondario dello sforzo produttivo, anche ove si tratti di disegni e forme Pagina 2

3 per cui non si è ritenuto di accedere alla tutela brevettuale» (citando Trib. Milano, 19 settembre 2014). In conclusione, e a sostegno della fondatezza delle proprie pretese, Ports ha richiamato le tre recenti ordinanze (docc. 25, 26 e 27) con cui codesto Tribunale ha avuto occasione di occuparsi di casi di imitazione delle calzature della ricorrente ad opera di molteplici soggetti e con cui, in tutte e tre le ipotesi, ha riconosciuto, sia il carattere distintivo del nodo/fiocco Ports, sia la sussistenza degli illeciti di concorrenza sleale ex art c.c., lamentati anche in questa sede. Rimandando al giudizio di merito l accertamento della responsabilità per tale condotta, Ports ha dunque instaurato il presente procedimento per la concessione delle misure cautelari sopra indicate. Kurt ha depositato la propria memoria difensiva con cui si è costituita nel procedimento, richiedendo l integrale rigetto delle domande di parte ricorrente. Tuttavia, a seguito della prima udienza del 16 novembre 2016 e nelle more del procedimento, le Parti hanno transatto la lite come riferito all udienza del 12 dicembre Wittner s non si è costituita pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso come documentato in atti (cfr deposito originale notficato). Ciò premesso, si osserva: Ports ha dedotto la sussistenza di una condotta di concorrenza sleale rilevante ai sensi dell art c.c., nn. 1 e 2, compiuta da Wittner s con la promozione e la commercializzazione di modelli di calzatura caratterizzati da quell elemento del fiocco/nodo sulla tomaia che sarebbe in tesi di parte ricorrente l elemento individualizzante del suo prodotto. Le questioni da risolvere sul piano del fumus boni iuris sono, dunque: a) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. per imitazione servile e confusoria, (a.1) se il fatto che la parte superiore e prominente della tomaia [della calzatura Ports] è costituita da un fiocco o nodo che per così dire avvolge la scarpa, con due elementi a guisa di ali escrescenti dai profili, ricomposte appunto a nodo o fiocco che dir si voglia sia circostanza tale da poter ritenere tale forma, in astratto, dotata di efficacia individualizzante; (a.2) se, nel caso di specie, i prodotti di parte resistente Wittner s riprendano illecitamente detto elemento individualizzante con un conseguente effetto confusorio per i consumatori; b) quanto alla concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c. per appropriazione di pregi altrui, se la condotta di imitazione servile del prodotto di cui è causa abbia permesso alla resistente di appropriarsi indebitamente dell accreditamento raggiunto sul mercato dalla calzatura col fiocco/nodo sulla tomaia di Ports, ottenuto dalla stessa a seguito di ingenti investimenti anche pubblicitari, che essa potrebbe sfruttare in scia, senza esborsi paragonabili. a) Sul fumus boni iuris della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 1 c.c. La pretesa imitazione servile della calzatura oggetto di causa viene in rilievo in questa sede unicamente in termini di asserita commissione di atti di concorrenza sleale, dal momento che Ports non invoca alcuna privativa, né pare possa considerarsi in detti termini l accenno al fatto che la resistente avrebbe usurpato un vero e proprio segno dell impresa concorrente: invero, la narrativa del ricorso non appare volta ad affermare la sussistenza di una violazione di un proprio diritto sul marchio di forma di fatto costituito dal nodo o fiocco sulla tomaia, quale segno dotato di capacità distintiva (ovvero di capacità di collegare il bene ad un determinato produttore), bensì volta ad affermare più semplicemente - che tale nodo o fiocco costituirebbe l elemento individualizzante del proprio prodotto, come tale idoneo ad essere tutelato rispetto ad una riproduzione servile confusoria. Benché sia pacifico che sono liberamente imitabili le forme di un prodotto necessarie per raggiungere un risultato tecnico (forme funzionali), la ricorrente richiama il principio, altrettanto pacifico, per cui la riproduzione di elementi distintivi arbitrari e inessenziali alla funzione tecnica svolta, costituisce un atto di concorrenza sleale se idonea a creare un rischio di confusione, quanto Pagina 3

4 meno per associazione, riguardo alla loro origine imprenditoriale (tenuto conto delle caratteristiche del pubblico di riferimento, della destinazione d'uso). Il Tribunale deve, quindi, valutare: (a) se le caratteristiche esteriori del prodotto di Ports abbiano efficacia individualizzante e siano, perciò, idonee, in virtù della propria capacità distintiva, a ricollegare un prodotto ad una determinata impresa; (b) se l imitazione di dette caratteristiche esteriori da parte di un impresa concorrente sia idonea ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto (sotto raffigurato). a.1) Quanto al presupposto della capacità individualizzante e distintiva del prodotto, giova ricordare che la tutela di cui all'art. 2598, comma 1, c.c. attiene non alla forma del prodotto in sé, bensì a quegli elementi accidentali o capricciosi che consentono di assurgere ad elemento distintivo di un prodotto: in tema di concorrenza sleale per imitazione servile, la tutela offerta dall'art. 2598, n. 1, cod. civ. concerne le forme aventi efficacia individualizzante e diversificatrice del prodotto rispetto ad altri simili, non essendo, tuttavia, compresi nella tutela medesima gli elementi formali dei prodotti imitati che, nella percezione del pubblico, non assolvano ad una specifica funzione distintiva del prodotto stesso, intesa nel duplice effetto di differenziarlo rispetto ai prodotti simili e di identificarlo come riconducibile ad una determinata impresa (Cass. n /08). Alla luce di quanto documentato in atti, il Tribunale ritiene - pur alla luce di una cognizione sommaria, tipica di questa fase cautelare - che il fiocco/nodo sulla tomaia della calzature di Ports sia dotato di capacità individualizzante del prodotto, in quanto costituisce una caratteristica esteriore, originale, non condizionata dalla funzione, e perciò destinata ad avere una portata distintiva, in quanto è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda. Si ribadisce, poi, che il fatto che si stia diffondendo, nella moda della stagione come dimostrato dai molteplici procedimenti cautelari instaurati dinanzi a codesto Tribunale e decisi, come rilevato anche da parte ricorrente, con ordinanze di accoglimento delle pretese dell odierna ricorrente la tendenza ad imitare la forma del nodo ideato da Ports, pare costituire un riscontro del fatto che detta nuova forma si sia accreditata sul mercato, e dunque sia dotata, oltre che efficacia individualizzante, anche di capacità distintiva. L elemento individualizzante del prodotto Ports, ovvero quella caratteristica esteriore la cui forma non è condizionata dalla funzione, è perciò destinata ad avere una portata distintiva, perché è tramite la stessa che il consumatore ricollega il prodotto ad una determinata azienda. a.2) Quanto al presupposto della idoneità della calzatura proposta sul sito di Wittner s a produrre un effetto confusorio, ovvero ad indurre in inganno il consumatore sulla provenienza del prodotto, si osserva che il prodotto di parte resistente (cfr. immagini nel ricorso di Ports a p. 6 e i docc. 18, 19 e 23) riproduce in modo sostanzialmente identico l elemento individualizzante del prodotto Ports, tanto da suscitare, ictu oculi, la medesima impressione generale nel consumatore; infatti, la forma del fiocco è identica a quella della calzatura della ricorrente, sia che si consideri la posizione ove viene apposto rispetto alla scarpa (sulla tomaia), sia che si consideri la sua grandezza (tale da ricoprire, fino a divenire un tutt uno con, quasi completamente la tomaia), sia, infine, che si consideri la forma stessa dell annodatura (un fiocco ad orientamento verticale che segue la lunghezza della tomaia). Pagina 4

5 Pagina 5 Calzature Ports calzature wittner s Eventuali differenze di mero dettaglio non incidono sull impressione generale che ne trae il consumatore medio che, certo, non riesce a discernere quale sia il prodotto originale e quale quello imitato (tanto più se si considera che detta distinzione dovrebbe avvenire alla luce del ricordo del prodotto originale impresso nella mente del consumatore, non certo di un confronto diretto di due elementi contestualmente offerti alla sua attenzione). Alla luce delle considerazioni svolte, il Tribunale ritiene che quanto compiuto da parte resistente integri la condotta di concorrenza sleale per imitazione servile di cui all art. 2598, n.1, c.c. b) Sul fumus boni iuris della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 2 c.c. b.1) Ports sostiene che la condotta di concorrenza sleale di parte resistente sia idonea a permettere (tra l altro) a Wittner s un appropriazione indebita dei pregi dei propri prodotti. La stessa sostiene di aver acquisito, grazie al lancio del prodotto di cui è causa, una notevolissima imposizione di immagine sul mercato, trattandosi di un prodotto oggetto di accreditamento lusinghiero, rafforzato dal grande riscontro di stampa e pubblicitario (ricorso, p. 5) e che la resistente, commercializzando i propri prodotti imitativi, abbia partecipato di un tale elemento di pregio. Il Tribunale, salvo quanto sopra osservato a proposito dell intensificarsi di imitazioni del prodotto della ricorrente che, evidentemente, ha raggiunto un certo accreditamento ed apprezzamento nel mercato (come dimostrano anche le pubblicazioni di cui è stato oggetto prodotte in atti; cfr. IO Donna, D la repubblica Cosmopolitan, Elle e molteplici altri, tutti prodotti sub docc. 11 e 11-bis) osserva che, nella specie, non pare si possano ravvisare i presupposti dell illecito concorrenziale invocato: la riproduzione degli elementi più caratteristici del prodotto altrui non integra come sembra pretendere parte attrice un ipotesi di agganciamento illecito, in quanto l ipotesi normativa in commento si riferisce al diverso caso della condotta parassitaria, che sia rivolta all'appropriazione di qualità e pregi dell'attività e del prodotto altrui, ferma restando la distinzione d'identità fra gli uni e gli altri (Cass. n del 1 marzo 1986), e ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Anche questo Tribunale ha anche di recente affermato a proposito della fattispecie della concorrenza sleale per agganciamento di cui all art n. 2 c.c. (look alike) che tale agganciamento sussiste quando è finalizzato a richiamare alla mente del consumatore il prodotto della concorrente, sfruttando l altrui lavoro e l altrui investimento per l accreditamento del nuovo prodotto, ma non è idoneo a creare confusione, e pertanto ad integrare la fattispecie confusoria della concorrenza sleale di cui all art n. 1 c.c. (Tribunale di Milano, pronuncia n /2014, pubblicata il 17 settembre 2014). Sul periculum in mora. Ferma la considerazione che l accertamento della responsabilità delle parti resistenti con le pronunce e determinazioni consequenziali saranno oggetto del giudizio di merito, il Tribunale ritiene che, nel tempo occorrente per tale accertamento, sussiste il pericolo di un danno di

6 sviamento e/o confusione, difficilmente reversibile e, come noto, di difficile ristoro ex post, connesso alla circolazione dei prodotti imitativi di quello della ricorrente, come ritenuto dalla giurisprudenza in materia, che ha sottolineato che il periculum in simili casi è connesso alla rapidità di propagazione dell effetto confusorio presso il pubblico dei consumatori 1, tanto più sussistente nella specie, atteso il mezzo utilizzato per la vendita prodotti imitativi, promossi e commercializzati (quanto meno anche) per il tramite della rete internet: proprio questo tipo di commercializzazione, che implica una pubblicazione con elevata potenzialità di diffusione delle immagini delle forme illecitamente imitative, è idonea a cagionare quel pregiudizio alla capacità distintiva del prodotto originale che la ricorrente vuole scongiurare. Misure cautelari. Quanto alle cautele richieste si osserva che appare necessario: - inibire la prosecuzione dell illegittima condotta posta in essere dalla resistente, ai sensi dell art. 700 c.p.c., ossia la produzione, commercializzazione, importazione e promozione, tramite il sito web wittner.com.au, dei prodotti contraffattori oggetto del ricorso; detta inibitoria va presidiata attraverso la fissazione di una somma a titolo di penale, stante il valore dei prodotti in questione, pari ad. 250,00, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e pari ad euro 1.000,00 per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica del presente provvedimento; - ordinare la pubblicazione dell intestazione e del dispositivo dell Ordinanza cautelare secondo le modalità indicate da parte ricorrente ma limitatamente all home page del sito web wittner.com.au, ad un quotidiano a diffusione nazione e ad una rivista specializzata del settore, a scelta della ricorrente; infatti tale misura cautelare non mira solo a conseguire un effetto riparatorio e sanzionatorio (qual è quello tipicamente della decisone di merito) ma anche rafforzativo delle misure cautelari di inibitoria cui si accompagna; del resto considerato il persistere di forme imitative delle calzature Ports sul mercato e, dunque, anche avuto riguardo al bilanciamento in punto degli opposti interessi, si ritiene opportuno ordinare tale misura cautelare anche in funzione deterrente. Spese. Le spese, che vanno regolate nella presente fase stante la natura anticipatoria delle misure cautelari adottate, vanno poste a carico di parte resistente; le stesse si liquidano in considerazione dei parametri di legge, del valore della controversia e dell impegno difensivo in concreto profuso, in euro 6.500,00 per compensi, in euro 1.313,13 per spese documentate, oltre 15 % per spese forfettarie CPA e IVA come per legge. P.Q.M. Visti gli artt. e 669-sexies e 700 c.p.c., 1) inibisce a WITTNER S AUSTRALIA PTY. LTD. la produzione, commercializzazione, importazione e promozione, anche tramite il sito web wittner.com.au, delle calzature oggetto del ricorso; 2) dispone la penale di euro 250,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e di euro 1,000,00 per ogni giorno di ritardo nell esecuzione del provvedimento, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla notifica dello stesso; 1 Trib. Roma, Pagina 6

7 3) condanna WITTNER S AUSTRALIA PTY. LTD. a rifondere in favore di PORTS 1961 Italia s.p.a. le spese di lite liquidate in euro 6.500,00 per compensi oltre euro 1.313,13 per spese documentate, 15 % su compensi per spese forfettarie, CPA e IVA come per legge. Si comunichi Milano, 30 dicembre 2016 Il Giudice dott.ssa Alessandra Dal Moro Pagina 7