25 settembre 2014 La disciplina del made in, l origine delle merci e gli strumenti contro la contraffazione Avv. Andrea Gattamorta

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1 Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati CCIAA Arezzo 25 settembre 2014 La disciplina del made in, l origine delle merci e gli strumenti contro la contraffazione Avv. Andrea Gattamorta Studio Legale LGA

2 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile

3 Diritti di proprietà industriale La Proprietà Industriale consiste in un insieme di norme volte alla tutela dei beni immateriali, frutto dell'attività creativa o inventiva umana e comprende: la proprietà industriale (marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali) il diritto di autore o copyright (opere letterarie ed artistiche)

4 Normativa di riferimento, nazionale Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30: Codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 19 marzo 2005 (il Codice ), Regio Decreto 22 aprile 1941 n. 633: Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

5 Normativa di riferimento, comunitaria Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, più volte modificato. Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001 su disegni e modelli comunitari. Ulteriori provvedimenti in materia di ritrovati vegetali, denominazioni di origine, indicazioni geografiche, denominazioni geografiche e marcatura CE.

6 Normativa di riferimento internazionale Organizzazione Mondiale del Commercio, sistema che comprende trenta accordi internazionali collegati che disciplinano diversi settori, tra cui l'accordo generale sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei Marchi e il Protocollo relativo all Accordo di Madrid adottato a Madrid il 27 giugno Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, riveduta a Stoccolma il 14 luglio 1967.

7 Il Codice (protezione dei diritti) Art.1 C.P.I: Ai fini del presente codice, l espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Si può parlare a ragione di diritti di proprietà industriale, accomunati da una medesima disciplina generale e protetti da medesimi strumenti di tutela, anche in via cautelare.

8 Diritti protetti Oggetto di registrazione: marchi disegni e modelli topografie dei prodotti a semiconduttori Oggetto di brevettazione: invenzioni modelli di utilità nuove varietà vegetali Altri diritti protetti: altri segni distintivi (compreso domain name) indicazioni geografiche, denominazioni di origine informazioni aziendali riservate

9 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile

10 Marchi, ipotesi di contraffazione Con il termine contraffazione, intesa nella sua accezione più ampia, ci si intende riferire a tutta una serie di fenomenologie essenzialmente riconducibili alla: a. produzione e commercializzazione di merci che recano - illecitamente - un marchio identico ad un marchio registrato; b. produzioni di beni che costituiscono riproduzioni illecite di prodotti coperti da copyright - fenomeno meglio conosciuto con il nome di pirateria - modelli o disegni.

11 Marchi, ipotesi di contraffazione Il significato proprio del termine contraffare è riconducibile all attività di chi riproduce qualcosa in modo tale che possa essere scambiata per l originale. In particolare, si parla di contraffazione con riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di un diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (marchi d impresa ed altri segni distintivi, brevetti per invenzione, modelli di utilità, industrial design, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, diritti d autore, ecc)

12 Definizioni Per individuare la nozione di merci contraffatte e usurpative è utile ricorrere anche alla definizione contenuta dal Regolamento 1383/2003, per quanto questa abbia come ambito principale di applicazione la disciplina doganale comunitaria.

13 Merci contraffatte Più in particolare, ai sensi del citato regolamento comunitario, per merci contraffatte si intendono: - le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto - senza autorizzazione - un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione; - qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo etc.), anche presentato separatamente, che si trovi nella stessa situazione innanzi descritta; - gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente, che si trovino nella stessa situazione di cui sopra.

14 Merci usurpative Sono le merci che costituiscono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi o del titolare dei diritti relativi al disegno o modello, registrato o meno, a norma del diritto nazionale, quando la produzione di tali copie costituisce una violazione del diritto in questione ai sensi del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l'intervento delle autorità doganali.

15 Merci che ledono diritti specifici Inoltre, vengono considerate merci che violano un diritto di proprietà intellettuale quelle che nello Stato membro in cui è presentata la domanda per l intervento dell Autorità doganale, ledono i diritti relativi ad un brevetto, ad un certificato protettivo complementare, alla privativa nazionale o comunitaria per ritrovati vegetali, alle denominazioni di origine o alle indicazioni geografiche, alle denominazioni geografiche ai sensi del regolamento (CE) n. 1576/89.

16 Concorrenza sleale Oltre alle menzionate ipotesi, sono ipotizzabili anche le fattispecie previste dall art del Codice Civile, in materia di atti di concorrenza sleale. L illecito civile è compiuto da chi: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

17 Concorrenza sleale 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente; 3) si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

18 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile

19 Normativa comunitaria sull origine Regolamento CE 450/2008 Codice Doganale Comunitario Art. 36: le merci ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. Le merci alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi sono originarie del paese in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale

20 Normativa comunitaria sull origine Per determinare il paese di origine di un prodotto, è necessario che il prodotto stesso subisca una trasformazione sostanziale sul territorio, indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione. A questo punto, assume particolare rilievo il concetto di trasformazione sostanziale. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, si configura una trasformazione sostanziale solo qualora il prodotto che ne risulta abbia composizione e proprietà specifiche che non possedeva prima di essere sottoposto a tale trasformazione o lavorazione.

21 Normativa comunitaria sull origine Tutte le attività di mera conservazione di un prodotto, o che si limitino a modificarne il mero aspetto estetico (ad esempio imballaggio, packaging, confezione), non possono essere considerate trasformazione sostanziale, in quanto non modificano l essenza della merce stessa.

22 Made in Italy In questo contesto normativo si inserisce la legge conosciuta con il nome Legge Reguzzoni Versace che è stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 17 marzo 2010, ed è stato promulgata in data 8 aprile 2010, con il numero 55.

23 Made in Italy In realtà il Decreto Reguzzoni-Versace non ha ancora trovato concreta applicabilità, a causa di un freno posto dall Unione Europea. Infatti il Decreto Reguzzoni-Versace introduce il criterio della prevalenza delle fasi della lavorazione del prodotto sul territorio nazionale. Questo principio contrasta con quanto previsto dall art. 36 del codice doganale europeo che invece prevede come criterio di attribuzione della nazionalità ad un prodotto, per la cui lavorazione abbiamo concorso due o più Paesi, quello dell ultima trasformazione sostanziale.

24 Made in Italy La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2010 nel sospendere l efficacia del decreto Reguzzoni-Versace, ha confermato, in merito al criterio di attribuzione dell origine delle merci, l applicabilità dei principi del Codice Doganale Comunitario.

25 Made in Italy Quindi, le nuove disposizioni sull'etichettatura dei prodotti finiti ed intermedi e sull'impiego dell'indicazione «Made in Italy» nei settori tessile, della pelletteria e calzaturiero potranno considerarsi effettivamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto interministeriale previsto dall'art. 2 della legge in argomento, in attesa del quale continueranno ad applicarsi le norme del codice doganale comunitario (Reg. CEE n. 2913/92) e delle relative disposizioni di applicazione (Reg. CEE n. 2454/93)

26 Novità europee sul «Made in» Il 15 aprile 2014 il Parlamento Europeo ha approvato con larghissima maggioranza il pacchetto legislativo per la tutela dei consumatori europei da prodotti falsi e nocivi. L art. 7 impone di apporre il Made in sia ai prodotti realizzati in Europa sia a quelli extra-ue. Prima che l obbligo diventi effettivo, è però necessaria l approvazione del Consiglio Europeo. In base al testo votato, che sostituirebbe l attuale sistema volontario, l'etichetta Made in dovrà essere obbligatoriamente utilizzata per tutti i prodotti di consumo venduti nell'ue, esclusi i prodotti alimentari e medicinali.

27 Novità europee sul «Made in» Se il Paese di origine è uno Stato membro dell Unione si potrà comunque scegliere se mettere sull etichetta la dicitura Made in EU oppure indicare il nome del Paese. Il testo del regolamento contiene una serie di obblighi per produttori, importatori e distributori a garanzia che le informazioni necessarie siano sempre ben visibili al consumatore: - i produttori o gli importatori dovranno garantire che il paese di origine sia indicato su tutti i prodotti venduti nell'ambito dell'unione europea - i distributori verificheranno che il produttore o l'importatore abbia etichettato i prodotti di consumo in modo conforme prima di venderli o metterli a disposizione sul mercato dell'ue.

28 Novità europee sul «Made in» Tutti i prodotti di consumo finale dovranno pertanto contenere un'indicazione del paese d'origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione dovrà essere apposta sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto, o altro materiale utilizzato nel punto vendita. L'indicazione del paese di origine del prodotto, espressa dalla dicitura fabbricato in accompagnata dal nome del paese di origine, potrà essere redatta e apposta in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'unione europea, in modo tale da risultare facilmente comprensibile per i consumatori o clienti finali dello Stato membro in cui le merci devono essere commercializzate.

29 Novità europee sul «Made in» Ai fini della determinazione del Made in si dovrà fare riferimento alle regole previste dal Codice Doganale dell Unione. Il primo criterio è il cosiddetto criterio delle merci interamente ottenute ed è applicabile a quei prodotti per i quali il processo di lavorazione sia avvenuto in un singolo Paese. In virtù di questo criterio devono ritenersi originarie di un determinato Paese le merci ivi interamente ottenute. Il secondo criterio è il criterio dell ultima lavorazione o trasformazione sostanziale ed è applicabile a quelle merci alla cui produzione abbiano contribuito due o più paesi

30 Azioni Quali sono gli strumenti che in caso di contraffazione possono essere utilizzati dai titolari dei diritti violati? - azioni di natura giudiziaria civile - azioni di natura giudiziaria penale - azioni amministrative - azioni doganali Condotte in ambito nazionale, comunitario ed internazionale.

31 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale

32 Sanzioni penali ed amministrative Tutela Amministrativa a) Accordo di Madrid 1967 b) D.L. 135/2009 Tutela Penale a) Finanziaria 2004 b) D.L. 135/2009

33 Sanzioni penali ed amministrative Accordo di Madrid sulla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, del 14 aprile Vieta l apposizione sul prodotto di indicazioni false o fallaci circa la sua origine, - disponendone l eventuale fermo doganale all atto di introduzione in Italia, e segnalazione all Autorità Giudiziaria - con possibilità di regolarizzare la merce con l asportazione della indicazione falsa/fallace. Decorsi 60 giorni dal fermo, in assenza di sequestro da parte dell'ag, le Dogane possono restituire la merce, previa regolarizzazione della stessa.

34 Sanzioni penali ed amministrative Art.3: prevede l'obbligo di indicare il diverso Paese di produzione, se il venditore appone sul prodotto il suo nome ed il suo indirizzo su prodotti provenienti da paese diverso da quello di vendita. L'Accordo di Madrid trova applicazione sia per uso improprio di segni che richiamano l'italia sia per uso improprio della dicitura made in Italy.

35 Sanzioni penali ed amministrative Art.4, comma 49 bis, Finanziaria 2004, inserito dalla L.135/2009 Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ad euro

36 Sanzioni penali ed amministrative Legge 24 dicembre 2003, n Finanziaria 2004 Art. 4, comma 49: L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione o la commercializzazione recanti false o fallaci indicazioni di provenienza (o di origine) costituisce reato ed è punita ai sensi dell'art. 517 del codice penale Art. 517 Codice Penale Vendita di prodotti industriali con segni mendaci Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a Euro.

37 Sanzioni penali ed amministrative Art. 4 comma 49: Costituisce falsa indicazione di provenienza: - la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine; - l'uso di segni o figure o quant altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di provenienza italiana, anche se sul prodotto sia indicata l'origine o la provenienza estera dei prodotti.

38 Sanzioni penali ed amministrative Esiste quindi un obbligo di indicare il paese di provenienza estera del prodotto? Cassazione 22 aprile 2010, n.15374: quando le modalità d'uso del marchio dell'imprenditore italiano sono tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto fabbricato all'estero è di origine italiana, sussiste l'obbligo di indicare l'origine estera del prodotto.

39 Sanzioni penali In linea generale alcune sanzioni previste dal Codice Penale sono volte a tutelare la pubblica fede (473 e 474), mentre altre l'ordine economico e quindi anche la libera determinazione dell'acquirente (517).

40 Sanzioni penali, Codice Penale 473. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegn [I]. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro a euro [II]. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

41 Sanzioni penali, Codice Penale Art.473 C.P. (segue) [III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

42 Sanzioni penali, Codice Penale 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. [I]. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro a euro [II]. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro

43 Sanzioni penali, Codice Penale Art. 474 C.P. (segue) [III] I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale

44 Sanzioni penali, Codice Penale 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. [I]. Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

45 Sanzioni penali ed amministrative Codice della proprietà industriale. Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal Codice Art Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, é punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro..

46 Sanzioni penali ed amministrative Codice della proprietà industriale. Disciplina applicabile con riferimento ai diritti disciplinati dal Codice Art Salvo che il fatto costituisca reato, é punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione é stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali..

47 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile

48 Regolamento applicabile Regolamento 2003/1383/CE del Consiglio relativo all intervento dell autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti. In vigore dal 1 luglio La tutela doganale consente di inibire l ingresso nello spazio economico europeo (UE + Islanda, Norvegia, Liechtenstein) di merci contraffatte.

49 Intervento delle autorità doganali Qualora nel corso di un proprio intervento le Autorità doganali dovessero verificare l esistenza di motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci per un periodo di tre giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del titolare del diritto e del dichiarante o del detentore delle merci laddove essi siano conosciuti, al fine di consentire al titolare del diritto di depositare una domanda di intervento. Le autorità doganali possono chiedere al titolare del diritto di fornire tutte le informazioni utili per confermare i propri sospetti.

50 Domanda di intervento Nel caso in cui sia invece il tittolare del diritto di privativa a voler richiedere l intervento delle Autorità Doganali, la domanda d intervento deve essere presentata su un modello scaricabile dal sito dell'agenzia delle Dogane e deve contenere alcune informazioni prestabilite: (i) tutte le informazioni necessarie per consentire alle autorità doganali di riconoscere facilmente le merci in questione e comunque quelle in proprio possesso (descrizione tecnica accurata e dettagliata delle merci; informazioni circostanziate sul tipo o le modalità della frode, luogo in cui si trovano le merci, data di arrivo o partenza, mezzo di trasporto, importatore, ecc.); (ii) un documento giustificativo da cui risulti che il richiedente è titolare del diritto per le merci;

51 Accoglimento della domanda In caso di accoglimento della domanda di intervento, il servizio doganale competente fissa il periodo durante il quale devono intervenire le autorità doganali, che non potrà essere superiore ad un anno (prorogabile su richiesta del titolare del diritto). Al fine di garantire la maggior tutela del titolare al richiedente, la decisione di accoglimento può essere comunicata agli uffici doganali degli Stati membri eventualmente interessati alle merci.

52 Accoglimento della domanda Le merci ritenute contraffatte o che violino un diritto di proprietà intellettuale è previsto il divieto di ingresso nel territorio doganale della Comunità, l immissione in libera pratica, il trasferimento dal territorio doganale della Comunità, l esportazione, la riesportazione, il vincolo ad un regime sospensivo, o il collocamento in zona franca o in deposito franco.

53 Informazioni È previsto che le autorità doganali possano: (i) fornire al titolare del diritto informazioni (nome e indirizzo del destinatario, speditore, dichiarante o detentore delle merci nonché origine e provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale); e (ii) consegnare al titolare campioni a fini di analisi che dovranno essere restituiti non appena conclusa l analisi tecnica.

54 Misure previste dal Regolamento Fatte sempre salve tutte le azioni giudiziarie che i singoli ordinamenti prevedono per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, il Regolamento affida agli Stati membri l adozione delle misure necessarie per consentire alle autorità competenti (quelle doganali): di distruggere o di mettere fuori dei circuiti commerciali le merci riconosciute come merci che violano un diritto di proprietà intellettuale, affinché il titolare del diritto non subisca pregiudizi; di adottare nei confronti di tali merci qualsiasi altra misura che abbia l effetto di privare gli interessati dell utile economico dell operazione.

55 Contraffazioni, banca dati doganali L Agenzia delle Dogane ha predisposto una Banca Dati anticontraffazione (F.A.L.S.T.AF.F. - Fully Automated Logical System To Avoid Forgeries & Fraud) alimentata dalle imprese e diffusa a tutti gli Uffici doganali, integralmente in via telematica, che raccoglie le immagini e le caratteristiche del prodotto da tutelare.

56 Argomenti Cenni alla proprietà industriale Concorrenza sleale e contraffazione Disciplina del made in Sanzioni penali e amministrative Cenni alla tutela doganale Cenni alle azioni esperibili in sede civile

57 Normativa comunitaria Direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, cui è stata data attuazione in Italia con il Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n.140. L obiettivo della direttiva è di ravvicinare le legislazioni dei paesi comunitari al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.

58 Azioni cautelari, descrizione Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

59 Azioni cautelari, descrizione Salve le esigenze della giustizia penale, possono essere soltanto descritti gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nell ambito di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

60 Azioni cautelari, sequestro Il titolare di un diritto di proprietà industriale può altresì chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

61 Azioni cautelari, inibitoria provvisoria Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento (si tratta di una misura di coercizione indiretta, non di una preliquidazione del risarcimento del danno, anche in considerazione di quanto stabilito dalla direttiva al fine di assicurarne l'esecuzione ).

62 Azioni cautelari, modalità La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

63 Giudizio di merito, sanzioni civili Inibitoria definitiva Può essere disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce violazione del diritto. Il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Distruzione Può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione. Nel caso della violazione di diritti di marchio, la distruzione concerne il marchio ma può comprendere le confezioni e, quando l Autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, anche i prodotti o i materiali inerenti alla prestazione dei servizi se ciò sia necessario per eliminare gli effetti della violazione del diritto.

64 Giudizio di merito, sanzioni civili Assegnazione in proprietà Può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto, e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso fermo restando il diritto al risarcimento del danno. Sequestro E' altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione.

65 Giudizio di merito, sanzioni civili Risarcimento del danno Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli artt. 1223, 1226 e 1227 del Codice Civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice anche tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto e dei compensi che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto licenza dal titolare del diritto. Pubblicazione della sentenza L'autorità giudiziaria può ordinare che l ordinanza cautelare o la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, sia pubblicata, integralmente o in sunto o nella sola parte dispositiva, tenuto conto della gravità dei fatti, in uno o più giornali da essa indicati, a spese del soccombente.

66 Giurisdizione, normativa comunitaria Azione di nullità Regolamento CE 44/2001 (Articolo 22 n. 4): in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito ovvero la registrazione, sussiste la giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo comunitario o di una convenzione internazionale.

67 Giurisdizione, normativa comunitaria Azione di contraffazione Regolamento CE 44/2001 (Articolo 5 n. 3): La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: in materia di illeciti civili dolosi o colposi (responsabilità extracontrattuale), davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Non si tratta di un foro esclusivo per cui in ambito comunitario l'azione di contraffazione può essere promossa anche avanti a giudici di un paese diverso rispetto a quello ove il diritto produce i propri effetti.

68 Competenza Le azioni previste si propongono davanti all'autorità giudiziaria del domicilio del convenuto. Quando il convenuto non ha residenza, dimora o domicilio eletto nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza. Qualora né l attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato il domicilio reale o il domicilio eletto, è competente l Autorità giudiziaria di Roma. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore (dove è avvenuta la contraffazione) possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui giurisdizione i fatti sono stati commessi.

69 Studio Legale Lucchini Gattamorta e Associati Grazie per l'attenzione e arrivederci