China IP BULLETIN IL VOSTRO OPUSCOLO INFORMATIVO DI FIDUCIA CANTON SHANGHAI PECHINO NANSHA TIANJIN QINGDAO XIAMEN FUZHOU HAIKOU HONG KONG

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1 CANTON SHANGHAI PECHINO NANSHA TIANJIN QINGDAO XIAMEN FUZHOU HAIKOU HONG KONG Pubblicazione N 1 Luglio 2014 China IP BULLETIN IL VOSTRO OPUSCOLO INFORMATIVO DI FIDUCIA SULLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE IN CINA Novità e tendenze Nel paragrafo vengono introdotte informazioni in merito a brevetti, come ottenere licenze, standard obbligatorio a altre regolamentazioni speciali che l Administration Regulations for the National Standards Relating Patents e il General Administration of Customs implementerà in materia di tutela della proprietà intellettuale. Chiarimenti a dubbi comuni In questo paragrafo risponderemo alle domande più comuni ovvero se l importazione parallela di beni scambiati nel settore lusso, adottando il sistema acquisto-vendita diretto, configura la violazione del marchio nonchè se l accordo di coesistenza marchi con il precedente titolare influenzi la verifica della licenza nel periodo di revisione del marchio rifiutato. Tema controverso Il terzo emendamento della Legge sul Marchio (Trademark Law of PRC) è stato emanato il 30 agosto scorso ed è entrato in vigore a partire dal primo Maggio Il paragrafo tratta brevemente la modifica di detta Legge su questioni riguardanti la richiesta di registrazione ed il relativo tempo limite, l opposizione del marchio, utilizzo dello stesso, la prevenzione ad azioni di registrazione in mala fede, compensazione in caso di infrazione ecc. In questo modo aziende e player che spesso si trovano ad affrontare questioni in merito alla tutela della proprietà intellettuale possono essere debitamente informati ed adottare le più opportune misure e cautele. China IP Bulletin è offerto dallo Studio Legale Wang Jing & Associati Direttore: Mr. Wang Jing Caporedattore: Mr. Franco Fornari Redattore: Ms. Lisa Olivetti Fornari@wjnco.com (+86)

2 Implementazione dell Administration Regulations for the National Standards Relating Patents (Preliminary) L a Standardization Administration e State Intellectual Property Office hanno congiuntamente emanato il National Standards Relating Patents (Preliminary) (in seguito Regulation ) in vigore dal primo gennaio Lo scopo è quello di regolamentare la gestione degli standard nazionali, incoraggiare il perfezionamento tecnologico ed innovativo, accellerare l istanza di registrazione di nuove tecnologie in modo razionale, proteggere gli interessi sia pubblici che privati e garantire l effettiva implementazione del National Standards. Il Regulation innanzitutto disciplina i problemi pertinenti i National Standards in materia di brevetti, come ad esempio la divulgazione delle informazioni sui brevetti, la concessione della licenza, l adesione obbligatoria allo State Standards e altri regolamenti speciali attinenti. Al fine di garantire trasparenza sui brevetti, ciascuna organizzazione che partecipa nella revisione degli Standards, appena possibile, deve fornire al National Standardization Technical Committees o alle commissioni locali informazioni pertinenti e materiale probatorio ed esserne responsabile. Il Regulation inoltre stabilisce che i titolari di brevetti o i richiedenti degli stessi, oltre alla comunicazione strettamente obbligatoria, debbano, in aggiunta, fare un annuncio di autorizzazio ne di licenza: essi infatti devono annunciare che concordano di addebitare o concedere gratuitamente il permesso a qualsiasi organizzazione o individuo di sfruttare il brevetto nell implementazione gli standars nazionali sulla base di equità, razionalità e senza discriminazione; oppure che non concordano sull autorizzazione della licenza. In mancanza di comunicazione di autorizzazione da parte di titolari o richiedenti, l accordo di licenza non verrà incluso nel National Standards a meno che sia obbligatorio. Il Regulation sottolinea che il National Standards obbligatorio non comprende i brevetti in generale. Nel caso sia invece d obbligo includere brevetto, ma titolari di brevetto e richiedenti si rifiutano di provvedere all autorizzazione di licenza stabilita dal Regulations, questo sarà disposto in seguito ad una negoziazione fra la Standardization Administration of the PRC, State Intellectual Property Office, dipartimenti pertinenti e titolari o richiedenti. (Fonte China Intellectual Property News) Lo General Administration of Customs ha introdotto l uso del nuovo sistema doganale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale il primo marzo All interno del sito del General Administration of Customs è stato pubblicato recentemente l Announcement of Relevant Issues on Starting Use of Customs Protection of Intellectual Property Rights System. L articolo annunciava che il nuovo sistema doganale di protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarebbe entrato in vigore dal 1 marzo In seguito all applicazione del nuovo sistema, i possessori di diritti di proprietà intellettuale possono presentare online la domanda di registrazione, l estensione, la modifica e la cancellazione senza quindi inviare documenti cartacei al General Administration of Customs. (Fonte: 2

3 L accordo di coesistenza del marchio influenza la verifica della licenza del marchio? L importazione parallela di prodotti legittimamente acquistati costituisce una violazione del marchio di fabbrica? Grazie all espansione del consumo di beni di lusso in Cina, molti commercianti attratti dagli importanti margini di profitto, vogliono entrare nel mercato locale. Tuttavia, è difficile ottenere l autorizzazione prevista per la distribuzione ufficiale dei prodotti dai titolari; pertanto ci si domanda spesso se l azione di acquisto e vendita diretta per entrare nel mercato attraverso l importazione parallela costituisca o meno una violazione del marchio. Tale espediente è comunemente definito come importazione parallela ovvero quando l importatore importa all interno della nazione beni della stessa classificazione e marchio senza autorizzazione del legittimo titolare. Sulla base del quadro normativo attuale, la Cina ha un atteggiamento permissivo nei confronti dell importazione parallela di prodotti il cui marchio è registrato. Inoltre, dal momento che non esiste una normativa esplicita riguardo l illegittimità dell importazione parallela di prodotti di marca, questa è generalmente praticata. La Corte Suprema cinese ha pubblicato recentemente un caso nel quale il famoso marchio Victoria s Secret Stores Brands Management Inc aveva fatto causa alla Shanghai Jintian Clothing Co. Ltd. per aver violato i diritti del marchio e concorrenza sleale. In questo caso specifico, la Corte ha stabilito che l importazione parallela di prodotti di marca non ha violato il marchio in oggetto. Questo è un chiaro esempio che dimostra l atteggiamento favorevole della Corte nel confronti dell importazione parallela. Qualche stimato cliente dello scrivente Studio ha chiesto se, durante il periodo di revisione di un marchio rifiutato, era possibile ottenere comunque la licenza dello stesso nel caso in cui avessero concluso un accordo prioritario col titolare (del marchio) e concluso un accordo di coesistenza dello stesso. L accordo di coesistenza del marchio si riferisce alla dichiarazione d intenti (o accordo) da parte del titolare del diritto precedente di permettere che il marchio possa essere applicato su prodotti eguali o similari dopo una negoziazione con titolari di marchi registrati successivamente. Il Trademark Review e Adjudication Board accetta tale accordo di coesistenza purché vengano presi in considerazione i seguenti 2 elementi: 1. I beni, per i quali il marchio è utilizzato da entrambi le parti, devono appartenere a un gruppo similare ma di livello inferiore rispetto al Classification of Similar Goods or Services e devono essere facilmente distinguibili dai consumatori. 2. Popolarità del marchio di entrambe le parti: nel caso in cui la popolarità del marchio di riferimento sia elevata, e l approvazione del nuovo marchio possa indurre in confusione i consumatori, la richiesta verrà generalmente respinta. Potrebbe tuttavia essere approvata se il secondo marchio fosse già in uso e conosciuto dai consumatori, i quali riescono a distinguerli nonostante le somiglianze tra loro. 3

4 Breve introduzione dei punti chiave del terzo emendamento della Trademark Law of PRC Il 30 agosto 2013 il Nuovo Emendamento della Trademark Law (di seguito definito seplicemente è stato approvato e pubblicato dal quarto meeting della dodicesima sessione del Comitato Permanente del Congresso Nazionale del Popolo. Questo è il terzo emendamento dal 1982 e la nuova Legge è entrata in vigore dal primo maggio Il paragrafo tratta brevemente le modifiche apportate rispetto alla richiesta di registrazione e il relativo tempo limite, l opposizione, l uso, la prevenzione ad azioni di registrazione in malafede, la compensazione d infrazione, ecc. Completamento della regolamentazione della domanda di registrazione 1. L articolo 8 della nuova Trademark Law aggiunge che i suoni possono essere usati come marchio nella domanda di registrazione. Mentre i marchi visivi sono largamente usati, quelli uditivi consisteranno in un nuovo metodo di sviluppo del marchio per le imprese. Per esempio il suono d accensione di Nokia, Hello Moto di Motorola, il suono pubblicitario di Intel hanno tutti una funzione identificativa elevata e fanno riconoscere ai consumatori il tipo di bene in base ai suoni. Le aziende pertanto possono progettare segmenti di suoni unici, in conformità con la cultura aziendale o l idea di produzione, e chiedere che vengano registrati come marchi per proteggerne i diritti e distinguere il proprio prodotto. 2. la nuova Trademark Law ha stabilito un application institution of one-mark-more-class ovvero un richiedente può fare domanda di registrazione dello stesso marchio per più classi contemporaneamente. Questo processo fa in modo che la richiesta di registrazione sia ancora più conforme al resto del mondo, semplifica il processo e l amministrazione del marchio. (Art. 22 New 3. La nuova Legge adotta un sistema di commenti per iscritto in quanto l Ufficio Marchi, se lo ritiene necessario, potrebbe richiedere una spiegazione o fare una correzione alla registrazione. Questo sistema favorisce il miglioramento della qualità d esame oltre ad essere vantaggioso per i richiedenti. (Art 29 New 4. La New Trademark Law anticipa la richiesta d estensione da 6 mesi a 12 mesi prima della scadenza. Questo comporta maggiore autonomia per i titolari dei diritti. (Art 40 New Esame marchi e durata dell esame La nuova Trademark Law disciplina esplicitamente che il periodo d esame per la registrazione di un nuovo marchio è di 9 mesi, mentre il periodo di tempo per valutare ciascun marchio va dai 9 ai 12 mesi, che potrebbero essere estesi per altri 3 o 6 mesi in circostanze particolari. Specificazioni in merito di obiezioni Le modifiche apportate alla Trademark Law riflettono l obiettivo di restringere le materie di obiezione. Proprio per questo scopo la nuova legge elimina la possibilità di istituire un obiezione di revisione come segue: Primo, La nuova Tradenark Law prescrive un limite ai soggetti che propongono obiezioni passando dal precedente chiunque ai nuovi e più circoscritti titolare di diritti prioritari e parti interessate. Secondo, la legge stabilisce che l oppositore non ha il diritto di avviare una procedura per un obiezione di revisione se l ufficio marchi ha permesso la registrazione di un marchio precedentemente disapprovato, ma può comunque avviare una pratica 4

5 di annullamento della registrazione marchio separatamente. In ogni caso dopo la mancata concessione di obiezione da parte dell ufficio marchi, l oppositore può far nuovamente richiesta di obiezione. (Art 35 New. Le norme sopra riportate servono a prevenire obiezioni in malafede e abbreviare i tempi di registrazione del marchio. Nel caso l oppositore abbia sufficienti ragioni per avviare un obiezione deve fornire anche adeguate prove e documenti. Attenzione all uso del marchio 1. La New Trademark Law stabilisce che l uso del marchio significa usare il marchio su prodotti, confezioni o altri contenitori di prodotti, in documenti commerciali dei prodotti o per pubblicità, esibizioni o altre attività commerciali aventi lo scopo di identificare l origine del prodotto. Le imprese devono preservare le effettive evidenze in conformità degli usi stabiliti dalla norma al fine di meglio proteggere i propri interessi. (Art 48 New 2. La Trademark Law aggiunge la procedura di cancellazione da marchio registrato a nome comune di prodotto. Le imprese devono usare il marchio in modo continuativo in modo da prevenire situazioni in cui il marchio venga automaticamente cancellato dopo 3 anni consecutivi di mancato utilizzo. Le imprese devono, inoltre, migliorare la riconoscibilità del marchio e proteggere i propri diritti per tempo, onde evitare che il marchio diventi un nome comune di prodotto (Art 49 New 3. La New Trademark Law proibisce che produttori e distributori utilizzino parole tipo marchio famoso o marchio conosciuto nei prodotti, pacchetti o contenitori, nelle pubblicità, esibizioni e in altre attività commerciali. (Art 14 New In caso di violazione dell articolo 14, il trasgressore dovrà pagare una sanzione di 100,000 RMB all ufficio locale dell Administrative Department for Industry and Commerce, oltre ad apportare una correzione al fatto. (Art 53 New Trademark Law) Norme di rilievo a prevenzione delle registrazioni in malafede La New Trademark Law aggiunge il principio di onestà e credibilità. Questo articolo prevede che le domande di registrazione osservino i principi di buonafede ed esso prevede una base giuridica volta a colpire numerose registrazioni dannose. (Art 7 New Per meglio prevenire le registrazioni in malafede, l articolo 15 fornisce delle disposizioni apposite; ad esempio quando un agente o un rappresentante fa domanda di registrazione di un marchio a nome o per conto del direttore di azienda o terzi ma senza alcuna autorizzazione di questi, il marchio non verrà registrato e ne sarà proibito l uso in caso di opposizione del direttore o terzi; oppure quando un richiedente (A) presentare istanza di registrazione di un marchio identico o simile a un altro, non registrato, ma già in uso da un terzo (B) su prodotti identici o simili, con la quale ha una relazione contrattuale o qualsiasi altra relazione (ad eccezione di quella descritta nel paragrafo precedente) con (B) e conosce l esistenza del marchio non registrato, il marchio non verrà registrato in seguito all opposizione di (B). La New Trademark Law si prefige di prevenire le registrazioni dannose impedendo la registrazione in malafede in virtù di potere di rappresentanza o scaturite da relazioni contrattuali pregresse o da qualsiasi altra relazione (ad eccezione di quella descritta nel paragrafo precedente) con terzi. In tale senso, viene implicitamente riconosciuta una forma di tutela ed esistenza del marchio non ancora 5

6 registrato dal soggetto in buona fede. È chiaro che, in caso di cooperazione con terzi nei processi operativi e produttivi, è sempre preferibile conservare le prove scritte e documenti come fatture, contratti, ordini, mail e lettere d intenti. Questioni di rilievo a proposito di violazione del marchio e determinazione del danno. La New Trademark Law, a mezzo dell articolo 57, prevede una nozione di comportamento di violazione marchio e definisce, inoltre, la natura della violazione assistita come: fornire intenzionalmente agevolazioni alla violazione del diritto di altri di uso esclusivo di un marchio registrato o aiutare altri a commettere delle violazioni del diritto d'uso esclusivo di un marchio registrato. Questo articolo definisce, inoltre, anche la natura di agevolazione alla violazione. (Art 57 New Trademark Law). La nuova Trademark Law tiene inoltre in considerazione anche i danni causati dalla violazione del diritto di utilizzo esclusivo di un marchio registrato. Il danno è dunque determinato in base alle perdite effettivamente subite dal titolare del diritto moltiplicato per il costo della licenza del marchio e, se le circostanze sono gravi, delle sanzioni punitive potranno essere applicate al caso concreto. La norma infine aumenta il danno di legge da 500,000 RMB a 3,000,000 RMB. Se il registrante utilizza il marchio registrato caduto in disuso e fallisce nel dimostrare i danni subiti a causa di altre violazioni, il trasgressore non sarà responsabile del risarcimento. Questa norma è coerente con l articolo 64 e volta a prevenire registrazioni in malafede che, appunto, stabilisce la cancellazione di un marchio se non viene utilizzato per 3 anni consecutivi. Conclusioni: Il testo di cui sopra introduce brevemente le principali modifiche alla Trademark Law per quanto riguarda le aziende. Si noti come le maggiori modifiche si concentrano su alcuni aspetti come i termini per la richiesta di registrazione, obiezioni, esame e processo di approvazione, utilizzo del marchio, violazioni e compensi. I nuovi regolamenti, che hanno lo scopo di dare maggior risalto al ruolo positivo dell istituzione del marchio, comprendono: regolare le richieste di registrazione di un marchio e le obiezioni, regolare il tempo limite per l esame e l approvazione della richiesta, incoraggiare gli operatori economici a comportarsi secondo principi di buona fede, aumentare gli sforzi per contrastare le registrazioni in malafede e le altre violazioni. Di Xiang Shaoyun 6