Camera di commercio di Torino

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1 Sportello Tutela Proprietà industriale della Creare e innovare consapevolmente Orientamento pratico agli incontri con i consulenti in PI

2 Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Comitato di redazione: Mario Aprà, Mariella Caramelli, Fabio D Angelo, Silvia Lazzarotto, Gian Giuseppe Masciopinto, Cristina Rolando, Alessandra Romeo, Mariangela Ravasenga e Loredana Zellada. Si ringrazia Luciano Bosotti. Copyright Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino Edizione Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Torino ISBN Coordinamento editoriale: Settore Proprietà Industriale Centro PATLIB, Camera di commercio di Torino Coordinamento grafico: Settore Comunicazione esterna Ideazione grafica: Tribeka Comunicazione srl Stampa: AGIT Subalpina srl, settembre 2009 La presente Guida, redatta a cura di consulenti in Proprietà industriale, è stata realizzata gratuitamente, allo scopo di fornire all utenza dello Sportello di Proprietà industriale Centro PATLIB della Camera di Commercio di Torino, che della guida è promotrice, uno strumento di orientamento nella complessa materia della PI. In considerazione della sua finalità, i diversi argomenti, di carattere teorico e pratico, sono trattati per linee generali ed essenziali, con specifico riguardo alla giurisdizione italiana e, per brevi cenni, alle giurisdizioni estere, in particolare in base alle convenzioni internazionali. La Guida è stata realizzata con la massima accuratezza ed attenzione, senza pretesa, tuttavia, di completezza, tenuto conto della complessità della materia trattata. Le informazioni legali contenute in questa Guida sono, quindi, di natura generale non esaustiva e sono fornite esclusivamente a scopo divulgativo ed orientativo. I contenuti della Guida non possono pertanto sostituire il parere legale di un professionista abilitato, che dovrebbe essere consultato in merito ad ogni specifico caso. Né gli autori né la possono essere ritenuti responsabili per eventuali usi inappropriati od illeciti dei contenuti di questa Guida, in contrasto con le finalità qui espressamente dichiarate, né per qualsiasi tipo di danno conseguente a tali eventuali usi inappropriati od illeciti. Questa pubblicazione è protetta in base alla normativa in materia di diritto d autore e tutti i diritti sono riservati alla Camera di Commercio di Torino. Ne è vietata la riproduzione totale o parziale, senza espressa approvazione preventiva della proprietaria dei diritti. I marchi e gli altri segni distintivi rappresentati nella Guida sono proprietà esclusiva dei rispettivi titolari.

3 Indice Presentazione della Guida Introduzione Cos è la Proprietà industriale Cos è lo Sportello Tutela Proprietà industriale Il Settore Proprietà industriale Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino Avvertenze per l uso della Guida Capitolo primo Il valore e l impatto della proprietà industriale sull attività d impresa: il diritto di privativa e la sua tutela 1.1 Come gestire lo sviluppo tecnologico della propria impresa In quali modi è possibile ottenere le tecnologie? La tecnologia che si intende adottare è lecitamente utilizzabile? Come si può verificare l esistenza di diritti di terzi? Come si può tutelare la propria tecnologia e/o i propri prodotti? Quali sono i vantaggi della tutela brevettuale? Come gestire l immagine commerciale della propria impresa Come si può tutelare l immagine commerciale e la comunicazione d impresa? Quali sono i vantaggi di una tutela efficace dell immagine commerciale e della comunicazione d impresa?

4 Indice Capitolo secondo I brevetti per invenzione e per modello d utilità 2.1 Definizioni Esclusioni dalla protezione brevettuale Come si protegge un brevetto in Italia Requisiti formali di una domanda di brevetto Requisiti sostanziali dell oggetto di una domanda di brevetto Esame della domanda e concessione del brevetto richiesto La ricerca di anteriorità La tutela. Procedura delle domande di brevetto Le vicende di un brevetto o domanda di brevetto successive al deposito. 55 Capitolo terzo I marchi 3.1 Definizioni Registrazione ed esclusione dalla registrazione: impedimenti assoluti e impedimenti relativi Le ricerche ed i depositi Le ricerche di anteriorità Il deposito della domanda di registrazione di marchio Il marchio internazionale Il marchio comunitario La tutela Le vicende del marchio dopo il suo deposito Capitolo quarto I modelli ed i disegni industriali 4.1 Definizioni Requisiti Registrazione ed esclusione della registrazione

5 Indice 4.3 Le ricerche e i depositi Le ricerche di anteriorità Il deposito della domanda di registrazione per disegno o modello Il modello internazionale Il modello comunitario La tutela Le vicende del modello industriale e design dopo il deposito Capitolo quinto Altri segni distintivi: domini, ragioni sociali, nomi commerciali e insegne 5.1 Nomi commerciali, ragioni sociali e insegne Nomi a dominio Capitolo sesto Il trasferimento dei diritti di proprietà industriale e le modifiche del titolare 6.1 Le modifiche del titolare I trasferimenti: cessioni, pegni, successioni, sentenze e altre fattispecie traslative Le cessioni Le licenze Capitolo settimo Il diritto d autore 7.1 Il diritto d autore e la proprietà intellettuale Il diritto d autore e il software Riferimenti normativi Sitografia

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7 Presentazione della Guida Al termine brevetto si associa nel senso comune un idea generica di genialità, originalità e intuizione, spesso individuale. Per chi opera in questo campo e per tutte le imprese che investono in ricerca e sviluppo, il concetto di brevetto è invece legato ad un percorso più ampio e articolato, che coinvolge tutte le funzioni aziendali, dall ideazione alla produzione fino alla vendita. In questo lungo cammino, l aspetto di tutela e di protezione delle idee è importante fin da subito, perché permette, attraverso utili strumenti, di valutare il posizionamento del proprio prodotto, di monitorare il mercato, di concentrarsi su linee di sviluppo più profittevoli. In questo ambito la Camera di commercio svolge un importante ruolo di consulenza e di accompagnamento dell imprenditore per orientarlo tra le diverse opportunità di tutela: l ente rappresenta non solo e non più, dunque, un semplice sportello di ricezione delle pratiche di deposito, ma un vero e proprio partner dell impresa innovativa. Dal 2007 la ha creato lo Sportello Tutela della Proprietà industriale, un servizio di facile accessibilità, in termini di costi e velocità, e allo stesso tempo estremamente qualificato, grazie alla convenzione con l Ordine dei consulenti in Proprietà industriale: la migliore squadra a disposizione di chi crede nella ricerca non solo come sfruttamento dell idea singola, ma come approccio imprenditoriale continuo. Il servizio in questi anni è cresciuto, arrivando a contare oltre 300 richieste l anno, e si è specializzato, con lo sportello dedicato espressamente al mondo del design, continuando nello stesso tempo a lavorare per la diffusione della cultura brevettuale, attraverso incontri, seminari, proposte formative. 1

8 Presentazione della Guida E cresce anche la squadra dei consulenti; sono tre i nuovi studi che hanno aperto quest anno a Torino e che si sono prontamente aggiunti ai 15 che già collaboravano con lo Sportello. Anche la presente guida è un segno della volontà di proseguire in quest opera importante di accompagnamento rivolto a quelle imprese che vogliono affrontare i mercati con una competitività fatta di innovazione e buone idee. Alessandro Barberis Presidente della 2

9 Introduzione Cos è la Proprietà industriale In base all ordinamento giuridico italiano, la Proprietà industriale (di seguito PI) rappresenta l insieme dei diritti di proprietà attinenti ai beni immateriali di un soggetto o di un impresa, comunemente riconosciuti ed identificati nei marchi e brevetti. La materia della PI è ordinata e disciplinata in base a norme di legge generali e codicistiche comprese nella Costituzione e nei codici civili e penali ed anche da norme speciali, riordinate e trattate nel Codice di PI (di seguito CPI) attualmente in vigore. In dottrina, l espressione PI comprende marchi ed altri segni distintivi come il nome di ditta, l insegna ed il nome a dominio - indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. I diritti di PI si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti dal Codice di PI. La brevettazione e la registrazione hanno quindi carattere di accertamento costitutivo e danno luogo ai cosiddetti titoli di PI. La PI si fonda, quindi, su un insieme complesso di norme, convenzioni e prassi, la cui conoscenza e corretta applicazione possono determinare l affermazione di un attività imprenditoriale, in quanto garantiscono all imprenditore di acquisire e poter sfruttare quel patrimonio di tecnologia e comunicazione essenziale per competere e difendere la posizione dell impresa nel mercato di riferimento (si veda anche Capitolo 1, Il valore e l impatto della PI sull attività d impresa, Il diritto di privativa e la sua tutela). 3

10 Introduzione Cos è lo Sportello Tutela Proprietà industriale Hai avuto un idea che pensi sia innovativa? Non sai a chi rivolgerti? Vuoi avere un opinione professionale di un consulente in PI? Per rispondere a queste ed altre domande è stato istituito presso il Settore Proprietà industriale Centro PATLIB della lo Sportello Tutela Proprietà industriale (di seguito Sportello TPI), un servizio che offre la possibilità di orientare l utenza privata, i liberi professionisti e le PMI nel quadro delle diverse opportunità di tutela della PI con riferimento alle procedure di deposito di invenzioni e modelli di utilità e di registrazione di disegni e modelli e marchi d impresa a livello nazionale, comunitario ed internazionale. Il progetto camerale che ha portato alla nascita dello Sportello, risalente al 2007, è stato realizzato in collaborazione con l Ordine dei consulenti in PI ( che riunisce i professionisti abilitati ad operare nel campo degli strumenti di tutela della PI. La collaborazione è basata su una convenzione che regola organizzazione e funzionamento del servizio. Come si accede al servizio Il servizio, effettuato a titolo gratuito da consulenti in PI in collaborazione ed in presenza di funzionari della, è rivolto a tutti gli utenti per consentire agli stessi di operare scelte informate al momento del primo deposito di domanda brevettuale o della prima registrazione di marchio o modello. L accesso al servizio avviene previo appuntamento, fissato con la Segreteria me- 4

11 Introduzione diante la compilazione di un modulo, sul quale dovrà essere specificato l oggetto delle informazioni richieste. L incontro può essere concordato di persona, via o telefonicamente ed avviene nei locali della, in Via San Francesco da Paola 24, a Torino, indicativamente ogni mercoledì e giovedì mattino. La consulenza non è limitata al solo deposito nazionale, ma è anche rivolta a valutare l opportunità del deposito comunitario o internazionale. Le eventuali ricerche effettuate dal Centro PATLIB prevedono come unico costo le possibili stampe e visure. I risultati delle ricerche fornite dal servizio in oggetto non sono da ritenersi esaustive. Quale servizio è offerto Agli utenti è offerta una prima informazione sotto forma di colloquio della durata indicativa di 30 minuti. Nel corso dell incontro, l utente espone le proprie perplessità ed esigenze di tutela e il consulente fornisce i chiarimenti ed i suggerimenti del caso. Tra i suggerimenti può emergere la necessità di richiedere al Settore Proprietà industriale - Centro PATLIB di effettuare delle ricerche di anteriorità. Il servizio si avvale della collaborazione di consulenti in PI iscritti al relativo Ordine per dare un informazione qualificata e mirata alle effettive necessità degli utenti, che non hanno conoscenze professionali o tecniche in tema di diritto industriale. Il procedimento è riservato: tutta la documentazione consegnata sarà trattata limitatamente a quanto necessario per l organizzazione dell incontro con i consulenti e sarà restituita all utente alla fine dell incontro. I consulenti operano osservando il segreto professionale, di cui all art. 206 del Codice della PI, e non possono utilizzare e divulgare le informazioni ed i dati di cui vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. 5

12 Introduzione Perché lo Sportello TPI Il progetto si inserisce nell ambito delle iniziative promosse dall Area Tutela del Mercato e della Fede pubblica camerale ed è volto a diffondere tra imprenditori ed operatori economici un adeguata cultura dell innovazione e della concorrenza, basata sull informazione relativa all uso corretto ed efficace dei diversi strumenti di tutela della PI. Per chi opera lo Sportello TPI Per chiunque desideri ricevere da parte di un consulente in PI un parere gratuito su un argomento specifico relativo a: brevetti d invenzione (incluse le nuove varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori), modelli di utilità, modelli industriali, design, marchi, nomi a dominio, concorrenza sleale, software, diritto d autore, copyright, per la protezione e la difesa di diritti relativi alla innovazione tecnologica e di forma dei prodotti, nonché ai segni distintivi d azienda e/o di prodotti e/o di servizi nel mercato, con particolare riferimento al territorio nazionale e comunitario. Gli studi di consulenza che aderiscono alle attività dello Sportello TPI Tutti gli studi brevettuali di Torino e provincia hanno aderito all iniziativa e forniscono a turno la collaborazione dei rispettivi professionisti sia per quanto attiene alle consulenze allo sportello sia per quanto concerne la realizzazione dei seminari informativi. Gli indirizzi dei singoli studi che collaborano all iniziativa sono reperibili sul sito camerale alla pagina 6

13 Introduzione Perché, come e quando rivolgersi allo Sportello TPI Perché? Per poter acquisire conoscenza della materia della PI ed orientarsi nella scelta delle soluzioni di tutela che essa garantisce. Creatività e innovazione rappresentano, nel mercato dei beni e servizi, un patrimonio intellettuale di grandissimo valore per l imprenditore e per la collettività. Tuttavia, tale patrimonio si concretizza e può essere sfruttato, in termini di progresso economico e sociale, individuale e collettivo, solo a condizione della efficace protezione delle idee e delle informazioni che lo costituiscono. Le possibilità e i modi concreti di protezione di tale patrimonio intellettuale dipendono in larga misura dalla effettiva conoscenza di un sistema complesso di regole di leggi nazionali e convenzioni internazionali sulla PI e, più in generale, sulla Proprietà intellettuale - che rientra nel campo di specializzazione dei consulenti in PI. Grazie all iniziativa promossa dalla, competenza ed esperienza di questi specifici professionisti (anche indicati come mandatari) sono messe gratuitamente a disposizione degli utenti che si rivolgono allo Sportello. Lo Sportello TPI offre, pertanto, a chi intende ottenere e far valere dei diritti di PI e/o intellettuale, una guida affidabile e gratuita per informarsi sulla possibilità e sui modi per tutelare correttamente ed in concreto, una nuova idea tecnica, una creazione di forma innovativa, un segno di comunicazione nel mercato dei beni e servizi. Come? Per il migliore impiego del tempo assegnato, è consigliabile che l utente prepari con cura, prima del colloquio, le sue domande e gli eventuali documenti da presentare al consulente in PI durante l incontro. A tal fine, si raccomanda all utente di leggere con attenzione, come preparazione all incontro, le parti della presente Guida relative agli argomenti che intende trattare durante il colloquio. 7

14 Introduzione All utente che intende porre una questione circa la protezione di un diritto di PI sarà utile presentare al consulente in PI una copia dei documenti che egli intende depositare con la domanda medesima. Potrà così ottenere una informazione più mirata e dettagliata. Quando? Sempre, prima di fare conoscere ad altri il risultato della propria creatività applicata alla innovazione tecnologica e di forma dei prodotti, a nuovi modi di comunicazione nel mercato, così da potere tempestivamente provvedere alla richiesta di una efficace protezione. Inoltre, anche dopo avere richiesto la protezione di un diritto di PI, può essere utile rivolgersi allo Sportello TPI per approfondire uno o più dei molteplici e complessi aspetti che riguardano l ottenimento, la difesa e lo sfruttamento del diritto medesimo, mediante la guida di un consulente in PI. Quali altri servizi offre lo Sportello TPI Lo Sportello TPI nel corso del 2007 ha arricchito il proprio servizio con un ciclo di incontri di formazione a tema sugli strumenti di tutela della PI. Ogni seminario è gratuito ed è tenuto da mandatari operativi in Piemonte. La sede di ogni incontro è il Centro Congressi Torino Incontra, in Via Nino Costa, 8 a Torino. Per conoscere le date e gli argomenti dei seminari, programmati annualmente, è possibile consultare il sito Internet camerale all indirizzo Dal 2008, anno in cui Torino è stata World Design Capital, il servizio informativo dello Sportello è articolato in un ulteriore Sportello TPI per i designers. Il servizio offerto rispetta le stesse dinamiche dello sportello originale, ma riguarda in particolare le necessità espresse dai professionisti del mondo del design. 8

15 Introduzione Per informazioni e richieste di appuntamento: Sportello Tutela Proprietà industriale c/o Settore Proprietà industriale Centro PATLIB Via San Francesco da Paola, Torino Tel: Fax: sportello.tpi@to.camcom.it 9

16 Introduzione Il Settore Proprietà industriale Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino Per rispondere alle esigenze di aziende e utenti privati che dedicano attenzione e risorse all innovazione tecnologica e alla PI ed estensivamente alla Proprietà intellettuale, la ha istituito servizi specifici tra loro coordinati in un percorso unico a tutela della creatività. L innovatore è così accompagnato, in modo gratuito e con assoluta riservatezza, in un iter che parte dalla ricerca di anteriorità e giunge alla commercializzazione sul mercato, passando per il deposito. A cosa serve effettuare una ricerca di anteriorità Innovare significa investire tempo e denaro in ricerche originali, finalizzate alla creazione di prodotti e procedimenti nuovi, utili e rispondenti alle esigenze di un utenza vasta e varia. Per garantire la novità del proprio lavoro è indispensabile svolgere sempre una ricerca di anteriorità sullo stato dell arte nello specifico settore tecnologico. Otto informazioni tecniche su dieci sono contenute esclusivamente nei brevetti. Per questo l Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) ha creato un network internazionale di Centri di Informazione Brevettuale PATLIB (Patent Library), che raccoglie il patrimonio del sistema documentario brevettuale internazionale. Al suo servizio, banche dati off-line e l archivio on-line Esp@cenet, che concentra in Internet oltre sessanta milioni di documenti brevettuali di tutto il mondo. La è il Centro PATLIB del Piemonte, presso cui i privati cittadini e le aziende possono condurre indagini brevettuali per: monitorare la situazione dei singoli settori tecnologici a livello internazionale risparmiare nel settore della ricerca 10

17 Introduzione identificare le tendenze di evoluzione tecnologica dei mercati per orientare le politiche di ricerca verso nicchie di sviluppo meno battute e proteggere i prodotti da contraffazioni e imitazioni. Dal punto di vista tecnico-giuridico, effettuare una ricerca preventiva permette di: contestare eventuali brevetti o domande di brevetto altrui ritenuti simili ai propri strutturare una politica di tutela brevettuale, depositando marchi o modelli ornamentali ad integrazione del proprio portafoglio brevettuale evitare investimenti economici su prodotti già coperti da brevetto. Di quale documentazione dispone il Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino Le banche dati brevettuali off-line disponibili presso il Centro PATLIB del Piemonte sono oltre settanta, complete e tempestivamente aggiornate. Molto ampia è anche la disponibilità di banche dati sui marchi. Gli archivi sono prodotti da enti internazionali accreditati (EPO, UAMI, WIPO, USPTO, JPO) e consentono di effettuare ricerche e consultazioni in inglese, francese o tedesco. Sempre più numerosa e aggiornata è la documentazione monografica e periodica, nazionale e internazionale, relativa a tutti gli strumenti di tutela della PI ed estensivamente della Proprietà intellettuale (brevetti, marchi di fabbrica e marchi collettivi, know how, segreti d azienda, modelli e design, brand, open sources, diritto d autore, nomi a dominio etc.), analizzati sotto il profilo economico e giuridico. L accesso al Centro PATLIB è libero. Le fotocopie e le stampe sono ammesse nel rispetto della vigente normativa sul diritto d autore. Il servizio di reference avanzato è effettuato a titolo gratuito e previo appuntamento. Il prestito non è ammesso. 11

18 Introduzione Quali altri servizi fornisce il Centro PATLIB della Camera di commercio di Torino Il Centro PATLIB è il punto di riferimento brevettuale per il territorio piemontese e valdostano, con help desk presenti presso le altre Camere di commercio. Esso rivolge i propri servizi informativi a tutti coloro che intendono fruirne. Il target di utenza, comunque, è specifico e si compone di PMI, operatori economici, associazioni di categoria, ricercatori e professionisti. In collaborazione con l Ufficio Brevetti dell Università degli Studi di Torino e con quello del Politecnico di Torino, con l Istituto Europeo di Design (IED) e con l Istituto d Arte Applicata e Design (IAAD) svolge da anni seminari di informazione brevettuale rivolti a professori, ricercatori e universitari, presso le singole Facoltà. Organizza, inoltre, corsi, convegni e incontri per PMI, professionisti, associazioni di categoria, il cui calendario annuale è disponibile sul sito camerale. Nel 2005 ha sottoscritto un accordo con Torino Wireless, API Torino, ADI Occidentale Piemonte e Valle d Aosta, Environment Park, Istituto Europeo di Design (IED) e Convey per contribuire ad avvicinare imprese e ricercatori agli strumenti di protezione e di informazione della proprietà intellettuale. A tutte le aziende che ne fanno richiesta fornisce a titolo gratuito il servizio di alerting PatNews, inviando mensilmente per posta elettronica l elenco delle domande brevettuali depositate negli ultimi trenta giorni presso l EPO ed afferenti allo specificoambito d interesse di ogni singolo utente. I progetti speciali: il Premio CAMCOM e la collana di working paper Intellectual Property and Intangibles Per favorire la sensibilizzazione e lo studio sul tema, il Centro PATLIB cura la realizzazione del Premio annuale (Premio CAMCOM) per tesi di laurea dedicate alla proprietà intellettuale e al suo ruolo nella società contemporanea. È inoltre promotore ed editore della collana di working paper 12

19 Introduzione Intellectual Property and Intangibles. La collana approfondisce tutti i temi della proprietà intellettuale, rilevanti per il vantaggio competitivo delle imprese, con particolare riferimento agli strumenti di tutela, alle innovazioni nei settori emergenti e ai loro modelli di business e distribuzione. Le collaborazioni L Osservatorio provinciale sulla contraffazione. Dal 2008, su richiesta della Prefettura torinese, il Settore è Osservatorio provinciale sulla contraffazione. L Osservatorio è nato per definire nuove e più incisive iniziative per il contrasto del fenomeno del commercio delle merci contraffatte tendenti ad informare i cittadini ed a scoraggiarne l acquisto, ha un Comitato di Indirizzo, ai cui lavori partecipano tutte le Istituzioni e le Associazioni di categoria operative sul territorio e presta particolare attenzione al ruolo e alla tutela del consumatore, svolgendo un attività che analizza il fenomeno della contraffazione, con l intenzione di far emergere le problematiche connesse a settori di particolare rilievo economico e sociale a livello locale, quali i giocattoli, i farmaci, i pezzi di ricambio di auto e aerei, gli oggetti e gli strumenti per la casa e il design. Il tema approfondito nel 2009 è la contraffazione alimentare. L IP Finance Institute. La collabora con il Politecnico di Torino al progetto del centro di ricerca IP Finance Institute, sorto per valorizzare il patrimonio di PI, e più estensivamente della Proprietà intellettuale, delle PMI piemontesi e per sviluppare e diffondere le potenzialità d uso di tali asset immateriali in operazioni industriali e finanziarie, a sostegno dello sviluppo d impresa. L Istituto si candida a diventare primario centro di competenza in Europa sul tema, promovendo e coordinando attività di ricerca, comunicazione e cooperazione con istituzioni finanziarie, grandi aziende, PMI, università, associazioni di categoria e professionali, governo e Pubbliche Amministrazioni. 13

20 Introduzione Annualmente il centro di ricerca analizzerà settori tecnici e produttivi differenti. Le attività editoriali e di formazione Nel 2007 il Settore ha curato la pubblicazione del volume Il valore del brand, seguito nel 2008 dal libro Il valore del packaging. Le due opere editoriali sono una sorta di affresco della nostra epoca, che abbraccia visivamente i decenni più significativi della storia industriale italiana e che, attraverso segni, logos, campagne pubblicitarie riemersi dagli archivi aziendali nell uno e le strategie commerciali espresse anche dal packaging nell altro, evidenzia il filo conduttore della comunicazione d impresa che ha accompagnato lo sviluppo socio-economico del territorio subalpino. Nel 2008 è iniziata la collaborazione con Convey S.r.l. per la realizzazione della Guida Convey ItaliaOggi sul tema della difesa e della valorizzazione del design industriale, proseguita nel 2009 con la guida sulla tutela della PI in 12 Paesi del Nord e Sud America e dell Africa mediterranea La convenzione sottoscritta con Convey comprende anche il patrocinio del Master Operativo in Proprietà Intellettuale e lotta alla contraffazione: il Centro PATLIB fornisce all iniziativa una collaborazione scientifica alla didattica e lo stanziamento di due borse di studio. Dal 2009 il MOPI si tiene a Torino presso il Centro di Formazione camerale. Il deposito nazionale e internazionale Le domande di brevetti, modelli e marchi nazionali e di marchi internazionali possono essere depositate presso il Settore Proprietà industriale Centro PATLIB camerale direttamente oppure tramite un consulente in materia brevettuale regolarmente iscritto all Albo nazionale dei mandatari o, anche, da un avvocato iscritto all Albo. La concessione di tutte le privative nazionali, per mantenere in vita ognuna delle quali è necessario versare anticipatamente tasse specifiche, compete all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Anche per il deposito dei brevetti europei e delle domande di brevetto interna- 14

21 Introduzione zionali (PCT) ci si rivolge direttamente all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, che fa da tramite presso l EPO. L Ufficio per l Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) è il destinatario delle domande di marchio e modello comunitario. Presso il Settore Proprietà industriale Centro PATLIB vanno depositate le traduzioni del testo e delle rivendicazioni dei brevetti europei e successivamente pagate le tasse per il loro mantenimento in vita. L innovazione incontra il mercato Dal momento del deposito, è indispensabile che decorrano almeno novanta giorni prima che la domanda di brevetto nazionale possa essere resa pubblica. Successivamente, gli inventori potranno rivolgersi al Settore Innovazione Tecnologica della Camera di commercio per cercare partner stranieri e realizzare cooperazioni tecniche o accordi di produzione, per dare in licenza il brevetto, sfruttare commercialmente il trovato e per offrire o ricercare tecnologie a livello internazionale attraverso la rete Innovation Relay Centre. Il Settore Europa e Imprese può, invece, fornire informazioni sulla legislazione comunitaria e la sua applicazione in Italia e negli altri Paesi europei e assistere nella ricerca dei programmi comunitari di finanziamento di interesse delle PMI. Tutti gli inventori potranno, inoltre, rivolgersi in qualunque momento al Centro PA- TLIB per effettuare ulteriori ricerche di mercato, monitorando nel tempo i singoli settori produttivi e mantenendosi aggiornati sulle evoluzioni dei rispettivi ambiti di interesse. Per informazioni: Settore Proprietà industriale Centro PATLIB Via San Francesco da Paola Torino 15

22 Introduzione Tel /2/3/4/ Fax Apertura al pubblico per depositi: lun - ven per informazioni, ricerche, ritiro attestati: lun - ven lun - gio

23 Introduzione Avvertenze per l uso della Guida A cosa serve La Guida serve, innanzitutto, a preparare l incontro allo Sportello TPI con un consulente in PI. È utile, a questo fine, che l utente legga attentamente, prima dell incontro, la parte della Guida che riguarda il tema, che poi egli tratterà personalmente con ii suo interlocutore tecnico. Essa serve, inoltre, durante il colloquio allo Sportello con un consulente in PI, per annotare le questioni più rilevanti trattate, in modo da avere un testo di riferimento chiaro anche dopo l incontro. È un manuale per il fai-da-te? No: è uno strumento di lavoro per chi intende tutelare una innovazione avvalendosi dell aiuto fornito, presso lo Sportello TPI, dai consulenti in PI di Torino, che vi prestano la loro consulenza gratuita. L incontro con un consulente in PI presso lo Sportello TPI e la lettura della Guida servono a orientare l utente, che potrà rendersi consapevole dei passi da intraprendere per una efficace tutela di una innovazione o di un opera creativa e dei diversi gradi di difficoltà di tali passi. Quali sono le conoscenze che l utente dello Sportello TPI deve avere per tutelare efficacemente un titolo di PI L imprenditore o l inventore possiede una visione di carattere prevalentemente tecnico-commerciale della sua innovazione; per ottenere la tutela della stessa egli deve, 17

24 Introduzione però, affrontare una dimensione più strettamente legale, tenendo presente quanto previsto dalla normativa in materia di diritto industriale. Come può l imprenditore o l inventore affrontare questa complessa dimensione legale Questo cambio di dimensione può essere portato a termine con successo solo avendo presenti le seguenti condizioni che costituiscono le linee guida per una corretta ed adeguata tutela dei beni immateriali disciplinati dal diritto industriale: a) conoscere in modo approfondito non solo il mercato in cui si opera, ma anche i diritti di PI attivati dai concorrenti; b) individuare quali siano gli elementi che caratterizzano i propri prodotti rispetto a quelli presenti sul mercato; c) stabilire la miglior strategia di tutela per valorizzare i suddetti elementi caratterizzanti; d) intervenire nella procedura di registrazione o concessione dei diritti di esclusiva richiesti per rendere questi ultimi più adeguati ai requisiti normativi e alle esigenze di tutela sul mercato; e) monitorare le attività dei concorrenti sia dal punto di vista più squisitamente commerciale sia da quello delle protezioni attivate (depositi di nuove domande di brevetto, di marchio, di modelli, ecc.) per evitare qualsivoglia interferenza con i propri diritti di esclusiva; f) attivarsi in caso di violazione dei propri diritti per bloccare eventuali attività illecite nel minor tempo possibile e con la massima efficacia. Quali sono le principali procedure da svolgere per la tutela di un titolo di PI a) La ricerca Prima fra tutte è l ottenimento di informazioni circa le conoscenze di dominio pub- 18

25 Introduzione blico e gli eventuali diritti di esclusiva posseduti da terzi. Ciò richiede l effettuazione di ricerche, spesso assai complesse, su banche dati altamente specializzate, in cui non solo sono reperibili i documenti depositati, ma anche il loro status (domanda in fase di esame, titolo concesso, scaduto, abbandonato ecc.). A tal proposito, è importante sottolineare come una ricerca superficiale condotta, ad esempio, tramite una semplice combinazione di parole chiave su banche dati che offrono possibilità limitate di interrogazione, possa portare a considerazioni errate sia relativamente alla libertà di produrre e commercializzare i propri prodotti sia relativamente alle modalità di tutela. Inoltre, la stessa interrogazione delle banche dati non può prescindere da una conoscenza approfondita delle tecniche di preparazione dei documenti di deposito, al fine di adottare una corretta strategia di ricerca. b) Il deposito È l atto con cui viene formalmente richiesta la protezione di un titolo di PI. Anche il deposito di un titolo di PI la cui esclusiva sia stata formulata in modo inadeguato, senza, quindi, le necessarie conoscenze tecnico-legali, può portare a conseguenze inaspettate, che possono andare oltre il mancato ottenimento dei diritti desiderati (con conseguente impossibilità di agire contro eventuali contraffattori), scatenando, in talune situazioni, addirittura delle controversie. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il testo di un brevetto mal formulato, che determina una tutela nulla o, quanto meno, assai ridotta, diventi una sorta di autodenuncia pubblica, in quanto le caratteristiche del prodotto o macchinario in esso contenute siano ritenute in contraffazione di un brevetto di cui si ignorava l esistenza. Oppure, si consideri il caso in cui, a seguito di una ricerca non accurata, si depositi un marchio in conflitto con marchi anteriori simili depositati per prodotti identici o affini: ciò potrebbe scatenare la reazione del titolare di tale marchio, comportando eventualmente l instaurazione di un procedimento legale davanti al Tribunale. 19

26 Introduzione c) Le procedure successive al deposito Inoltre, partendo dal presupposto che il deposito della domanda, di brevetto, marchio, modello, ecc. non costituisce la fase conclusiva della complessa attività di gestione dei titoli di PI, ma solo uno dei tasselli fondamentali, si rende normalmente necessario effettuare degli interventi nel corso della procedura di registrazione presso le divisioni di esame dei vari Paesi in cui i suddetti titoli sono stati depositati. Ciò può accadere nelle ipotesi in cui le varie Autorità competenti emettano dei rilievi contenenti obiezioni sostanziali o formali circa i requisiti di validità dei titoli depositati. In tutti questi casi, il titolare del diritto di esclusiva (brevetto, marchio, modello, ecc) è tenuto a rispondere nei tempi concessi dall ufficio competente, pena il rifiuto definitivo dello stesso, con la conseguente perdita di qualsivoglia diritto. d) La sorveglianza dopo il deposito e la concessione del diritto di esclusiva Per il mantenimento in vita della privativa occorre, ad esempio, pagare entro termini perentori delle tasse di mantenimento o rinnovo, pena la decadenza. Quali sono le possibili conseguenze di uno scorretto o inadeguato svolgimento delle procedure per la tutela di un titolo di PI La perdita totale o parziale del diritto che si intendeva tutelare. Risulta, quindi, evidente come sia necessaria un attività attenta e consapevole in tutte le fasi del processo di tutela, prima e dopo il deposito. Come si possono ovviare gli inconvenienti propri del fai-da-te. La figura del consulente in PI Avere familiarità con la materia della PI è sicuramente utile, ma non sufficiente. Indispensabile è, invece, farsi affiancare da una sorta di personal trainer, qual- 20

27 Introduzione cuno che, grazie a specifiche competenze e conoscenze tecniche, legali ed altresì costante esperienza sul campo, sia in grado di supportare il singolo o l azienda, nella protezione del proprio patrimonio immateriale: il consulente in PI (anche noto come mandatario abilitato). Questo professionista, regolarmente iscritto al relativo Ordine (per maggiori dettagli si veda anche in questo Capitolo La rappresentanza e l Ordine dei consulenti in PI), svolge, nella creazione e nella gestione della PI di un azienda o di un singolo imprenditore, un attività analoga a quella svolta da un ingegnere o un architetto a cui viene affidata la costruzione di un abitazione: valuta le esigenze dell azienda ed i suoi obiettivi, prospettando le diverse soluzioni possibili e le eventuali criticità ad esse connesse; analizza i risultati delle ricerche di anteriorità sulla base della propria specifica competenza professionale, mettendo in luce aspetti dei risultati che potrebbero sfuggire a occhi profani e che possono essere determinanti nella scelta di se, cosa e dove brevettare o registrare; redige le pratiche per la richiesta dei brevetti e delle registrazioni in maniera da assicurare all azienda la miglior protezione possibile in caso di contraffazione; mette in campo le proprie specifiche conoscenze per fronteggiare le sempre possibili (ma non sempre prevedibili) difficoltà che possono emergere nelle fasi di esame, durante le quali talvolta è richiesta la redazione di atti scritti molto spesso in una lingua straniera a contenuto tecnico-giuridico in risposta a contestazioni o richieste di chiarimenti degli Uffici Brevetti dei Paesi in cui è stato richiesto un brevetto o una registrazione; sorveglia le scadenze relative agli adempimenti necessari per acquisire e/o mantenere in vita il diritto acquisito (pagamento tasse di registrazione, annualità, tasse di rinnovo); informa l azienda circa le eventuali novità legislative che possono richiedere al titolare di una privativa un attività ulteriore o diversa da quella inizialmente prevista per mantenere in vita la privativa stessa. Ultimo, ma non meno importante, il consulente in PI è tenuto per legge al segreto pro- 21

28 Introduzione fessionale: aspetto, questo, di grande rilevanza, soprattutto nella fase che precede il deposito di una domanda di brevetto, i cui effetti possono essere vanificati in caso di predivulgazione dell invenzione oggetto del brevetto stesso da parte di qualsiasi soggetto. Lo Sportello TPI, in conclusione, offre ad ogni utente l opportunità di avere una consulenza qualificata e gratuita da parte di un consulente in PI, che potrà rispondere alle domande pertinenti nello spazio concesso dalla breve durata dell incontro. Non è ovviamente, però, possibile per l utente ottenere, in tale occasione, tutte le risposte alle molte altre domande che egli avrebbe voluto o dovuto sottoporre. L approfondimento di tali questioni potrà essere svolto, sempre con l ausilio di un consulente in PI, in sede diversa da quello dello Sportello TPI. La rappresentanza e l Ordine dei consulenti in PI La PI è una materia di carattere specialistico che rientra nell alveo del complesso mondo delle scienze giuridiche e del diritto applicato. Come avviene per altre discipline e corpi organici di conoscenze, anche nell ambito della PI s identifica una figura professionale di riferimento, vale a dire il consulente in PI, ed è istituito un corrispondente ordinamento professionale nazionale. I consulenti in PI abilitati esercitano la professione costituiti in associazioni o società specializzate nella materia (si veda anche, in questa Introduzione, Cos è lo Sportello TPI? e Quali studi di consulenza aderiscono alle attività dello Sportello TPI?). L attività di consulenza nel settore della PI è stata regolamentata ed ufficialmente riconosciuta in Italia soltanto in tempi relativamente recenti. La relativa normativa, ispirata al criterio dell armonizzazione con la Convenzione sul brevetto Europeo, risale infatti al 1979, quando in altri paesi europei, quali ad esempio la Germania, la corrispondente normativa risale ai primi anni del secolo ventesimo. Le norme che regolano lo svolgimento della professione del consulente in PI sono 22

29 Introduzione oggi raccolte nel capo VI (Articoli da 201 a 222) del Codice della PI. Il principio cardine è quello per cui nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, essendo altresì previsto che le persone fisiche e giuridiche possano agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato. Parallelamente è previsto che il mandato di rappresentanza possa essere conferito soltanto a mandatari iscritti all Ordine Nazionale ed in particolare ai mandatari iscritti nell Albo istituito presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Analogo incarico può essere conferito ad un avvocato iscritto nel relativo Albo Professionale. A partire dal 1995, l Ordine è organizzato in due sezioni che raccolgono, rispettivamente: i consulenti operanti nel settore dei brevetti, con facoltà di rappresentare in materia di brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli (già definiti ornamentali), nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttore, e i consulenti operanti nel settore dei marchi, con facoltà di rappresentare in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche. I requisiti principali per l iscrizione all Ordine sono i seguenti: stato di cittadino italiano ovvero di cittadino di Stati membri dell Unione Europea, ovvero di cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità; godimento dei diritti civili e stato di buona condotta civile e morale; residenza ovvero domicilio professionale in Italia, salvo che si tratti di un cittadino di stati che consentano ai cittadini italiani l iscrizione ai corrispondenti albi senza tale requisito; e superamento dell esame di abilitazione. L ammissione all esame di abilitazione a ciascuna delle sezioni (brevetti e marchi) è riservato alle persone che abbiano conseguito il diploma di laurea o un titolo uni- 23

30 Introduzione versitario equipollente in qualsiasi Paese estero ed abbiamo compiuto presso società, uffici e servizi specializzati in PI almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo. L esame di ammissione alla sezione brevetti consiste in una prova scritta, che comporta la redazione di un brevetto per invenzione o per modello (o quantomeno delle parti essenziali dello stesso) ed eventualmente la risposta a quesiti di natura legale e procedurale ed in una prova orale sulle seguenti materie: nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità; diritti dei brevetti per invenzione, per modello, per marchio; diritto comunitario internazionale in materia di PI; almeno una lingua scelta tra l inglese, il tedesco o il francese. L esame di ammissione alla sezione marchi segue un impostazione sostanzialmente analoga, ma riferita in modo specifico alle competenze del settore. L esame di abilitazione è indetto ogni due anni con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. La prassi consolidata prevede che gli esami per l ammissione rispettivamente alla sezione brevetti ed alla sezione marchi siano indetti in anni successivi con sequenza alternata. L assemblea degli iscritti all Ordine elegge un consiglio dell Ordine composto da dieci membri e retto da un presidente e da un vicepresidente ed operante sotto il controllo dell Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. Il consiglio intrattiene per conto dell Ordine i rapporti istituzionali con l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e con il Ministero, provvedendo ad organizzare lo svolgimento dell esame di ammissione, svolgendo altresì l attività di controllo del rispetto del codice deontologico sulla base di segnalazioni provenienti dagli iscritti e da terzi. 24

31 Capitolo I Il valore e l impatto della proprietà industriale sull attività d impresa: il diritto di privativa e la sua tutela A cura di Fabio D Angelo Nell attuale contesto economico, in cui si assiste ad una crescente internazionalizzazione e globalizzazione dei mercati, le nostre imprese stanno subendo una forte concorrenza da parte dei paesi emergenti in svariati settori. La capacità di differenziarsi dai propri concorrenti, al fine di proporre soluzioni originali ed attraenti per i consumatori, diventa quindi fondamentale per riuscire ad affermarsi sia sui mercati interni che su quelli internazionali. I fattori chiave su cui l impresa può puntare sono essenzialmente due: la propria capacità tecnologica e la propria capacità o immagine commerciale. Ciò risulta ancora più evidente se si prova ad analizzare quali sono gli elementi principali che determinano la posizione di un impresa sul proprio mercato di riferimento; essi possono essere così schematizzati: 25

32 Capitolo I Come si vede, la capacità tecnologica e la capacità commerciale costituiscono, nel loro insieme, il bagaglio di competenze cui l impresa può attingere per creare prodotti di successo. Tali competenze concorrono a formare il valore dell impresa e possono essere validamente tutelate attraverso gli strumenti offerti dai cosiddetti diritti della proprietà intellettuale, ovverosia essenzialmente brevetti, modelli di utilità, marchi e modelli o disegni industriali. In questo modo, è possibile trasformare le competenze tecnologiche e commerciali in un vero e proprio patrimonio immateriale costituito da diritti di esclusiva che consentono alle imprese di operare sui mercati di riferimento in una posizione di monopolio più o meno forte a seconda dell estensione di tali diritti. Ma come può essere gestito lo sviluppo tecnologico e l immagine commerciale della propria impresa? E che cosa è possibile tutelare, più specificatamente, attraverso i brevetti, i modelli di utilità, i marchi e i modelli e disegni industriali? Queste questioni saranno affrontate nei paragrafi che seguono al fine di fornire alcune indicazioni pratiche relativamente alla gestione della PI nell attività d impresa. 1.1 Come gestire lo sviluppo tecnologico della propria impresa Innanzitutto, la tecnologia di un impresa può essere sinteticamente definita come l insieme delle conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti, per l applicazione dei procedimenti produttivi e per la prestazione dei servizi. Questa definizione è importante perché consente di distinguere due diversi fattori produttivi dell impresa: i prodotti e le conoscenze. I prodotti sono il risultato fisico e tangibile dell attività produttiva e hanno una natura materiale; le conoscenze tecniche rappresentano invece le cognizioni che un impresa utilizza per fabbricare i prodotti e hanno una natura immateriale. Quando si osserva un qualsiasi prodotto, un elettrodomestico piuttosto che un capo di abbigliamento, le conoscenze tecniche non appaiono ai nostri occhi, eppure è evidente che senza di esse quel prodotto non sarebbe mai arrivato ad esistere. Gli economisti, con un immagine figurata, sono soliti affermare al riguardo che 26

33 Il valore e l impatto della proprietà industriale sull attività d impresa: il diritto di privativa e la sua tutela le conoscenze tecniche sono incorporate nel prodotto, volendo così intendere che anch esse sono da considerarsi un fattore produttivo (input), sia pure immateriale, non diversamente dai componenti materiali del prodotto. Dal punto di vista dell impresa, le conoscenze tecniche possono essere prese in considerazione sotto un duplice profilo: il primo, in positivo, è quello della possibilità di farne uso e il secondo, in negativo, è quello dell adozione di misure che ne escludano l uso da parte dei concorrenti. Esaminiamo, innanzitutto, il primo profilo In quali modi è possibile ottenere le tecnologie? Le tecnologie, ovverosia le conoscenze tecniche necessarie all attività di impresa, possono essere ottenute essenzialmente in tre modi: realizzandole in proprio; facendole realizzare per proprio conto su commissione da terzi; o acquisendole da terzi. a) La realizzazione della tecnologia all interno dell impresa La produzione in proprio di conoscenze tecniche è normalmente quella che comporta gli investimenti più cospicui, soprattutto in risorse umane. Essa può avvenire secondo due principali modalità: mediante una specifica attività interna di ricerca e sviluppo o traendo continui insegnamenti tecnici dall attività produttiva quotidiana. Il fatto che ogni impresa accumuli nel tempo un considerevole bagaglio di conoscenze tecniche non vuole sempre dire, però, che queste conoscenze siano facilmente disponibili all interno dell impresa per essere utilizzate. Infatti, solo una minima parte della tecnologia prodotta all interno dell impresa si trova normalmente su un supporto cartaceo, elettronico o comunque in una forma tale da essere facilmente accessibile (documentazione tecnica). Una buona parte della tecnologia si trova invece spesso incorporata nel personale tecnico dell impresa, costituendone il bagaglio cognitivo e di professionalità tecnica. 27