Disegni e modelli: cumulo di tutele/interferenze con normative parallele (invenzioni, marchi, diritto di autore, concorrenza).

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1 Disegni e modelli: cumulo di tutele/interferenze con normative parallele (invenzioni, marchi, diritto di autore, concorrenza). B) Protezione brevettuale e diritto d autore. Il susseguirsi di diverse normative, in questi ultimi anni, a far data dalla emanazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli, comporta un problema di compatibilità tra gli strumenti di tutela delle forme del prodotto dell industrial design. 1 La possibilità di cumulo della protezione brevettuale con quella prevista dalle norme sul diritto d autore 2 e le modifiche apportate alle rispettive leggi, 3 anche sul piano terminologico, la eliminazione, almeno dichiarata, del criterio della scindibilità 4, nonché 1 Tribunale di Monza del (ordinanza): Frau Poltrona S.p.A. c/ Zani: Design è realizzazione, in modo ottimale, di un problema di progettazione fino a conferire all oggetto una forma nuova la quale ne rende più comoda l applicazione o l efficacia nell impiego o ne accentua, esaltandolo, il profilo estetico, a seconda che si sia voluto realizzare un modello di utilità e/o ornamentale. In merito: Silvia Magelli: La tutela brevettuale del design in Riv. Foro Padano 1985: L ordinanza definisce design la realizzazione di un problema di progettazione e collega la relativa protezione giuridica alla intenzione dell autore di voler realizzare un modello di utilità e/od ornamentale. La volontà del designer, in definitiva determinerebbe la applicazione di una determinata normativa. Ci si discosta da tale concezione perché il criterio intenzionale non offre sufficienti garanzie di obbiettività come è già stato affermato in dottrina e non si condivide la definizione di design. Si ritiene infatti che l oggetto meritevole di tutela che viene chiamato design sia progettazione per la realizzazione di un oggetto e non, come afferma l ordinanza, la realizzazione del progetto che, invece, è il frutto del design. Ne è conferma il termine stesso. Design, infatti, letteralmente significa progetto, sistema per fare, realizzare o sistemare qualcosa... omissis... la natura progettuale del design è confermata da alcuni elementi...: la soluzione di problemi tecnici... uno scopo da perseguire che è funzionale e non estetico... una creatività che ha sempre in sé un elemento estetico condizionato in misura minore o maggiore dalla funzione a cui è destinato l oggetto... la serialità... 2 Corte di Cass., I sez. civ., del n. 70/77: Fiorucci S.p.A. c/ Manifattura Naj Oleari S.p.A.: La distinzione fra opere della pittura o del disegno, protette dal diritto d autore, e disegni ornamentali, protetti come modello industriale, va ricercata nel carattere creativo delle prime. Nelle opere tridimensionali, qualunque sia la valutazione del valore artistico, anche se questo sia elevatissimo, manca per definizione la libertà creativa che è tipica e necessaria per dare vita ad un opera di scultura o similare. In merito (applicazione art l.d.a., precedente formulazione, rispetto emanazione d. lgs n. 95), Giuseppe Sena in Riv. di Dir. Ind. 1991, II. Sentenze e note: L interpretazione largamente prevalente dell art. 2.4 l.a. nega la protezione delle opere di design, poiché esclude la protezione del diritto d autore per tutte quelle forme che non possono essere altro che la forma di un determinato prodotto (che non sono cioé scindibili da esso), che non potrebbero mai essere concepite come opere della scultura, della pittura ecc., cioè come opere d arte pura, realizzabili nelle forme e con le tecniche tradizionali: poiché, insomma, una poltrona, un lampadario od un altro qualsiasi oggetto di design non potrà mai essere concepito e realizzato al di fuori dell oggetto funzionale nel quale l opera si concreta... Alle opere del design... non può riferirsi la normativa propria della c.d. arte applicata. 3 Per il commento in merito alla legge , n. 248: Nuove norme di tutela del diritto di autore (G.U n. 206) con particolare riferimento alla tutela interinale e cautelare e agli adeguamenti determinati dagli accordi Trips in materia di proprietà industriale, di particolare rilievo è: Marina Tavassi: La nuova legge sul diritto d autore: ampliamento della tutela civilistica o occasione mancata in Riv. Dir. Ind. Giuffré Editore 2001 n C.A. Firenze del : Zanova s.r.l.. c/ Cassina S.p.A.: L art. 2, n. 4 della legge n. 633/1941, attraverso il criterio della scindibilità ha inteso enucleare fra le possibili creazioni di forma applicate all industria quelle che, sottratte all ambito della disciplina dei modelli, sono invece protette dalla normativa sul diritto d autore. Per scindibilità 1

2 l interferenza dei nuovi provvedimenti con le altre norme vigenti in tema di concorrenza comportano questioni di carattere sia interpretativo che di applicazione di norme. L intento di armonizzare le legislazioni degli Stati membri della Comunità, sul presupposto di cui al considerando (2) della Direttiva in oggetto, che le difformità per la tutela dei disegni e modelli nei singoli Stati possono falsare la concorrenza, e la pari consapevolezza che le imprese tendono a ricercare le forme di tutela nell ambito dei singoli ordinamenti statali, ha portato alla istituzione, attraverso il Regolamento CE n. 6/2002, di un disegno e modello comunitario, avente carattere unitario, direttamente applicabile in ciascuno Stato. 5 Il titolo di protezione, ottenibile attraverso il deposito di un unica domanda presso l Ufficio per l armonizzazione nel mercato interno, a partire da gennaio 2003, è un titolo che si affianca, indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, in maniera autonoma, ai singoli titoli 6 previsti dalle diverse legislazioni degli Stati. 7 Percorrendo per gradi il disomogeneo cammino normativo di riferimento si può porre in evidenza che la Direttiva, nel definire all art. 1 il disegno o modello, ai quali si applica, e precisamente quelli registrati (art. 2), non effettua distinzioni tra caratteristiche estetiche e funzionali. Vengono ritenuti proteggibili i prodotti industriali o artigianali che posseggono i requisiti della novità e della individualità (art. 3), ed esclusi dall ambito di applicazione, in base all art. 7, i disegni o modelli il cui aspetto sia determinato esclusivamente dalla funzione tecnica che devono assolvere. L art. 17, che costituisce attuazione del considerando 8, regola le relazioni con il diritto d autore, prevedendo il cumulo della protezione con le norme previste da tale si deve intendere la possibilità concettuale di astrarre dal prodotto l idea dell opera d arte e cioè quella forma artistica che, se il suo ideatore non avesse deciso di applicarla all industria, avrebbe potuto realizzarsi allo stato puro secondo la tecnica espressiva propria della categoria di appartenenza (scultura, pittura...). E quindi applicabile la disciplina del diritto d autore ex art. 2, n. 4 ogni volta che l opera, appartenente idealmente alle arti figurative, riesca a conservare il suo valore pur trasferendosi nel prodotto industriale. 5 Silvia Giudici: Alcune riflessioni sui marchi di forma, alla luce della nuova disciplina dei disegni e modelli (nota a Tr. Na e ) in Riv. Dir. Ind. 2002, II: E necessario considerare che si sta sempre più accreditando una visione unitaria dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale... la direttiva ed il regolamento accolgono espressamente il principio del cumulo di protezione fra la tutela del disegno o modello registrato e la tutela conferita dalla legge sul diritto d autore, se ed in quanto sussistano le condizioni per ottenere quest ultima protezione. 6 In materia di invenzioni ed in particolare per quanto attiene le tematiche relative alla (non realizzata) tutela giudiziaria integrata, in ambito comunitario, del brevetto europeo, si segnala: Massimo Scuffi: La tutela dell esclusiva brvettuale. Estensione e limiti dei diritti di privativa in ambito nazionale e comunitario. Incontro di studio del CSM sulla P.I. Roma, Il sistema è stato definito da Stefano Sandri del doppio binario, secondo il quale il nuovo titolo comunitario coesiste con il diritto nazionale in La nuova disciplina dei disegni e modelli. Il regolamento comunitario 6/2002 e l UAMI. Atti del convegno presso il Ministero delle Attività Produttive

3 disciplina, pur consentendo agli Stati membri di determinarne la portata e le condizioni, compreso il livello di originalità che un disegno o modello deve possedere. I rinvii alle legislazioni nazionali costituiscono evidenza di mancato accordo tra gli Stati che emerge sia dalla soluzione adottata in merito al problema della protezione delle parti staccate dei prodotti complessi, avente chiaramente ad oggetto i pezzi di ricambio del settore automobilistico, nel quale il conflitto o diversità tra nome, nazionali eterogenee, è palese, 8 conflitto che riguarda la disciplina delle regole di concorrenza più che i brevetti, sia dalla previsione della durata della protezione, stabilita in uno o più periodi di cinque anni, fino ad un massimo di venticinque. Per quanto attiene la terminologia adottata, il mancato riferimento agli elementi funzionali del prodotto oggetto di protezione e la locuzione adottata nella definizione di cui all art. 1, lett. a: aspetto esteriore, quale risulta da linee, contorni, colori, forma e struttura superficiale, vista in relazione al considerando (12) che esclude le parti componenti non visibili, appaiono individuare nei disegni o modelli categorie (rectius: sottocategorie) di beni comprese in quella, più ampia, dell industrial design, di cui fanno parte i prodotti, realizzati su scala industriale, contenenti elementi sia estetici che funzionali, anche se la loro forma non è necessitata dalla funzione tecnica. La individuazione dei requisiti di novità ed originalità appare mutuata dall art. 25, comma 1, degli Accordi Trips. Mentre per la constatazione della novità, la Direttiva, all art. 4, reputa identici disegni e modelli le cui caratteristiche differiscono solo per dettagli irrilevanti, In proposito gli Accordi Trips riferiscono ad un diverso livello di protezione individuato in una differenza evidenziabile in modo significativo. 9 La valutazione della novità e della individualità di un prodotto non possono, ovviamente, prescindere dalla divulgazione, che viene regolata dall art. 6 della Direttiva attraverso l introduzione del criterio definito di ragionevolezza volto a considerare la 8 Laura Chimienti: Lineamenti del nuovo diritto d autore. Giuffré Editore. V^ Ed.:... è sicuramente utile ricordare la vicenda della Renault vincitrice in Francia, sulla base della tutela assicurata dal diritto d autore, di una causa contro la Maxicar S.p.A. di Torino, che produceva ed importava in Francia parti di ricambio di automobili Renault. La casa automobilistica francese per vedere riconosciuto il proprio diritto d autore in Italia, con la dichiarazione di esecutività della sentenza... ha dovuto attendere 10 anni dall evento. Infatti la Corte di Giustizia ha deciso a marzo 2000, su ricorso della Corte di Appello di Torino, che non può essere considerata contraria all ordine pubblico una decisione di un giudice di uno Stato contraente la Convenzione 27 settembre che riconosce l esistenza di un diritto di proprietà intellettuale sulle parti di carrozzeria di un veicolo di un automobile e che conferisce al titolare di questo diritto una protezione che gli permette di interdire a terzi, operatori economici appartenenti ad un altro Stato contraente, di fabbricare, di vendere, di far transitare di importare o di esportare all interno di questo Stato elementi di una carrozzeria. 9 Stefano Sandri:... a proposito del carattere individuale di cui all art. 6 solo il testo italiano richiede che il design differisca dalla impressione generale in modo significativo, una specificazione che non compare affatto né nella Direttiva, né nelle altre versioni linguistiche del Regolamento. Infatti la novella nazionale (combinato disposto del DL , n. 95 ed il DL integrativo , No. 164) con cui ci si è conformati alla Direttiva parla solo di impressione generale in La nuova disciplina dei disegni e modelli cit. 3

4 possibilità effettiva di conoscenza da parte degli ambienti specializzati in uno specifico settore nell ambito della normale attività commerciale e comunque prevedendosi un periodo cosiddetto di grazia di dodici mesi, precedenti la data di presentazione della domanda. L assenza di predivulgazione consente di accertare l esistenza del requisito della novità estrinseca. La determinazione del secondo requisito crea i maggiori problemi. La scelta in favore del carattere individuale di cui il prodotto deve esser dotato, 10 ha portato alla eliminazione, per quanto attiene la legislazione italiana, dello speciale ornamento previsto dall art. 5 R.D. del 25 Agosto del 1940 n dell art c.c. In proposito il decreto legislativo n. 95 del 2 febbraio 2001 che ha dato attuazione alla Direttiva ha espressamente modificato la legge 1411/1940 introducendovi l art. 5 ter, in adesione alla previsione del considerando 13 della Direttiva. La soglia di valutazione del carattere di individualità e quindi della novità intrinseca viene abbassata, a livello quantitativo, perchè la percezione viene rimessa all utilizzatore informato, cioè a persone che hanno cognizioni specifiche in un determinato settore, che possono cogliere differenze (o identità) - sia pure a livello di impressione generale suscitata - che al consumatore, utente finale, possono sfuggire. Esaminando la normativa parallela della Legge Invenzioni (R.D. 29 giugno 1939 n. 1127) si può constatare come la figura dell utilizzatore informato possa coincidere con la persona esperta del ramo prevista dall art. 16 L.I., assimilandosi lo stato della tecnica per l apprezzamento dell attività inventive, allo stato delle forme di prodotti noti per la verifica del carattere dell individualità. La valutazione, che a norma dell art. 5 bis, deve prescindere dagli elementi di dettaglio in favore della impressione d insieme, dovrà anche considerare il margine di libertà del creatore del disegno o modello. L affollamento di un settore di produzione, 10 Davide Sarti: Marchi di forma ed imitazione servile di fronte alla disciplina europea del design in Scritti di diritto industriale segni e forme distintive. Giuffrè Editore 2001:... credo che il carattere individuale della direttiva imponga di subordinare la protezione dei modelli ad una valutazione di meritevolezza della creazione estetica...il fenomeno del design si esprime attualmente sempre più spesso nella progettazione di forme che, pur non potendo acquisire rilievo nelle decisioni finali di acquisto, assumono -, in virtù delle loro caratteristiche di gradevolezza, notevole importanza come strumento promozionale di <<comunicazione>> del prodotto al pubblico: e basti qui pensare alle forme dei contenitori, o anche all aspetto esterno di beni acquistati per le loro caratteristiche tecnologiche... a ben vedere la disciplina dei modelli è sempre stata valorizzata (anche) in funzione dell esigenza di restringere l accesso della forma alla protezione come marchio: e che proprio in questa prospettiva è sempre stato valorizzato il requisito dello speciale ornamento. D altro canto a ben vedere la direttiva ha probabilmente sovrapposto l interesse alla tutela dei valori intrinsecamente attrattivi e rispettivamente distintivi della forma... attualmente credo si debba ritenere che il <<carattere individuale>> meriti protezione in base alla disciplina dei modelli non solo quando la forma influenza le decisioni finali d acquisto del prodotto, ma anche quando semplicemente caratterizza il prodotto per richiamare su di esso l attenzione dei consumatori. 4

5 riduce il margine di libertà, quindi deve consentirsi una maggiore possibilità di tutela, anche con ridotti livelli di originalità, sia per i prodotti industriali che per quelli artigianali. Il d. lgs. 95/2001, attraverso l art. 22, ha ulteriormente inciso sulla Legge per la tutela del diritto d autore con la modifica apportata all art. 2. Nella attuale formulazione 11 al comma 1 n. 4 è soppressa la frase: anche se applicata all industria, sempre che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale riprodotto al quale sono associate, con riferimento alla tutela delle opere della scultura, pittura, disegno, incisione, arti figurative e similari. Lo stesso art. 22 del d. lgs. 95/2001 ha introdotto nell art. 2, comma 1, modificato, un nuovo n. 10, al fine di comprendere nell ambito della protezione della legge sul diritto d autore: le opere del disegno industriale che presentino di per sé 12 carattere creativo e valore artistico. 13 Il d. lgs. 95/2001 ha sancito la possibilità di cumulo tra protezione di diritto d autore e protezione di diritto industriale eliminando il comma 2 dell art. 5 che vietava l applicazione delle norme di diritto d autore ai disegni ed ai modelli. Atteso che il d. lgs. è stato emanato per dare attuazione alla Direttiva è da ritenersi abrogato anche l art. 27, comma 2, della legge 7 agosto 97 n L abrogazione è implicita nonostante l enunciazione in premessa non seguita da alcuna disposizione in merito, nel corpo dell atto dal momento che la vigenza di tale norma era stata già prevista sub condizione sospensiva dell emanazione del provvedimento di attuazione della Direttiva. Tale norma prevedeva la possibilità di tutelare in base alla legge sul diritto d autore le opere del disegno e del modello industriale (già modello ornamentale). 11 Silvia Magelli: Disegno industriale e tutela del diritto d autore in Indicam dossier n. 23. Atti del Convegno del :...la modifica è avvenuta in modo drastico: semplicemente eliminando una parte dell articolo di legge... la disposizione vigente prevede che siano tutelate le opere della scultura, della pittura, dell arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, senza distinguere fra metodi di realizzazione e senza imporre alcun limite... la formulazione attuale della disciplina certamente amplia la possibilità di tutelare diverse opere in precedenza escluse dalla protezione... ad esempio, i disegni che non siano impressi sul tessuto, cioè i disegni che risultano dalla trama del tessuto, per i quali la giurisprudenza, come si ricorderà, aveva escluso la proteggibilità non tanto per mancanza di creatività dei disegni stessi, ma per mancanza della sussistenza della scindibilità degli stessi dal supporto in cui erano stati incorporati. 12 Cesare Galli: L attuazione della direttiva comunitaria sulla protezione di disegni e modelli in Le nuove leggi civili commentate. (Cedam 2001 n. 5 ): La formulazione prescelta non appare peraltro particolarmente felice, anche a causa dell inciso <<di per sé>>, che sembrerebbe riproporre ancora il requisito della scindibilità, in contrasto con le indicazioni desumibili dalla direttiva e comunque in contraddizione con l abrogazione espressa del riferimento a tale requisito che era contenuta nel numero 4 del medesimo art Stefania Ercolani: Il disegno industriale tra brevetto/registrazione e diritto di autore in Riv. Dir. d autore 2001: Un significato ben più distintivo possedeva il requisito del valore artistico previsto nella parte abrogata dell art. 2 che, per le opere dell arte applicata all industria, metteva in relazione il valore artistico non ad un criterio di valutazione collegabile all estetica (e quindi sempre mutevole e discutibile), bensì alla scindibilità del contenuto artistico proprio dell opera dalla finalità industriale del prodotto. 5

6 Confrontando la norma abrogata (art. 27 legge 7 agosto 97 n. 266) con la nuova formulazione dell art. 2 n. 10 si nota che nella previsione, per quanto attiene l estensione (rectius: cumulo) della tutela sono stati indicati i disegni industriali e non i modelli. Tale formulazione può essere interpretata o come mera dimenticanza e, quindi far rientrare nella previsione anche modelli, oppure come volontà esplicita di esclusione dalla protezione delle norme sul diritto d autore dei prodotti tridimensionali. 14 Per quanto attiene, invece, ai requisiti del carattere creativo e valore artistico si possono trarre le seguenti considerazioni. Innanzitutto il primo di questi è già indicato all art. 1 della L. 633/41 e costituisce il requisito minimo indispensabile per rientrare nell ambito di protezione. Il carattere creativo viene fatto coincidere con l apporto personale dell autore all opera, cosiddetta novità soggettiva. Analogo riferimento si rinviene nella disciplina codicistica: art c.c In dottrina: Mario Fabiani: Rivoluzione nella protezione dell arte applicata e del disegno industriale in Riv. di Dir. d autore 2/2001. L autore richiama, tra l altro, la sentenza della Cass. del 07 dicembre 1994 n in merito al caso Chaise-longue di Le Corbusier evidenziando che: la scindibilità del valore artistico dal carattere industriale del prodotto non può sussistere negli oggetti tridimensionali (con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla normativa sul diritto d autore) nei quali l opera d arte (il cosiddetto corpus mysticum) non è pensabile né fruibile separatamente dal contesto, atteso che, sotto il profilo estetico, non è possibile una valutazione di esso che prescinda dal relativo supporto, senza il quale viene meno la funzione industriale e, in definitiva, lo stesso prodotto. La scindibilità, prosegue la Corte, può invece sussistere nei prodotti bidimensionali,atteso che in tal caso l opera d arte può esprimersi indipendentemente dal prodotto industriale. (cfr. in merito: nota alla sentenza in oggetto in Giust. Civ. 1995, I, 2178 ed in Rivista diritto d autore 1996, p. 410, con nota di Fabiani, richiamata dall Autore nella medesima pubblicazione cit.). Gianpaolo Dalle Vedove: Dal modello ornamentale all industrial design in Il diritto di autore n. 3 del 2001: Balza all occhio l ambiguità usata dal legislatore nel coniare il numero 10 dell art. 2 della Legge 633/41 sul Diritto d autore ove si accorda protezione alle opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico...omissis... l omissione della parola modello...omissis... è una non voluta dissonanza terminologica, pena ammettere che il legislatore interno abbia inteso riesumare viete concezioni della scindibilità del valore artistico dal carattere industriale come attinente alle opere bidimensionali, privilegiando i disegni a scapito delle soluzioni di arredo di interni e di styling di macchine, utensili, contenitori, ecc. Senza alcuna presunzione di rigore, può definirsi arte la traduzione di idee od emozioni in una forma autentica ed originale. L essenza dell arte risiede in una trama o composizione ricondotta ad unità espressiva da canoni estetici interni all opera stessa. Questi canoni, una volta decifrati, sono il parametro di apprezzamento del valore artistico. E sarebbe ben strano escludere da questa definizione le opere del design tridimensionale, situate al confine tra scultura e architettura.. L Autore richiama nella pubblicazione cit. gli orientamenti conformi di Silvia Giudici in: Dall opera d arte applicata all industrial design in Riv. Dir. Ind., 1989, II, e Mario Fabiani: La protezione giuridica nel design dell arredamento in Il Diritto di autore, 1990, nonché la sentenza del Tribunale di Siena del pubblicata in Riv. Dir. Ind. 1989, II: Un modello di poltrona può assurgere ad opera di scultura informale qualora venga goduta principalmente dal punto di vista estetico, a prescindere dai vantaggi utilitaristici che possa dare a seguito della concreta applicazione del disegno all industria. 15 Marcella Panucci: La nuova disciplina italiana dell industrial design in Diritto Industriale n. 4/2001: Il carattere creativo è stato spesso identificato con l apporto personale dell autore dell opera (c.d. novità soggettiva) che conferisce all opera stessa un valore individualizzante. Tuttavia, l espressa previsione del requisito del carattere individuale nella nuova LMI potrebbe, o sminuire la portata del requisito della creatività oppure, interpretazione più probabile, far pensare alla necessità di un attributo ulteriore per godere del copyright rispetto alla semplice originalità (nel senso di individualità) dell opera. Se poi a questo requisito si cumula anche l esigenza che l opera presenti un valore artistico, l ambito di protezione risulterà ulteriormente limitato. L Autore nella pubblicazione cit. richiama tra gli altri il parere di Mario Fabiani in Il Diritto di autore in Trattato di diritto privato, To. 1982/1991: Tale requisito (carattere creativo) andrebbe invece inteso nel senso di ricomprendere anche la novità oggettiva, cioè la non identità dell opera rispetto a quanto esistente. 6

7 Il concorso del secondo requisito suscita problemi specie se è messo in relazione con l art. 5, comma 1, L. 1411/40, (indipendentemente dalle tesi che includono o escludono l applicabilità ai modelli), che fa riferimento ai requisiti di novità 16 ed individualità (carattere individuale), tendendo quindi a ridurre la portata nell ambito di protezione (rispetto la doppia tutela comprensiva delle norme sul diritto d autore), atteso che la individualità dovrà ulteriormente caratterizzarsi per il suo valore artistico. 17 La diversa durata prevista dalle rispettive tutele e la semplificazione della procedura in uno ai minori costi da sostenere per la protezione secondo la legge sul diritto d autore rispetto la tutela brevettuale è stata definita una ingiusta discriminazione nei confronti del disegno industriale, che pone anche dubbi di costituzionalità. In proposito si rileva come, peraltro, la normativa del diritto di autore sia applicabile anche ai programmi per elaboratore (software) ed alle banche dati. 18 L accertamento del requisito del valore artistico (peraltro non previsto per gli altri tipi di opere protette dalla l.d.a. per le quali è sufficiente l originalità espressiva), impone, conseguentemente, un giudizio e quindi discrezionalità nell ambito di quella necessaria 16 Vincenzo Di Cataldo: L impianto generale della legge i requisiti di proteggibilità in Indicam dossier n. 23. Atti del Convegno del : Nella nuova normativa dei modelli, è presente una disciplina per alcuni versi più soft, la quale esclude che la novità debba intendersi come novità assoluta... in materia di invenzioni vige, come è noto, il principio assolutamente opposto: qualunque anteriorità realizzata in qualunque parte del mondo, purché accessibile al pubblico, è distruttiva della novità.... Ed ancora, Giovanni Guglielmetti: Interconnessioni, prodotti modulari, ricambi in Indicam dossier n. 23, cit.:... abbandonato il carattere assoluto della novità... la nozione di <<divulgazione>> viene infatti ora ristretta soltanto alle forme di accessibilità al pubblico che potevano essere ragionevolmente conosciute dagli ambienti specializzati nel settore interessato della comunità, nel corso della normale attività commerciale (art. 5 quater). 17 Lamberto Liuzzo: Modelli, disegni, forme marchi tridimensionali e loro tutelabilità alla luce della nuova disciplina in Il Diritto Industriale n. 3/2002: Con la nuova formulazione dell art. 5, appare possibile collegare il giudizio del livello estetico del prodotto al suo valore di mercato, innalzando così il gradiente di originalità e, conseguentemente, concedendo maggior spazio ai marchi tridimensionali e da ultimo, anche al divieto dell imitazione servile confusoria. 18 Marcella Panucci: La nuova disciplina italiana dell industrial design cit.: La disposizione risulta quindi ingiustificatamente penalizzante per le imprese che investono nell innovazione tecnologica che si traduce nella produzione di oggetti di design e solleva dubbi di costituzionalità alla luce dei principi di uguaglianza e di libertà dell iniziativa economica privata sanciti rispettivamente dagli artt. 3 e 41 Cost.. L Autore nella pubblicazione cit. richiama l orientamento di Gustavo Ghidini in Profili evolutivi del diritto industriale, Mi. 2001, il quale propone una originale soluzione alternativa per evitare la contraddizione sistematica insita nel cumulo delle due tutele, cumulo che consente di aggirare il limite temporale della protezione brevettuale attraverso l applicazione del copyright e monopolizzare così un mercato di prodotti essenzialmente industriali. L A. suggerisce di applicare una sola tutela (brevettuale o di diritto di autore) a seconda della destinazione d uso (cioè di mercato) dell opera, destinazione che verrebbe certificata dal tipo di contraffazione cui l opera sarebbe di volta in volta assoggettata. Quindi, contro l imitazione dell opera da parte di un artista per realizzare opere offerte sui mercati dell arte si potrà agire sulla base del copyright, mentre contro l imitazione realizzata da aziende industriali a scopi, appunto, industriali, si potrà azionare esclusivamente la tutela brevettuale. 7

8 valutazione che, per contro, attraverso la soppressione del requisito dello speciale ornamento, sembrava essere stata eliminata (!). 19 Il valore artistico potrebbe riaprire il dibattito intorno ai concetti di scindibilità o scindibilità ideale vista come idoneità dell oggetto ad essere apprezzato sotto un profilo estetico per il particolare stile, bellezza delle linee e novità delle forme, indipendentemente dalla funzione svolta dalla mera gradevolezza dello stesso. E stato anche evidenziato come il valore artistico di un opera non possa essere vanificato dalla componente funzionale. Il designer spesso crea opere aventi pregio artistico pur nei limiti delle esigenze e soluzioni necessitate relative al prodotto da realizzare. In merito è stato considerato come vadano differenziate le opere dell industrial design rispetto le opere d arte, considerando le prime facenti parte di un settore distinto, che prescinde dal grado del livello estetico o artistico del prodotto. La differenza sostanziale è nella (ri)produzione su scala industriale. Tuttavia è stato anche rilevato che una tutela di grande durata (70 anni dopo la morte dell autore) per i prodotti dell industrial design, aventi particolari caratteristiche, finirebbe per avvantaggiare le grandi imprese, che hanno i mezzi sia per avvalersi della collaborazione dei designer più qualificati, sia per acquisire i diritti di sfruttamento di terzi. Il tutto a discapito delle piccole imprese e dei principi che a livello comunitario si intendono perseguire nel senso di favorire il libero scambio e, con esso, il corretto svolgimento della libera concorrenza ed incentivare nuove creazioni avvantaggiate dalla circostanza che un disegno o modello divenga comunque di pubblico dominio dopo un limitato periodo di tempo. 20 Pertanto si giustificherebbe una protezione di maggiore durata solo per i disegni e/o modelli aventi particolari pregi artistici (rectius: valore artistico), rispetto quelli registrabili a motivo della sussistenza dei caratteri di novità ed individualità sottratti alla tutela della 19 Mario Fabiani: Rivoluzione nella protezione dell arte applicata e del disegno industriale cit.: L aggiunta del requisito del valore artistico potrebbe voler piuttosto significare che l indagine sul carattere creativo deve essere portata non sulla semplice gradevolezza che il disegno dà al prodotto ma sull apporto originale dell espressione formale, dotata di un autonomo valore rappresentativo, indice di quella creatività tipica propria delle opere che appartengono al campo dell arte e che ne giustifica la protezione di diritto di autore, così come prescritto dall articolo 1 della legge sul diritto di autore. 20 Aldo Fittante: La tutela giuridica dell industrial design: Il recepimento della Direttiva 98/71/CE in Il Diritto di autore n. 2/2001. L Autore ritiene perfettamente giustificata una protezione giuridica protratta nel tempo in favore dei settori artistici più tradizionali (opere letterarie, musicali)...omissis... dalla volontà di ricompensare lo sforzo artistico e creativo dell autore di un opera unica nel suo genere... L Autore richiama la sentenza della Cass. del 07 dicembre 1994 n che stabilisce: La giustificazione razionale di un trattamento differenziato è dovuta alla preoccupazione dell ordinamento che la tutela del diritto d autore per un lungo arco di tempo crei vincoli alla diffusione e all espansione dell attività industriale che verrebbe fortemente compromessa se si privilegiasse il legame di appartenenza dell opera al suo autore. 8

9 l.d.a. Avrebbero quindi accesso alla registrazione quelle forme di prodotto carenti di valore estetico costituenti mere varianti distintive. 21 In sintesi, il cumulo delle tutele è possibile solo per le opere particolarmente meritevoli. Un ulteriore provvedimento: il d. lgs. 164/2001 ha previsto, ad integrazione del d. lgs. 95/01, disposizioni di carattere transitorio che prevedono la inapplicabilità, per dieci anni del cumulo delle tutele per i disegni o modelli caduti in pubblico dominio a seguito della scadenza del brevetto. 22 L art. 12 ter l.d.a., come inserito nel corpo della legge dall art. 23 del d. lgs. 95/2001, per quanto attiene l opera creata da un lavoratore dipendente nell esercizio delle sue mansioni, ha portata analoga a quella di cui all art. 7, comma 3, L. 1411/40. Tuttavia è ipotizzabile che possano nascere problemi in ordine alla titolarità dei diritti da esercitare nel caso in cui decorsi, ad esempio 25 anni, si volesse tutelare un prodotto ai sensi della l.d.a., ove sia stato depositato un modello senza indicare, come spesso accade, il creatore (designer, quindi autore) dello stesso. Da tanto potrebbero discendere conflitti tra il designer e l azienda proprio perché normalmente il designer non è un dipendente della stessa e ovviamente si è fuori dalla previsione di cui all art. 12 ter l.d.a.. Sarà importante che, ab initio, siano contrattualmente determinati i rapporti, compresa la eventuale cessione dei relativi diritti, tra designer ed azienda. In caso di contrasti il designer non potrà ricorrere all UAMI, bensì rivolgersi al Giudice nazionale e poi notificare l eventuale sentenza favorevole. Va infine segnalato il disegno di legge recentemente approvato dal Senato ( n legislatura 14 ) che, nell ambito delle misure per l iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza, al capo II, prevede disposizioni in materia di diritto industriale ( compresa la delega al Governo per l istituzione di sezioni dei Tribunali specializzate in materia di P.I.) ed in particolare la operabilità del diritto d autore sui disegni e modelli industriali. L art. 17,nella formulazione di cui al disegno di legge, dispone: 1. Ai fini dell applicazione dell articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia di cui all articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o modello, o comunque prima del rilascio della registrazione. 21 Così: Giorgio Floridia: I requisiti di registrabilità in Il Diritto Industriale n.2/ Tale disposizione è stata criticata da Marcella Panucci in: La nuova disciplina italiana dell industrial design cit. in quanto omette di considerare: i casi in cui un brevetto non fosse stato richiesto per avvalersi della tutela offerta dalle norme sul diritto di autore e questa fosse stata però negata in sede giudiziale 9

10 2. Per le registrazioni già concesse e non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I diritti di utilizzazione economica del disegno o modello protetto dal diritto d autore durano fino al termine del venticinquesimo anno dopo la morte dell autore. In merito, pur auspicandosi una soluzione quanto più rapida possibile per quanto attiene l istituzione delle sezioni specializzate, in adesione peraltro a precisi obblighi comunitari, non può non rilevarsi come l eventuale approvazione definitiva del testo come formulato per gli adempimenti di cui al comma 2 dell art.17,possa determinare seri problemi di pratica attuazione della disposizione. Napoli, Milano Maurizio Borghese 10