IN MATERIA DI IMPRESA

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1 Proc n /013 TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE A- il Giudice designato a scioglimento della riserva assunta in data ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento cautelare ante causam iscritto al ruolo n /013 DA ALCATRAZ S.N.C. -ricorrente- CONTRO RED BOX INDUSTRY S.R.L. -resistente- MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO 1. le vicende processuali 1.Con ricorso d'urgenza depositato in data , Alcatrax s.n.c. di Ridolfi Lorenzo & C. comproprietaria nella misura del 30% del marchio nazionale e comunitario San Francisco Riediction Clothingmaker per le classi nn. 3, 18 e 25- ha invocato misure cautelari urgenti nei confronti di Red Box Industry s.r.l., affittuaria di ramo d azienda della società Confezioni Modi s.p.a., quest ultima a suo tempo licenziataria in esclusiva del marchio citato e nel frattempo fallita. Parte ricorrente ha esposto che la linea di abbigliamento contraddistinta da tale Pagina 1

2 brand )un tempo di sua proprietà per la frazione del 50%) era frutto del proprio esclusivo impegno e dei suoi soci: per assicurare la fedeltà del prodotto al marchio ed al concept, parte ricorrente aveva stipulato con Confezioni Modi un contratto di consulenza stilistica, contratto nel quale era subentrata poi Red box a seguito del fallimento della prima. Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato la progressiva erosione del valore del marchio a seguito di numerose inadempienze della resistente agli obblighi di licenza, ed in particolare quello di garantire un certo standard qualitativo della linea di abbigliamento, di effettuare una adeguata attività promozionale e di garantire ai concedenti di controllare la qualità dei prodotti. Ha esposto inoltre il mancato pagamento delle royalty dovute: tali inadempimenti avevano indotto parte ricorrente a risolvere il contratto di licenza in data Ciò nonostante, controparte aveva continuato illegittimamente a produrre capi di abbigliamento a marchio San Francisco, condotte in relazione alle quali ha invocato la misura dell inibitoria assistita da astreinte, oltre che il sequestro delle res contraffattorie. Infine, la ricorrente ha rilevato un conflitto di interesse tra alcuni comproprietari del marchio (per la frazione del 50% in capo ad Amedeo e Amodeo Bovicelli, già unici azionisti della fallita Confezioni Modi s.p.a. e per il residuo 20% in capo a Beach Company s.r.l.) e la licenziataria Red Box s.r.l. (le cui quote, per il valore nominale, di ,00, apparterrebbero a Dino Bovicelli, parente dei contitolari del marchio). Tale contrasto avrebbe impedito la tutela del marchio attraverso azioni congiunte dei comproprietari: per tale ragione ha invocato la nomina di un amministratore del marchio ex art c.c.. Si è costituita la resistente, eccependo l incompetenza del Tribunale adito, individuato solo in virtù del foro del contratto ritenuto dalla stessa controparte già risolto, la mancata indicazione della causa di merito, nonchè il difetto di legittimazione della ricorrente, titolare di una quota soltanto del marchio azionato, a risolvere il contratto di licenza ed a Pagina 2

3 agire in giudizio a tutela del marchio. Sotto quest ultimo profilo ha peraltro sottolineato la volontà contraria espressa dagli altri comunisti. Ha poi negato i propri inadempimenti, riconducendo il contenzioso instaurato da controparte a vicende relative al contratto di consulenza stilistica inter partes a suo tempo concluso e interrottosi per inadempimenti alla ricorrente. Ha negato il periculum, essendo trascorso oltre un anno dalla pretesa risoluzione. Ha dunque concluso il rigetto del ricorso con condanna di controparte per lite temeraria. In subordine, ha chiesto la prestazione di cauzione a cura di controparte per ,00. All'esito dell'udienza del , attesa l impossibilità di una soluzione bonaria della controversia il giudice designato si è riservato la decisione. 2.Quanto al fumus 2.1. L eccezione di incompetenza territoriale dell'ufficio milanese L eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito non appare fondata, considerato che il foro convenzionale previsto nel contratto di licenza (qui il Tribunale di Milano) deve ritenersi esteso a tutte le controversie che hanno ad oggetto anche la pretesa risoluzione per inadempimento di tale negozio ed il venir meno di tutti diritti derivanti dallo stesso. La deroga convenzionale alla competenza in relazione ad un contratto si estende cioè anche alle fasi patologiche e, quindi,alle vicende risolutorie. La doglianza va dunque disattesa. 2.2.l eccezione di mancata individuazione della causa di merito E nota la necessità che il ricorrente si esprima specificamente con riferimento al petitum ed alla causa petendi della domanda di merito, a pena di nullità, necessità evidente laddove uno specifico fatto costitutivo sia richiesto per individuare il diritto sostanziale fatto valere e di cui si chiede la cautela. E altrettanto evidente che l interprete non sia vincolato ad un particolare formalismo, ben potendo enucleare la domanda di merito Pagina 3

4 dal contesto del ricorso e persino dalle difese successive. Nel caso in esame, il ricorso è incentrato sulla pretesa risoluzione del contratto di licenza del marchio, questione che in sede di discussione orale parte ricorrente ha precisato essere l oggetto della futura causa di merito. Ed allora: la relativa eccezione della resistente non appare fondata, considerato che la lettura complessiva del ricorso (unitamente alle difese versate nel processo verbale dell udienza di discussione) consente di inferire sia al Tribunale sia alla controparte che la futura domanda di merito avrà riguardo a profili sia risolutori sia inibitori e che, dunque, sarà diretta ad eventualmente stabilizzare i provvedimenti urgenti ottenuti in questa sede Il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Nel caso in esame, tuttavia, sembra mancare la legittimazione attiva ad agire da parte della società ricorrente, proprio alla luce della prospettazione della domanda.tale requisito, quale condizione della trattabilità nel merito della domanda, com è noto, è dato dalla necessaria corrispondenza tra chi agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale fatto valere. Qui, il procedimento urgente è stato attivato da un soggetto che si dichiara comproprietario di minoranza del marchio azionato per la frazione del 30%; e ciò sull esplicito presupposto che- attesa la situazione di conflitto con gli altri comproprietari- in tal caso ogni singolo comunista potrebbe agire in via autonoma a tutela della res comune (cfr. pagg. 14 e 15 del ricorso). Tale prospettazione non appare tuttavia corretta, per le ragioni di seguito esposte La disciplina dalla comunione ordinaria In via generale, nella comunione ordinaria è escluso che il singolo comunista possa rappresentare la comunione: per quest ultima, diversamente dalle società, non è previsto infatti il meccanismo della amministrazione disgiunta bensì quello del concorso di tutti i comunisti, con il meccanismo delle scelte a Pagina 4

5 maggioranza, salvo il potere di ciascun condomino di ricorrere all autorità giudiziaria nelle ipotesi cui all art ultimo comma c.c.. A tali indirizzi non deroga l indirizzo giurisprudenziale secondo il quale nella comunione pro indiviso ciascun comproprietario è abilitato ad esercitare azioni a tutela della proprietà e del godimento della cosa comunione senza integrazione del contraddittorio degli altri comunisti. Tale indirizzo presuppone sempre che si possa presumere il consenso di ciascuno all iniziativa giudiziaria volta alla tutela degli interessi comuni, e non a prescindere dal loro consenso (Cass. 4345/2000). Va ulteriormente osservato per quel che qui rileva, che per le pretese nascenti da contratti di disposizione del diritto comune, il riconoscimento della legittimazione individuale del singolo comunista o della legittimazione litisconsortile deve coniugarsi con i principi dei contratti a più parti o ad parte complessa. Nel caso di dissenso sull opportunità di promuovere un giudizio di risoluzione contrattuale, ove sia esclusa ogni presunzione di consenso o di utile gestione e nel caso di dissenso della maggioranza, va negata la legittimazione attiva del comproprietario pro indiviso. E quindi necessario il preventivo intervento dell autorità giudiziaria, ove non sia superabile con il criterio della maggioranza, a norma dell art c.c. (cfr. Cass. 3831/96) La disciplina di cui all art. 6 c.p.i. Ciò premesso, quanto in particolare alla contitolarità sul diritto di marchio, ai sensi dell art. 6 c.p.i. il regolamento delle modalità di gestione dei diritti industriali in comproprietà va mutuato ex lege dalla disciplina codicistica in quanto compatibile, e salvo patto contrario. La necessità di un coordinamento con la disciplina di cui agli artt e segg. c.c. nasce evidentemente dalla constatazione che l interesse comune nella comunione civilistica è interesse dei singoli comunisti e non interesse ulteriore (anche pubblico) afferente al sistema dei marchi, da ravvisare ad esempio Pagina 5

6 nell interesse del pubblico all uso non decettivo del segno. Per tale ragioni si è allora sostenuto che la contitolarità sul marchio configurerebbe una comunione c.d. germanistica ad una mano e non comunione c.d. romanistica. In particolare, poi, l art. 6, 1 bis, c.p.i. ammette espressamente l esercizio di alcune facoltà del singolo contitolare esercitabili disgiuntamente, senza una deliberazione a maggioranza, a condizione che tali attività siano svolte nell interesse di tutti. Tale disposizione, che deroga ( strappa con i principi in materia di comunione, cfr Consiglio di Stato, ) ai principi di cui all art c. secondo il quale una deliberazione va assunta a maggioranza dei partecipanti, deve essere intesa in senso restrittivo e, dunque, non oltre i casi ivi indicati. Per quel che qui rileva, nessuna deroga è in particolare prevista in tema di manutenzione o risoluzione dei contratti aventi ad oggetto il diritto di proprietà intellettuale. E se l indirizzo giurisprudenziale in relazione alla diversa ipotesi della legittimazione ad agire da parte del licenziatario non esclusivo contro il contraffattore ha condotto a ritenere ammissibile l azione di rivendica e di contraffazione contro i terzi, a tutela della conservazione del diritto e del buon governo della res, ciò presuppone sempre e comunque il consenso degli altri. Ed allora: l azione giudiziale, anche in via d urgenza, la quale presupponga la risoluzione di diritto (ovvero invochi la risoluzione costitutiva) nei confronti di una parte ritenuta inadempiente ad un contratto di licenza di un marchio in comproprietà è ammissibile, in relazione alla legittimazione attiva, solo ove tutti i contraenti adempienti (ovvero la loro maggioranza) siano concordi nel prendere tale iniziativa processuale ovvero il loro consenso si presuma. Ed allora: proprio in relazione alla prospettazione della domanda, parte ricorrente è dunque priva della legittimazione attiva ad agire in giudizio per la tutela del marchio San Francisco, atteso il mancato consenso della maggioranza dei comunisti dalla stessa Pagina 6

7 prospettata. E su tale dissenso risulta peraltro versata documentazione agli atti (docc. 5 A e 5 B di parte resistente). E ciò anche alla luce dell art c.c., sia qualificando il negozio di licenza di marchio in comproprietà come contratto a parte complessa (ove una delle parti fa capo a più persone,la quale è considerata un unico soggetto sotto il profilo processuale) sia qualificandolo come contratto plurilaterale. Va infine per completezza osservato che anche sotto il profilo sostanziale la premessa di Alcatraz (di avere risolto unilateralmente il contratto di licenza con la resistente in data e dunque di ravvisare nell uso del segno litigioso a cura di controparte una condotta contraffattoria) sembra, ancor prima che sul piano processuale, scontrarsi con la disciplina della comunione e del negozio a parte complessa, oltre con dei principi che governano la vita del marchio, tra i quali il divieto di uso decettivo (pericolo adombrato dalla resistente ove evidenzia che controparte avrebbe a sua volta lanciato una linea di prodotti in via autonoma). Come accennato, agli atti risulta in effetti una volontà del tutto difforme dei soci Amedeo Bovicelli e Amodeo Bovicelli e di Beach Company, titolari di quote pari al 70% (cfr. doc.5 A e 5 B di parte resistente, citati). La carenza di legittimazione attiva non si risolve dunque in un mero difetto di rappresentanza processuale, che possa essere sanato, secondo il meccanismo di cui all art. 182 c.p.c., giacchè è in sede prima sostanziale che va risolta la questione del conflitto nella gestione della res e del suo buon governo, questione sulla quale titolari del marchio appaiono in disaccordo (cfr. nuovamente doc. 5 A di parte resistente). Invero, l eventuale nomina di un amministratore della cosa comune, anche ove eventualmente ratificasse l iniziativa processuale della ricorrente, non potrebbe fare sortire al procedimento un diverso esito rispetto al rigetto. La risoluzione del conflitto nella gestione del bene- e le eventuali scelte sostanziali- debbono quindi precedere ogni Pagina 7

8 iniziativa processuale (cfr. sul punto. Ord. Tribunale Milano , G.D. Marangoni): 4.La domanda di nomina di un amministratore giudiziale Per questi motivi assorbenti, non vi è luogo a provvedere sulla richiesta in via d urgenza di deliberare sulla nomina di amministratore cosa comune, che in ogni caso parte ricorrente potrà promuovere con le conformi regole processuali della giurisdizione volontaria, nel contraddittorio di tutti i comproprietari e previa verifica della compatibilità di tale strumento con la comunione del marchio (cfr. sul punto orientamenti negativi in dottrina). 5.Quanto alle spese di lite e alla domanda ex art. 96 c.p.c. Il conflitto nella gestione del marchio e le censurate condotte a carico della licenziataria, meritevoli di eventuali futuri accertamenti, escludono di ravvisare nel caso in esame la temerarietà della lite instaurata dalla ricorrente, con conseguente rigetto della relativa domanda formulata da controparte. Le stesse ragioni consigliano l integrale compensazione delle spese del procedimento. P.Q.M. 1) rigetta la domanda del ricorrente; 2) compensa integralmente le spese del procedimento; 3)rigetta la domanda di lite temeraria formulata da parte resistente. Si comunichi Milano, 24 gennaio 2014 Il Giudice designato dott.ssa Alima zana Pagina 8