La gestione strategica degli asset immateriali: brevetti, marchi, design

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1 Ufficio di Roma: Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 Tel Ing. Paolo Bellomia Avv. Angela Di Blasio La gestione strategica degli asset immateriali: brevetti, marchi, design

2 QUADRO GENERALE PROPRIETA INTELLETTUALE DIRITTI D AUTORE DIRITTO INDUSTRIALE SOFTWARE BREVETTI DI INVENZIONE E MODELLI INDUSTRIALI DI UTILITA DISEGNI E MODELLI NOVITA VEGETALI OPERE LETTERARIE ARTISTICHE ecc. MARCHI 2

3 BREVETTI, MODELLI E DESIGN: COME SCEGLIERLI E COME GESTIRLI 3

4 Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferita al titolare la facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. Brevetto come MONOPOLIO TEMPORANEO per il titolare che può vietare a terzi: Produzione Uso Immissione in commercio Vendita o importazione BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE Brevetto di procedimento la tutela si estende al prodotto direttamente ottenuto con il procedimento 4

5 DEFINIZIONE DI INVENZIONE L'invenzione è una soluzione nuova ed originale di un problema tecnico, atta ad essere realizzata ed applicata in campo industriale Essa può riguardare un prodotto o un procedimento deve essere qualcosa che produce un effetto tecnico concreto. Requisiti per la brevettabilità: novità; attività inventiva; applicazione industriale; liceità. 5

6 I REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ I requisiti per la brevettabilità sono: novità (Art. 46 CPI) Lo stato della tecnica è tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo attività inventiva (Art. 48 CPI) Un invenzione è considerata come implicante un attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica 6

7 I REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ applicazione industriale (Art. 49 CPI) Un invenzione è considerata atta ad avere un applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola liceità (Art. 50 CPI) Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all ordine pubblico o al buon costume 7

8 I REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ Novità: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica (ove per stato della tecnica si intende tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all'estero, prima della data di deposito della domanda mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o qualsiasi altro mezzo). Attività inventiva: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo. 8

9 I REQUISITI PER LA BREVETTABILITÀ Applicazione industriale: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione ed utilizzo in campo industriale. Liceità: il trovato non deve essere contrario all'ordine pubblico e al buon costume. 9

10 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE Motore a combustione interna Otto US 1877 Motore a combustione interna Diesel US

11 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE Veicolo a motore Selden US 1895 Macchina volante Wright US

12 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE Razzo Goddard US 1914 Elicottero Sikorsky US

13 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE Sveglia mobile US 2005 Struttura di satellite Baumann US

14 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE Macchina impacchettatrice EP 2002 Macchina riempitrice di contenitori EP

15 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE LE SOSPENSIONI FERROVIARIE SU 1986 GB 1947 RU

16 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE LE SOSPENSIONI FERROVIARIE GB 1992 GB 1956 WO

17 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE LE SOSPENSIONI FERROVIARIE GB 1964 GB 1950 US 1973 DE

18 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE PNEUMATICI Primo pneumatico moderno Dunlop US 1890 Battistrada Welch US 1898 Tubeless Litchfield US

19 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE PNEUMATICI Pneumatico con sensore di pressione WO 2004 Pneumatico autoportante WO 2002 Pneumatico con raggi WO

20 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE IL RASOIO US 1874 US 1904 US

21 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE IL RASOIO US 1954 US 1971 US

22 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE IL RASOIO US 1909 US 1940 FR

23 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE BREVETTI ASSURDI SAFETY SYSTEM FOR REMOVING A RIDER FROM A VEHICLE BY DEPLOYING A PARACHUTE 23

24 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE BREVETTI ASSURDI 24

25 ESEMPI DI INVENZIONI BREVETTATE BREVETTI ASSURDI Dispositivo per agevolare la nascita di un bambino per effetto centrifugo 25

26 ESCLUSIONI DALLA BREVETTABILITA NON SONO CONSIDERATE INVENZIONI le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (in quanto tali) le presentazioni di informazioni (in quanto tali) le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. 26

27 MODELLO DI UTILITA DEFINIZIONE Il modello di utilità è un trovato che fornisce ad un prodotto particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Requisiti per la brevettabilità: novità; attività inventiva; applicazione industriale; liceità. 27

28 DURATA 20 anni per le invenzioni 10 anni per i modelli di utilità da un minimo di 5 anni per Registrazioni di Disegni o Modelli dalla data di deposito della domanda 28

29 NULLITA DEL BREVETTO se è privo dei requisiti richiesti (novità, attività inventiva ); se rientra in una delle fattispecie espressamente escluse dalla brevettabilità; se la descrizione non è sufficientemente chiara e completa; se l'oggetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale; se il titolare non aveva diritto ad ottenerlo. 29

30 INVENZIONI INDUSTRIALI Perché brevettare Il brevetto dà valore all azienda Diritto di esclusiva commercializzazione Effetto deterrente per i concorrenti Effetto commerciale trainante 30

31 VANTAGGI COMPETITIVI DEL BREVETTO Vantaggi cardine conferito dal brevetto: DIRITTO DI ESCLUSIVA Effetti dell esclusiva 1. Monopolio economico nei territori coperti dal brevetto 2. Royalties da licenze 3. Potere contrattuale (in negoziazioni e controversie) 4. Deterrente (barriere all entrata in un mercato) 5. Valorizzazione dell azienda (bene patrimoniale) 6. Prestigio e credibilità aziendale 31

32 GESTIONE STRATEGICA Dopo aver scelto in modo consapevole la via del brevetto, quale strategia seguire? 32

33 INVENZIONI INDUSTRIALI Dove brevettare Paesi di interesse commerciale Primo deposito in Italia Eventuali estensioni all estero: singoli depositi nazionali mediante convenzioni internazionali 33

34 BREVETTO ITALIANO- PROCEDURA DEPOSITO DELLA DOMANDA RICERCA ESAME RIGETTO CONCESSIONE RICORSO CONCESSIONE O RIGETTO DEFINITIVI 34

35 RAPPORTO DI RICERCA (art. 1-4 del D.L. 27 giugno 2008) La ricerca di anteriorità viene eseguita alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate a partire dal 1 luglio La ricerca di anteriorità riguarda esclusivamente le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità (art. 4 del D.L. 10 febbraio 2005). Ogni Rapporto di Ricerca è corredato da un Opinione Scritta e dai documenti citati. 35

36 RAPPORTO DI RICERCA 36

37 RAPPORTO DI RICERCA 37

38 Tipologie di ricerca RICERCHE BREVETTUALI Ambito nazionali / internazionali per titolare o per materia Finalità interferenza con un progetto inerenza a settore tecnologico 38

39 Campi di applicazione RICERCHE BREVETTUALI Ricerca e sviluppo per trarre spunti utili Ricerca e sviluppo per evitare sprechi e individuare nuovi spazi per brevettare Verificare la attuabilità di un progetto Verificare la brevettabilità di un progetto 39

40 LA PROCEDURA EUROPEA DEPOSITO DELLA DOMANDA CON RIVENDICAZIONE DI PRIORITA DI DEPOSITO NAZIONALE PUBBLICAZIONE DOMANDA RICERCA DIRETTO (previa autorizzazione Ex art. 198 c.p.i.) ESAME RIGETTO CONCESSIONE OPPOSIZIONE APPELLO CONVALIDAZIONI NAZIONALI CONCESSIONE O RIGETTO DEFINITIVI DE ES FR GB ecc. 40

41 Gli stati membri Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Liechtenstein Lithuani Luxembourg Monaco Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom 41

42 LA PROCEDURA DI BREVETTO INTERNAZIONALE DEPOSITO DI DOMANDA PCT RICERCA CON RIVENDICAZIONE DI PRIORITA DI DEPOSITO NAZIONALE PUBBLICAZIONE DOMANDA DIRETTO (previa autorizzazione ex art. 198 c.p.i.) eventuale ESAME INTERNAZIONALE PRELIMINARE DEPOSITO DOMANDE NAZIONALI O REGIONALI EP DE FR ecc. BREVETTO EUROPEO BREVETTI NAZIONALI 42

43 I DISEGNI E I MODELLI Il disegno o modello protegge l aspetto esterno di un prodotto e tutela valori puramente estetici di un prodotto 43

44 Oggetto della registrazione I DISEGNI E I MODELLI Articolo 31, comma 1 Codice di Proprietà Industriale Italiano Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l aspetto dell intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche di: linee contorni colori forma struttura superficiale materiali 44

45 I DISEGNI E I MODELLI- IMPORTANTI REQUISITI Novità: un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione Carattere individuale: un disegno o modello ha carattere individuale se l impressione generale che suscita nell utilizzatore informato differisce dall impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione 45

46 I DISEGNI E I MODELLI- ESEMPI Valentino RDC Flou RDC Alessi RDC 46

47 I DISEGNI E I MODELLI Durata: 5 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione rinnovabili fino ad un massimo di 25 anni Anno di grazia: divulgazioni compiute nei 12 mesi antecedenti il deposito della domanda di registrazione non sono distruttive dei requisiti di registrabilità se ad opera del Richiedente o del sua avente causa. 47

48 GRAZIE Ing. Paolo Bellomia BUGNION S.p.A., 2011