TRIBUNALE di MILANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA -SEZIONE A- Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 44394/014 promosso da: CONVERSE ITALIA S.R.L. Nicola De Rienzo con il patrocinio dell avv.to Selvaggia Segantini e RICORRENTE contro PIETRONIRO MASSIMO, titolare dell omonima ditta, con il patrocinio dell Abogado Mari Banfi, avv.to stabilito RESISTENTE Il Giudice dott. ALIMA ZANA, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 29.7.2009.2014 ha adottato la seguente ORDINANZA 1. le vicende processuali 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 126, 129, 130, c.p.i. e 700 c.p.c. depositato in data 7.7.2014, Converse Italia s.r.l. ha invocato la tutela cautelare urgente nei confronti di Massimo Pietroniro, titolare dell omonima ditta individuale, per pretesa contraffazione dei marchi di indiscussa fama, Converse e All Star, dei quali ha dichiarato di essere licenziataria e distributrice esclusiva, tra l altro, per l Italia. Ha precisato che tra i modelli di punta che essa commercializza figurano le calzature Converse All Star, appartenenti al segmento di mercato delle sneakers lifestyle (calzature sportive non tecniche), divenute un prodotto di moda notorio e rinomato, anche grazie ad ingenti investimenti pubblicitari. Modello di punta in particolare è la scarpa Converse All Star Chuck Taylor, in tela, colore tinta unita. Ciò premesso, parte ricorrente ha lamentato il riscontro di crescenti condotte contraffattorie delle privative citate sul territorio nazionale, accompagnate da altrettante proprie iniziative giudiziarie: tra i soggetti coinvolti in tali attività illecite -particolarmente pericolose giacché relative a prodotti Pagina 1
pressocché identici agli originali ma da essi distinguibili per il codice di prodotto- vi sarebbe anche il resistente. Ha invocato dunque, anche inaudita altera parte, la descrizione anche delle scritture contabili, il sequestro, l inibitoria e la pubblicazione. Concessa inaudita altera parte la misura della descrizione ed instaurato il contraddittorio, si è costituito il resistente, invocando in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo di poter chiamare in manleva il proprio fornitore; ha eccepito inoltre il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la mancanza di prova della natura contraffattoria delle res litigiose, l infondatezza delle eccezioni avversarie in ordine al prezzo di rivendita delle scarpe litigiose, acquistabili anche via internet e in ogni caso il difetto di periculum in mora. All esito del tentativo di conciliazione, non andato a buon fine, all udienza del 21.10.2014 il Giudice si è riservato la decisione. 2.QUANTO AL FUMUS 2.1.Le eccezioni preliminari La doglianza relativa al difetto di legittimazione attiva e passiva delle parti processuali è infondata. Tali presupposti processuali, com è noto, si apprezzano alla luce della prospettazione della domanda, a prescindere dalla fondatezza nel merito della censura. In particolare, quanto alla legittimazione attiva essa si concreta nella coincidenza tra soggetto che agisce in giudizio e colui che nella domanda è affermato titolare del diritto sostanziale ritenuto violato. E qui Converse Italia si dichiara licenziataria e distributrice in esclusiva, per quel che qui rileva per il territorio italiano, dei marchi denominativi e figurativi Converse e All Star. Tale affermazione consente di ritenere parte ricorrente astrattamente legittimata ad agire in contraffazione per la loro tutela (diverse sarebbero le conclusioni nell ipotesi del giudizio di nullità). E infatti consolidato l orientamento di legittimità e di merito (cfr., tra le più risalenti, Cass. 12.2.1935 n. 614, ove veniva per la prima volta veniva riconosciuta la legittimazione attiva del licenziatario in termini di sostituzione processuale Cass., 3.6.1968 n. 1675; cfr. App. Milano, 17.7.2001) secondo il quale la legittimazione ad agire in contraffazione spetta in via autonoma al licenziatario esclusivo; egli è infatti portatore di un proprio autonomo interesse a poter godere pienamente, nell ambito della licenza, della percezione dei profitti che derivano dalla sua posizione di vantaggio concorrenziale, eventualmente anche contro il licenziante. Tale indirizzo è acquisito altresì nello spazio europeo e nell esperienza americana. La relativa doglianza è dunque infondata. Analoghe considerazioni valgono per la legittimazione passiva: essa si concreta, a sua volta, nella coincidenza tra soggetto nei cui confronti si agisce in Pagina 2
giudizio e colui che nella domanda è affermato autore della condotta lesiva del diritto sostanziale fatto valere. Qui parte ricorrente addebita al resistente una frazione autonoma dell illecito, essendo identificato come soggetto che - quale ultimo anello della catena contraffattoria- rivenderebbe al pubblico le calzature litigiose. Dunque Massimo Pietroniro è legittimato passivamente a resistere alle doglianze di controparte, a nulla rilevando la minima- entità del fenomeno contraffattorio addebitatogli. Quanto alla domanda di chiamata in manleva, all estensione del contraddittorio nei procedimenti cautelari nei confronti di soggetti non litisconsorti necessari osta la necessaria urgenza che sorregge tali rimedi, tanto più che le domande di manleva afferiscono a profili risarcitori e/o riparatori estranei alle fasi urgenti. 2.2.Nel merito A. La qualità di licenziataria Parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha indicato il titolo in relazione al quale agisce in giudizio: la legittimazione ad agire si fonderebbe sull accordo commerciale raggiunto con la casa madre che consentirebbe alla ricorrente di agire sia in rappresentanza della titolare a tutela dei marchi azionati sia in virtù di un potere processuale autonomo (cfr. docc. 2 e 3 di parte ricorrente). Richiamate le considerazioni sopra espresse in via generale in tema di legittimazione ad agire in capo al licenziatario esclusivo, va rilevato che la licenza di marchio, negozio a forma libera, ben può essere concessa verbalmente o in via implicita: e la relativa prova può essere raggiunta anche a mezzo di testimoni o sulla base di indici presuntivi, purché idonei a manifestare un raggiunto consenso (cfr. tra le altre, Corte d'appello di Milano, 29.9.2004, Trib. Venezia, 10.4.2006). Nel caso in esame parte ricorrente ha ampiamente documentato di essere licenziataria in esclusiva sul territorio italiano dei marchi azionati anche a prescindere dalla prove documentali dirette agli atti di cui a breveattraverso indizi gravi, precisi e concordanti. Ed in particolare: -Converse Italia utilizza da anni e senza esserne contrastata dalla casa americana la stessa denominazione sociale di quest ultima -con l aggiunta del Paese ove opera- costituente altresì uno dei marchi qui azionati. E ciò conformemente alla prassi delle più accreditate realtà imprenditoriali internazionali, che vedono la casa madre concedere alle singole licenziatarie nazionali in esclusiva l utilizzo della propria denominazione sociale, al fine di veicolare al mercato il messaggio della riferibilità diretta alla stessa delle iniziative della impresa nazionale che opera in esclusiva; -parte ricorrente ha sostenuto direttamente ingenti spese pubblicitarie per rafforzare il marchio Converse sul territorio italiano (doc. 11 di parte Pagina 3
ricorrente), sforzo evidentemente supportato da un interesse proprio all accreditamento dei segni; -la qualità di licenziataria esclusiva in capo alla ricorrente, e la conseguente legittimazione ad agire in contraffazione, è stata riconosciuta da numerose pronunce di merito nazionali, i cui accertamenti seppure qui liberamente valutabili- costituiscono elementi di serio riscontro della circostanza contestata (cfr.doc. 9-38 e 48-63 parte ricorrente). Tali argomenti di prova, alla luce della regola di cui all art. 2729 c.c., consentono quindi di inferire con ragionamento presuntivo la qualifica di licenziatario esclusivo sul territorio italiano in capo a alla ricorrente. E ciò senza considerare che agli atti, come accennato, di tale circostanza controversa vi è prova diretta: sono depositati infatti due documenti sottoscritti dal Vice-Presidente della casa madre americana, che confermano sia la veste di licenziatario e distributore della ricorrente (doc. 2 di parte ricorrente) sia la legittimazione ad agire (cfr. doc. 3 della ricorrente). A prescindere dal valore probatorio di tale tipologie di documenti nello Stato di Provenienza (cd. affidavit) essi costituiscono secondo l ordinamento interno (alla luce della legge processuale italiana, qui applicabile, cfr. art. 12 l.218/1995) un documento proveniente da un soggetto terzo, il cui contenuto è oggetto di libero sindacato da parte del giudice. Non coglie dunque nel segno la difesa della resistente, la quale ha eccepito l inefficacia e/o la nullità sul territorio italiano della licenza e della procura delle casa madre, ritenuta non conforme sotto il profilo formale alle prescrizioni delle legge interna dello Stato di provenienza o comunque in contrasto con l art. 106 l. sul notariato. E ciò in quanto di tali negozi giuridici non è richiesta né la forma scritta né tantomeno la loro autenticazione né infine la forma dell atto pubblico. B. I segni Converse ed All Star E documentata la rinomanza dei segni di cui la ricorrente è licenziataria in esclusiva, riconosciuta anche in ambito giudiziario (cfr., tra le molte, Trib. Milano, 24.9.2009, Trib. Venezia 17.2.2011, Trib. Venezia 27.5.2011) nonché delle calzature contraddistinte da tali marchi, trattandosi di sneaker lifestyle di moda e di grande attrattiva, non solo presso i giovani: di ciò vi è ampio riscontro nelle campagne pubblicitarie, e nella riproduzione nei più importanti giornali di moda (cfr. doc. 16 di parte ricorrente). C. La contraffazione Seppure nei limiti di questa fase necessariamente sommaria, la condotta contraffattoria risulta provata dalla commercializzazione da parte del resistente di calzature Converse All Star Chuck Taylor contraffatte pressocchè identiche all originale che di queste ne riproducono, non solo la linea, ma anche il famoso logo. Pagina 4
La ricorrente ha dedotto che il numero di serie che contraddistingue le paia di calzature acquistate presso le bancarelle del resistente non corrisponde a quelli originali (cfr. doc. 46 parte ricorrente) e che il Pietroniro non fa parte della propria filiera commerciale, da ciò deducendone la natura contraffattoria. Sul punto, secondo l interpretazione costante l onere di provare che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale sono stati introdotti nel Mercato Comune dal titolare o con il suo consenso grava su colui che solleva tale eccezione, secondo la regola generale di cui all art. 2967 c.c. e, dunque, al preteso contraffattore (cfr., ad esempio, Cass. n.14982/2009, la quale ha sottolineato che spetta al titolare del marchio l onere di provare l utilizzo del segno da parte del convenuto e a quest ultimo quello di provare l acquisto del prodotto marchiato dal suo titolare ovvero con il suo consenso). Tale ultima prova non è stata tuttavia raggiunta, avendo Massimo Pietroniro fornito in sede di descrizione le proprie fatture di acquisto, senza dimostrare l origine lecita delle calzature (non provando cioè che i propri dante causa avessero a loro volta acquistato da fonte lecita). 2.3.Le eccezioni della resistente Le censure sollevate dalla difesa della resistente non sono fondate. Ed in particolare: a)quanto al principio di esaurimento, si richiamano le considerazioni sopra esposte in relazione all art. 5 c.p.i. ed al riparto degli oneri probatori, che vede addossato al convenuto in contraffazione- a prescindere dal ruolo ricoperto nella catena contraffattoria - l onere di prova la fonte lecita dei propri prodotti; b)quanto alla pretesa buona fede, tale profilo soggettivo non rileva in sede di tutela inibitoria -presieduta dalla regola della presunzione della colpa in capo al contraffattore- ed ove ciò che va riguardato in via preminente è la condotta lesiva, trattandosi il primo di aspetto da apprezzare in sede riparatoria e risarcitoria; c)quanto al perseguimento attraverso il ricorso- di illecite finalità anticoncorrenziali da parte della ricorrente, quest ultima ha sottolineato che non è contestato il mancato acquisto direttamente da Converse, bensì l approvvigionamento da fonte illecita, la cui repressione rientra certamente tra le prerogative della titolare di marchio; d)quanto al preteso prezzo di vendita imposto, Converse in realtà non ha censurato l offerta in vendita ad un prezzo inferiore rispetto ad uno base indicato dalla casa madre o dalla stessa ricorrente, ma ha menzionato il prezzo vile di rivendita al pubblico delle scarpe litigiose quale mero indice dal quale desumere l illiceità della commercializzazione; e)quanto alla ritenuta incoercibilità dell ordine inibitorio (il quale, se concesso, si tradurrebbe in un inammissibile esclusione dalle fonti di Pagina 5
approvvigionamento) la difficoltà in concreto di adempire all ordine giudiziale -e quindi di accertarsi dai propri danti causa dell origine lecita dei prodotti acquistati- non può esimere il soggetto che subisce l interdetto dall astenersi dal tenere una condotta illecita; f)quanto alla mancanza di prova della coincidenza tra le paia di scarpa prodotte nel presente procedimento e quelle compravendute dal Pietroniro, la copia dello scontrino di acquisto agli atti, la dichiarazione scritta dell acquirente (del quale parte ricorrente e aveva comunque chiesto l assunzione a sommarie informazioni) ed il riscontro in sede di descrizione del nominativo del soggetto che ha rivenduto le calzature litigiose (e delle quali non è provato l acquisto lecito) integrano in questa sede elementi probatori sufficienti ad inferire in via presuntiva la riferibilità di tali res al resistente; g)infine, la limitata estensione del fenomeno contraffattorio, circoscritto a poche decine di scarpe, non elide la natura illecita della condotta e non impedisce l accesso alla tutela urgente, ma refluisce nell eventuale fase di merito quale parametro per la quantificazione risarcitoria. 2.4.L'illecito concorrenziale In relazione alla concorrenza sleale confusoria, va richiamato l orientamento di legittimità secondo il quale l attività illecita (consistente nell usurpazione o nella contraffazione di un marchio mediante l uso di segni distintivi o simili a quelli legittimamente utilizzati dall imprenditore concorrente) può essere dedotta sia a fondamento di un azione reale, a tutela dei propri diritti di esclusiva sul marchio sia, congiuntamente, di un azione personale per concorrenza sleale, ove quel comportamento abbia creato confondibilità tra i rispettivi prodotti. L'applicabilità al caso in esame anche della fattispecie di cui all'art. 2598 c.c. si deduce della considerazione che, oltre alla ripresa del marchio, le calzature che riproducono il segno sono del tutto identiche nelle forme, nelle linee e nei colori a quelle originali Converse (art. 2598 n. 1.c.c.), sfruttandone il nome e la fama (art. 2598, n. 2, c.c.) attraverso una condotta senz altro contraria alla correttezza professionale (cfr. art. 2598, comma 3, c.c.). Tale giudizio non muta comunque il quadro complessivo del regime sanzionatorio in sede cautelare, sovrapponendosi la tutela di cui all'art. 2598 c.c. a quella speciale apprestata dal codice di proprietà industriale. 3.Quanto al periculum Nel caso in esame sussiste pericolo di concreto rischio di reiterazione della condotta illecita, con conseguente annacquamento e pregiudizio -anche quale fenomeno confusorio c.d. post-sale confusion nella quale cadono coloro che vedono le calzature litigiose indossate da elidere prontamente. Il numero esiguo di calzature rimaste nella disponibilità della resistente non inficia tale giudizio tenuto conto, da un lato, che il rischio di lesione Pagina 6
prescinde dal volume del fenomeno contraffattorio e, dall altro, del pericolo concreto ed attuale della ripetizione della condotta lesiva. 4.Il comando cautelare La descrizione-che ha consentito di acquisire importanti riscontri sulla catena contraffattoria- va dunque confermata. Va altresì concessa l'inibitoria assistita da astreinte all'utilizzo- mediante fabbricazione,importazione, esportazione, commercializzazione, promozione anche pubblicitaria- delle calzature litigiose recanti marchi contraffattori. L'interdetto è accompagnato da penale nella misura ritenuta congrua di 50,00 per ogni violazione successiva e di 200,00 per ogni giorno di violazione successiva al decorso di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Occorre altresì autorizzare il sequestro delle paia di scarpe detenute dal Pietroniro, unitamente all eventuale materiale pubblicitario, misura da eseguire solo presso il resistente, con esclusione allo stato del sequestro presso terzi. E opportuno invece riservare la misura della pubblicazione -tenuto conto della natura sommaria di questa fase e della finalità anche preventiva di tale rimedio, già esaustivamente perseguita nel caso di specie attraverso la misura del sequestro e dell inibitoria- alla fase del merito. Trattandosi infine di provvedimento non totalmente anticipatorio del giudizio di merito, la liquidazione delle spese del procedimento va riservata alla fase a cognizione piena. P.Q.M. 1) Inibisce a Massimo Pietroniro, titolare dell omonima ditta individuale con sede legale in Parabiago (MI), via T. Tasso, n. 16, la fabbricazione, la commercializzazione e la pubblicizzazione, l offerta in vendita, in qualunque contesto, delle calzature modello Converse All Star Chuck Taylor, alte a caviglia e/o basse recanti i marchi azionati; 2)fissa una penale pari ad 50,00 per ogni violazione ed in 200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento successivo al ventesimo giorno dalla comunicazione della presente ordinanza; 3)conferma la misura della descrizione concessa inaudita altera parte con decreto resto in data 14.7.2014, autorizzando le parti ad accedere alla documentazione acquisita; 4)autorizza parte ricorrente a procedere, a mezzo di Ufficiale Giudiziario ovvero a mezzo di Ufficiali Giudiziari ove sia necessario procedere in più sedipresso il resistente al sequestro dei modelli di calzatura, in contraffazione con i diritti di privativa indicati al punto sub.1), unitamente a relative scatole, imballi e documentazione pubblicitaria. E ciò presso la sede legale della ditta resistente, in Parabiago, (MI) via T. Tasso, n. 16, nonché presso ogni altra sede anche secondaria, magazzini, unità locali e pertinenze nonché bancarelle ambulanti del resistente. Pagina 7
Autorizza parte ricorrente ad assistere alle relative operazioni esclusivamente a mezzo dei propri difensori. 5)spese al merito. Si comunichi Milano, 29.10.2014 Il giudice designato dott.ssa Alima Zana Pagina 8