Accoglimento totale del 22/01/2015 RG n /2014

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1 N.R.G. 2014/66962 TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE nel procedimento cautelare iscritto al n.r.g /2014 promosso da: SWISS ECO PATENT S.A. con il patrocinio dell avv. SALA CARLO RICORRENTE contro VV ITALIA GROUP S.R.L., con il patrocinio dell avv. ETTORE FRANCESCO e dell avv. RECUPERO FRANCESCO MARIA VV ITALIA S.R.L., con il patrocinio dell avv. ETTORE FRANCESCO e dell avv. RECUPERO FRANCESCO MARIA RESISTENTI E CON L INTERVENTO DI IMCO COOKING SYSTEM S.R.L. con l avv.to G. CARUSO TERZO INTERVENUT0 a scioglimento della riserva assunta all udienza del ha adottato la seguente ORDINANZA 1. le vicende processuali 1.Con ricorso ai sensi degli artt. 126, 129, 131, c.p.i. depositato in data , Swiss Eco Patent s.a. (di seguito SEP) titolare della famiglia di marchi a radice IMCO - ha invocato misure cautelari urgenti nei confronti di VV Italia s.r.l. e VV Italia Group, licenziatarie della ricorrente fino all inizio del mese di ottobre Parte ricorrente ha in particolare precisato che tale contratto era stato risolto per inadempimento di controparte la quale, tuttavia, aveva intrapreso ad utilizzare quale licenziataria di un soggetto terzo -Futursaving- segni del tutto identici ed interferenti con i propri, aventi quale nucleo individualizzante il termine IMCO, ma dichiarati decaduti per non uso dal Tribunale. Pagina 1

2 Ha chiesto dunque il sequestro, l inibitoria assistita da astreinte e la pubblicazione del provvedimento. Ritenuto di non concedere la misura inaudita altera parte ed instaurato il contraddittorio, si sono costituite le resistenti. Queste ultime hanno confermato di essere divenute licenziatarie - dopo la risoluzione del contratto di licenza intercorso con la ricorrente- di Futursaving s.r.l., ora titolare degli originali marchi nazionali Imco, registrati sin dal 1975 da IMCO ITALIA, società riconducibile alla famiglia Balzarini e prima proprietaria del marchio IMCO. Quelli di controparte erano invece stati registrati successivamente, solo a partire dal Sottolineavano poi che la sentenza di questo Tribunale, che aveva dichiarato la decadenza dei marchi di Futursaving inibendone l uso, era stata appellata e che il provvedimento interdittivo sull utilizzo dei marchi era stato sospeso dal giudice del gravame, con conseguente legittimità del relativo utilizzo. Nel frattempo, interveniva in via autonoma Imco Cooking System s.r.l., licenziataria in esclusiva a partire dal della ricorrente non solo dei marchi ma anche di un particolare modello di pentola ideato per il marchio Imco Waterless. L interveniente aderiva alle richieste della ricorrente e censurava altresì condotte sleali per attribuzione di pregi e contrarie alla correttezza professionale, in relazione ad annunci pubblicitari. Il giudice designato sottoponeva alle parti la questione relativa al rapporto tra il presente procedimento e quello del giudizio d Appello, autorizzava lo scambio di memorie e, all esito dell udienza del , si riservava la decisione. 2.QUANTO AL FUMUS 2.1.Il rapporto tra il procedimento ed il precedente giudizio ordinario La prima questione preliminare, di natura processuale, attiene al rapporto tra il presente procedimento cautelare ante causam (rectius: il giudizio a cognizione piena ad sotteso) ed il contenzioso ordinario precedentemente instaurato, ora pendente in grado d Appello. La questione- che potrebbe invero dare luogo ad una pronuncia di inammissibilità- va superata per le seguenti considerazioni. Ai sensi dell art. 669 quater c.p.c. per causa già pendente per il merito deve intendersi quella -e solo quella- diretta all accertamento della pretesa che l istante intende cautelare; ai fini del radicamento della competenza del cautelare presso il giudice già adito per il merito, è necessaria cioè -per pacifica giurisprudenza della Suprema Corte- una perfetta coincidenza di parti, Pagina 2

3 petitum e causa petendi fra la causa già introdotta e quella che si vuole cautelare. Nel caso in esame i due giudizi (si ripete: quello già pendente in grado D Appello e quello da incardinare rispetto al quale la cautela è propedeutica) seppur connessi, non sono identici né in rapporto di continenza. Invero: a)quanto al profilo soggettivo le parti del presente procedimento sono le stesse ovvero le aventi causa (in qualità di cessionaria di Jobo la ricorrente e sua licenziataria l intervenuta ed in qualità di licenziatarie di Futursavign le resistenti) delle società già parti del primo contenzioso e rivestano altresì la medesima posizione processuale (di attore e di convenuto). Infatti qui parte ricorrente SEP- è titolare di una famiglia di marchi avente quale nucleo identificativo il termine IMCO il più risalente dei quali- IMCO WATERLESS- registrato nel 1979 e rivendicante una priorità nazionale estera (Benelux) dell anno 1978 (cfr. docc. 1 e 2 di parte ricorrente). Tali marchi appartenevano inizialmente alla società Jobo s.a., poi Jobo Limited s.a. (società originariamente riferibili alla famiglia Balzarini). L azione è promossa contro VV Italia Group s.r.l. e VV Italia s.r.l., licenziatarie (dunque aventi causa in relazione al diritto d uso) di Futursaving: quest ultima ha acquistato un famiglia di marchi del tutto analoga a quelli della ricorrente ma registrati sin dal dal fallimento Natesy s.r.l. (già IMCO s.p.a. e prima ancora IMCO Italia s.p.a., originaria titolare del segno IMCO, il cui assetto societario era riferibile ancora alla famiglia Balzarini). Quanto al giudizio pendente in grado D Appello, la causa è stata promossa da IMCO FREE NET s.p.a. (all epoca licenziataria dei marchi di Jobo Limited) contro Futursaving (dante causa dell odierna resistente) alla quale è stata riunita quella promossa dalla allora titolare Jobo Limited (dante causa della ricorrente) contro Futursaving; nella controversia è intervenuta l odierna ricorrente, in quanto acquirente a titolo particolare dei marchi di Jobo nel corso del giudizio. Ne consegue che, ove i due giudizi avessero anche il medesimo perimetro oggettivo, la domanda cautelare svolta in questa sede dovrebbe essere rigettata in rito, in quanto la decisione resa in primo grado e le sue eventuali riforme disciplinerebbero altresì i diritti degli aventi causa a titolo particolare della res litigiosa ceduta in corso di giudizio (si vedano in proposito gli artt. 111 c.p.c. e l art c.c.). Con conseguente necessità di rivolgere ora eventuali istanze cautelari al giudice dell Appello; Pagina 3

4 b)quanto al profilo oggettivo, tuttavia, sussiste solo una parziale sovrapposizione giacché: -il petitum immediato (ossia la pronuncia giudiziale invocata) in entrambi in casi si concreta -tra l altro- nell inibitoria dei seguenti segni: IMCO WATERLESS in relazione a pentole, IMCO Manufactured (figurativo) in relazione a pentole, IMCO (figurativo) in relazione a sistemi di riposo; IMCO INTERNATIONAL (figurativo) in relazione a prodotti diversi tra cui quelli di classe n. 21 (pentole ed articoli da cucina). Ognuno dei due contenziosi vede poi propri autonomi ulteriori campi di indagine giudiziale (qui l inibitoria dei segni IMCO MIMOSA COMPACT ed IMCO DREAMING LIFE e di condotte di concorrenza sleale, domanda introdotta dall intervenuta, nel giudizio D Appello la decadenza dei soli marchi della convenuta. -il c.d. petitum mediato (il bene della vita oggetto di decisione) in questa sede consiste nella tutela delle privative di IMCO sul mercato italiano, ritenuta indebitamente attaccate da controparte. Analogamente, nel giudizio pendente in grado D Appello il bene della vita oggetto della decisione è, tra l altro, l illecito utilizzo dei segni della convenuta: la pronuncia inibisce espressamente a Futursaving l uso dei marchi litigiosi (punto n. 2 de dispositivo): e ciò con riferimento alla previsione di cui al n. 1 dell art, 2598 comma 1, c.c. dal momento che l attività preparatoria posta in atto (nell autunno 2011 ed in seguito)è indicativa della volontà di utilizzare sul mercato i marchi di cui è causa, che peraltro incontrovertibilmente risultano in conflitto con quelli di cui Imco è licenziataria e comunque con la denominazione sociale dell attrice (punto n. 14 della decisione). -la causa petendi è tuttavia diversa: qui attiene alla contraffazione lamentata da SEP delle citate privative oltre che a condotte di appropriazione di pregi; nel giudizio ora in Appello essa attiene alla decadenza per non uso dei marchi acquisiti da Futursaving e alla concorrenza sleale per imitazione (oltre che a condotte contrarie alla correttezza professionale): non rientra invece formalmente la domanda di contraffazione dei marchi, per il vero introdotta da Jobo Limited ma poi rinunciata nel corso del giudizio di primo grado. Pagina 4

5 In conclusione, nei due giudizi all identità soggettiva (nei termini sopra indicati) si accompagna solo una parziale sovrapposizione oggettiva: alla parziale- identità di oggetto immediato e mediato (provvedimento inibitorio all utilizzo dei marchi di Futursaving si contrappone una diversità di causa petendi: l esclusione nel primo giudizio del tema della contraffazione non consente di pervenire alla conclusione di identità ovvero di continenza di cause. La domanda cautelare svolta in questa sede non potrebbe dunque essere formulata innanzi al Giudice superiore, non essendo strumentale ad alcuna delle domande svolte nel relativo giudizio e la regolamentazione provvisoria del rapporto tra le parti disciplinata dalla sospensione della Corte che consente una sostanziale coesistenza dei marchi sul mercato- non appare atta a coprire direttamente- ma solo indirettamente come a breve- anche il presente conflitto. 2.2.Quanto alla contraffazione operata attraverso i marchio dichiarati decaduti nel precedente giudizio. Ciò premesso e passando al merito della pretesa, il giudizio preventivamente instaurato dispiega effetti negativi sull apprezzamento del fumus sul presente contenzioso: la domanda della ricorrente, di tutela dei propri marchi, non può trovare accoglimento, giacché un suo elemento costitutivo è sub iudice e la Corte d Appello, seppure in via interinale, adita con il rimedio di cui all art. 283 c.p.c. ha espresso prognosi sfavorevole. In questa sede, il presupposto della tutela (ossia l accertamento incidentale della validità dei suoi marchi) è la loro prevalenza rispetto a quelli, del tutto simili, in capo a controparte, anteriormente registrati, ma asseritamente decaduti: ed è proprio la decadenza ad essere questione già sottoposta al sindacato in via principale nel precedente giudizio. I due giudizi (quello in grado D Appello e quello futuro di merito) seppure, come accennato, non siano in rapporto di identità, si trovano in un rapporto di consequenzialità logico-giuridica: e la prognosi sommaria positiva o negativa- del fondamento della pretesa della ricorrente deve farsi carico delle valutazioni e degli esiti del primo contenzioso. In particolare, quest ultimo si è concluso in primo grado con la sentenza n.15937/2014, che ha accolto la domanda di decadenza per non uso svolta da Jobo Limited (dante causa in qualità di cedente della ricorrente) e dalla sua allora licenziataria Imco Free Net s.p.a. contro Futursaving Pagina 5

6 (dante causa, quale licenziataria, dell odierna resistente) (doc. 4 di parte ricorrente; la decisione è conforme ad un provvedimento cautelare del Tribunale di Roma resa a favore di Jobo Limited,cfr. doc. 3 di parte ricorrente). In sede d Appello, tuttavia, la Corte ha ritenuto le doglianze di Futursaving non manifestamente infondate. Seppure non ulteriormente motivata sul fumus della corretta delibazione in primo grado, tale locuzione pare esprimere dubbi sulla tenuta della pronuncia di decadenza in sede di gravame (causa di estinzione intorno alla quale ruota l intero contenzioso e dalla quale dipendendo le ulteriori statuizioni), tanto che l inibitoria disposta dal Tribunale a carico di Futursaving all uso dei marchi è stata sospesa. Tale valutazione - ancorchè interinale- del giudice superiore (corroborata anche da un apprezzamento del periculum come a breve) non sembra poter essere contraddetta in questa sede d urgenza sul presupposto di una opposta- prognosi positiva della domanda di decadenza. La regola di condotta, seppure provvisoria, statuita dalla Corte si riflette altresì, negativamente, sul periculum: l eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe un sostanziale ribaltamento degli assetti che il giudice d Appello ha ritenuto di disciplinare, consentendo nelle more del giudizio di gravame, la sostanziale coesistenza dei segni litigiosi sul mercato italiano. E ciò in virtù della considerazione del grave pregiudizio che Futursaving (dante causa, limitatamente al diritto d uso dei marchi, dell odierna resistente) subirebbe dal mancato utilizzo degli stessi, ritenendo evidentemente tale interesse maggiormente meritevole di tutela rispetto all accertato incontrovertibile conflitto compiuto dal Tribunale in caso di utilizzo -in quella sede solo in fase di preparazione- dei segni dell appellante sul mercato italiano (cfr. punto n. 14 della motivazione della relativa sentenza) il marchio figurativo IMCO WATERLESS I riflessi del giudizio D Appello non possono tuttavia estendesi oltre i limiti oggettivi di quel contenzioso. In particolare il marchio IMCO WATERLESS, oggi di titolarità di Futursaving, registrato sin dal , è un marchio solo denominativo e non figurativo (cfr. doc. 13 di parte ricorrente). Con la conseguenza che la facoltà di utilizzo consentita dalla Corte D Appello mediante la sospensione dell inibitoria non può che riferirsi a quello e solo quello registrato da Futursaving. Pagina 6

7 Seppure il titolare di un marchio denominativo lo possa utilizzare in tutte le forme stilistiche prescelte, qui l impiego in concreto di un brand con identiche forme grafiche e con i medesimi colori di quello, registrato, di titolarità della ricorrente esorbita dalle riacquistatefacoltà d uso concesse dal giudice del gravame e dalla regola di coesistenza dei segni che è stata prevista. In relazione ad esso, in questa sede pu ò quindi essere compiuto un autonomo giudizio. E, quanto al fumus, non risulta in capo alla resistente alcuna licenza avente ad oggetto un marchio dotato di una peculiare declinazione grafica: sul punto l eccezione relativa ad un analogo utilizzo di fatto del segno da parte delle danti causa di Futursaving non è dirimente, non essendo oggetto di licenza a favore delle resistenti e non essendo quindi le stesse legittimate a opporlo alla ricorrente ed alle sue aventi causa; e ciò ferma comunque l eccezione di decadenza anche di tale eventuale utilizzo da approfondire in sede di cognizione piena i marchi IMCO MIMOSA COMPACT e IMCO DREAMING LIFE Una considerazione autonoma meritano altresì i segni IMCO MIMOSA ed IMCO DREAMING LIFE : trattasi questi di segni registrati in sede e di attuale proprietà della ricorrente (doc. 2 di parte ricorrente): tali brand non rientrano nel tema d indagine del precedente contenzioso e non risulta che segni analoghi siano stati registrati da Futursaving ovvero dalle sue danti causa e che, dunque, rientrino tra quelli acquisiti in licenza da parte resistente. L utilizzo dei medesimi loghi da parte di quest ultima (cfr., ad esempio, quanto al segno IMCO MIMOSA,doc. 4 di parte intervenuta che ne attesta l utilizzo su carta intestata; cfr. quanto al marchio IMCO DREAMING LIFE pag. 40 del doc dell intervenuta) sempre per contraddistinguere pentolame,è dunque in contraffazione con le prerogative della ricorrente. 3.3.Quanto alle condotte di concorrenza sleale lamentate dall intervenuta L intervenuta ha introdotto nel tema decidendum, ulteriori autonome condotte, seppure connesse a quelle sopra esaminate, riconducibili alle fattispecie di cui all art comma 2 e 3 c.c.. Ed in particolare, quanto all appropriazione di pregi, tali condotte si sarebbero concretate: a)nella attribuzione della qualità di unica licenziataria del marchio figurativo IMCO WATERLESS ; Pagina 7

8 b)nella commercializzazione e pubblicazione su carta e via web con tale marchio di un modello di pentola caratterizzato da una maniglia in acciaio inox prodotta in esclusiva dalla INOXIA a favore di IMCO COOKING SYSTEM) denominata PRIMA, dotata di una particolare forma di maniglia, di pomello, e di coperchio (a forma piramidale) e caratterizzata infine da una particolare sistema di cottura. Quanto al primo profilo, è riscontrata in effetti la non veritiera attribuzione a sé della qualità di licenziataria dei marchio IMCO WATERLESS (con le peculiari caratterizzazioni grafiche e di gradazioni appartenenti alla ricorrente), compiuta sia su stampa sia via web(cfr. docc ). Quanto alle altre condotte sub. b), all iniziale censura di attribuzione di pregi, mediante riproduzione fotografica e di depliant, del pentolame di pertinenza della ricorrente, nella memoria di replica parrebbe affiancarsi altresì la doglianza di concorrenza confusoria, atteso il richiamo all art. 2598, n.1, c.c..a prescindere dalla qualificazione, tali censure non possono allo stato trovare accoglimento, necessitando di un migliore e più nitido approfondimento allegatorio e probatorio, nelle eventuali future fasi processuali. Infatti, è preciso onere di chi invoca tutela ex art n. 1 c. c. indicare le peculiari soluzione formali che avrebbe acquistato capacità distintiva sul mercato, distaccandosi dalle forme standardizzate e funzionali, onere qui non puntualmente assolto. E, allo stato, la documentazione offerta dalla resistente sembrerebbe attestare una standardizzazione delle particolari forme rivendicate (docc. 29 e segg.) nonchè l adozione da parte di VV Italia di altre e diverse soluzioni(doc e doc. 23 di parte resistente). Anche l attribuzione di pregi, mediate ritenuta indebita riproduzione di depliant e fotografie, manca del relativo supporto probatorio che consenta al giudicante la comparazione tra i materiali pubblicitari pertinenza dell intervenuta e quelli, ritenuti copiati, da parte resistente. E ciò ferma la considerazione che la riproduzione dei marchi di cui al punto sub è già in questa sede comunque sanzionata per contraffazione dei relativi brand. Necessitano di riscontri probatori anche le ulteriori privative alle quali l intervenuta fa cenno, quale la registrazione internazionale (recante apparentemente data di scadenza il e dalla quale non emerge in modo chiaro la titolarità né di IMCO Cooking né della sua dante causa, doc. 1 parte intervenuta inviata telematicamente) e le Pagina 8

9 particolari modalità di cottura rivendicate (senza indicare eventuali monopoli brevettuali). 4.QUANTO AL PERICULUM L attuale utilizzo dei segni IMCO MIMOSA, IMCO DREAMING LIFE e IMCO WATERLESS, quest ultimo ove ripreso con modalità grafiche del tutto identiche a quelle registrate dalla ricorrente (cfr. docc. 9 e 11 di parte ricorrente) anche attraverso strumenti particolarmente invasivi, quali l web e la stampa cartacea, rende imminente il pericolo confusorio sul mercato e attuale il rischio di diluizione e annacquamento dei marchi di titolarità della ricorrente (oltre i limiti della coesistenza consentiti dal mercato); con conseguente necessità di prontamente elidere la ripetizione di tali condotte. Analogamente è irreparabile presso il mercato il pregiudizio derivante dalla condotta sleale consistente nell attribuzione a sé medesima della qualità di unica licenziataria del marchio IMCO WATERLESS con le modalità grafiche proprie del marchio della ricorrente. 5.Il comando cautelare Va dunque disposta l inibitoria all uso del segni IMCO MIMOSA COMPATC, IMCO DREAMING LIFE e IMCO WATERLESS, quest ultimo nei limiti sopra indicati. Al fine di contemperare gli opposti interessi e consentire alla resistente di adeguare la propria condotta all ordine del giudice, la penale che assiste l inibitoria va fatta decorrere dal trentesimo giorno a partire dalla comunicazione della presente ordinanza. Tale misura appare sufficiente a presidiare le prerogative della ricorrente, tenuto anche conto delle peculiari modalità in cui si è esplicato l illecito. Quanto alla pubblicazione, la concessione di tale rimedio a vocazione sia preventiva in quanto diretto a prevenire ulteriori pregiudizi portando a conoscenza degli operatori di mercato la probabile contraffazione della privativa- sia riparatoria- in quanto diretto a risarcire in forma specifica il pregiudizio patito dalla controparte- com è noto è rimessa alla discrezione del giudice. E ciò al fine di consentire una valutazione caso e caso a fronte del suo carattere estremamente incisivo, esondando per sua stessa natura dalla sfera delle parti coinvolte ed avendo necessariamente quali destinatari un numero indeterminato di soggetti terzi. E tra i criteri di valutazione ai fini della sua concessione quello della valutazione comparativa degli Pagina 9

10 interessi contrapposti delle parti (cfr. per tutte ord. Trib. Milano , est. Tavassi, Apple/Samsung) appare preminente. Qui il bilanciamento degli interessi in conflitto consiglia di riservare l eventuale pubblicazione al giudizio di merito, apparendo l inibitoria misura sufficientemente idonee a garantire le legittime prerogative della ricorrente. Analoghe valutazioni negative valgono per il sequestro, tenuto conto della difficoltà attraverso una misura reale, di distinguere in concreto, le riproduzioni sul medesimo supporto dei segni consentiti da quelli ritenuti illeciti. Trattandosi di provvedimento totalmente anticipatorio, vengono liquidate le spese: l accoglimento solo parziale del ricorso giustifica la compensazione per la frazione di ½, mentre il residuo viene posto a carico delle resistenti in solido. Essendosi parte ricorrente e l intervenuta difese con autonomi patrocini ed avendo svolte distinte doglianze, la liquidazione viene disposta autonomamente a favore di ciascuna di esse. P.Q.M. 1)inibisce a VV Italia s.p.a. e VV Italia Group l ulteriore produzione, commercializzazione, vendita e pubblicizzazione di pentolame recante i marchi IMCO MIMOSA COMPACT, IMCO DREAMING LIFE ed IMCO WATERLESS - quest ultimo ove riprodotto con le medesime modalità grafiche e colorazioni di quelle del marchio registrato di titolarità della ricorrente - concessi in licenza esclusiva ad IMCO COOKING SYSTEM S.R.L.; 2)inibisce a VV Italia s.p.a. e VV Italia Group la prosecuzione di condotte sleali per appropriazione di pregi meglio indicate in narrativa; 3)fissa a titolo di penale un importo di 30,00 per ogni prodotto rinvenuto sul mercato in violazione dell inibitoria di cui al punto sub. 1 ed un importo di 500,00 per ogni giorno di ritardo nell adempimento degli ordini di cui ai punti sub. 1 e 2, successivo al 30 giorno dalla comunicazione della presente ordinanza; 4)compensate in ragione di 1/2 le spese processuali, condanna le resistenti in solido alla rifusione del residuo ½ liquidato a favore di ciascuna delle controparti in 2.500,00 di cui 500,0 per spese ed il residuo per compensi, oltre IVA, CPA, spese di registrazione e spese forfettarie al 15%. Si comunichi Pagina 10

11 Milano, 22 gennaio 2015 Il giudice designato dott.ssa Alima Zana Pagina 11