N. R.G. 2014/53856 TRIBUNALE di MILANO SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A CIVILE Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 53856/2014 promosso da: MONICA BIANCO SRL RICORRENTE contro LOXI LIFE SRL RESISTENTE Il Giudice dott. Silvia Giani, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 17/11/2014, letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta; ha pronunciato la seguente ORDINANZA 1. Monica Bianco s.r.l., società attiva sia nel campo dell abbigliamento sia in quello degli accessori, ha promosso il presente procedimento cautelare deducendo la violazione, ad opera di Loxi Life s.r.l.- società costituita 11 dicembre 2012 e cessionaria nel novembre 2013 del marchio Giò Cellini-, dei diritti di privativa su numerosi modelli di borsa a marchio MIA BAG, nonché la condotta di concorrenza sleale posta in essere dalla resistente, per imitazione servile, agganciamento e parassitaria. Con riguardo al periculum in mora ha allegato la presenza sul mercato dei suddetti modelli imitativi delle borse a marchio MIA BAG. La ricorrente ha, quindi, chiesto inibirsi alla resistente la commercializzazione dei modelli contestati, con sequestro dei prodotti, delle scritture contabili e fissazione di una penale. Pagina 1
1.2. La resistente società Loxi Life s.r.l. si è costituita nel giudizio, chiedendo il rigetto delle domande formulate dalla ricorrente e, in particolare: eccependo la nullità dei modelli di borsa registrati dalla ricorrente per la presenza di anteriorità distruttive della novità e del carattere individuale; contestando la datazione di alcuni dei modelli non registrati e deducendo di averne commercializzato alcuni contemporaneamente a quelli della ricorrente; contestando la confondibilità dei prodotti, sia per la diversità di prezzo che per la presenza del marchio GIO CELLINI in modo visibile sui propri modelli; contestando la sussistenza del periculum in mora con riguardo alla maggior parte dei modelli contestati perché relativi a stagioni trascorse; deducendo l irrilevanza del numero dei modelli asseritamente contraffatti rispetto alla entità numerica dei modelli da essa prodotti. 1.3. Con memoria depositata il 6 novembre 2014, la ricorrente Monica Bianco ha rilevato la presenza di ulteriori modelli realizzati dalla resistente e, a suo dire, contraffatti e imitanti servilmente i propri; ha contestato l uscita contemporanea sul mercato dei rispettivi prodotti, nonché la presenza di anteriorità distruttive della novità, ribadendo le argomentazioni di cui al ricorso; quanto al periculum in mora, ha prodotto ulteriore documentazione a conforto dell attuale commercializzazione da parte della resistente di borse a marchio GIO CELLINI, appartenenti a modelli asseritamente non più in commercio, nonché ha allegato che la resistente ha continuato a utilizzare, per pubblicizzare i propri punti vendita, le immagini con vetrine ed esposizioni con le borse in contestazione, deducendo altresì che le medesime si trovano ancora nel punto vendita di proprietà della convenuta a Cernusco. 1.4. La conciliazione tentata da questo giudice ha dato esiti negativi. La resistente, pur dichiarando di non essere intenzionata per il futuro a produrre la gran parte dei modelli contestati, non si è resa disponibile a supportare tale impegno con una dichiarazione sottoscritta e munita di astreint, a garanzia della serietà della dichiarazione. Pagina 2
2. Il presente procedimento cautelare ha per oggetto tredici modelli di borse, di cui sei registrati. Per una corretta ed agile comprensione dei modelli di borse oggetto della richiesta d inibitoria, conviene fare riferimento, da un punto di vista metodologico, alle immagini riprodotte cumulativamente nella memoria della ricorrente depositata il 6 novembre 2014, visionata nel contraddittorio all udienza del 17 novembre 2014. Tali riproduzioni contengono, per ciascuno dei modelli in contestazione, secondo le indicazioni richieste da questo giudice, le immagini delle borse della ricorrente (colonna di sinistra), con l individuazione del rispettivo titolo di privativa, dei modelli prodotti dalla resistente (colonna di centro) e quelle delle anteriorità allegate dalla resistente (colonna di destra). A tali immagini fotografiche, che consentono una agevole raffronto dei numerosi modelli in contestazione, si accompagnano, per ciascun modello, le indicazioni dei documenti di riferimento, tra le quali vi sono gli ingrandimenti delle immagini, di ausilio nella valutazione comparativa dei modelli, che, per agevolare la ricerca, sono stati distribuiti alla detta udienza, con la collaborazione di entrambe le parti, per ciascun modello, in separate cartellette, inserite nel fascicolo d ufficio. Ciò premesso da un punto di vista metodologico, si deve procedere anzitutto all indispensabile esame comparativo dei modelli realizzati e commercializzati dalle due parti, onde verificare quale sia l impressione che ne derivi l utente medio. 2.1. Come noto e unanimemente riconosciuto da dottrina e giurisprudenza nazionale e comunitaria, il giudizio di confondibilità va fatto tenendo conto dell impressione d insieme che il raffronto tra i modelli può suscitare e procedendo all esame comparativo dei segni in conflitto non in via analitica, ma in via unitaria sintetica, mediante un apprezzamento complessivo, che tenga conto degli elementi principali e di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (CGCE, 10 aprile 2008, caso Adidas/Marca Mode; CGCE, 12 giugno 2008, caso O2). Pagina 3
Il rischio di confusione va valutato, prendendo come riferimento un consumatore medio dei prodotti o servizi contraddistinti dai marchi in conflitto, basandosi sulla percezione di tale consumatore, e considerando che il consumatore opera un confronto tra il prodotto imitante che ha sotto gli occhi e il mero ricordo del prodotto originale ( giudizio mnemonico a distanza ). Particolari marginali nell aspetto del prodotto non sono idonei a escludere i profili confusori. Sussistono contraffazione e/o concorrenza sleale per imitazione servile quando, anche a fronte di differenze rilevanti tra i prodotti, questi, all esito di un confronto complessivo, diano al consumatore medio l impressione di sostanziale identità e di provenienza dalla medesima fonte, essendo irrilevante la circostanza che il prodotto di cui si assume il carattere imitatorio presenti un marchio diverso da quello originale. 3. In considerazione della contestazione pur formulata solo con riguardo ad alcuni dei modelli oggetto di giudizio-, è preliminare verificare se la produzione della ricorrente sia stata anteriore a quella della resistente, rappresentando tale circostanza il presupposto delle fattispecie di concorrenza contestate. Sul punto si rinvia al paragrafo successivo, nel quale si passa all esame comparativo dei modelli in contestazione. Basti per ora rilevare che, se da un lato per alcuni modelli realizzati dalla ricorrente la anteriorità della sua produzione è pacifica, con riguardo agli altri gli elementi acquisiti nel detto procedimento depongono per l anteriorità della produzione della ricorrente rispetto a quella della resistente, la quale, dal canto suo, non ha fornito elementi documentali idonei a smentire quelli prodotti dalla ricorrente. 4. Alla stregua dei criteri sopra enunciati, passando alla valutazione comparativa dei singoli modelli e, per ciascuno di essi, anche delle anteriorità allegate dalla resistente, si osserva quanto segue. 4.1.- Con riguardo al modello registrato di cui a pag. 11 della memoria 6 novembre 2014 la borsa realizzata dalla resistente ha ripreso il simbolo della pace composto, in entrambi i casi, di borchie di metallo, applicate sulla parte anteriore della borsa, avente anch essa la medesima forma. Non è contestato, nel caso di specie, che la commercializzazione della borsa della resistente sia Pagina 4
successiva quella della ricorrente. L unica borsa avente caratteristiche simili si riferisce ad una borsa Cerdelli, frutto di una collaborazione con la Monica Bianco, divulgata dall autore prima della presentazione della domanda di registrazione ( cfr cartelletta 1 fascicolo ufficio). 4.2.- In relazione alle borse di cui a pag. 12 memoria cit-, le anteriorità allegate dalla resistente sono relative a modelli di borse totalmente diverse nella forma, accomunate solo dalla presenza di alcune decorazioni di stelle. Viceversa, le somiglianze tra le borse delle parti sono evidenti e, a prima vista, danno un impressione generale di confondibilità dei prodotti, trattandosi di modelli simili, con lo stesso tipo di decoro, sovraesposto su tutta la superficie esteriore della borsa. Il modello è stato registrato con domanda depositata nell ottobre 2013, mentre la borsa commercializzata dalla resistente risulta essere stata commercializzata nella collezione P/E 2014 e, quindi, successivamente (cfr cartelletta 2 fascicolo ufficio). 4.3.- Con riguardo al modello registrato di cui a pag. 13 memoria cit., la cui domanda è stata depositata il 21 gennaio 2014, le note caratterizzanti di tale modello sono tutte riprese dalla resistente la quale, dal canto suo, non ha provato di avere commercializzato la borsa contestualmente o addirittura anteriormente né ha documentato l esistenza di un anteriorità distruttiva (cfr cartelletta 3 fascicolo ufficio). 4.4. - Quanto al modello registrato nel gennaio 2014, di cui a pag. 14 memoria cit., l impressione generale, generata dal raffronto tra i due modelli, è palesemente simile. È documentato che il modello della ricorrente è stato presentato nel settembre 2013 (docc. 7, 16 G) e che, viceversa, quello della resistente è stato proposto successivamente, nella collezione P/E 2014 (cfr cartelletta 4 fascicolo ufficio). 4.5.- Il modello di cui a pag. 15 della memoria è stato registrato dalla ricorrente nel gennaio 2014 (doc. 19), pacificamente anteriormente alla commercializzazione della borsa della resistente, che l ha proposta nella collezione P/E 2014. La resistente ha ripreso pedissequamente il modello, il tessuto e i motivi decorativi di sfondo. Sono state allegate anteriorità del tutto Pagina 5
diverse sia con riguardo all oggetto che alle forme e a colori (docc. 32, 16 H ricorrente e doc. 37 resistente). 4.6. - Quanto al modello di cui a pag. 18, e non registrato, la resistente, pur avendo contestato la successiva commercializzazione della sua produzione, non ha fornito alcun elemento volto ad inficiare le risultanze, in questa sede di cognizione cautelare idonee a supportare il fumus boni iuris della anteriorità della produzione della ricorrente. Invero, il modello della ricorrente risulta essere stato commercializzato già a partire dall agosto del 2012 (vd. doc. 16 bis prodotto dalla ricorrente), mentre quello prodotto dalla resistente è riferibile solo alla fine del mese di novembre 2012 e cioè ad alcuni mesi, seppur pochi, successivi alla produzione della ricorrente; breve distanza temporale che, giusta quanto si considererà, è elemento sintomatico da tenere presente nella fattispecie di concorrenza parassitaria, La borsa prodotta dalla resistente è una palese imitazione di tutti gli elementi caratterizzanti di quella realizzata dalla ricorrente (cfr cartelletta sub 7 fascicolo ufficio). 4.7.- Venendo al modello non registrato di cui a pag. 19 mem. cit. è palese la ripresa, da parte della resistente, di tutti gli elementi caratterizzanti: elementi decorativi comuni quanto al soggetto e alle modalità di riproduzione, forma e chiusura della borsa. La resistente non ha contestato di avere commercializzato la borsa di sua produzione successivamente a quella della ricorrente e tantomeno ha fornito elementi idonei a smentire l anteriorità della commercializzazione da parte della ricorrente (cfr doc 16 A ric.). Inoltre, non ha documentato anteriorità distruttive, avendo indicato solo modelli notevolmente differenti, accomunati unicamente dalla rappresentazione, quale elemento decorativo, di alcuni teschi che, peraltro, appaiono distinguersi, pure essi, da quelli della ricorrente e della resistente(cfr cartelletta 8 fascicolo ufficio). 4.8.- Con riguardo al modello non registrato di cui a pag. 20 memoria cit, l anteriorità della produzione della borsa da parte della ricorrente, risalente al maggio 2012, è pacifica oltre che documentata (doc. 16 bis-fatture). La resistente ha palesemente ripreso, nella borsa realizzata per la collezione 2013/2014, tutti gli elementi caratterizzanti, concernenti sia la forma che le Pagina 6
decorazioni. La resistente ha allegato un modello, che parrebbe anch esso uguale a quello della ricorrente, ma non ne ha provato l anteriorità (cfr cartelletta 9 fascicolo ufficio). 4.9. - Il modello non registrato di cui a pag. 21 memoria cit. è stato commercializzato quanto meno nell estate 2012 (doc. 16 c), mentre la borsa della resistente nella collezione P/E 2013 (doc. 16c bis), riprendendo i motivi caratterizzanti della prima (forma della borsa, colori, elementi decorati rappresentati da borchie e spuntoni). L impressione generata dal raffronto tra i due modelli di borsa è tale da generare confusione per la ripresa, quasi pedissequa, dei motivi della borsa della ricorrente (cfr cartelletta 10 fascicolo ufficio). 4.10.- I due modelli sub doc. 16 d e 16 D bis ricorrente (di cui a pag. 22 mem. cit.), sono palesemente somiglianti, presentando marginali differenze non rilevanti ad escludere un impressione generale di provenienza dalla medesima fonte. Le allegate anteriorità fanno riferimento a modelli totalmente diversi (cfr cartelletta 22 fascicolo ufficio). 5. Analoghe considerazioni non possono essere effettuate, invece, con riguardo ai tre modelli di cui alle pagine 16, 23 e 25 mem. cit. 5.1. Con riguardo al modello registrato il 30 aprile 2014 di cui a pag. 16 della memoria, si osserva che il modello presentato dalla resistente nella successiva collezione A/I 2015, pur avendo ripreso alcuni motivi in particolare la presenza ai fini decorativi delle borchie- presenta diversità tali, nella forma e nelle caratteristiche fondamentali ed essenziali, da suscitare una impressione generale, in via sintetica, di diversità (cfr cartelletta 6 fascicolo ufficio). 5.2. Con riguardo al modello non registrato di cui a pag. 23 della memoria, l impressione generata dalla valutazione comparativa delle borse in contestazione non conduce ad una valutazione di confondibilità. Le differenziazioni del modello della borsa della resistente sono tali da escludere la sussistenza di una condotta illecita. La sola presenza dell identità del soggetto decorativo (farfalla) non è certamente idonea a generare alcuna confusione (cfr cartelletta 12 fascicolo ufficio). Pagina 7
5.3. Infine, anche con riguardo al modello rappresentato a pag. 25 della seconda memoria del ricorrente e visionati i campioni prodotti, emergono sostanziali differenze visibili anche con un fugace sguardo del consumatore medio. Ci si riferisce alla diversità della trama trapuntata, delle borchie, della linguetta di chiusura. Invece un raffronto con il modello registrato allegato dalla ricorrente nel corso del procedimento non è possibile per la carenza degli elementi forniti, non essendo tra l altro stati prodotti il campione ed il modello(cfr cartelletta 13 fascicolo ufficio). 6. Da una valutazione comparativa dei modelli in contestazione, effettuata tenendo presente i criteri sopra indicati, emerge, dunque, con riguardo a dieci modelli in contestazione che: - la società resistente, di recente costituzione, ha riprodotto i tratti caratterizzanti di ben dieci modelli, tra quelli contestati e realizzati dalla ricorrente, riprendendo i modelli, i colori, le decorazioni e sovente anche i tessuti; - la riproduzione di tutti gli elementi caratterizzanti è tale da generare una impressione generale di confusione dei prodotti. - I dettagli marginali che li differenziano non sono in grado di influenzare la complessiva impressione generale e di tipo sintetico. - Il numero dei modelli riprodotti, dieci, le modalità dell imitazione, avvenuta quasi sempre subito dopo la realizzazione dei modelli da parte della ricorrente, e con prezzi di vendita notevolmente inferiori, fanno ravvisare il fumus della fattispecie di concorrenza sleale parassitaria. 6.1 La sistematica ripresa da parte della resistente, di ben dieci modelli con gli elementi decorativi in esso inseriti fa ritenere prima facie sussistenti i presupposti della concorrenza di cui all art. 2598 n 3 c.c. Lo sfruttamento degli sforzi organizzativi e degli investimenti di carattere pubblicitario effettuati da un altro soggetto imprenditoriale, nel caso di specie di recente costituzione, senza sostenerne i relativi oneri economici, costituisce concorrenza parassitaria, contraria alle regole di correttezza professionale. Essa altera infatti le regole del mercato e del meccanismo concorrenziale, concretandosi nell appropriazione del Pagina 8
risultato di mercato conseguito grazie all organizzazione dell impresa concorrente. Si realizza la fattispecie di concorrenza parassitaria quando l imitatore si ponga sulla scia del concorrente in modo sistematico e continuativo, sfruttando la creatività altrui e avvalendosi delle idee e dei mezzi di ricerca e finanziari altrui. Quand anche i singoli atti, isolatamente considerati, fossero leciti, costituirebbero nel loro insieme un illecito, poiché concretizzerebbero una forma di imitazione delle iniziative del concorrente che sfrutta in maniera sistematica il lavoro e la creatività altrui. Tali atti possono concretamente manifestarsi attraverso un attività che in un unico momento imiti tutte le iniziative del concorrente (concorrenza parassitaria sincronica) o, come nel caso di specie, attraverso la successione nel tempo di singoli atti imitativi (concorrenza parassitaria diacronica) ( cfr Cass n. 13423/2004). 6.2. La ritenuta esistenza del fumus boni iuris della concorrenza sleale di cui all art. 2598 n 3 c.c. renderebbe di per sé superflua ogni altra valutazione sulla natura confusoria e sull originalità dei prodotti giacché la fattispecie testé esaminata si applica anche nei casi di pluralità di condotte lecite; originalità che dunque sarà oggetto di approfondimenti nell eventuale sede del giudizio di merito e che, se sussistente, fa ravvisare anche la fattispecie dell imitazione servile di cui all art. 2598 n 1 c.c. e della contraffazione di modelli. E peraltro nel caso di specie, come visto al paragrafo quattro, la resistente non ha fornito elementi documentali idonei a smentire la valida registrazione dei modelli e, quindi, la loro contraffazione e/o imitazione servile. 7. Sussiste il periculum in mora in relazione alle misure richieste per gli illeciti contraffattori e concorrenziali, tenendo in conto il pericolo di compromissione dell immagine commerciale e di sviamento della clientela, non ristorabile in termini puramente monetari e, comunque, di difficile quantificazione. L attualità della utilizzazione da parte della resistente, a fini commerciali e/o promozionali e pubblicitari, dei prodotti in contestazione alla data del deposito del procedimento, e anche successivamente, risulta dagli scontrini di acquisto dei modelli in contestazione, datati 22 e 23 ottobre 2014, dalle immagini delle borse in contestazione estratte dal sito facebook Giò Cellini, risalenti all 11 Pagina 9
settembre 2014 (doc 24), dalle immagini internet riferibili alla resistente dei medesimi prodotti del 3 novembre 2014 (doc 46). Né può attribuirsi alla dichiarata volontà della parte di cessare per il futuro la produzione alcuna valenza, ai fini della carenza del periculum, non solo perché la parte non ha voluto impegnarsi in tale senso, rilasciando una dichiarazione sottoscritta e munita di penale, ma anche perché la commercializzazione dei prodotti è ancora pacificamente in atto senza che ne sia conosciuta l entità numerica ( non essendo stata neppure fornita alcuna indicazione da parte della resistente) e altresì perchè la stessa resistente ancora utilizza, ai fini pubblicitari/promozionali, le immagini delle borse imitate. 8. In conclusione, in accoglimento delle domande della ricorrente, la società Loxi Life srl è inibita dal commercializzare e pubblicizzare i dieci modelli di borse rappresentate alle pagine 11, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 della memoria ric. dep. 6 novembre 2014, e rispettivamente di cui ai documenti prodotti dalla ricorrente sub 16 F bis,, 16 E bis, 16 L bis, 16 G bis, 16 H bis, 16 bis, 16 A bis, 16 B bis, 16 C bis, 16 D bis. E disposto il sequestro dei prodotti, di cui al capo che precede, sia che si trovino presso la sede della resistente e nei suoi punti vendita, sia che si trovino presso terzi che ne facciano commercio. E fissata la penale di Euro 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento successiva all avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo l avvenuta notifica del provvedimento. 8.1. Non si ritiene d irrogare in sede cautelare altre misure in quanto quelle comminate appaiono sufficientemente satisfattive. Non si ravvisano le condizioni per accogliere la domanda di sequestro della contabilità, atteso che non sussistono, e comunque non sono stati allegati e documentati, pericoli specifici di dispersione o alterazione delle scritture. 9. La natura conservativa di una delle misure applicate il sequestro- comporta l impossibilità di liquidare le spese nel presente giudizio cautelare e altresì la necessità di instaurare il giudizio di merito quantomeno per la sopravvivenza di tale misura. Pagina 10
PQM Il giudice designato, provvedendo in via cautelare e d urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa: - inibisce alla società Loxi Life srl di commercializzare e pubblicizzare i dieci modelli di borse rappresentate alle pagine 11, 12,13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 della memoria ric. dep. il 6 novembre 2014, e rispettivamente di cui ai documenti prodotti dalla ricorrente sub 16 F bis,, 16 E bis, 16 L bis, 16 G bis, 16 H bis, 16 bis, 16 A bis, 16 B bis, 16 C bis, 16 D bis. - Dispone il sequestro dei prodotti di cui al capo che precede, che si trovino presso la sede della resistente, i suoi punti vendita, nonché presso terzi che ne facciano commercio. - Fissa la penale di Euro 500,00 per ogni violazione del presente provvedimento successiva all avvenuta notifica del medesimo, nonché di Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione dopo l avvenuta notifica del provvedimento. - Spese al merito. - Assegna il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, dalla comunicazione della presente ordinanza per l inizio del giudizio di merito. Milano il 21 novembre 2014 Il Giudice dott. Silvia Giani Pagina 11