I presupposti giuridici della valutazione degli intangibles.

Ufficio di Modena: Via M. Vellani Marchi, 20 Tel: 059 2916511 Fax: 059 2921132 Email: masetti@bugnion.it www.bugnion.it Avv. Rossella Masetti Email: masetti@bugnion.it LA GESTIONE E LA VALORIZZAZIONE DI MARCHI E BREVETTI NEL PATRIMONIO AZIENDALE. CENNI DI DELOCALIZZAZIONE A FINI FISCALI. I presupposti giuridici della valutazione degli intangibles. Avv. Rossella Masetti

I BENI IMMATERIALI Nel contesto economico attuale gli intangibles stanno assumendo un peso sempre più significativo nell ambito del patrimonio aziendale e rappresentano l elemento che determina il vantaggio competitivo delle imprese. 1

I BENI IMMATERIALI Che cos è un BENE INTANGIBILE? Conoscenza che può essere convertita in valore. European Management Journal 1996 2

I BENI IMMATERIALI BENI INTANGIBILI Intangibili di marketing - nome e logo della società - denominazione dei marchi - insegne - marche secondarie - idee pubblicitarie - strategie di marketing - garanzie sui prodotti -grafica - sforzo di pubbliche relazioni - idee promozionali - design delle etichette - design dell imballaggio - registrazione dei marchi Intangibili legati alla tecnologia - tecnologia - know-how produttivo - progetti di ricerca e sviluppo - brevetti - segreti industriali - design / styling -software - database Tratto da Guatri Bini Nuovo trattato della valutazione delle aziende Università Bocconi Editori 2005 3

I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE I diritti titolati e non titolati nel Codice della Proprietà Industriale Art. 1 D. Lgs. 10 Febbraio 2005 n. 30 Ai fini del presente codice l espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazione di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semi conduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Marchi e altri segni distintivi Indicazioni geografiche IGP Denominazioni di origine DOP e DOC Invenzioni e modelli d utilità Codice di Proprietà Industriale Disegni e modelli Informazioni aziendali riservate Topografie dei prodotti a semi conduttori Nuove varietà vegetali 4

I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE Art. 2 Codice della Proprietà Industriale I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. invenzioni modelli di utilità marchi disegni e modelli L attività amministrativa di brevettazione e di registrazione ha natura di accertamento costitutivo 5

I DIRITTI DI PROPRIETA INDUSTRIALE I SEGNI DISTINTIVI diversi dal MARCHIO Ditta Insegna Nome a dominio aziendale Indicazioni geografiche, denominazioni di origine SEGNO DISTINTIVO: strumento di collegamento riconosciuto dalla legge tra la clientela e gli esercenti di imprese (ditta), i prodotti e i servizi (marchio), i locali commerciali (insegne), l attività telematica (nomi a dominio). connotato comune: funzione distintiva 6

I MARCHI COSA E UN MARCHIO? Il marchio è un segno distintivo tipico, idoneo a consentire al pubblico dei consumatori di distinguere prodotti e/o servizi di un imprenditore da quelli di un altro. Art. 7 c.p.i. (Oggetto della registrazione) Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o servizi di una impresa da quella di altre imprese. 7

I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le parole compresi i nomi di persone 8

I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa disegni, lettere e cifre (NIKE) (FILA pastelli) (MONTBLANC) (FILA Abbigliamento) (BUGNION) (DOLCE E GABBANA) CITROËN C3 (Kuwait Petroleum Corporation) (Calling Card Company CARTE TELEFONICHE) (CITROEN) 9

I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa suoni (MICROSOFT CORPORATION) (YAHOO! INC.) (METRO-GOLDWYN-MAYER LION ) 10

I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa forma del prodotto e della sua confezione (COCA COLA) (FERRERO) (PHILIPPE STARCK) 11

I MARCHI Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa le combinazioni o le tonalità cromatiche Kawasaki Motors Red Bull 12

IDENTIFICABILITA DEL BENE: IL MARCHIO REQUISITI PER IL DEPOSITO DEL MARCHIO Novità: il segno deve essere nuovo ossia diverso da segni anteriormente adottati da terzi come marchio o come altro segno distintivo (es: ditta ). Capacità distintiva: il segno deve essere idoneo a distinguere i prodotti e/o servizi di una determinata impresa da quelli di un altra. MARCHI FORTI: nessuna attinenza concettuale con il prodotto (es: Flauti per prodotti dolciari, Samurai per stuzzicadenti ). MARCHI DEBOLI: dotati di un significato che richiama il prodotto e/o servizio contraddistinto o una sua caratteristica (es. Ansiolin per prodotti farmaceutici antidepressivi, Swatch per orologi) Liceità: il marchio non deve essere contrario alla legge, ordine pubblico, buon costume. Verità: il marchio non deve essere idoneo ad ingannare il pubblico, in particolare circa la provenienza geografica, la natura e la qualità dei prodotti/servizi. (es. Cashmire per prodotti di lana) 13

IDENTIFICABILITA DEL BENE: IL MARCHIO PROCEDURE DISPONIBILI: Deposito di marchio Nazionale: (tutela in un solo Paese). Deposito di marchio Internazionale: (tutela nei Paesi aderenti all Accordo/Protocollo di Madrid) (83 Paesi aggiornato al 16 giugno 2008) Deposito di marchio Comunitario: (tutela nei Paesi dell Unione Europea) (27 Paesi) 14

I BREVETTI INVENZIONE: soluzione originale di un problema tecnico. Invenzione di prodotto Invenzione avente ad oggetto un prodotto materiale, quale uno strumento, una macchina, un composto chimico. Invenzione di procedimento Invenzione consistente in un prodotto, ma in una tecnica di produzione di beni o di realizzazione di un servizio. 15

I BREVETTI INVENZIONI Articolo 45 (Oggetto del brevetto) 1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un attività inventiva e sono atte ad avere un applicazione industriale. 2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare: a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici; b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore; c) le presentazioni di informazioni. 3. Omissis 4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l attuazione di uno dei metodi nominati. 5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti. 16

I BREVETTI - Per essere brevettabili le, invenzioni devono essere nuove ed inventive; - La legge non definisce cos è un invenzione, dice solo cosa non è da considerarsi come invenzione brevettabile; - Nella pratica è considerata invenzione : l idea di soluzione nuova ed originale di un problema tecnico suscettibile di applicazione industriale. Confindustria - San Lazzaro Macerata di Savena, 11 4 novembre luglio 20082004-17

I BREVETTI: LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE Procedura nazionale Brevetto europeo (Convenzione sul brevetto europeo - C.B.E. - firmata a Monaco il 05.10.1973) Procedura P.C.T. (Patent Cooperation Treaty, Trattato di Cooperazione in materia di brevetti firmato a Washington il 19.06.1970) Confindustria - San Lazzaro Macerata di Savena, 11 4 novembre luglio 20082004-18

I BREVETTI I MODELLI DI UTILITA Articolo 82 (Oggetto del brevetto) 1. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione, o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. 2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti. 3. Gli effetti del brevetto per modello di utilità si estendono ai modelli che conseguono pari utilità, purchè utilizzino lo stesso concetto innovativo. 19

I BREVETTI 20

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I MODELLI (Art. 31, 1 comma, Codice dei diritti di proprietà industriale) POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI REGISTRAZIONE COME DISEGNI E MODELLI L ASPETTO DELL INTERO PRODOTTO O DI UNA SUA PARTE quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee colori forma struttura superficiale contorni materiali ornamenti Confindustria - San Lazzaro Macerata di Savena, 11 4 novembre luglio 20082004-22

I MODELLI (Art. 31, 2 comma, Codice dei diritti di proprietà industriale) Cosa si intende per PRODOTTO? Qualsiasi oggetto industriale o artigianale. Compresi: i COMPONENTI che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso gli IMBALLAGGI le PRESENTAZIONI i SIMBOLI GRAFICI e CARATTERI TIPOGRAFICI (esclusi i programmi per elaboratore) 23

I MODELLI ABBIGLIAMENTO (classe 2, Accordo di Locarno) ARTICOLI DA VIAGGIO (classe 3, Accordo di Locarno) 24

I MODELLI ARREDAMENTO (classe 6, Accordo di Locarno) 25

I MODELLI OROLOGI ED ALTRI STRUMENTI DI MISURA (classe 10, Accordo di Locarno ) 26

I MODELLI IMBALLAGGI E RECIPIENTI per il trasporto o la movimentazione delle merci (classe 9, Accordo di Locarno ) 11 27

I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 11 28

I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 1129

I MODELLI CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 1130

I MODELLI SUOLE PER CALZATURE (classe 2, Accordo di Locarno) 1131

MODELLI: REQUISITI PER LA PROTEZIONE CARATTERE INDIVIDUALE (Art. 33, Codice dei diritti di proprietà industriale) L IMPRESSIONE GENERALE CHE IL DISEGNO O MODELLO IN ESAME SUSCITA NELL UTILIZZATORE INFORMATO DEVE ESSERE DIVERSA DALL IMPRESSIONE GENERALE DERIVANTE DA QUALSIASI DISEGNO O MODELLO DIVULGATO ANTERIORMENTE 32

I MODELLI NOVITA (Art. 32 e 34, Codice dei diritti di proprietà industriale) NON CI DEVE ESSERE un disegno o modello IDENTICO divulgato anteriormente La DIVULGAZIONE DEL DESIGN (ossia pubblicazione a seguito di registrazione o in altro modo, esposizione, ad es., in fiera o uso in commercio) compiuta da un TERZO PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA TUTELA NON C E DIVULGAZIONE SE il modello o disegno anteriore non poteva essere ragionevolmente conosciuto dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella UE La DIVULGAZIONE DEL DESIGN compiuta dallo stesso AUTORE (o avente diritto) PRIMA della data di deposito (o di priorità) NE IMPEDISCE LA VALIDA REGISTRAZIONE. NON C E DIVULGAZIONE SE il disegno o modello divulgato dallo stesso autore nei 12 mesi precedenti la data di deposito della domanda (periodo di grazia) 33

I MODELLI ESCLUSIONE DALLA PROTEZIONE: (Art. 35 e 36, Codice dei diritti di proprietà industriale) Parti NON VISIBILI nell uso normale; Caratteristiche dell aspetto di un prodotto determinate UNICAMENTE dalla sua FUNZIONE TECNICA; Caratteristiche dell aspetto del prodotto necessarie per consentire al prodotto di essere UNITO o CONNESSO con altro prodotto; 34

I MODELLI FORME DI PROTEZIONE REGISTRAZIONE TUTELA TERRITORIALE DEPOSITO DELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE NAZIONALE COMUNITARIO (27 paesi della UE) INTERNAZIONALE (Accordo dell Aia) PRIORITA ENTRO 6 MESI DAL PRIMO DEPOSITO 35

Presupposti per una corretta valutazione di un bene immateriale a) IDENTIFICABILITA DEL BENE b) TRASFERIBILITA e SEPARABILITA c) UTILITA DIFFERITA NEL TEMPO = TUTELABILITA 36

IDENTIFICABILITA DEL BENE Con la REGISTRAZIONE (marchi, modelli) e la BREVETTAZIONE il titolare ottiene un diritto di monopolio, ossia IL DIRITTO DI USO ESCLUSIVO del marchio, del disegno o del brevetto e IL DIRITTO DI VIETARE A TERZI l uso degli stessi senza il proprio consenso. 37

IDENTIFICABILITA DEL BENE Art. 2 Codice della Proprietà Industriale I diritti di proprietà industriale si acquistano mediante brevettazione, mediante registrazione o negli altri modi previsti nel presente codice. La brevettazione e la registrazione danno luogo ai titoli di proprietà industriale. invenzioni modelli di utilità marchi disegni e modelli 38

IDENTIFICABILITA DEL BENE Tra i diritti NON TITOLATI in Italia è riconosciuto anche il marchio di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto; - non è suscettibile di convalida. A livello comunitario è riconosciuto il modello di fatto. SVANTAGGI - onere della prova dell esistenza del diritto; - durata limitata: 3 anni; - ambito di protezione limitato: copie identiche volontarie. 39

IDENTIFICABILITA DEL BENE Art. 66 Codice della Proprietà Industriale I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione nel territorio dello Stato (omissis). Soluzione di un problema tecnico non ancora risolto, soluzione atta ad avere realizzazioni nel campo industriale e tale da apportare un progresso rispetto alla tecnica e alle cognizioni preesistenti. 40

IDENTIFICABILITA DEL BENE Il segreto aziendale Art. 2 Codice della Proprietà Industriale - omissis Vanno protette, ricorrendone i presupposti.le informazioni aziendali riservate. problemi relativi all identificabilità dei segreti; difficoltà nell impedire la divulgazione delle informazioni a terzi (accordi contrattuali, obblighi di segretezza, etc ). 41

IDENTIFICABILITA DEL BENE I diritti di proprietà industriale TITOLATI MARCHI BREVETTI MODELLI sono titoli preferenziali ai fini della loro valorizzazione. 42

TRASFERIBILITA e SEPARABILITA Oltre che IDENTIFICABILE il bene immateriale deve essere CEDIBILE separatamente dagli altri beni. Limiti della libera cedibilità del marchio (Art. 23 CPI): dal trasferimento non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico. 43

TUTELABILITA Necessità di verificare la proteggibilità e tutelabilità dei beni (idoneità a produrre benefici nel tempo) - Verifica della titolarità (ivi comprese le trascrizioni); - Verifica del file history e in particolare delle procedure pendenti; - Titoli allo stato di domanda o registrati: verifica della possibilità di tutela in relazione ai singoli paesi; - Esame delle problematiche relative all uso del segno (eventuali decadenze per mancato uso o uso difforme rispetto alla registrazione) - Esame tecnico del brevetto o modello di utilità; - Espletamento di ricerche di anteriorità sia per i marchi che per i brevetti anche se già espletate al momento del deposito 44

TUTELABILITA La tutelabilità come elemento condizionante il valore del bene immateriale. 45

GRAZIE Avv. Rossella Masetti masetti@bugnion.it