DISTRIBUTORI E LICENSEE. CONSIGLI PRATICI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE. I RISCHI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI: FOCUS GERMANIA Mattia Dalla Costa Avvocato/Rechtsanwalt Parma 24 settembre 2012
Indice DISTRIBUTORI E LICENSEE. CONSIGLI PRATICI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE. I RISCHI LEGATI ALLA PARTECIPAZIONE ALLE FIERE INTERNAZIONALI: FOCUS GERMANIA IL MARCHIO Il contratto di Licenza 11 Limiti 12 Contenuti del contratto di Licenza 13 Contenuti accessori del contratto di Licenza 16 Il contratto di Merchandising 19 2
Indice IL BREVETTO Definizione di brevetto invenzioni e modelli 21 I principali contratti di trasferimento dei diritti sui brevetti 23 Consigli pratici prima della stipula due diligence 24 Contenuti accessori del contratto di licenza di brevetto 25 Invenzioni dei dipendenti 27 IL KNOW-HOW Definizione giurisprudenziale di know-how 29 Know-how definizione comunitaria 30 e italiana 31 I principali contratti di trasferimento sui diritti di know-how 32 BREVETTO e KNOW-HOW Accordo di Riservatezza 33 Lettera di Intenti 34 Accordo di Sviluppo Congiunto 35 3
Indice TRASFERIMENTI DI TECNOLOGIE E DIRITTO DELLA CONCORRENZA Restrizioni fondamentali nulle ex lege 36 Altre restrizioni invalide 37 LA TUTELA DELL IP NELLE FIERE TEDESCHE E ITALIANE La tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere 39 Vantaggi della tutela in fiera 40 LA TUTELA NELL ORDINAMENTO ITALIANO Tutela giudiziaria cautelare 41 Autodisciplina 45 LA TUTELA NELL ORDINAMENTO TEDESCO Tutela giudiziaria cautelare 52 4
Indice LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE IN MATERIA DI IP IN UNIONE EUROPEA Giurisdizione 62 Legge applicabile 66 Riconoscimento ed esecuzioni delle decisioni straniere 67 5
1. Fonti dei contratti di distribuzione Nel genus contratti di distribuzione sono ricompresi: l agenzia la somministrazione, la commissione, il mandato e la concessione di vendita e il contratto di franchising. Il contratto di agenzia (artt. 1742-1753 c.c.), il contratto di somministrazione(1559 1570 c.c.), il contratto di commissione (1731-1741 c.c.) contratto di mandato (1703-1730 c.c.), sono disciplinati dal codice civile e rappresentano contratti tipici. La disciplina del contratto di agenzia è fornita anche dai Contratti Economici Collettivi (cd. AEC), contratti di natura privata stipulati tra le associazioni di categoria di mandanti ed agenti, che trovano applicazione se sono espressamente richiamati nel singolo contratto ovvero se entrambe le parti contrattuali sono aderenti alle associazioni sottoscriventi. Esistono attualmente diversi AEC per il settore delle aziende commerciali, industriali, artigianali e appartenenti al settore della piccola e media industria. Il contratto di distribuzione e la concessione di vendita non hanno una specifica disciplina normativa e sono frutto dell elaborazione giurisprudenziale. Il contratto di franchising è disciplinato dalla legge n. 129 del 6 maggio 2004.
1. Contratto di Distribuzione - libertà della forma contrattuale - l esclusiva deve essere prevista (vedi però esclusive di fatto) - importanza di prevedere condizioni di risoluzione del contratto in caso di determinati inadempimenti - preventiva registrazione dei propri marchi, nomi di dominio e segni distintivi, prevedere clausole ad hoc.
1. Contratto di Distribuzione Mancato raggiungimento dei minimi di acquisto: - facoltà di risolvere il contratto - revoca dell esclusiva -riduzione dei prodotti Diritti di privativa industriale (brevetti, marchi, nomi di dominio, modelli etc.): risulta la preponente titolare o il distributore? anche per prodotti sviluppati congiuntamente? è stata pattuita una licenza irrevocabile gratuita? Art. 6 bis
1. Territorio Concesso La protezione territoriale assoluta è contraria ai principi comunitari ed italiani in materia di concorrenza: é lecito vietare le vendite attive fuori zona non é lecito vietare quelle passive (ossia quelle frutto di ordini spontaneamente inoltrati dai clienti ad un soggetto diverso dal concessionario di zona) Attenzione alla redazione delle clausole.
1. Durata del Contratto Quanto al rapporto contrattuale a tempo indeterminato, il Reg. CE 330/2010 fissa in 5 anni la durata massima dell obbligo di esclusiva a carico del distributore e pone limiti all imposizione al distributore di un divieto di concorrenza successivo alla cessazione del contratto (fatta salva l ipotesi eccezionale in cui ciò sia indispensabile per proteggere il know-how trasferito dal fornitore al distributore). Al termine del contratto il distributore non ha diritto ad indennità di fine rapporto (come invece in certi casi ad es. in Germania ed Austria).
1. Indennità di fine rapporto nel contratto di distribuzione nel dir. tedesco Applicazione giurisprudenziale del 89b HGB (indennità in caso di cessazione del rapporto dell agente) in via analogica al rapporto di distribuzione (vedi BGH 22.10.2003 Az. VIII ZR 6/03): se il distributore è obbligato direttamente o indirettamente (facoltà della mandante di verificare i report di vendita) a comunicare il nominativo dei suoi clienti alla mandante; se il distributore fa parte dell organizzazione di vendita della mandante secondo i seguenti criteri elaborati dalla giurisprudenza: - divieto di concorrenza alla mandante e obbligo di acquisto dalla mandante, al distributore è concesso un territorio determinato; - obbligazione di usare il marchio della mandante; - previsione di minimi di acquisto e obbligo di tenuta di stock minimo - esecuzione del servizio after-sale secondo le garanzie della mandante 11
2. La Concessione di Vendita E un contratto innominato atipico a cui applicare, a seconda delle circostanze, le disposizioni dei contratti più vicini Caratteristiche: a)la commercializzazione dei prodotti del concedente in un determinato territorio, conformemente alle aspettative del concedente stesso; b) comporta l attribuzione al concessionario di una posizione di privilegio (costituita normalmente ma non necessariamente da un esclusiva di zona) per la rivendita dei prodotti del concedente; c) comporta oneri di commercializzazione e l assunzione da parte del concessionario di un vincolo di fedeltà (impossibilità di trattare prodotti concorrenti); d) il concessionario agisce come acquirente rivenditore. e) il concessionario è un intermediario integrato nella rete commerciale del concedente.
2. Diritti ed obblighi delle parti a) Usuali obblighi del concedente: obbligo di vendita dei prodotti al concessionario obblighi specifici: informazione, fornitura del materiale illustrativo etc.; esclusiva reciproca (di vendita ed acquisto); esclusiva di zona (territorio + gamma prodotti)
2. Diritti ed obblighi delle parti b) Usuali obblighi del concessionario: promuovere le vendite / quantità minime di acqusito; non distribuire prodotti concorrenti; acquistare i prodotti solo dal concedente; svolgere attività ed assistenza post-vendita; mantenere un magazzino adeguato.
2. Durata a) Il contratto può essere a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato. b) Il contratto a tempo indeterminato può essere risolto ad nutum, osservando un congruo preavviso. non essendoci una previsione di legge, la giurisprudenza oscilla tra periodi di 3, 4 o 6 mesi.
2. Vizi Art. 130 del Codice del Consumo (D.L. 6.09.2005/206): in caso di mancanza di conformità, i consumatori hanno diritto ad avere la merce difettosa: riparata o sostituita a carico del venditore, o, qualora tale riparazione o sostituzione sia impossibile o sproporzionata, di ottenere la riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del contratto (ma non in caso di difetti lievi).
2. Vizi Art. 1492 c.c.: in caso di difetti delle merce, gli acquirenti non consumatori hanno diritto alla: riduzione del prezzo di acquisto o risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1453 c.c. Possibilità di limitare la garanzia del venditore alla sostituzione del pezzo difettoso, escludendo il risarcimento dei danni (eccetto che in caso di dolo o colpa grave). Particolarità del dir. italiano: il diritto di regresso del rivenditore nei confronti del produttore, previsto dall art. 131 del Codice del Consumo, può essere escluso in caso di difetto di conformità del prodotto. In caso di denunce di vizi i pagamenti dell acquirente possono essere trattenuti in misura adeguata ai vizi: possibilità di escludere tale clausola secondo dir. italiano (solve et repete).
3. Marchio I principali contratti di trasferimento a) Cessione (trasferimento della titolarità della privativa tramite vendita, donazione,.) b) Licenza (concessione del diritto di sfruttamento, senza perdere la titolarità della privativa) c) Merchandising (licenza di marchio per prodotti o servizi appartenenti a un settore merceologico diverso rispetto a quello in cui è attivo il licenziante) 18
3. Marchio Consigli pratici prima della sottoscrizione del contratto: Ricerche di anteriorità Decadenza per non uso Estensione territoriale e merceologica (classi) Eventuale rinnovo della registrazione 19
Marchio Il contratto di Licenza Licenza esclusiva o non esclusiva, art. 23.2 C.p.i. Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva per la totalità o per parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato e per la totalità o per parte del territorio dello Stato, a condizione che, in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal titolare o da altri licenziatari. 20
Marchio Limiti art. 23.3 e 23.4 C.p.i. 3. Il titolare del marchio d impresa può far valere il diritto all uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa, al territorio in cui il marchio può essere usato o alla qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati dal licenziatario. 4. In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell apprezzamento del pubblico. 21
Marchio Contenuti del contratto di licenza: - estensione territoriale; - clausola di esclusiva; - divieto di sublicenza; - determinazione del corrispettivo: royalty commisurata al risultato ottenuto dal licenziatario (% del fatturato); corrispettivo forfetario: lump-sum iniziale o canone periodico; misto: canone forfetario + royalty - obbligo di uso del marchio e modalità d uso; - controllo della produzione; - standard qualitativi e controllo di qualità; - gestione delle scorte a fine rapporto. 22
Marchio Contenuti accessori: disciplina di co-branding disciplina delle attività promozionali del licenziatario cooperazione nella difesa giudiziale del marchio (obbligo di denuncia) 23
4. Brevetto I principali contratti di trasferimento dei diritti sui brevetti a) Cessione (vendita, donazione ) b) Licenza Strategia aziendale che permette una maggiore diffusione dell invenzione o del modello e conseguentemente un reddito aggiuntivo (licensing out) Necessità di acquisire nuove tecnologie per integrare le proprie conoscenze (licensing in) 24
Brevetto Consigli pratici prima della sottoscrizione del contratto Durata residua della privativa Esame rapporti di ricerca, ricerche di anteriorità Pagamento delle tasse annuali Eventuali annotazioni e trascrizioni 25
Brevetto Contenuti accessori del contratto di licenza di brevetto obblighi di comunicazione di know-how, divieto di sublicenza; obbligo di concedere licenza su successivi perfezionamenti; obbligo di collaborazione; obbligo del licenziatario di rifornirsi di prodotti/materie prime/semilavorati presso il licenziante o presso un impresa da questi designata; obbligo di rispettare soglie minime di produzione; limitazione lo sfruttamento dell invenzione ad una o solo alcune applicazioni della stessa 26
5. Trasferimenti di tecnologie e diritto della concorrenza RESTRIZIONI INVALIDE (art. 5 Reg. 772/04/CE relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (art. 101 TFUE) a categorie di accordi di trasferimento di tecnologia) l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di concedere una licenza esclusiva al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante per i perfezionamenti separabili o per le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di cedere, in tutto o in parte, al licenziante o ad un terzo designato dal licenziante i diritti riguardanti i perfezionamenti separabili o le nuove applicazioni della tecnologia sotto licenza realizzati dal licenziatario; l'obbligo, diretto o indiretto, del licenziatario di non contestare la validità dei diritti di proprietà di beni immateriali detenuti dal licenziante nel mercato comune, fatta salva la facoltà di prevedere che l'accordo di trasferimento di tecnologia cessi qualora il licenziatario contesti la validità di uno o più diritti di proprietà di beni immateriali sotto licenza. 27
6La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere La Tutela dell IP nelle fiere tedesche ed italiane 28
. La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia La tutela nell ordinamento italiano: 1) TUTELA GIUDIZIARIA dinanzi a una delle 12 Sezioni Specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello (istituite con D. Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 ) Le misure cautelari previste dal C.p.i. requisiti: fumus boni iuris, accertamento sommario a) della validità della privativa e b) dell interferenza con il diritto del titolare della privativa; periculum in mora, giurisprudenza controversa: - urgenza in re ipsa - accertamento specifico, il ritardo del titolare nel reagire alla violazione può escludere il periculum in mora (Trib Milano 17-6-2004) 29
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia a) La descrizione: precostituire la prova della violazione b) Il sequestro: evitare la circolazione del prodotto Art. 129 C.p.i. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate. 30
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia Limiti al sequestro in fiera ex art. 129, comma 3: Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un'esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima. 31
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia c) Inibitoria ex art. 131 c.p.i. di una violazione imminente, il proseguimento o ripetizione di una violazione Contenuto: ordine con cui il giudice vieta la fabbricazione, il commercio, l uso delle cose oggetto della violazione o ne ordina il ritiro dal commercio 32
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Italia 2) AUTODISCIPLINA: - Fiera Milano - Verona Fiere Sottoscrizione di un regolamento interno da parte di tutti gli espositori, come parte del contratto di esposizione Istituzione di un Servizio/Sportello Proprietà industriale e intellettuale (attivo anche per la tutela dalla concorrenza sleale) 33
7. La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania La tutela nell ordinamento tedesco come è ben noto in Germania si tengono le principali fiere internazionali nei vari settori di riferimento la fiera dell auto di Francoforte l ISPO a Monaco di Baviera per il settore sportivo la Bauma (macchine da costruzione) sempre a Monaco la fiera del mobile di Colonia, Glasstec, Interpack a Duesseldorf, CeBit (IT ed elettronica) di Hannover ecc. 34
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania Il vantaggio di agire in via cautelare in Germania durante una fiera internazionale presenta vari aspetti in primis per i limiti del diritto italiano: l articolo 129 terzo comma del Codice italiano della Proprietà Industriale vieta la possibilità di procedere al sequestro di prodotti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato o siano in transito da o per la medesima in secundis per una ragione strategica: la Germania rappresenta per l Italia il paese verso il quale le aziende italiane hanno solitamente il maggiore export, essendo con oltre 80 milioni di abitanti il principale mercato europeo. 35
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania L azione in via cd. cautelare o di urgenza con il ricorso viene solitamente richiesta (i) una misura inibitoria (Unterlassungsanspruch) diretta a vietare al presunto contraffattore l ulteriore fabbricazione, promozione e vendita del prodotto che si ritiene violare i propri diritti di privativa e (ii) l informativa circa l origine e la rete distributiva del prodotto in contestazione (Auskunftsanspruch) 36
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania diversamente da quanto ammesso dalle corti italiane, per le quali si presume che il requisito dell urgenza sia rispettato anche qualora siano trascorsi sino a 6-8 mesi dalla conoscenza della violazione l urgenza (Eilbedürftigkeit des Antrags) viene valutata secondo il caso concreto e comunque si deve rispettare, per procedere, il termine di 1 mese dalla conoscenza della violazione 37
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania quanto al fumus boni iuris (Verfügungsanspruch) il ricorrente deve dimostrare la validità giuridica del brevetto a tal fine è prassi allegare al ricorso una dichiarazione giurata (eidestattliche Versicherung) del titolare del diritto di privativa nella quale vengono riportate circostanze di fatto in merito alla violazione subita un affidavit di un consulente brevettuale (italiano o tedesco) che ribadisca la sussistenza della privativa in capo al titolare e confermi la violazione del diritto 38
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania attenzione: alcuni tribunali hanno alzato la soglia per il rilascio di provvedimenti d urgenza richiedono che il brevetto in questione sia già stato soggetto di un procedimento di nullità o una procedura di opposizione (Corte d Appello/ OLG Düsseldorf; sentenza del 29.04.2010, I-2 U 126/09); si può prescindere da questo requisito se il resistente abbia partecipato con proprie obiezioni alla procedura di rilascio brevetto il brevetto venga generalmente considerato valido (licenziatari noti!) eccezioni contro il brevetto siano palesemente infondate circostanze eccezionali che rendano inammissibile l attesa per l esito di un procedimento di nullità o di una procedura di opposizione (ad es. fiera in corso) 39
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania qualora il giudicante ravvisi la necessità di fissare un udienza di discussione ed il resistente produca una perizia di parte che confermi l insussistenza della violazione e, dunque, esistano due perizie contrastanti che necessitino una valutazione ad opera di un terzo super partes nominato dal Tribunale, il provvedimento di urgenza non verrà accolto per l assenza del presupposto della immediatezza che deve interferire alla sommarietá del giudizio (Verfügungsgrund). tribunali specializzati e territorialmente competenti a seconda delle varie materie. 40
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania Quali sono le misure per fare opposizione al provvedimento? reclamo (Widerspruch) ai sensi del 924 ZPO appello (Berufung) ai sensi dei 925, 511 ZPO 41
La Tutela della privativa industriale in via cautelare durante le fiere in Germania domanda di inizio della causa di merito (Antrag auf Erhebung der Hauptsacheklage) ai sensi del 926 ZPO revoca del provvedimento cautelare per intervenuta modifica delle circostanze (veränderte Umstände) ai sensi del 927 ZPO cambio della legge o della giurisprudenza nuove prove 42
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