STUDIO LEGALE SCAVO & ASSOCIATI LEGALE, COMMERCIALE E TRIBUTARIO

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1 PROSPETTO PER LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO Redattore: dott. Alessandro Scavo Lo Studio Legale Scavo & Associati, attivo in Bari da più di 25 anni, si occupa con profitto di registrazioni marchi, brevetti e tutela della proprietà intellettuale, sia in sede giudiziale sia stragiudiziale. Con il presente elaborato si vogliono illustrare al cliente i molteplici benefici, a fronte di costi contenuti, derivanti dalla registrazione del marchio. 1. FASE PRELIMINARE Adempimenti preventivi e decisioni necessarie per la registrazione del marchio: Fornire una dettagliata descrizione del marchio (forma, tipo di forma, scritta, colore), indicare per quale settore attività lo si intende registrare; maggiori dettagli si aggiungono, più diviene vincolante la descrizione fatta in sede di registrazione (ad es. colore). Il marchio deve essere innovativo e ad uso esclusivo di chi lo registra; Decidere che tipo di registrazione effettuare. I marchi hanno validità territoriale limitata allo Stato o agli Stati in cui si è chiesta la registrazione. Quando si deposita un marchio occorre scegliere se depositare un marchio italiano, efficace solo nel nostro Paese, ovvero comunitario, efficace in tutti i paesi dell Unione Europea ed automaticamente estendibile anche a tutti quelli che ne entreranno a far parte in futuro, oppure internazionale, cioè valido in tutti i Paesi che hanno aderito ai relativi accordi (ipotesi che, però, denota un costo maggiore). Infine è anche possibile depositare una domanda di registrazione marchio nei singoli Paesi esteri non comunitari (con, ovviamente, un costo relativo a ogni singolo stato in cui si decide di presentare la domanda). Quanto all opportunità di optare per un marchio internazionale, ritengo che, comportando questo un costo maggiore, la scelta di presentare tale domanda vada parametrata alle possibilità di crescita dell azienda, alle sue prospettive di mercato e al suo fatturato. Tuttavia, nell ottica di una politica di mercato non più statale ma oramai tendente al comunitario, se si intende in tempi brevi o si ha la possibilità già

2 nell immediato di spostare il raggio di azione verso paesi esteri (ad es. mediante e- commerce), conviene sin da subito effettuare tale scelta, per salvaguardare la possibilità di tutela del marchio. In tal caso però, nulla vieta, qualora si dovesse avere una strategia espansiva di questo genere, di effettuare tale gravosa operazione di registrazione in un momento successivo. Si badi bene che se si deposita un marchio comunitario, si deve comunque utilizzarlo negli stati in cui si deposita, anche in maniera non continuativa. Decidere in quale classe registrare il marchio. In base al trattato di Nizza che fornisce la disciplina comunitaria e, di conseguenza, statale relativa ai marchi e alla proprietà industriale occorre, al momento della registrazione, indicare una o più classi all interno delle quali far confluire il marchio. Allegare un esemplare del marchio a colori o in bianco/nero a seconda della scelta che si è operata, si dovranno pagare i diritti di segreteria e le tasse che variano in base al tipo di marchio e alle classi che si sono scelte; 1. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA REGISTRAZIONE Ai fini della registrazione del marchio è necessario: - un modulo C (debitamente compilato) in 5 copie (su una delle quali va applicata una marca da bollo da 16,00 euro, e nel caso si richieda copia autentica del documento depositato è necessaria un'altra marca da bollo dello stesso importo). Qualora fosse necessario è possibile usufruire anche dei fogli aggiuntivi al modulo C; - Versamento all Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara, da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24 ( codice identificativo tributo "C302", denominato "Marchio - Primo deposito, rinnovo) delle seguenti somme (il nostro è il caso del c.d. marchio individuale, applicabile a imprese, società, fondazioni, associazioni): 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe ovvero ,00 per la registrazione del marchio europeo

3 34,00 per ogni classe aggiuntiva; - il pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi alla CCIA presso la quale si deposita la domanda (43 euro, più 16 di bollo se vogliamo la copia autentica ); - lettera di incarico per le persone fisiche (accompagnata da una marca da bollo da euro); - documento di priorità (solo se scegliamo il marchio internazionale) La priorità è un diritto riconosciuto a chi come noi deposita un marchio per la prima volta. Questo diritto consiste in una tutela avverso depositi avvenuti in altri Stati che siano avvenuti in precedenza rispetto al deposito nel nuovo Stato ma successivamente al primo deposito; - eventuale atto di delega per la firma del verbale di deposito. 2. DURATA DEL MARCHIO Il marchio dura 10 anni dalla data di deposito e può essere rinnovato all infinto ogni 10 anni fino a quando lo si desidera. Il rinnovo può essere richiesto depositando una nuova domanda di registrazione che si ricollega alla domanda precedente, presentando un istanza e pagando la relativa tassa (140 euro circa) 3. PRESENTAZIONE E LUOGO DI PRESENTAZIONE DOMANDA La domanda di registrazione per marchio d impresa deve essere redatta su apposito modulo (modulo C) e depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio. In alternativa, la domanda potrà essere inviata per posta all'ufficio Italiano Brevetti e Marchi Divisione VIII - Via Molise Roma, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (tale alternativa è tuttavia sconsigliata in quanto l UIBM è obbligata a trasmettere la domanda alla Camera di Commercio al fine dell attribuzione di numero e data di deposito con evidente dispendio di tempo- e danaro, dato che costa di più - al fine della decorrenza della protezione) oppure tramite il

4 sito (solo per intermediari specializzati, in quanto richiede l utilizzo di una piattaforma a pagamento specificamente destinata). La domanda deve contenere: Modulo : n. 1 originale e n. 2 copie (sull'originale deve essere apposta una marca da bollo da 16,00) Attestazione di versamento all'agenzia delle Entrate Centro Operativo di Pescara da effettuarsi esclusivamente attraverso l'utilizzo del modello F24, rilasciato dalla CCAA all'atto del deposito; oppure deve essere eseguito prima del deposito della domanda (solo deposito postale) Ricevuta del pagamento su c/c postale dei diritti di segreteria alla Camera di Commercio presso cui si effettua il deposito Lettera d incarico, atto di procura o dichiarazione di riferimento a procura generale (eventuale) Documento di priorità (eventuale) Atto di delega (eventuale). Nel caso di domanda di registrazione di un marchio collettivo deve essere allegata anche una copia del regolamento concernente l uso di tale marchio, contenente precise disposizioni in materia di controlli e relative sanzioni: poiché il marchio collettivo è un marchio concesso in deroga alla normativa relativa ai marchi individuali, la mancata osservanza delle norme regolamentari, se non sanzionata, farebbe infatti decadere i presupposti della concessione del marchio come collettivo. 4. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE La procedura di registrazione di un marchio è molto analitica e precisa e, pertanto, si consiglia vivamente l ausilio di un professionista che, con costi contenuti, vi consentirà di evitare spiacevoli inconvenienti burocratici e di assolvere le pratiche con celerità e precisione.

5 Si deve depositare la domanda di registrazione presso l Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, presente in ogni distretto di CCIA. Una volta depositata la domanda di registrazione si ottiene un numero di domanda ed una data di deposito a decorrere dalla quale inizia l esame della pratica che si articola in alcune fasi. Un primo esame formale e tecnico è svolto dall UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) che controlla la conformità formale della domanda (artt. 148 e 156 CPI) e l assenza dei c.d. impedimenti assoluti alla registrazione. Se il marchio supera questo esame dell ufficio, allora viene pubblicato nel Bollettino dei marchi che è a disposizione del pubblico. Da quel momento chiunque si senta leso dalla domanda di marchio in quanto ritiene che quel marchio sia simile ad un proprio marchio anteriore o in quanto tale marchio viola un suo diritto può presentare Opposizione alla registrazione di fronte all UIBM entro 3 mesi dalla data di pubblicazione. Se viene presentata opposizione si apre un procedimento amministrativo nel corso del quale chi ha richiesto il marchio potrà difendersi nei confronti di chi si oppone a che il marchio venga concesso ed alla fine sarà emessa una decisione che potrà comportare la concessione o il rifiuto del marchio. Se invece nessuno presenta opposizione il marchio viene concesso. Al marchio sarà quindi assegnato un numero e una data di concessione ed il titolare dovrà ritirare il relativo attestato. 5. PERCHE REGISTRARE UN MARCHIO? Vi sono considerevoli risvolti positivi riguardanti la registrazione di un marchio come: Creazione di un valore aggiunto per l azienda, rappresentato dal potere distintivo del marchio e dalla sua capacità di agevolare politiche di fidelizzazione del cliente, discriminazione del prezzo, creazione di un brand riconosciuto per qualità e/o professionalità; Possibilità di attrarre finanziamenti e agevolare politiche di marketing espansive, in quanto molti enti finanziatori, siano essi pubblici o privati, assumono come condizione

6 necessaria e sufficiente del finanziamento di un impresa il suo essere dotata di un sistema di protezione dei propri segni distintivi e della propria proprietà intellettuale. Possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali, con l innovativo regime del Patent box, introdotto con la L. 24 Marzo 2015 n. 33. Il patent box consente di accedere a un regime fiscale opzionale che consente di portare a tassazione agevolata tutti i redditi prodotti per mezzo del marchio registrato o del brevetto o dell opera dell ingegno ( in gergo IPr Intellectual Property Rights). Consente di poter tutelare i diritti dell azienda qualora altre imprese o persone fisiche utilizzino impropriamente i segni distintivi per produrre beni o servizi concorrenti, oppure organizzare eventi o pubblicare post potenzialmente lesivi dell immagine e del buon nome dell azienda. Consente di creare un brand e di effettuare politiche di marketing e merchandising, che possono portare a un aumento della clientela o a una diversificazione del fatturato. Consente di poter dare valore all avviamento dell azienda, valore che andrà ad aumentare la forza economica complessiva dell azienda stessa e che consentirà di avere un maggior peso contrattuale e quindi maggiori ricavi in caso di cessione o fusione dell azienda. 6. COSTI COMPLESSIVI DI REGISTRAZIONE DEL MARCHIO Il costo complessivo di registrazione di un marchio, se parametrato all utilità e alle possibilità di ricavo che il marchio genera per l impresa, è molto contenuto. Esso si compone di: Tassa di registrazione. 101, ,00 per ogni classe aggiuntiva (Marchio Italiano) oppure. 1050, ,00 per ogni classe aggiuntiva oltre la terza (Marchio Comunitario) 3 marche da bollo da. 16,00 Diritti di segreteria CCIA. 43,00

7 Compenso del professionista iva (deducibile) per marchio Italiano (a seconda del grado di complessità del marchio e della sua descrizione, nonché del numero di classi);. 600,00 + iva (deducibile) per Marchio Europeo (essendo necessaria la traduzione del documento in Inglese e Francese). Totale: a partire da 350 euro, deducibili fiscalmente essendo costo inerente. Lo Studio fornisce al cliente anche un successivo servizio di tutela del marchio registrato e/o del diritto di proprietà intellettuale tutelato, a tariffe convenzionate e concorrenziali, nonché consulenza e assistenza sia legale sia commerciale per tutte le attività svolte dall azienda, vantando al suo interno un preparato Staff, un efficiente servizio di front office e di comunicazioni telematiche, nonché collaborazioni esterne con importanti studi tecnici.