IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

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1 IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA VIOLAZIONE DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE Università di Bergamo, 10 maggio 2016 Avv. Gilberto Cavagna di Gualdana 1

2 Proprietà intellettuale Proprietà industriale Proprietà letteraria e artistica (Diritto d autore) 2

3 Proprietà intellettuale Codice della Proprietà Industriale - D.lgs. n. 30 del ( CPI ) Invenzioni: Brevetto; Modello di utilità. Elementi distintivi e forma di un prodotto: Marchio; Design. Legge sul diritto d autore - L. n. 633 del ( LDA ) Opere dell'ingegno di carattere creativo. 3

4 Diritti di proprietà intellettuale: un caso pratico Diritto d autore: Tutela le creazioni letterarie, scientifiche, artistiche/musicali (pubblicità, forme con particolari caratteristiche) Marchi: Segni (disegni, lettere, font, loghi o forme) apposti su prodotti o servizi Brevetti: Nuovi aspetti tecnici Design: la parte estetica di una forma, un pattern, colori o combinazioni di colori Pubblicità: Campagne pubblicitarie 4

5 La violazione Violazione dell esclusiva Contraffazione Plagio 5

6 La violazione - Rimedi Rimedi Sequestro, distruzione, ritiro Inibitoria Risarcimento del danno Pubblicazione della sentenza, ecc... 6

7 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di brevetto Art. 66 CPI I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato. Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare. Se un procedimento divieto di applicare il procedimento o il prodotto direttamente ottenuto. 7

8 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di modelli di utilità Art. 86 CPI Le disposizioni della sezione IV, sulle invenzioni industriali, oltre che a tali invenzioni, spiegano effetto anche nella materia dei modelli di utilità, in quanto applicabili. 8

9 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di marchio Art. 20 CPI I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. [...] Il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità. 9

10 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di disegno o modello Art. 41 CPI La registrazione di un disegno o modello conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso. [...] I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione di un disegno o modello si estendono a qualunque disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato una impressione generale diversa. Nel determinare l'estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell'autore nella realizzazione del disegno o modello. 10

11 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Risarcimento del danno Esigenza di creare una disciplina di deterrenza capace di rendere la contraffazione non conveniente. 11

12 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Funzioni: Riparare il danno del titolare del diritto leso, reintegrandolo nella posizione patrimoniale originaria e controbilanciando tutti gli effetti negativi della contraffazione. Costituire un deterrente alla contraffazione stessa. No funzione punitiva 12

13 Azione risarcitoria Azione di condanna: ordine al convenuto di pagare una somma a risarcimento del danno. Condanna generica: pronuncia sulla violazione, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio per la liquidazione. 13

14 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale 1. Danno contrattuale 2. Danno extra contrattuale Art c.c. ( Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno ). Prescinde dall esistenza di un precedente rapporto tra le parti e sorge al verificarsi dei presupposti previsti: (i) fatto illecito (contraffazione diritti IP); (ii) dolo (intenzionalità della condotta e conoscenza degli effetti) o colpa (negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline); (iii) nesso di causalità (danno provocato da comportamento del contraffattore e non da altre circostanze); (iv) danno (pregiudizio subito dal titolare del diritto leso). 14

15 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Art Codice Civile Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. 15

16 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Art Codice Civile Nesso causale Riconducibilità al fatto dell autore della violazione 16

17 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Elemento soggettivo Per i soli diritti di proprietà industriale: obbligo di consultazione ed una presunzione di conoscenza dei registri (regime di pubblicità legale). Per i diritti d autore: colpa in re ipsa - presunzione di colpa e prova liberatoria sul piano del nesso causale. Per tutti: obbligo di diligenza consistente nel porre in atto tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti. Presunzione di colpa in capo a produttore, rivenditore, utilizzatore (che può chiamare in manleva i primi due). 17

18 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Concorso del danneggiato Art Codice Civile Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. 18

19 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Art. 125 CPI Art. 158 LDA 19

20 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali: le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale. 20

21 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI ( segue) Art. 125 CPI 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 21

22 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI ( segue) Art. 125 CPI 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento. 22

23 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: art. 158 LDA Art. 158 LDA 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. 23

24 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale Quale danno risarcibile? 1. Danno emergente La perdita economica subita dal creditore 2. Lucro cessante Il guadagno che presumibilmente la vittima dell illecito avrebbe conseguito in assenza della violazione 24

25 1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA) costi sostenuti dal titolare per acquisire le prove della violazione e tutelare i propri diritti; costi per attività investigative, di vigilanza e di documentazione della violazione; costi di mantenimento del diritto (tassa di registrazione); costi di consulenza legale e tecnica; costi per indagini di mercato; costi per analisi e prove tecniche; costi interni collegati alle risorse dedicate alla raccolta di documenti e di informazioni funzionali alla difesa giudiziaria; 25

26 ( segue) 1. Danno emergente (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA) costi per lanciare una determinata iniziativa poi vanificata dall attività illecita (ad es. campagna pubblicitaria, affitto locali in fiera, ecc.); costi per riparare effetti della violazione (spese per comunicati, pubblicazioni, ecc.); discredito commerciale causato dalla condotta e disorientamento tra i clienti; perdita di valore dell avviamento commerciale; costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli. 26

27 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA) 1) Perdita di utile del titolare ( conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno ). Riflette il pregiudizio effettivamente subito. Presuppone deposito in tribunale dei libri contabili. Quantificazione: numero dei pezzi contraffatti per prezzo di vendita applicato dal titolare costi operativi di produzione e vendita (solo costi incrementali, no costi fissi come ammortamento, spese TFR, spesi di amministrazione, leasing delle macchine, ecc.). Prova di flessione del fatturato: clienti che annullano ordini o chiedono sconti, riduzioni di prezzi per conservare clienti, passaggio di quota di mercato, riduzione utili. 27

28 ( segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA) 2) Profitto dell autore della violazione ( benefici realizzati dall autore della violazione ). Quanto meno in via teorica, le vendite effettuate dal contraffattore corrispondono alle mancate vendite del titolare. Parametri: (i) margine operativo lordo aziendale applicato al fatturato relativo ai prodotti contraffattori (EBITDA); (ii) utile sui beni contraffattori ottenuto detraendo dai ricavi i c.d. costi incrementali. Prova della riconducibilità del profitto del contraffattore all illecito, attraverso in particolare documentazione contabile (ordine di esibizione). 28

29 ( segue) 2. Lucro cessante (art. 125 co. 1 CPI; art. 158 co. 2 LDA) 3) Royalty (criterio residuale). Percentuale su fatturato realizzato con vendita prodotti contraffattori (incrementata in quanto non negoziata). 29

30 Liquidazione globale e criterio della royalty virtuale (art. 125 co. 2 CPI; art. 158 co. 2 LDA) Lump sum stabilita in base ad atti di causa e presunzioni che ne derivano. In questo caso lucro cessante: importo non inferiore a quello dei canoni che l autore della violazione avrebbe dovuto pagare qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. Spetta al Giudice, in base alla propria esperienza e alle circostanze del caso concreto. 30

31 Restituzione degli utili (art. 125 co. 3 CPI) In ogni caso, il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione (o retroversione) degli utili realizzati dall autore della violazione (i) (ii) in alternativa al risarcimento del lucro cessante, o nella misura in cui gli utili eccedano tale risarcimento. Finalità Evitare che la violazione sia arricchimento per il suo autore Apposita domanda. Applicata dalla giurisprudenza anche per diritti d autore. Ammissibile solo se il conflitto è in relazione ad una medesima opera (es. edizione cover di un libro edito); se invece il contraffattore compie un utilizzo dell opera diverso da quello posto in essere dall impresa titolare, non è giustificata (es. utilizzo di un opera derivata). 31

32 Danno non patrimoniale (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 3 LDA) Elementi diversi da quelli patrimoniali: Danno morale Per le persone: valori inerenti la persona. Per le società: turbamento provocato dalla presenza sul mercato di prodotti contraffattori e della necessità di modificare i normali assetti produttivi aziendali per far fronte all illecito; pregiudizio alla reputazione (diminuita considerazione e conseguente incidenza negativa su attività imprenditoriali). Danno di immagine Prodotti contraffatti di qualità inferiore, venduti ad un prezzo svilente. 32

33 Liquidazione equitativa (art. 125 co. 1 CPI, art. 158 co. 2 LDA) Se il danno non può essere provato nel suo esatto ammontare, è liquidato dal giudice equitativamente. Deve esserci prova dell esistenza di un pregiudizio economicamente apprezzabile. Obbligo di motivazione dei criteri utilizzati (anche se possibile basarsi su fatti di comune esperienza). 33

34 Rifusione spese legali (art. 91 CPC) La parte soccombente è ritenuta alla rifusione delle spese legali sostenute dall altra (salva compensazione in quanto entrambe soccombenti su alcune domande o gravi ed eccezionali ragioni). Se soccombente ha agito con mala fede, colpa grave o senza la normale prudenza o inesistenza del diritto fatto valere, condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata (art. 96 CPC). 34

35 Ulteriori rimedi Penale Ulteriori rimedi Inibitoria Pubblicazione della sentenza, ecc. 35

36 Grazie dell attenzione! 36