Le diverse strategie e procedure di brevettazione alla luce delle recenti modifiche della procedura italiana e

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1 Le diverse strategie e procedure di brevettazione alla luce delle recenti modifiche della procedura italiana e della Convenzione sul Brevetto Europeo Massimo Barbieri Politecnico di Milano massimo.barbieri@polimi.it

2 Definizione di brevetto Brevetto per invenzione (1) Documento tecnico - legale Strumento che consente all inventore di monopolizzareuna soluzione tecnologica Pubblicazione che insegna ai terzi certe soluzioni tecniche Il possesso di un brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare ad altri di sfruttare economicamente l invenzione, ma non garantisce il diritto positivo ad attuare l invenzione stessa. Affinché un invenzione sia attuabile, occorre che non esistano brevetti antecedenti oppure normative che ne vietino l attuazione.

3 Brevetto per invenzione (2) I diritti di proprietà industriale si acquistano solo mediante brevettazione o registrazione. Oggetto di brevettazione sono: le invenzioni i modelli d utilità le nuove varietà vegetali Oggetto di registrazione sono: i marchi i disegni e modelli le topografie di prodotti a semiconduttori Il diritto d autore e il marchio di fatto sono diritti non titolati.

4 Brevetto per invenzione (3) Tre principi fondamentali della CUP: Priorità 12 mesi per brevetti d invenzione 6 mesi per marchi, disegni e modelli industriali Indipendenza(dei brevetti) Trattamento nazionale Ogni Stato unionista accorda ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento riservato ai nazionali

5 Brevetto per invenzione (4) Fonte: E. F. Sherry, D. J. Teece Royalties, evolving patent rights, and the value of innovation- Research Policy (2004), 33, p

6 Grace period (1) Domande US (priorità dal 2000) con origine accademica: (di cui 361 articoli; 299 priorità US) Il grace period (utilizzato da circa 1/3 degli inventori accademici) favorisce la divulgazione. Domande US non estese 2.8 mesi Domande US estese all estero 9.9 mesi Domande US estese come EP 16.2 mesi Le invenzioni US sono divulgate prima di quelle EP e nel caso in cui sia effettuata un estensione all estero il tempo di divulgazione aumenta. La mancanza di armonizzazione influenza anche gli inventori US. 10,6 mesi Utilizzo grace period filing 16,1 mesi senza grace period Fonte: C. Franzoni, G. Scellato The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure- Research Policy (2010), 29, p

7 Grace period (2) Vantaggi tutela gli inventori (da divulgazioni accidentali), ma soprattutto i ricercatori universitari, che hanno urgenza di pubblicare i propri lavori l inventore si riserva il diritto a brevettare in un tempo maggiore, senza incorrere in costi iniziali di deposito Svantaggi l inventore non è tutelato nei confronti di terzi che brevettano invenzioni di miglioramento l inventore non può brevettare all estero il grace period non favorisce i terzi (i cui diritti sono evidenti dopo 30 mesi dalla divulgazione e non dopo 18 mesi) Fonte: C. Franzoni, G. Scellato The grace period in international patent law and its effect on the timing of disclosure- Research Policy (2010), 29, p

8 Tutela del segreto industriale Oggetto: informazioni tecniche ed aziendali 1. forma di protezione alternativa al brevetto (protezione aleatoria, conservata solo finché le informazioni rimangono segrete; opponibile solo a coloro che illegittimamente si procurano le informazioni). 2. tutela complementare (valore legato all esperienza, servono ad attuare un invenzione) 3. funzione accessoria alla brevettazione 4. sovrapposizione (es. software: codice sorgente segreto) 5. unica alternativa: se mancano i requisiti di brevettabilità oppure perché si tratta di informazioni non brevettabili Non è vietato ottenere le informazioni segrete tramite reverse engineering di un prodotto legittimamente procurato né conoscerle a seguito di un atto di rivelazione accidentale.

9 Procedure: aspetti generali (1) Tipologie di procedure di brevettazione Le procedure di brevettazione si distinguono principalmente in due categorie: procedure ad esame sostanziale (Germania, Stati Uniti, Giappone, ) procedure a semplice registrazione (il brevetto viene concesso a seguito di una procedura amministrativa formale) Argomenti a favore dell esame: 1. riduce il numero di cause; 2. maggiore certezza per gli investitori; 3. maggiore qualità

10 Procedure: aspetti generali (2) In Italia All estero entro dodici mesi: Domanda di Priorità Estensione internazionale PCT EP 0 12 EP Fasi nazionali

11 Procedure: aspetti generali (3) Possibilità di deposito a livello internazionale depositi nazionali brevetto europeo procedura PCT Depositi nazionali esame di novità differito(per es. in Germania 7 anni dal deposito, in Giappone 3 anni): in tale periodo la domanda viene esaminata solo su richiesta del titolare o di un terzo interessato. ricerca separata dalla fase d esame(per es. in Inghilterra il titolare ha tempo 6 mesi per richiedere l esame) esame di novità(non di brevettabilità): in Francia viene eseguita solo una ricerca di novità ed emesso un rapporto di ricerca ed il richiedente è tenuto solo a modificare le rivendicazioni oppure a presentare una relazione di commento sui documenti presenti nel rapporto di ricerca. La domanda viene accolta d ufficio.

12 Strategie (1) Come ridurre i costi del portafoglio brevettuale PCT(sempre necessario?): mercato di riferimento(ep + US) ricerchedipriorart depositare domande provvisorie(es. US costo $ 110) casoincuisidepositailpct(applicantus) alcuni Stati possono selezionare l ISA (tassa di ricerca al KIPO $ 729 vs. $ all USPTO e all EPO) limitare il numero (meno tasse) e l ampiezza delle rivendicazioni (per ridurre la prosecuzione) una domanda limitata può essere ampliata depositando eventualmente una Continuation in part AccordodiLondra(eliminainalcunicasiicostiditraduzione;conisoldirisparmiati si potranno: a) effettuare convalide in più Stati; b) pagare le tasse annuali di convalida per più anni; c) effettuare più depositi.

13 Strategie (2) contratti di licenza conoscenza delle leggi brevettuali nazionali Esempio: Iran sono escluse le invenzioni contrarie alle regole islamiche senza esame di merito periododigraziadi6mesi non sono esclusi i programmi per elaboratore tempo di prosecuzione e concessione Generalmente l USPTO concede più facilmente i brevetti. Prima azione ufficiale: entro un anno dal deposito In Canada richiesta esame(posticipabile fino a 5 anni dal deposito)

14 Strategie (3) come scrivere la domanda di brevetto? molto ampia (per mascherare la vera invenzione? O perché non è ancora ben definita) depositando successivamente domande divisionali per restringere l ambito di tutela limitata(ma con più depositi entro l anno di priorità) in alcuni settori (biotech) domande con migliaia di pagine sono frequenti ( pagine e rivendicazioni) un maggior numero di rivendicazioni può significare un maggiore ambito di tutela; a volte, l aggiunta di rivendicazioni significa dettagliare meglio l invenzione, aggiungendo precisione dati medi: rivendicazioni (da 10 a 18 negli anni ); pagine di descrizione(da14a30neglianni )

15 Caso PCT Strategie (4) PCT IT PCT EP IT PCT San Marino Legge 25 maggio 2005, n. 79 della Repubblica di San Marino, art. 37.3: in attuazione dell art. 43 della Convenzione di Amicizia e buon vicinato tra San Marino e l Italia del 31 marzo 1939, si applicano le seguenti disposizioni: se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da brevetto sammarinese l attuazione, da parte di terzi, dell invenzione nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane. PCT (domanda EP ritirata) modello di utilità IT (richiesta conversione)[art D. Lgs. 10 febbraio n. 30: consente la trasformazione di una domanda EP respinta, ritirata o considerata in una domanda per modello d utilità, purché ne abbia i requisiti] domanda divisionale[art e 161] Caso EP EP IT (richiamando la priorità) EP modello di utilità IT

16 Strategie (5) costi delle cause Il costo delle cause multiple è proibitivo! È più economico depositare un opposizione all EPO (i costi variano da a , inclusi onorari del consulente). UK è la giurisdizione più costosa (3 volte > rispetto a FR, DE e NL) L esito delle cause è a volte incerto! (es. Epilady vs. Remington) Tribunali di: AT, FR, UK BE, DE, IT, NL nessuna contraffazione accertata la contraffazione Fonte: M. Majer, B. Van Pottelsberghe Economic incongruities in the European Patent System ECARES working paper

17 Strategie (6) Brevetti EP concessi e depositati tra il 1990 e il 1995 (~ ) ~ 30% dei brevetti EP concessi sono stati depositati come PCT nel 2005 il 53% delle domande di brevetto depositate all EPO sono passate attraverso la procedura PCT procedura accelerata: 2% domande divisionali: 4% N medio di priorità: 1 Fonte: N. Van Zeebroeck et al. Filing strategies and patent valueceb Working N 08/016, March 2008

18 La nuova procedura dell UIBM Deposito Ricerca ed opinione Ricorso Pubblicazione Risposta all esaminatore? Rigetto Esame Concessione

19 Procedura nazionale (1) deposito presso UIBM o Camera di Commercio (che la trasmette all UIBM): in forma cartacea oppure online esame formale da parte dell ufficio ricevente emissione del rapporto di ricerca: l EPO effettua la ricerca di anteriorità sulle domande IT depositate dal 1 luglio 2008 (le domande saranno inviate all EPO salvo casi di non brevettabilità per palese mancanza di novità o per appartenenza alle invenzioni escluse in base agli articoli 45 e 50 C.p.i.) concessione (?) validità (da decidere in sede giudiziale)

20 la domanda può essere depositata dal richiedente (inventore o datore di lavoro) oppure da un consulente in proprietà industriale attraverso un mandato (lettera d incarico) la sezione più importante è costituita dalla relazione tecnica (descrizione, disegni) e dalle rivendicazioni il titolo è meramente indicativo Procedura nazionale (2) nel caso in cui l UIBM decida di non concedere una domanda di brevetto è possibile appellarsi alla Commissione dei Ricorsi (tramite un avvocato e non un consulente in p.i.) entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (tassa 340) finché una domanda non viene concessa è possibile correggere aspetti non sostanziali, introdurre nuovi esempi o limitare descrizione, disegni e rivendicazioni (importante è non ampliare l ambito di protezione) un istanza di limitazione non può essere accolta se è stata instaurata una causa di nullità e finché non è stato emesso un giudizio

21 Ricerca EPO (1) L EPO è l'autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l UIBM. Le modalità sono stabilite da un apposito Accordo stipulato tra il MSE-UIBM e l EPO Viene effettuata una preselezione delle domande (se risulta assolutamente evidente l assenza dei requisiti, la domanda non sarà inviata all EPO) La ricerca di anteriorità riguarda le domande di brevetto per invenzione industriale per le quali non è rivendicata la priorità ai sensi dell'art. 4 del CPI

22 Ricerca EPO (2) Il fascicolo spedito all EPO sarà costituito da titolo, riassunto, descrizione, rivendicazioni e rivendicazioni tradotte in inglese (ed eventualmente la descrizione in inglese). Inoltre, la domanda dovrà essere classificata (a livello della sottoclasse) e sarà compito degli esaminatori dell UIBM attribuire la classificazione. La traduzione delle rivendicazioni potrà essere eseguita manualmente (scelta consigliata per consentire una ricerca affidabile) oppure affidata all UIBM che provvederà ad effettuarla in modo automatico (in questo caso il richiedente dovrà pagare una tassa di ricerca di 200 ) La tassa di ricerca è assolta se si presenta la traduzione in inglese delle rivendicazioni. La traduzione della descrizione potrà essere realizzata con un traduttore automatico a cura dell EPO; in ogni caso non farà parte del fascicolo (il testo che fa fede è quello in italiano) ma servirà solo a comprendere le rivendicazioni.

23 Ricerca EPO (3) Affinché l EPO possa redigere il rapporto di ricerca entro 9 mesi dalla data di deposito della domanda italiana, l UIBM dovrà spedire il fascicolo all EPO entro 5 mesi dal deposito (la domanda deve essere completa altrimenti i tempi non potranno essere rispettati). Mediamente il 90% delle domande è inviato all EPO entro 4 mesi dal deposito; il 10% può o subire ritardi o essere escluso dall invio per irregolarità formali o sostanziali. Problemi potrebbero sussistere nel caso di mancanza di unicità dell invenzione: sarà emesso un rapporto di ricerca incompleto e occorrerà depositare una o più domande divisionali. Il rapporto di ricerca emesso è simile a quello ottenuto per le domande EP o PCT; l opinione scritta (redatta in inglese) ha solo carattere informativo. Attualmente i rapporti di ricerca non sono accessibili ai terzi e qualora si richieda la copia di una domanda di brevetto, tale copia non è accompagnata dal rapporto di ricerca.

24 Rapporto di ricerca (1) Sono citati i documenti rilevanti per l oggetto della domanda di brevetto con i dati bibliografici Ciascun documento viene contrassegnato con una lettera: X,Y,A,T,P,E,O,L,D Riferimenti alle rivendicazioni rilevanti Indicazione di tutti i membri della famiglia dei documenti citati Classificazione completa della domanda di brevetto

25 Rapporto di ricerca (2) Categorie di documenti citati nei rapporti di ricerca Fonte: D. Harhoff, S. Wagner Modeling the duration of Patent Examination at the European patent Office Discussion paper

26 Rapporto di ricerca (3)

27 Rapporto di ricerca (4) Indicazione dei membri della famiglia brevettuale

28 Esame delle domande Il D.M. del 27 giugno 2008 (art. 6) precisa che sarà effettuato un esame dall UIBM che comincerà dopo la pubblicazione della domanda di brevetto e che prenderà in considerazione il Rapporto di Ricerca e le eventuali argomentazioni e modifiche depositate dal richiedente. L art. 5 del decreto stesso stabilisce che dopo la ricezione del Rapporto di Ricerca il richiedente può(non è quindi obbligatorio) depositare le proprie argomentazioni e modifiche entro i 18 mesi dalla data di deposito della domanda. Pertanto se il rapporto di Ricerca presenta tutte A si potrebbe evitare di depositare argomentazioni e modifiche; nel caso in cui il rapporto di ricerca sia negativo, si possono depositare argomentazioni e modifiche (il tutto deve essere effettuato entro i 18 mesi altrimenti l UIBM potrebbe ignorarle nel suo esame successivo).

29 D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010 Novità legislative (1) Artt. 149 e 152 non vi è più l obbligo di depositare una traduzione completa della descrizione e delle rivendicazioni ma è sufficiente un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell invenzione Art Contenuto della domanda (possibilità di deposito successivo delle rivendicazioni) [Le rivendicazioni] devono essere presentate ove non siano state accluse alla descrizione al momento del deposito, entro il termine di due mesi dalla data della domanda. In tale caso resta ferma la data di deposito già riconosciuta. Art domanda di brevetto divisionale volontaria (da effettuarsi prima della concessione del brevetto)

30 D. Lgs. N. 131, 13 agosto 2010 Novità legislative (2) Art. 192 (istanze di continuazione) è possibile richiedere una ripresa della procedura se non è stato rispettato un termine imposto dall UIBM (entro 2 mesi dall atto omesso e pagando una tassa di 300 ), con alcune esclusioni (termini di priorità, opposizione e ricorso, integrazione della domanda o produzione della traduzione, annualità e il deposito delle rivendicazioni in inglese) Art. 198 l obbligo della presentazione dell istanza di autorizzazione all estero ricorrerà solo qualora la domanda di brevetto riguardi oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese (meglio richiedere comunque l autorizzazione oppure effettuare un primo deposito IT e dopo 90 gg. un deposito estero)

31 Alcune considerazioni sulla procedura nazionale 1. se il rapporto di ricerca (SR) viene inviato prima della scadenza della priorità: serve come strumento decisionale per le successive estensioni (PCT, EP, ecc ); se l invenzione è totalmente anticipata si decide di non estendere, altrimenti si possono modificare le rivendicazioni già nella fase internazionale(si ottiene uno sconto sulla tassa di ricerca); 2. se il rapporto di ricerca non è inviato al richiedente in tempo, non si hanno elementi per decidere(i costi di una domanda IT sono comunque più accessibili rispettoadundepositoepopct); 3. il deposito IT conviene se a) sono rispettati i tempi (ricezione del SR e dell opinione di brevettabilità entro 9 mesi dal deposito e b) se la ricerca viene eseguita allo stesso modo di una domanda EP o PCT(occorre verificare se esiste concordanza sui rapporti di ricerca). 4. Sistema di esame snello?

32 Come ottenere tutela in Europa deposito nazionale: depositare domande di brevetto direttamente presso gli uffici nazionali. EP: depositare un unica domanda EP e successivamente convalidare negli Stati d interesse. PCT-nazionale: depositare una domanda PCT e dopo 30 mesi dalla data di priorità selezionare gli Stati in cui richiedere la tutela [non è possibile per BE, CY, FR, GR, IE, IT, MC, NL, SI]. Euro-PCT: depositare una domanda PCT e dopo 31 mesi dalla data di priorità effettuare l ingresso in fase regionale EP.

33 Procedura europea (1) Stati contraenti EPC (37) Dal 1 ottobre 2010: Serbia Dal 1 maggio 2010: Albania

34 Procedura europea (2) Non si ottiene un unico brevetto valido nei Paesi designati ma tanti brevetti separati, per cui per ogni Stato designato si dovranno pagare le tasse di mantenimento e ciascuno potrà essere abbandonato, decadere, venire revocato, indipendentemente dagli altri, sulla base di decisioni nazionali Ha la stessa procedura di un deposito nazionale ma semplifica di molto sia la fase di deposito, di esame e di rilascio, eliminando gli iter burocratici dei singoli depositi nazionali Il titolo ottenuto ha lo stesso ambito di tutela in tutti i Paesi designati

35 Procedura europea (3) Deposito Ricerca ed opinione Appello Revoca Mantenimento Pubblicazione Mantenimento con rettifiche Rigetto Limitazione Esame Concessione Opposizione

36 Procedura europea (4) Deposito della domanda di brevetto europeo Trasmissione del rapporto di ricerca (6 9 mesi dal deposito, se si tratta di un primo deposito) solo al richiedente Richiesta di esame (entro 6 mesi dal ricevimento del rapporto di ricerca): se non viene effettuata la richiesta la domanda è considerata ritirata! Pubblicazione della domanda (dopo 18 mesi) e del rapporto di ricerca Concessione e traduzione delle rivendicazioni in francese e tedesco (dopo 3-4 anni dal deposito) Opposizione Nazionalizzazione (il brevetto europeo concesso è un fascio di brevetti nazionali) Limitazione e revoca

37 Procedura europea (5) Deposito rivendicare la priorità sulla base di depositi effettuati in stati membri del WTO (Taiwan, Hong Kong, Tailandia) e fino al 16 mese dalla data di deposito deposito in qualsiasi lingua rivendicazioni non necessarie per ottenere una data di deposito possibile il reference filing (riferimento ad una precedente domanda) integrazione di parti mancanti: riferimento alla domanda di priorità Per ottenere una data di deposito è sufficiente: compilare la richiesta identificare il titolare descrizione (o reference filing) data deposito numero domanda ufficio presso cui è stata depositata

38 Procedura europea (6) EPC2000 statistiche (fino a sett. 2009) Deposito posticipato delle rivendicazioni: 140 domande Reference filing: 0,7% (quasi tutte divisionali) di tutte le domande Lingue di deposito: JP, CN Parti mancanti: 222 domande Priorità entro 16 mesi: 268 domande Limitazione Nessun ritardo nelle pubblicazioni! Fonte:L.Zimmermann EPC2000 Stateofplaynearlytwoyearson- WorldPatentInformation (2010),32, p

39 Procedura europea (7) Verifica degli aspetti formali Identificazione del richiedente, presentazione di una descrizione o di un reference filing (rivendicazioni non più necessarie per ottenere una data di deposito), verifica del pagamento tasse di deposito e ricerca e della presenza di eventuali priorità. Preclassificazione Uno dei compiti dell Ufficio è di suddividere le domande in funzione del settore tecnico ed assegnarle alle varie unità d esame. Uno dei compiti dell esaminatore non è solo quello di attribuire una classificazione internazionale alla domanda (IPC) ma anche una europea (ECLA). La classificazione IPC di un brevetto concesso può differire da quella della domanda se sono stati effettuati molti emendamenti alle rivendicazioni.

40 Procedura europea (8) Redazione del rapporto di ricerca e Written Opinion Sulla base delle rivendicazioni (ed eventualmente della descrizione e dei disegni), cita quei documenti rilevanti per novità e attività inventiva oppure semplicemente perché facenti parte dello stato della tecnica In alcuni casi la domanda di brevetto è scritta in modo tale che l EPO emette un rapporto di ricerca incompleto: se manca unità d invenzione (se non sono pagate ulteriori tasse, solo sulla prima invenzione viene effettuata la ricerca) per invenzioni non brevettabili (per es. business methods) se vi sono troppe rivendicazioni indipendenti se alcune rivendicazioni non sono comprensibili In ogni caso una domanda di brevetto non viene respinta nella fase di ricerca Non sono consentite modifiche prima del rapporto di ricerca

41 Procedura europea (9) Con le nuove regole l EPO contatterà il richiedente invitandolo a fornire delucidazioni sulle rivendicazioni non chiare. Formalmente è stata eliminata una possibilità di emendare la domanda di brevetto [ovvero (1) prima della pubblicazione e successivamente al ricevimento del rapporto di ricerca e (2) dopo la prima comunicazione ufficiale emessa dall EPO]. Queste due possibilità sono state accorpate nella replica obbligatoria all invito emesso con il rapporto di ricerca. Il richiedente dovrà emendare le rivendicazioni se il rapporto di ricerca è negativo prima di richiedere l esame (entro 6 mesi dalla pubblicazione del SR, possibile il further processing ) Fonte: Patent Information News, Issue 1, 2010

42 Procedura europea (10) Esame sostanziale Viene eseguito dallo stesso esaminatore che ha condotto la ricerca e redatto la Written Opinion. Solo in casi eccezionali la pratica sarà assegnata ad un altro esaminatore, principalmente sulla base della classe principale IPC attribuita alla domanda Se l esame ha esito positivo, sarà chiesto al richiedente di approvare il testo come concesso, depositare la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali e pagare le tasse di concessione In caso contrario, avrà inizio un ciclo di notifiche da parte dell esaminatore e di repliche da parte del richiedente, il cui numero dipende da molti fattori Osservazioni di terzi potranno essere prese in considerazione

43 Procedura europea (11) Procedura accelerata richiesta scritta (sia per la ricerca sia per l esame) le richieste non sono pubblicate per le ricerche sui primi depositi EP, l Ufficio esegue sempre una procedura accelerata (invio del SR al richiedente entro 6 mesi dal deposito) ricerca accelerata possibile se il deposito è completo prima comunicazione dell ufficio dopo 3 mesi dal ricevimento della domanda da parte della Divisione d esame successive comunicazioni entro 3 mesi dal ricevimento della risposta del richiedente

44 Procedura europea (12) Fattori che influenzano la durata e l esito dell esame Fattori istituzionali Difficoltà nell eseguire l esame stesso Crescente complessità delle invenzioni Fattori legali (requisiti + patentable subject matter) Turnover Concessione Modifiche alle rivendicazioni EPO 5% 3 esaminatori Flessibilità nelle comunicazioni USPTO 33% individuale Solo 2 modifiche

45 Procedura europea (13) Fonte: P. H. Jensen et al. Application pendency times and outcomes across four patent offices- Melbourne Institute Working Paper No. 6/08 April 2008

46 Procedura europea (14) Il tempo di durata della fase d esame dipende anche dal numero di comunicazioni ricevute N di comunicazioni Tempo di concessione (n di mesi dal deposito della priorità) Fonte: G. Lazaridis, B. Van Pottelsberghe - The rigour of EPO s patentability criteria: An insight into the induced withdrawals- World Patent Information (2007), 29, p

47 Procedura europea (15) Statistica su domande di brevetto EP depositate dal 1982 al 1998 % di concessioni: 59,1% % di rifiuti: 3,9% % di ritiri: 26,5% In media i richiedenti ritirano le domande dopo 3,16 anni; i brevetti sono concessi dopo 4,25 anni, mentre i rifiuti richiedono più tempo (4,43 anni) Motivi del ritardo nelle concessioni: crescita nel n di depositi (e del n di domande in esame: da 24 a 120 nel 1998); complessità delle domande (n delle rivendicazioni da 9,84 a 15,36); crescita del n di domande PCT Fonte: D. Harhoff, S. Wagner The duration of patent examination at the European Patent Office - Management Science (2009), 55(12), p

48 Procedura europea (16) L USPTO gestisce un n di domande 3 volte maggiore rispetto all EPO! Durata procedura: EPO (49 mesi) JPO (31 mesi) USPTO (27 mesi) Fonte:B.vanPottelsberghe,D.François ThecostfactorinPatentSystems- JIndCompetTrade (2009),9p

49 Procedura europea (17) Opposizione Tassa: 705 (appello: 1.180) ~ 7,9% dei brevetti EP concessi tra il 1980 e il 1995 hanno ricevuto opposizione (1/3 appello) Durata media: 1,9 anni opposizione 2,1 anni appello Più del 97% di tutti i casi di opposizione sono depositati entro 5 giorni dal termine del periodo. Fonte: B. Hall, D. Harhoff Post-grant reviews in the U.S. patent system-design choice and expected impact - Berkeley Technology Law Journal (2004), Vol. 19:1

50 Domande divisionali Procedura europea (18) volontaria Richiesta EPO 1. La domanda base deve essere ancora pending 2. Entro 24 mesi dalla prima comunicazione ufficiale Fonte: Patent Information News, Issue 2, 2010

51 Procedura europea (19) I costi brevettuali possono essere suddivisi in quattro categorie principali: costi di procedura (tasse di deposito, ricerca, esame, designazione degli Stati, concessione e convalida) costi di traduzione (principalmente dopo la concessione del brevetto e dipendenti dal numero di pagine e degli Stati in cui convalidare il brevetto) costi esterni (per la stesura della domanda di brevetto, la fase di prosecuzione e il monitoraggio delle varie scadenze) costi di mantenimento(pagamento delle varie tasse annuali per mantenere in vita il brevetto) costi legali

52 Convalide nazionali Procedura europea (20) Il sistema EP post-concessione è frammentato, complesso e più costoso rispetto a USA e JP. Il processo di convalida richiede il deposito di una traduzione del brevetto e il pagamento di una tassa. A partire dal 3 anno del deposito di una domanda EP, il richiedente deve pagare le tasse di rinnovo (all EPO durante la fase d esame e agli uffici nazionali dopo la concessione. Le tasse di convalida (> AT, SE, FI, ES, GR), le tasse di rinnovo (> NL, CH, FI e DK) e i costi di traduzione (elevati in DK, SE e FI) variano sostanzialmente da Stato a Stato. I paese nordici, insieme a Olanda, Svizzera e Austria, possiedono la combinazione tasse/costi più elevata. Fonte: D. Harhoff et al. Patent validation at the country level The role of fees and translation costs - ResearchPolicy (2008), 32,p

53 Brevetti Europei in Italia Fonte: A. Scutiero I brevetti Europei in Italia: numeri e fatti - Notiziario dell Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale (2010), 1, p

54 London Agreement (1) Fonte: B. Van Pottelsberghe, M. Mejer The London Agreement and the Cost of Patenting in Europe, ECARES working paper 2008_032

55 London Agreement (2) Fonte: B. Van Pottelsberghe Lost Property: the European patent system and why it doesn t work Bruegel Blueprint Series 2009

56 Brevetto comunitario (1) Vantaggi Minor costo Valido in tutti i Paesi dell Unione Europea(e la Turchia?) Per le imprese multinazionali(strumento semplificato) Interesse della struttura burocratica dell Unione Europea (aumento sedi, personale + EPO) Sistema più completo(post-concessione) Svantaggi Traduzione limitata alle rivendicazioni (ma è sufficiente per comprendere l invenzione?) Esclusione dei tribunali (competenti sulle azioni relative alla titolarità dei diritti e le fasi esecutive) e degli uffici brevetti nazionali Annullamento del brevetto nella UE

57 Brevetto comunitario (2) Tassa di partenza: 600 al 6 anno, con un incremento costante di 200 [VCOM200] o 300 [VCOM300] Fonte: J. Danguy, B. Van Pottelsberghe Cost-Benefit Analysis of the Community Patent- ECARES Working Paper

58 Brevetto comunitario (3) Fonte: Sistema di traduzioni per il brevetto EU La posizione di AICIPI (

59 Brevetto comunitario (4) Le tasse di rinnovo generano profitti per gli uffici brevetti nazionali ( 327 milioni, di cui 100 milioni per DPMA e 40 per UKIPO). Con il brevetto comunitario tutti gli uffici nazionali (tranne quello tedesco) avrebbero maggiori guadagni! (ciò che si teme è una perdita di sovranità ) non ci sono speciali trattamenti per le PMI e le Università questione della lingua: il 77% delle domande EP è in inglese (il punto è: l inglese non sarà in futuro soppiantato dal cinese?) Fonte: B. Van Pottelsberghe Europe should stop taxing innovation- World Patent Information 2010 doi: /j.wpi

60 Procedura PCT (1) Convenzione di Washington 1970 (142 Stati): trattato multilaterale in vigore dal 1978 ed efficace per l Italia dal 1985 Unico deposito per ottenere la protezione brevettuale nei 138 Stati membri del Trattato di Cooperazione La domanda internazionale produce, in ogni Stato designato, gli stessi effetti legali di una domanda nazionale Il rilascio del brevetto è di esclusiva competenza dell Ufficio Nazionale designato Possibilità di aumentare il tempo di ingresso nelle fasi nazionali(30/31mesi)

61 Procedura PCT (2) Stati contraenti il sistema PCT Fonte: WIPO

62 Procedura PCT (3) Stabilisce una procedura centralizzata per il deposito e l esame di una domanda di brevetto Non è un sistema di concessione Si tratta di una procedura semplice e più economica per ottenere la tutela in diversi Stati La via nazionale al PCT per l Italia è chiusa: segue la procedura EURO-PCT

63 Procedura PCT (4) DE Deposito PCT Pubblicazione EP US Domanda di priorità IT, UK, CN ISR + Written Opinion Demand (opzionale) IPRP AU Fasi nazionali o regionali ISR: international search report IPRP: international preliminary report on patentability Demand: richiesta esame

64 EURO-PCT Procedura PCT (5) Il richiedente è tenuto a rispondere ad un rapporto di ricerca negativo entro un mese dalla comunicazione in base alla regola 161(1) EPC (possibile il further processing ) 31 mesi 2 mesi 1 mese 3 mesi Rapporto esame

65 Procedura PCT (6) Requisiti minimi per ottenere una data di deposito almeno uno dei richiedenti deve avere la residenza o la nazionalità di uno Stato contraente la domanda deve essere presentata in una delle lingue della procedura la domanda deve contenere almeno: l indicazione che si richiede una domanda PCT designazione degli Stati (tutti dal 1 gennaio 2004) il nome del titolare una descrizione almeno una rivendicazione

66 Conclusioni (1) non esiste un unica strategia di deposito deposito provisional US o UK (sconsigliato) anche dal punto di vista del marketing vale di più una domanda IT o EP l attuale sistema europeo 1. è costoso (convalide negli Stati, tasse di rinnovo annuali e costi di traduzione; 2. è complesso e associato ad un elevato grado di incertezza (esito cause multiple; 3. riduce la qualità del processo di selezione, dal momento che gli uffici nazionali concedono brevetti indipendentemente dall EPO

67 Conclusioni (2) Soluzione: brevetto EU ma Nel sistema non dovrebbero coesistere tre tipi di brevetto Traduzione solo in inglese dei brevetti concessi Periodo di grazia di 6 mesi 50% di riduzione delle tasse di deposito, ricerca ed esame (per le start-up e le Università) Fonte: M. Dewatripont et al. Boosting innovation in Europe Bruegel Policy Contribution Issue 2010/06, June 2010