IL DSFTM E L INDUSTRIA

Transcript

1 IL DSFTM E L INDUSTRIA Il punto di vista del broker Roma, 15 aprile 2015 Paolo Foà N&G Consulting p.foa@ngpatent.it 1

2 Perché un Centro di Ricerca brevetta le sue invenzioni? 2

3 Un costo o una straordinaria risorsa? 3

4 I ricavi derivanti dal Licensing in Italia e all estero Incassi da royalty milioni di all'anno Netval@2011 (Consorzio di 59 Università italiane) Weizmann@2011 (Principale istituto di ricerca israeliano) Fraunhofer@2011 (Principale istituto di ricerca tedesco) MIT@2012 (Una delle principali università americane) 4

5 Come creare le basi per trasformare il costo in risorsa? 5

6 Cosa si intende per «valorizzazione» Valorizzare = fare in modo che il brevetto sia una fonte di guadagno 1. Valorizzazione interna: utilizzo dell invenzione brevettata da parte del titolare Brevetto di prodotto -> vendita prodotto brevettato (guadagno è dato da maggiore quota di mercato) Brevetto di processo -> produzione con processo brevettato (guadagno è dato da maggiore margine di produzione) Il brevetto consente al titolare di impedire ad altri di operare nell ambito definito dalle rivendicazioni (fino alla scadenza e nei Paesi di validità) Impedisco ai concorrenti di produrre e vendere il mio stesso prodotto Impedisco ai concorrenti di utilizzare il mio stesso processo produttivo che ha costi minori 6

7 Cosa si intende per «valorizzazione» Valorizzare = fare in modo che il brevetto sia una fonte di guadagno 2. Valorizzazione esterna: utilizzo dell invenzione brevettata da parte di terzi Concessione della licenza d uso (guadagno è dato da royalty) Cessione della titolarità -> (guadagno è dato da prezzo di vendita) Scelta obbligata per Università e Centri di Ricerca Patent monetization Target Aziende operative Società di licensing Aggregatori difensivi 7

8 Le scelte strategiche di valorizzazione per un università/centro di ricerca Possibilità di produrre Creazione di spin-off/start-up tecnologiche basate sul brevetto Concessione di licenze Vendita del brevetto Patent monetization Molto spesso i brevetti delle università e dei centri di ricerca sono di grande interesse per l industria, ma non consentono l avvio di una produzione su scala limitata gestibile da uno spin off o da una startup costituiti ai fini dell implementazione della tecnologia. Che si tratti di una nuova molecola, i cui costi finali di ricerca e sviluppo possono essere altissimi o di una tecnologia che si inserisce in un processore dell Intel, i titolari dei brevetti che non siano aziende operative di dimensioni sufficienti possono recuperare il loro investimento soltanto cedendo il brevetto o concedendolo in licenza. 8

9 Come avviene un progetto di monetizzazione Area/Settore Oggetto dell invenzione rispetto a stato dell arte Territorio e periodo di validità Stato di avanzamento nella procedura brevettuale Ambito applicativo dell invenzione Patent monetization puro/technology Transfer Project Vendita/Licenza (esclusiva/non-esclusiva) Caratteristiche delle imprese target Ricerca e selezione aziende target (e nominativi della funzione/persona da contattare) Predisposizione Executive Summary Contatto imprese target (pubblicazione su siti web/fiere/direct mailing) Sottoscrizione accordo di riservatezza (NDA) Gestione fase degli approfondimenti tecnici Gestione gara aziende interessate Definizione del prezzo Stesura contratto di vendita/licenza 9

10 I fattori di successo di un progetto di monetizzazione Poiché ci si rivolge principalmente a imprese estere, le caratteristiche dei brevetti a maggiori probabilità di successo sono: Brevetti estesi almeno all Europa e gli Stati Uniti Brevetti non vicini alla scadenza Brevetti concessi (ma anche domande di brevetto con rapporto di ricerca di anteriorità positivo) Un progetto di monetizzazione, per avere il massimo delle probabilità di successo, deve proporre il brevetto giusto, all azienda giusta, alla persona giusta, nel modo giusto, nel momento giusto! 10

11 Le società target di un progetto di monetizzazione Aziende operative Comprano il brevetto per utilizzarlo direttamente Società di licensing Comprano il brevetto per concederlo in licenza alle imprese operative che lo violano Offensive Patent Aggregation Patent Trolling Aggregatori difensivi Comprano il brevetto per evitare che venga comprato dalle società di licensing Difensive Patent Aggregation 11

12 Le modalità di un progetto di monetizzazione Target = azienda operativa Interesse = Brevetto + Know-How (Tecnologia) Se il titolare è Università/Centro di Ricerca -> Technology Transfer Project (Technology Transfer Office) Target = Società di licensing Interesse = Brevetto Patent Monetization Project vero e proprio Target = Aggregatore difensivo Interesse = Brevetto Patent Monetization Project vero e proprio 12

13 I fattori che determinano il valore di un brevetto Discendono dalla natura stessa del brevetto: un brevetto è essenzialmente la concessione di un diritto giuridico di monopolio temporaneo sullo sfruttamento di un invenzione che deve poter essere oggetto di utilizzo industriale Fattori legali Fattori tecnici Fattori commerciali 13

14 I fattori legali Stato di avanzamento raggiunto nella procedura brevettuale Per le domande, probabilità di giungere a concessione Estensione territoriale Robustezza del brevetto, ovvero quanto è elevato il rischio che possa essere reso invalido o limitato Facilità con la quale è possibile individuare delle violazioni e farle valere in giudizio Vita residua del brevetto 14

15 I fattori tecnici Ampiezza della copertura indicata nelle rivendicazioni Grado di novità, inventività e di applicabilità industriale Vantaggi offerti rispetto alle tecnologie concorrenti Esistenza di brevetti dominanti/subordinati Settore tecnologico Stadio di sviluppo della tecnologia brevettata (Stato di avanzamento raggiunto nell iter regolatorio, nel caso farmaceutico) 15

16 I fattori commerciali Ampiezza del mercato potenziale per il prodotto/tecnologia brevettati Struttura del mercato di riferimento (numerosità e forza della concorrenza, esistenza di prodotti/tecnologie sostitutive, ecc.) Quota di mercato ragionevolmente ottenibile e la velocità con la quale è raggiungibile Ciclo di vita del prodotto/vita residua della tecnologia (in termini di obsolescenza) Tendenza evolutiva del mercato di riferimento Vantaggi economici ottenibili grazie al brevetto (maggiori ricavi dati dalla vendita di un prodotto innovativo, royalty derivanti dalla concessione di licenze, risparmi sui costi di produzione) Necessità di ottenere dei permessi speciali per la vendita (es. nel caso farmaceutico/apparecchi medicali) 16

17 I fattori commerciali Esiste un problema in cerca della nostra soluzione? La nostra soluzione lo risolve in modo efficace, economico e vantaggioso? 17

18 Il fattore «contesto» assegnare un determinato valore ad un brevetto al di fuori del contesto di una trattativa tra un potenziale venditore ed un potenziale acquirente è inaccurato, se non addirittura fuorviante (Spring meeting on the drivers of patent value, Licensing Executives Society, Chicago 2008) Il valore di un brevetto dipende dalla società che è interessata ad acquisirlo 18

19 La nostra esperienza con il CNR Vendita di 3 brevetti a Mosaid (ora Conversant IP) Co-sviluppo ed Option agreement con Fusion UV, ora Hereus Option agreement con Magneti Marelli Negoziato in fase finale con LPE per licenza esclusiva Negoziato in fase avanzata con Multinazionale per vendita IPRs 19

20 Conclusioni Un brevetto è uno strumento oneroso; se non viene valorizzato (internamente o esternamente) rappresenta un costo elevato, che oltretutto aumenta nel tempo Un Centro di Ricerca con migliaia di ricercatori deve ottimizzare il processo di tutela e valorizzazione valutando le potenzialità commerciali della tecnologia ancora prima del deposito della domanda di brevetto ed avviando l attività di valorizzazione subito dopo La collaborazione e l entusiasmo dei singoli ricercatori sono elementi essenziali nella scelta dei progetti sui quali investire Altrettanto essenziale il ruolo del TTO del Centro come snodo tra i ricercatori ed i valorizzatori, selezionatore dei ricercatori e dei progetti più promettenti e coordinatore dell attività di tutela, supporto tecnico e valorizzazione L ottenimento di una tutela ampia e completa nei vari paesi di sbocco della tecnologia può essere troppo oneroso in termini sia di tempo che di costi. Limitare gli investimenti di nazionalizzazione dei brevetti ai soli progetti per i quali c è conferma di interesse in seguito ad effettiva attività di marketing e valorizzazione 20

21 Grazie per l attenzione! Paolo Foà N&G Consulting Tel p.foa@ngpatent.it 21