Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale. Mina Rotelli Lanfranconi Avvocati Associati

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1 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale

2 Rilevanza della proprietà industriale ed intellettuale

3 Proprietà intellettuale o diverse proprietà con diverse funzioni? Diritti di proprietà industriale brevetti, marchi e design v. Diritti di proprietà intellettuale diritti di autore Hard IP brevetti v. Soft IP marchi, design e diritti di autore

4 Come si proteggono i prodotti o i servizi? Diverse forme di proprietà industriale Materia codificata dal 2005 CPI Codice della Proprietà Industriale - Dlgs. n. 30 del Invenzioni: Brevetto; Modello di utilità 2. Elementi distintivi e forma di un prodotto: Marchio; Design; Concorrenza sleale

5 Brevetto Consente di tutelare gli aspetti tecnici di prodotti o procedimenti nuovi e in qualsiasi settore della tecnica Durata: 20 anni dalla data di deposito del titolo Il brevetto attribuisce al titolare il diritto all uso esclusivo dell invenzione brevettata nel territorio di brevettazione

6 Novità Requisiti di brevettabilità L invenzione non deve essere compresa nello stato della tecnica. Ogni divulgazione può rendere il brevetto nullo Attività inventiva L invenzione non deve risultare evidente ad un esperto del ramo Applicazione industriale L invenzione deve poter avere un'applicazione industriale

7 Brevetto Europeo Fino alla concessione, titolo unitario Dopo la concessione, fascio di brevetti nazionali Ai fini dell'accertamento della validità e dell'ambito di protezione del brevetto, si applica la CBE Convenzione sul Brevetto Europeo del 1973 (art. 69 CBE) Ai fini della determinazione dei diritti conferiti dal brevetto, vale a dire l'accertamento degli atti che costituiscono contraffazione, si applica la legge nazionale (art. 2 CBE)

8 Modelli di utilità Nuove conformazioni di prodotti atte a fornire particolare comodità di applicazione o di impiego a macchine, loro parti, utensili, oggetti di uso in genere Requisiti: novità, attività inventiva e applicazione industriale (gli stessi dei brevetti di invenzione, ma ad un livello inferiore) Durata: 10 anni dalla data di deposito

9 Marchio Art. 7 CPI - Oggetto di registrazione come marchio d'impresa i nuovi segni suscettibili di essere rappresentanti graficamente (le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche) requisito per ottenere la tutela: purché consentano di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese cd. funzione distintiva

10 Art. 9 CPI Marchio di Forma Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto

11 I requisiti di validità del marchio Capacità distintiva Novità Liceità

12 Art. 13 CPI Capacita' distintiva Non possono essere registrati come marchi d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono Eccezione - i segni che a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo

13 Novità Art. 12 CPI No segni anteriori uguali per prodotti o servizi uguali; simili o uguali per prodotti o servizi simili/uguali: occorre che esista un rischio di confusione per il pubblico (anche solo rischio di associazione); tutela ultramerceologica per i marchi c.d. celebri Es. Armani

14 Marchio Sonoro Fra i segni tutelabili rientrano anche "i suoni". Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia comunitaria, per registrare come marchio un segno di per sé non percepibile visivamente occorre che lo stesso sia oggetto di una rappresentazione grafica

15 Il caso Tarzan (R ) Gli eredi dello scrittore Edgar Rice Burroughs vogliono ottenere la registrazione come marchio del celebre urlo di Tarzan e, a tale scopo, lo riproducono graficamente

16 Il caso Tarzan segue... La Commissione di ricorso dell'ufficio per l'armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ritiene però insufficienti le due immagini fornite in quanto non sufficientemente chiare e incomplete, poiché "nessuno è capace di leggere uno spettogramma e capire il suono che esso raffigura"

17 Il caso Tarzan segue... Gli eredi allora presentano anche un file audio che riproduce perfettamente il famoso urlo e la domanda di marchio comunitario supera brillantemente l'esame

18 Tutela delle caratteristiche estetiche di un prodotto: Design Protezione nazionale - Es. solo per il territorio italiano o con una domanda per ogni Stato Protezione comunitaria - una domanda per tutti i Paesi dell'unione Europea Durata: 5 anni rinnovabili fino a 25 anni

19 Cosa si può proteggere La forma esterna di un prodotto Contenitori, imballaggi

20 Design - Requisiti per la protezione 1. Novità Nessun design identico deve essere stato divulgato in precedenza 2. Carattere Individuale Un design ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato è diversa dall'impressione suscitata da qualsiasi design che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione

21 Esempio: tutela design Panton Chair Ordinanza Tribunale Milano La società Vitra, titolare dei diritti di utilizzazione economica della sedia Panton Chair creata da Verner Panton c. distributore di sedie Loft Il Tribunale di Milano ha concesso la tutela ai sensi del Diritto d autore

22 Diritti di autore: quadro normativo Convenzioni internazionali: principalmente CUB Convenzione di Berna del 1886, ratificata dall Italia con L. n. 399 del Direttive comunitarie: da ultimo ECD - Direttiva Copyright - direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione L. n. 633 del

23 Diritti di autore

24 I concetti chiave Diritti di autore Idea v. Espressione: no tutela di idea o informazioni Forma di espressione: no formalità per esistenza tutela Creatività: originalità e novità di livello minimo Opera v. Supporto: diritti di autore e diritti connessi

25 Diritti di autore Diversi tipi di opere dell ingegno appartenenti a diverse categorie o generi Diversi tipi di opere e diverse utilizzazioni economiche Opere semplici; opere composte; opere collettive

26 Un sistema di: Diritti di autore Diritti patrimoniali - esclusivi di utilizzazione economica - a compenso - eccezioni a diritti: libere utilizzazioni Diritti morali - paternità - integrità - inedito - ritiro opera dal commercio

27 Diritti di autore Diritti patrimoniali di utilizzazione economica Pubblicazione Riproduzione Esecuzione in pubblico Diffusione, comunicazione al pubblico Messa a disposizione del pubblico Distribuzione, noleggio e prestito Elaborazione, adattamento

28 Diritti di autore Titolari dei diritti di autore Autori Artisti interpreti esecutori Editori Produttori fonografici Produttori audiovisivi Emittenti Fornitori di contenuti Costitutori di banche di dati

29 Pausa?

30 La violazione della proprietà intellettuale Plagio: violazione dei diritti morali Contraffazione: violazione dei diritti patrimoniali Plagio-contraffazione: violazione dei diritti morali e patrimoniali

31 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di brevetto Art. 66 CPI I diritti di brevetto per invenzione consistono nella facoltà esclusiva di attuare l invenzione e di trarne profitto nel territorio dello stato Se oggetto del brevetto è un prodotto vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare Se un procedimento divieto di applicare il procedimento o il prodotto direttamente ottenuto

32 La violazione della proprietà industriale: la contraffazione di marchio Art. 20 CPI I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio Contraffazione: violazione dell ambito di protezione conferito dalla registrazione Ratio: protezione dei titolari di diritti anteriore, ma anche dell affidamento dei consumatori

33 Il caso A-style

34 Ordinanza Tribunale Milano marchio consistente nella lettera dell'alfabeto "A" in una particolare veste grafica, che "nasconde una seconda immagine di due figure umane stilizzate, raffigurate in una posa poco 'casta'"

35 segue Venuto a conoscenza dell'esistenza di un marchio consistente nella lettera "H" che a sua volta nasconde, mediante la stilizzazione di due figure umane, una posa non casta, A-Style lamenta la carenza di novità del marchio Il Tribunale non accoglie l'istanza, sostenendo la possibilità che il segno "A" sia contrario al buon costume.

36 Sentenza Tribunale Bari Il titolare del marchio A Style promuove una causa anche nei confronti del titolare del marchio "K e il Tribunale di Bari accoglie la domanda, rilevando che il marchio non può essere ritenuto contrario al buon costume

37 Rimedi contro la violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Azioni cautelari: inibitoria, descrizione, sequestro Azioni ordinarie: inibitoria e risarcimento del danno Tutela penale

38 Il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Art. 13 Direttiva Enforcement - Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di Proprietà Intellettuale Art. 125 CPI (D. Lgs.30 del ) Art. 158 LDA (L. n. 633 del ) Esigenza di creare una disciplina di deterrenza capace di rendere la contraffazione non conveniente

39 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI - Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

40 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale: art. 125 CPI Art. 125 CPI segue 2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso. 3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento

41 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà intellettuale: art. 158 LDA Art. 158 LDA 2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'art. 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto. 3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'art del codice civile.

42 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Art Codice Civile: danno risarcibile perdita economica subita o danno emergente perdita del bene mancato guadagno o lucro cessante perdita da mancata disponibilità del bene

43 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Art Codice Civile: danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta della violazione deve essere fornita la prova della sua esistenza e della sua riconducibilità al fatto dell autore della violazione (nesso causale)

44 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Elemento soggettivo? Diritti di proprietà industriale cd. titolati: il regime di pubblicità dei diritti cd. titolati (invenzioni brevettate e marchi registrati) impone un obbligo di consultazione ed una presunzione di conoscenza dei registri Diritti di proprietà industriale non titolati e diritti di proprietà intellettuale: in assenza di un regime di pubblicità sussiste comunque un obbligo di diligenza consistente nel porre in atto tutte le precauzioni possibili per evitare la lesione di diritti presunzione di colpa e prova liberatoria sul piano del nesso causale

45 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Criteri di quantificazione danno risarcibile: diritti di proprietà intellettuale danno emergente e lucro cessante (1223 c.c.) oppure valutazione secondo equità (1226 c.c e 2056 c.c.) valutazione del fatto colposo del titolare del diritto (1227 c.c.) tenuto conto degli utili dell autore della violazione se liquidazione forfettaria, non inferiore al cd. prezzo del consenso sono dovuti i danni morali

46 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di autore: differenze Diversità tra opere dell ingegno, forme, supporti e mezzi di sfruttamento diversità nelle violazioni e nel risarcimento dei danni conseguenti Relazione triangolare tra autore, aventi causa dell autore e terzi: autore v. impresa culturale impresa culturale v. impresa culturale concorrente

47 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di autore: il danno emergente La contraffazione incide sulla posizione esclusiva del titolare del diritto per interferenza ingiustificata nelle scelte di sfruttamento del bene e quindi con il potere di disposizione e/o il potere di godimento danno costituito da perdita di chances e quindi principalmente lucro cessante

48 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di autore: il danno emergente Ma la contraffazione può comportare anche - nuove spese (di indagine, di reazione, ecc.) - una perdita di valore o lo svilimento dell opera a causa dell opera contraffatta (es. per difetto di qualità o lesione della reputazione del titolare) - la mancata riscossione del cd. prezzo del consenso danno costituito anche da perdita di valore economico del bene e quindi danno emergente

49 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: il lucro cessante Il mancato guadagno viene individuato: quanto all autore, nei compensi che avrebbe percepito se il contraffattore avesse chiesto ed ottenuto il suo consenso: cd. giusto prezzo del consenso quanto all impresa culturale avente causa dell autore che eserciti direttamente i diritti patrimoniali, negli utili non conseguiti per effetto della contraffazione quanto all impresa culturale avente causa dell autore che sfrutti indirettamente tramite imprese terze i diritti patrimoniali, nei mancati compensi pagabili da dette imprese terze.

50 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: il lucro cessante I mancati utili dell impresa culturale vengono determinati utilizzando come parametri il cd. giusto prezzo del consenso gli utili del contraffattore

51 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: Gli utili del contraffattore Valutazione se ed in quanto l impresa culturale danneggiata sarebbe stata capace di conseguire tutti o solo parte degli utili conseguiti dal contraffattore gli utili del contraffattore costituiscono un parametro di valutazione del lucro cessante, non l ammontare minimo risarcibile del lucro cessante

52 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale In concreto: il risarcimento del danno da violazione di diritti di proprietà intellettuale: Surplus realizzato dal contraffattore? La riversione di tutti gli utili del contraffattore ammissibile solo se il conflitto è tra imprese culturali in relazione ad una medesima opera (es. edizione cover di un libro edito) Se invece il contraffattore compie un utilizzo dell opera diverso da quello posto in essere dal l impresa culturale titolare la riversione di tutti gli utili del contraffattore non è giustificata (es. utilizzo di un opera derivata)

53 Il risarcimento del danno da violazione di di diritti di proprietà industriale ed intellettuale Criteri di quantificazione danno risarcibile: diritti di proprietà industriale - danno emergente e lucro cessante (1223 c.c.) - valutazione secondo equità (1226 c.c) - valutazione del fatto colposo del titolare del diritto (1227 c.c.) - tenuto conto del mancato guadagno del titolare e/o dei benefici dell autore della violazione e/o dei danni morali - se liquidazione forfettaria, non inferiore al cd. prezzo del consenso - se richiesta, reversione degli utili dell autore della violazione

54 Brevetti: Lucro Cessante Quale criterio adottare? 1. Profitti persi dal titolare: nei mercati con pochi attori e se il brevetto è stato attuato e utilizzato dal titolare, ma si devono considerare: i) quota di mercato detenuta dal titolare; ii) andamento del mercato 2. restituzione dell utile del contraffattore (prova non agevole): quando le sue potenzialità sono maggiori di quelle del titolare del brevetto, in caso di brevetto non ancora attuato, quando la contraffazione può incidere negativamente sulla possibilità di futura attuazione

55 Brevetti : Lucro Cessante Quale criterio adottare? 3. Royalty ragionevole (quanto il licenziatario avrebbe versato a titolo di royalty- prezzo del consenso) È una determinazione forfettaria del lucro cessante e si utilizza se non èpossibile ricorrere agli altri due criteri (prova: esibizione contratti già conclusi) Es. caso dell inventore-persona fisica o del titolare del brevetto che non produce in Italia -Trib. Roma, , in GADI 2650)

56 Brevetti: Danno Emergente Costi di mantenimento del brevetto (tasse di reg.) Spese sostenute per pubblicità (dimostrazione che tali spese si riferiscano al brevetto) Costi di reazione alla contraffazione (spese investigative, consulenti brevettuali, pubblicazioni diffide, dipendenti interni impegnati a contrastare) Costi per la costituzione di parte civile in processi penali paralleli

57 Marchi: Lucro Cessante Quantificazione del danno in base a: 1. profitti persi dal titolare del marchio: bilanci e libri sociali, documenti relativi ai costi di produzione e distribuzione del prodotto recante il marchio contraffatto e la diminuzione di clientela (ordini disdettati, documentazione di trattative non andare a buon fine), listino prezzi, studi di marketing sulla previsione di sviluppo delle vendite, posizionamento prodotto sul mercato. 2. profitti contraffattore (art. 121 bis CPI diritto di informazione)

58 Marchi: Danno Emergente Danno al bene-marchio, liquidato in via equitativa Dilution (annacquamento del marchio che gode di rinomanza) - rilevante nel caso i prodotti contraffatti siano qualitativamente inferiori, Trib. Milano, 24 luglio 2003, GADI 4598, Montblanc) Spese sostenute per l attività promozionale (se si riferiscono al marchio) Costi mantenimento del marchio Costi di reazione anche pubblicitaria

59 Grazie dell attenzione!